CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00339-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo AGREPLAQ y la marca AGREAL / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo es AGRE / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo AGREPLAQ para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud ortográfica, fonética, conceptual y tampoco existir riesgo de confusión con la marca AGREAL Las marcas contrastadas comparten el prefijo AGRE, las vocales A y E y el orden de ellas: A G R E A L - A G R E P L A Q; luego, se cumple la regla del Tribunal que señala que “si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.” Ahora, aunque la sílaba tónica de ambas marcas está ubicada en su terminación, A / GRE / ÁL – A / GRE / PLÁQ, no es fonética ni gráficamente semejante. En efecto, si bien los sufijos comparten la vocal A y la consonante L, en la marca cuestionada existen las letras P y Q que otorgan un sonido distinto a la terminación de las palabras, más aún en el idioma castellano donde la consonante P tiene sonoridad bastante marcada. Entonces, AGREAL y AGREPLAQ tienen el mismo prefijo, pero una sílaba tónica divergente, de manera que bajo el criterio de similitud fonético o auditivo, la semejanza entre los signos es débil. […] Desde el punto de vista ortográfico, necesario es llegar a

la misma conclusión, entiéndase la distintividad de las marcas cotejadas, porque a pesar de poseer el mismo número de sílabas y el mismo prefijo, tienen un número de letras distinto, una longitud disímil y una sílaba tónica notoriamente diferente que da fuerza a cada una de las marcas, evitando que el consumidor relacione ambos productos y los confunda. […] Por último, no existe similitud conceptual, toda vez que ninguna de las marcas evoca alguna idea o concepto relacionada con los productos que identifica, pues se trata de palabras arbitrarias que no tienen ningún significado en el lenguaje común. […] [L]a Sala arriba a la conclusión que la marca AGREPLAQ tiene un carácter distintivo frente a la marca AGREAL, porque aunque ambas comparten una serie de elementos, difieren en otros en forma tal que aún tratándose de signos que identifican productos farmacéuticos para el consumo humano, no son susceptibles de confusión.

NOTA DE RELATORÍA: Ver Sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 5 de julio de 2002, Radicación 11001-03-24-000-1999-05946-00, C.P. Gabriel

Eduardo Mendoza Martelo.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00339-01

Actor: SANOFI SYNTHELABO

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO Referencia: AUTORIDADES NACIONALES Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta en este caso como de nulidad, promovida por la sociedad SANOFI SYNTHELABO contra las resoluciones 38933 de 29 de noviembre de 2002, 5845 de 27 de febrero de 2003 y 8793 de 31 de marzo de 2003, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca AGREPLAQ (nominativa) en la Clase 5ª Internacional a la sociedad

TECNOQUÍMICAS S.A.

I. LA DEMANDA SANOFI SYNTHELABO, domiciliada en París -Francia-, mediante apoderada, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes

términos: I.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución Nº 38933 de 29 de noviembre de 2002, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca AGREPLAQ a favor de la empresa TECNOQUÍMICAS S.A. y declaró infundada la oposición presentada por la sociedad SANOFI SYNTHELABO.  Que se declare nula la Resolución Nº 5845 de 27 de febrero de 2003, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición contra la Resolución Nº 38933, confirmándola en todas sus partes.  Que se declare nula la Resolución 8793 de 31 de marzo de 2003, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el

recurso de apelación contra la Resolución Nº 5845, confirmándola.  Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la oposición presentada por la sociedad SANOFI SYNTHELABO y, en consecuencia, negar el registro de la marca AGREPLAQ solicitado por

TECNOQUÍMICAS S.A.

I.2. Los Hechos  El 21 de mayo de 2002, TECNOQUÍMICAS S.A. solicitó el registro de la marca AGREPLAQ (nominativa) para identificar medicamentos de uso humano pertenecientes a la categoría 5ª internacional. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 518 de julio 30 de 2002.  El 29 de agosto de 2002, dentro del término señalado para el efecto, la sociedad SANOFI SYNTHELABO presentó oposición a la solicitud de registro de marca elevada por TECNOQUÍMICAS S.A. y sostuvo que la marca AGREPLAQ resulta similarmente confundible con la marca AGREAL por ellos registrada para identificar productos de la clase 5ª internacional1.  Mediante Resolución Nº 38933 de 29 de noviembre de 2002 la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del Jefe de la División de Signos Distintivos, declaró infundadas las objeciones formuladas por SANOFI SYNTHELABO y concedió el registro de la marca AGREPLAQ a favor de TECNOQUÍMICAS S.A.  El día 20 de enero de 2003, la demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución Nº 38933.  A través de Resolución Nº 5845 de 27 de febrero de 2003, fue decidido el

recurso de reposición, confirmándose la decisión adoptada mediante Resolución Nº 38933.  Posteriormente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial desató el recurso de apelación y expidió la Resolución Nº 8793 de 31 de marzo de 2003, en la que mantuvo lo decidido en resoluciones Nº 38933 y Nº 5845. I.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora plantea que los actos acusados violan las siguientes normas comunitarias, constitucionales y legales: 1 Registro Nº 140.604 vigente hasta el 26 de Diciembre de 2005. 1.3.1. El artículo 134 de la Decisión 486, en tanto la marca AGREPLAQ, (nominativa) cuyo registro pretende TECNOQUÍMICAS S.A., carece de distintividad por ser susceptible de confusión con la marca AGREAL previamente registrada por SANOFI SYNTHELABO. 1.3.2. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486, como quiera que siendo confundiblemente similares las marcas AGREPLAQ (TECNOQUÍMICAS S.A.) y AGREAL (SANOFI SYNTHELABO), la Superintendencia de Industria y Comercio omitió dar aplicación a la causal de irregistrabilidad contemplada en la citada norma. De conformidad con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, basta con que exista un riesgo de confusión para que opere la causal de prohibición de registro contemplada en el literal a) del artículo 136, de manera que no es necesario que la marca cuyo registro se pretende induzca efectivamente a

error. La Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta las similitudes existentes entre las marcas AGREAL Y AGREPLAQ, por el contrario consideró en sus decisiones que aunque existían semejanzas en el prefijo AGRE, en ambas marcas aparecían otros elementos nominativos que otorgaban la distintividad requerida, pasando por alto que tal prefijo no es de uso común dentro de la categoría 5ª internacional, pues no evoca ni sugiere productos que se encuentran incluidos en ésta y por consiguiente, es distintivo de la marca AGREAL y puede ser monopolizado por SANOFI SYNTHELABO. Al respecto, pone de presente que según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “la comparación o cotejo de los signos en conflicto (…) deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que (…) el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquel (el signo) se halle previsto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en un factor determinante de valoración” lo que no ocurre en el caso de la marca AGREAL en la que no existen elementos particularmente distintivos, de manera que la comparación con AGREPLAQ debe realizarse por el signo en conjunto. Agrega que en el campo gráfico, es posible predicar similitudes ortográficas que generan confusión entre las marcas AGREAL y AGREPLAQ, toda vez que (i) cuentan con la misma secuencia de vocales A-E-A, (ii) tienen una longitud similar y el mismo número de sílabas, (iii) gozan de la misma raíz, AGRE y (iv) comparten las letras A y L en su terminación.

De las semejanzas ortográficas sobrevienen similitudes fonéticas, pues ambos signos comparten la misma sílaba tónica sin que sea suficiente argumentar que las consonantes P y Q les otorgan distintividad, como erróneamente lo considera la Superintendencia de Industria y Comercio. Así, dado que los signos son confundiblemente similares es necesario indicar que existe una relación entre los productos que identifican los signos en conflicto, ya que tanto la marca registrada AGREAL como la marca AGREPLAQ corresponden a productos farmacéuticos de uso humano ubicados en la categoría 5ª internacional, de donde se sigue la irregistrabilidad de esta última conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 1.4. Contestación de la demanda 1.4.1. El apoderado de TECNOQUÍMICAS S.A., tercero interesado, se opone a la totalidad de pretensiones de SANOFI SYNTHELABO, arguyendo que las decisiones asumidas por la Superintendencia de Industria y Comercio encuentran sustento en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Sostiene que la sociedad demandante no puede pretender que tiene un derecho de exclusividad sobre el prefijo AGRE, puesto que es de uso común, hace parte de otros signos que ha concedido la Superintendencia a varios titulares para identificar productos que pertenecen a la categoría 5ª internacional y, de cualquier forma, el signo sobre el cual tiene derecho la sociedad SANOFI SYNTHELABO es AGREAL y no AGRE. Bajo tal perspectiva, considera exagerado argüir que dado que la expresión AGRE hace parte de la marca AGREAL registrada por la parte actora, ella tenga

un derecho monopolístico sobre cada uno de los elementos del signo (A, G, R, E y L), pues implicaría que ninguna persona puede registrar una marca nominativa de productos de la categoría 5ª de la clasificación de Niza que los contenga. Entonces, es incorrecto alegar que las marcas AGREAL y AGREPLAQ son similares, ya que la sociedad SANOFI SYNTHELABO no tiene derecho de exclusividad sobre la expresión AGRE; luego, el cotejo de los elementos distintivos de ambos signos se circunscribe a AGRE AL Vs AGRE PLAQ elementos que, como lo sostuvo la Superintendencia de Industria y Comercio, no son similares ni susceptibles de confusión y por ende, resultan distintivos. Para sustentar dicha idea, expone que los signos en controversia no tienen semejanza ideológica, pues si bien comparten la expresión AGRE, ésta no evoca ninguna idea idéntica o semejante, circunstancia que aunada al hecho de que la marca AGREAL ha subsistido con margas registradas en la categoría 5ª internacional, como AGREE (Thermo Trilogy Corp.) y AGREVO (Aventis Cropscience), desvirtúa la supuesta irregistrabilidad. Así mismo, asegura que no hay similitud fonética entre ambos signos, por cuanto ella depende, entre otras, de las sílabas tónicas que en el caso concreto (AL frente a PLAQ), no presentan ni la misma secuencia vocálica ni el mismo número y orden de consonantes. 1.4.2. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se opone a las pretensiones, porque considera que los actos administrativos cuya nulidad solicita SANOFI SYNTHELABO fueron expedidos de acuerdo con la normatividad

vigente sobre la materia, especialmente la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Sostiene que las marcas A / GRE / AL y A / GRE / PLAQ contienen elementos ortográficos y fonéticos suficientemente distintivos que no guardan similitud o identidad. En efecto, ambos signos tiene el mismo número de sílabas, pero con una composición distinta a partir de un cotejo visual. Finalmente, aduce que habida cuenta que lo que distingue un signo nominativo de otro no es él número de letras que comparten sino la disposición de éstas dentro del conjunto a formar, las normas AGREAL y AGREPLAQ no son idénticas o similares, de modo que pueden coexistir en el mercado.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Procuradora Primera Delegada ante el Consejo de Estado manifestó que se atiene a la interpretación prejudicial que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo multilateral.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Algunos apartes de la interpretación se citan a continuación.

Acerca del concepto de marca y sus elementos constitutivos, el Tribunal señaló: “(…) La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio

los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. (…) La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. (…) La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.” Frente a las clases de marcas sostuvo: “La doctrina ha reconocido en atención a la estructura del signo, como ha sido dicho, varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas (…) La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal. Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad

de una denominación.” “(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 2” En cuanto a la identidad y semejanza como impedimentos para el registro de marcas y las reglas a seguir para el cotejo marcario, el Tribunal enfatizó: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, 2 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. materia de esta interpretación prejudicial. (…)En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. (…) La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de

vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.3” 3 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”,

Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. Y, finalmente, en lo concerniente a marcas farmacéuticas y solicitudes de registro, precisó lo siguiente: “(…) La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”). (…) Partículas de Uso Común. Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. (…) Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común,

a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos (…)”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

1. El apoderado de TECNOQUÍMICAS S.A. insiste en lo dicho dentro de su escrito de contestación de la demanda y señala que la parte demandante debía iniciar acción de simple nulidad más no de nulidad y restablecimiento del derecho, como quiera que no le ha sido conculcado ningún derecho que sea necesario reestablecer.

De otro lado, reitera que SANOFI SYNTHELABO no tiene el monopolio de la expresión AGRE, puesto que la Superintendencia de Industria y Comercio ha concedido el registro de otras marcas que identifican productos de la categoría 5ª internacional y que contienen la expresión en mención, la cual acompañada de nuevos elementos que le confieran distintividad al signo, es susceptible de

registro. En consecuencia, afirma que la partícula AGRE es una expresión usual y que entre los signos AGREAL y AGREPLAQ no se presenta confusión porque no hay ni semejanza ni identidad entre ellos, al igual que tampoco puede hablarse de similitud conceptual, fonética u ortográfica.

2. La apoderada de SANOFI SYNTHELABO insistió en que se declarasen nulas las resoluciones demandadas por ser contrarias a los artículoS 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Por otra parte, controvirtió lo dicho por TECNOQUÍMICAS S.A. respecto de que la expresión AGRE es de uso común, argumentando que los prefijos o sufijos de uso común se convierten en tales tras la conducta permisiva de los primeros titulares que dieron uso a esas expresiones y toleraron el registro posterior de otras marcas que las contenían, circunstancia que no ocurre en asunto objeto de estudio, puesto que es evidente que SANOFI SYNTHELABO no tiene interés en permitir la vulgarización de la expresión, en tanto implica el debilitamiento de su marca. Frente a las marcas registradas AGREVO, AGREVA y AGREE que a juicio de TECNOQUÍMICAS S.A. otorgan carácter de uso común al prefijo AGRE, la demandante arguye que aunque AGREVO y AGREVA son signos que identifican bienes incluidos en la categoría 5ª de la clasificación de Niza, se trata de productos fungicidas y herbicidas que no son susceptibles de confusión con AGREAL que identifica un producto farmacológico de uso humano al igual que la marca AGREE, hecho que no basta para predicar que la expresión AGRE es de

uso común, dado que la coexistencia de dos marcas con un mismo prefijo no es suficiente para el efecto. Entonces, dado que la expresión AGRE no es de uso común, del cotejo sucesivo entre los signos AGREAL y AGREPLAQ concluye que son semejantes porque cuentan con el mismo prefijo, tienen el mismo número de sílabas, comparten las letras A y L en su terminación y tienen la misma sílaba tónica (la última). Del mismo modo, desde el punto de vista fonético los signos están en conflicto, ya que AGREPLAQ reproduce todas las vocales y consonantes de AGREAL, incluyendo únicamente dos consonantes diferentes que no son suficientes para otorgar distintividad a la marca.

3. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su apoderada, insistió en que las resoluciones acusadas se ajustaron a la Decisión 486 de conformidad con lo expuesto en la contestación de la demanda.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Debe la Sala determinar si a la luz de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, las marcas denominativas AGREAL y AGREPLAQ, pertenecientes a la categoría 5ª internacional de la clasificación de Niza, son confundiblemente semejantes y si, por ende, el registro de la marca AGREPLAQ devenía improcedente.

La Superintendencia de Industria y Comercio, basó su decisión de conceder el registro de la marca AGREPLAQ a favor de TECNOQUÍMICAS S.A. en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 que dispone lo siguiente: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en

el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, pera los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la merca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” En efecto, la Superintendencia considera que las marcas AGREAL y AGREPLAQ contienen elementos lo suficientemente distintivos que impiden su confundibilidad, máxime cuando no existe similitud conceptual, ortográfica o fonética entre ellas. Por su parte, en su interpretación prejudicial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concluyó lo siguiente:

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

2. Al comparar marcas denominativas, en principio, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. Podrán ser consideradas semejantes las marcas cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las

denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir.

3. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias grabes y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

4. Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que si el cotejo de las marcas deber realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobres sus componentes. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

5. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de o los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

6. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

Ahora bien, este Tribunal a través de su jurisprudencia ha dado pautas que son de obligatoria atención por parte de los administradores y de las autoridades judiciales de los paí