CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00340-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo COLIZYM para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca CALIXIN / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo COLIZYM para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por existir semejanzas y conexión competitiva con la marca CALIXIN previamente registrada en la misma clase La marca solicitada para registro “COLIZYM” y CALIXIN registrada, por no ser parte del lenguaje común y corriente, generan al consumidor el tener que realizar un doble esfuerzo de aprehenderlas y enlazarlas con los productos de la clase 5ª que distinguen. Así las cosas, el resultado probable es que ambas marcas en sus estructuras ortográfica y fonética pueden generar riesgo de confusión, dado sus significativas semejanzas. […] [S]e evidencia sin dificultad alguna que la marca “COLIZYM”, para amparar los productos comprendidos en la clase 5ª, guarda una estrecha semejanza tanto en la escritura (comparación visual), como en la fonética con la marca registrada “CALIXIN”, para distinguir productos de la misma clase, y las semejanzas que ofrecen son suficientes para determinar que existe riesgo de confusión que genera a error al consumidor en el momento de seleccionarlas o en la adquisición de los productos que ellas distinguen, así como riesgo de asociación al confundir al consumidor en el origen empresarial de las mismas. De modo que al existir semejanzas significativas y, por ende, riesgo de confusión directa o

indirecta entre ambas marcas, se considera que éstas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, máxime si se tiene en cuenta que distinguen los mismos productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, y que se trata de marcas farmacéuticas, en las que debe evitarse que el público consumidor incurra en confusión entre los productos. […] Ahora bien, contrario a lo afirmado por la actora, acerca de la inexistencia del nexo de competitividad entre las marcas en conflicto, debido a que los fungicidas que amparan son diferentes, se encuentra probado en el expediente que de acuerdo con la solicitud que obra a folios 51 y 52, los productos de la clase 5ª que pretende distinguir la marca denominativa “COLIZYM” son: “FUNGICIDAS, PRODUCTOS PARA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS Y HERBICIDAS”, y que la marca denominativa “CALIXIN”, con la cual la Administración realizó el estudio de registrabilidad, ampara “todos los productos de la clase 05…”. De lo anterior se deduce, que efectivamente existe conexión competitiva, ya que al distinguir los mismos productos, los canales de distribución son idénticos, esto es, a través de supermercados y tiendas agrícolas y, su publicidad, se hace en iguales medios de comunicación, es decir, mediante televisión, radio y prensa, así como en revistas agrícolas especializadas, lo cual contribuye con mayor fuerza a generar los riesgos de confusión y de asociación.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B /DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00340-01

Actor: COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO - SIC Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho

La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRÍCOLA S.A.

COLINAGRO, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 33877 de 28 de octubre de 2002, 05168 de 26 de febrero de 2003 y la 07913 de 27 de marzo de 2003, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, que negaron el registro de la marca “COLIZYM”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Que a título de restablecimiento del derecho se conceda el registro de la marca

“COLIZYM”.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: El 3 de abril de 2002 la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRÍCOLA S.A. COLINAGRO solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca denominativa “COLIZYM”, para distinguir los productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, que se tramitó bajo el expediente radicado con el número 02-28179. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 516 de 30 de mayo de 2002. Aduce que no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro de la marca. Mediante los actos acusados se negó el registro de la marca “COLIZYM”, para la clase 5ª, al considerar que era confundible con la marca denominativa CALIXIN registrada bajo el Certificado núm. 01123, para distinguir productos de la misma clase, cuyo titular es la sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se violaron los artículos 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por aplicación indebida; y 134 de la citada Decisión por falta de aplicación. Que se violó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la marca solicitada no se asemeja a la del tercero y

ambas distinguen productos distintos, así se encuentren dentro de la misma clase. Aduce que los signos confrontados no son confundibles, pues al hacer un análisis en conjunto es fácil concluir que desde el punto de vista visual, ortográfico y conceptual, los signos son diferentes, ya que poseen distintas letras, sonidos y vocablos. Sólo coinciden en algunas letras aisladas y las palabras carecen de significado conocido en idioma castellano. Sostiene que no existe riesgo de confusión ni de asociación, ya que los productos amparados por el signo “COLIZYM” son fungicidas de amplio espectro, recomendado para el control de hongos del sorgo, de la arveja, del pepino y del melón, mientras que los productos amparados por la marca “CALIXIN” son funguicidas específicos de uso exclusivo para combatir la sigatoca negra del banano y la roya del café y, en consecuencia, el consumidor de tales productos no podrá confundirse en su elección, ni mucho menos asociarlos. Lo anterior por las siguientes razones: Los canales de comercialización son diferentes, toda vez que los productos de la marca registrada se venden única y exclusivamente en la zona cafetera y bananera del país, mientras los que pretende amparar la marca solicitada son comercializados en almacenes agropecuarios en todo el país. La publicidad de los productos va dirigida a un público muy específico para combatir plagas distintas y, por lo tanto, no se puede crear una conexión competitiva entre los mismos. Afirma que se violó el artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que el signo “COLIZYM” es apto para distinguir fungicidas y no está comprendido en ninguna

de las causales de irregistrabilidad. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Aduce que al realizar el examen de los signos en conflicto se deduce que son confundibles, ya que existen similitudes en el aspecto gráfico, ortográfico y fonético, que llevarían al público consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos, toda vez que están compuestos por las mismas consonantes, ubicadas en la misma forma, y solamente se distinguen por algunos cambios gramaticales que fonéticamente no producen ninguna diferencia. Anota, que si bien el signo “COLIZYM” pretende amparar funguicidas, productos para la destrucción de animales dañinos y herbicidas, comprendidos en la clase 5ª, dichos productos también se encuentran dentro de los que ampara la marca “CALIXIN”, registrada para amparar productos de la misma clase. Agrega, que las semejanzas de los signos confrontados generarían en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicita la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, arts. XXVIII y s.s. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca, si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente el derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. La Autoridad Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo

de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto. “SEGUNDO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativo COLIZYM y CALIXIN, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre signos denominativos. “TERCERO: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas”. Dicho Tribunal señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 y, de oficio, el artículo 135, literales a) y b) de la citada Decisión. DECISIÓN 486 “(…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinaciones de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números; e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…)”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad (…)” “artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(…)”. El Tribunal señala que la marca se define como un bien inmaterial que permite identificar los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Igualmente, indica que es importante establecer de acuerdo con criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si por sus características son capaces de generar confusión o asociación entre los consumidores. De acuerdo con lo anterior, es preciso entrar a analizar los diferentes ámbitos de similitud o identidad que pueden presentarse entre los signos en conflicto. En cuanto a la identidad o similitud ortográfica, el Tribunal precisa que esta “existe por la semejanza de las letras…en lo que la sucesión de vocales, la longitud de la

palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden” (folio 162). En el caso sub examine, las denominaciones de las marcas en conflicto se encuentran estructuradas de la siguiente forma: Marca registrada Marca cuestionada “CALIXIN” “COLIZYM” “CALIXIN”: contiene 7 letras, 3 vocales, 4 consonantes, 3 sílabas, la raíz CAL y la terminación XIN. “COLIZYM”: contiene 7 letras, 3 vocales, 4 consonantes, 3 sílabas, la raíz COL y la terminación ZYM. Entre ambas se observa que coinciden la primera, tercera, y cuarta letras y las vocales I (Y) ubicadas en la cuarta y penúltima letra, pues la consonante Y equivale a la vocal I, cuando está acompañada y precedida por una consonante. El orden de las vocales es muy similar, pues la única que difiere es la primera A (en la marca registrada) O (en la cuestionada). Además, ambas contienen el mismo número de sílabas, veamos: Número de letras: CALIXIN : 7

Número de letras: COLIZYM : 7

Número de vocales: CALIXIN : A-I-I 3

Número de vocales: COLIZYM : 0-I-Y (I) 3

Número de consonantes: CALIXIN : C-L-X-N 4

Número de consonantes: COLIZYM : C-L-Z-M 4

Número de sílabas: CALIXIN : CA LI XIN 3

Número de sílabas: COLIZYM : CO LI ZIM 3

RAÍZ: CALIXIN : CAL

RAÍZ: COLIZYM : COL

TERMINACIÓN: CALIXIN : XIN TERMINACIÓN: COLIZYM : ZYM Referente a la similitud fonética, el Tribunal, señala: “se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, debe tomarse en cuenta las particularidades de cada caso” (folio 162).

CALIXIN: Contiene la raíz CAL, la terminación XIN. Respecto a la sílaba tónica, dado a que es una marca denominada de fantasía, por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, tiende a marcarse su acento prosódico en la última sílaba XÍN.

COLIZYM: Contiene la raíz COL, la terminación ZYM y la sílaba tónica se encuentra ubicada en su ultima sílaba ZÝM.

En ambas se observa que coinciden sus sílabas tónicas; sus raíces CAL - COL y terminaciones XIN – ZYM son semejantes, estas últimas por cuanto sus sonidos son muy parecidos, pues la X y la Z, la I y la Y, y la N y la M, son letras que en nuestro idioma, se pronuncian en forma casi idéntica, veamos:

RAÍZ: CALIXIN : CAL

RAÍZ: COLIZYM : COL

TERMINACIÓN: CALIXIN : XIN

TERMINACIÓN: COLIZYM : ZYM

SÍLABA TÓNICA: CALIXIN : CALIXÍN

SÍLABA TÓNICA: COLIZYM : COLIZÝM

En cuanto a la similitud ideológica, sostiene el citado Tribunal: “…se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante” (folio 162). La marca solicitada para registro “COLIZYM” y CALIXIN registrada, por no ser parte del lenguaje común y corriente, generan al consumidor el tener que realizar un doble esfuerzo de aprehenderlas y enlazarlas con los productos de la clase 5ª que distinguen. Así las cosas, el resultado probable es que ambas marcas en sus estructuras ortográfica y fonética pueden generar riesgo de confusión, dado sus significativas semejanzas, veamos: COLIZÝM-CALIXÍN COLIZÝM-CALIXÍN COLIZÝM-CALIXÍN COLIZÝM-CALIXÍN Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca “COLIZYM”, para amparar los productos comprendidos en la clase 5ª, guarda una estrecha semejanza tanto en la escritura (comparación visual), como en la fonética con la marca registrada “CALIXIN”, para distinguir productos de la misma clase, y las semejanzas que ofrecen son suficientes para determinar que existe riesgo de confusión que genera a error al consumidor en el momento de seleccionarlas o en la adquisición de los productos que ellas distinguen, así como riesgo de asociación al confundir al consumidor en el origen empresarial de las mismas. De modo que al existir semejanzas significativas y, por ende, riesgo de confusión directa o indirecta entre ambas marcas, se considera que éstas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, máxime si se tiene en cuenta que

distinguen los mismos productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, y que se trata de marcas farmacéuticas, en las que debe evitarse que el público consumidor incurra en confusión entre los productos, pues de generarse error, éste podría tener graves repercusiones en la salud de las personas. Ahora bien, contrario a lo afirmado por la actora, acerca de la inexistencia del nexo de competitividad entre las marcas en conflicto, debido a que los fungicidas que amparan son diferentes, se encuentra probado en el expediente que de acuerdo con la solicitud que obra a folios 51 y 52, los productos de la clase 5ª que pretende distinguir la marca denominativa “COLIZYM” son: “FUNGICIDAS, PRODUCTOS PARA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS Y HERBICIDAS”, y que la marca denominativa “CALIXIN”, con la cual la Administración realizó el estudio de registrabilidad, ampara “todos los productos de la clase 05…” (folio 64). De lo anterior se deduce, que efectivamente existe conexión competitiva, ya que al distinguir los mismos productos, los canales de distribución son idénticos, esto es, a través de supermercados y tiendas agrícolas y, su publicidad, se hace en iguales medios de comunicación, es decir, mediante televisión, radio y prensa, así como en revistas agrícolas especializadas, lo cual contribuye con mayor fuerza a generar los riesgos de confusión y de asociación. En consecuencia, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de agosto de 2009. MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Presidenta Ausente por comisión

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN MARCO ANTONIO VELILLA MORENO