CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00346-01-2006

TERRITORIALIDAD DE LA LEY - Marcas y patentes / MARCAS - Vigencia en el país que coincide el registro La Sala en primer lugar precisa que el hecho de que con anterioridad la Superintendencia hubiera concedido a la actora el registro de la marca THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES para amparar productos de las clases 9 y 41 así como el hecho de que la marca esté registrada en los Estados Unidos de América no implica que la Oficina Nacional competente deba acceder obligatoriamente a las pretensiones, toda vez que se trata de solicitudes diferentes así sean del mismo actor y del mismo signo THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES; en el caso presentado además se trata de amparar productos de diferente clase; de otro lado, la marca se concede previo el trámite correspondiente, para ser usada dentro de la jurisdicción del Estado donde se concedió. Sobre el particular ha dicho el mismo Tribunal Andino que: “ …para que la marca pueda gozar de la plenitud de los derechos de propiedad debe someterse en el país respectivo al cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley nacional y dentro de ellos naturalmente está el de la solicitud de registro y la sujeción al examen de registrabilidad …. Y allí donde la marca pueda incurrir en causales de irregistrabilidad, no será posible acceder a la protección marcaria.

MARCA GENERICA EN IDIOMA EXTRANJERO - The Latin Academy of

Recording Arts y Sciences: irregistrabilidad / SIGNO DESCRIPTIVO EN IDIOMA EXTRANJERO - Irregistrabilidad La marca solicitada THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES utiliza términos genéricos en inglés que fonéticamente son similares a su traducción en español y tienen una raíz común que permite que sean

comprensibles para el consumidor medio. En efecto, las palabras traducidas al español serían LATIN – LATINO, ACADEMY– ACADEMIA, RECORDING – GRABACIÓN, ARTS –ARTE, SCIENCES – CIENCIAS, cuyo conjunto es una expresión descriptiva del servicio para designar la actividad; la expresión en español traduciría “ACADEMIA LATINA DE ARTES Y CIENCIAS DE LA GRABACIÓN”, todas ellas palabras de apropiación, pues se trata de genéricos descriptivos y que por lo tanto no pueden considerarse como de fantasía, de conformidad con lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial dentro del presente proceso. La expresión THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES – entendida por el consumidor medio como “ACADEMIA LATINA DE ARTES Y CIENCIAS DE LA GRABACIÓN”, informa de manera directa el servicio y su característica en todo lo relacionado con la grabación de la música latina, sin suficientes elementos adicionales que desvirtúen su descriptividad. Es decir la marca solicitada, se repite, indica el servicio que se va a prestar, de tal manera que, como conceptúa el Tribunal Andino, a la pregunta de cómo se presta el servicio que se pretende registrar con la marca THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES, el consumidor medio espontáneamente respondería que el servicio que presta es el de asociación a través de la promoción de la industria de la grabación de música latina. Encuentra la Sala que existe una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue, lo cual hace que la marca solicitada esté incursa en una causal de irregistrabilidad, contenida en el

artículo 135 literal e), porque la designación THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES tiene vinculación con el objeto y características esenciales del servicio.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00346-01

Actor: NATIONAL ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad NATIONAL ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de las siguientes Resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: N° 40501 del 19 de diciembre de 2002, N° 06262 del 28 de febrero de 2003 y N° 07887 del 27 de marzo de 2003, por medio de las cuales se negó el registro de la marca THE LATIN ACADEMY OF

RECORDING ARTS & SCIENCES.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos acusados y como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordene el registro de la marca THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES a favor de la Sociedad National Academy of Recording Arts & Sciences para identificar

servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: Manifiesta que la sociedad National Academy of Recording Arts & Sciences solicitó el día 21 de agosto de 2001 el registro de la marca THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES en la clase 42 de la clasificación internacional de Niza para identificar los “Servicios de asociación a través de la promoción de la industria de la grabación de música latina”. Anota que la mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 515 de fecha 29 de abril de 2002 y contra ella no se presentaron oposiciones. Que mediante la Resolución N° 40501 que negó el registro solicitado, la entidad demandada declaró que la expresión THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES que se pretende registrar, “consiste exclusivamente en la indicación del servicio que se va a prestar como es promocionar la asociación de la industria de la grabación de música latina, es decir, informa de manera directa el servicio y su característica como es todo lo relacionado con la grabación de música latina, es decir, de antemano sabemos en que (sic) consiste el servicio.”, Que la entidad demandada resaltó en la resolución demandada que la marca solicitada denota en forma directa y precisa el servicio que se va a solicitar y que por lo tanto se trata de un signo que carece de la distintividad requerida para acceder al registro y que en consecuencia no es susceptible de ser utilizada como marca en forma exclusiva por un tercero, salvo que esté acompañada de otros

signos que le den al conjunto la suficiente distintividad y que en tal caso la expresión THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES será simplemente explicativa y no podrá servir de fundamento para evitar el registro de otras marcas que la contenga. Que en la sustentación del recurso de reposición y en subsidio el de apelación, alegó y demostró que la misma Superintendencia ya había concedido el registro de la marca THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES en las clases 9 y 41 sin que en tales casos la marca se hubiera calificado como descriptiva; que en el recurso también anotó que la marca THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES, que es un conjunto de palabras del idioma inglés, se encuentra registrada en Estados Unidos de América para identificar los servicios de las clases 41 y 42 de la clasificación internacional. Anota que la Resolución N° 06262 del 28 de febrero de 2003 al resolver el recurso de reposición no dijo nada acerca de su alegato y se limitó exclusivamente a ratificar el concepto de que el signo THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES describe de manera directa la actividad a través de la cual se presta el servicio para el cual se solicita la marca “en tal sentido que el consumidor por medio de la denominación THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES determinará al divisar o escuchar la palabra, que el servicio así identificado se refiere a un servicio relacionado con la grabación de música latina, al ser traducida la expresión de origen inglés, vocablo que puede ser tratado como el de una expresión local a través del cual se menciona una característica del mismo que es identificada fácilmente por el consumidor en el mercado.”.

Que la Resolución N° 07887 del 27 de marzo de 2003 al resolver el recurso de apelación determinó que la marca solicitada de naturaleza nominativa, pretende distinguir servicios de asociación a través de la promoción de la industria de la grabación de música latina, servicios comprendidos en la clase 42 internacional; que la superintendencia consideró que el signo carece de fuerza distintiva para ser registrado como marca, porque está compuesto por una serie de expresiones que hacen referencia directa al servicio que se identificaría con él y que el consumidor al entrar en contacto con el signo, capta de manera inmediata que se trata de un servicio para la promoción de la grabación de música latina. Agrega que en la resolución que resuelve el recurso de apelación adicionalmente dijo que los términos ACADEMY, ARTS & SCIENCE no logran referir el origen empresarial dada la extensión del signo e indican que el servicio se presta a través de una academia de artes y ciencias. c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora aduce en sustento de sus pretensiones, que se violaron las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina: Artículo 134 literal a): “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) Las palabras o combinación de palabras; .... .”. Expresa que las resoluciones por medio de las cuales la Superintendencia

de Industria y Comercio negó el registro de la marca THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES violan, por falta de aplicación, la norma transcrita, en tanto que a través de ellas se niega el registro de una marca consistente en una combinación de palabras plenamente distintiva, es decir, APTA para identificar los servicios de la clase 42 que se desean prestar bajo dicha marca, siendo éstos los “servicios de asociación a través de la promoción de la industria de la grabación de música latina”; que la entidad se equivocó de forma grave al ignorar que la marca solicitada es un signo perceptible, absolutamente distintivo y susceptible de representación gráfica. Que la marca solicitada consiste en la combinación de palabras escritas en idioma inglés y se trata sin duda de un conjunto de palabras de cuyo uso no puede afirmarse que sea generalizado dentro del público colombiano ni tampoco puede decirse que tal conjunto de palabras sea una denominación necesaria para quienes prestan servicios análogos comprendidos en la clase 42. Se pregunta el actor que cuando la entidad demandada dice que la expresión THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES “no es factible de ser concedida de manera exclusiva a favor de un titular determinado, puesto que dejaría relegados de su adquisición a otros titulares determinados”, cuántos titulares determinados serían los que quedarían relegados del derecho de usar la marca; que la marca solicitada no es en manera alguna el tipo de marca de servicios que tiene que estar disponible para poder ser usada por todos los que suministran un servicio como el que presta la sociedad, que es un servicio inventado por ésta, como es el de asociar a los músicos latinos para

promocionarlos, entre otras premiándolos; trae como ejemplo el LATIN GRAMMY, marca registrada en Colombia y el exterior que se entrega a los artistas latinos con el fin de promoverlos y favorecer la grabación de sus discos. Expresa que no está de acuerdo con el criterio de la Superintendencia cuando dice que el hecho de contener la marca solicitada las palabras “LATIN” (latina) y RECORDING (grabación) convierte la marca solicitada en una expresión necesaria y por tanto irregistrable para que su uso pueda ser posible por parte de “otros titulares determinados”; se pregunta el actor que si es que todos los que de alguna manera prestan servicios relacionados con la grabación, tienen que usar la palabra ACADEMY y si todos tienen que incluir las palabras ARTS & SCIENCES y si todos los que graban son latinos para que sea necesaria la palabra LATIN. Se pregunta también el actor si todos los “titulares determinados” tienen que usar las palabras mencionadas de la misma exacta manera y concluye que la Superintendencia convirtió en un bien de todos lo que es una marca distintiva; anota que en un país en donde el idioma oficial es el castellano, es insólito que la entidad haya determinado que la marca solicitada “en inglés” tenga que formar parte del peculio de toda la población para que la puedan utilizar todas las personas que la puedan necesitar para referirse a sus servicios. Artículo 135 literal e): “No podrán registrarse como marcas los signos que: … e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los

cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. .... .”. Dice el actor que la violación de la norma, por aplicación indebida, es evidente porque ésta prohíbe el registro de marcas que consistan “exclusivamente” en signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación. Se pregunta el actor si es razonable calificar como irregistrable la marca THE LATIN ACADEMY OF RECORDING & SCIENCES, por consistir “exclusivamente” en una denominación descriptiva. Agrega que es imposible recordar la cantidad de marcas que se encuentran registradas en Colombia que contienen una palabra que por sí sola sería irregistrable, pero que unida a otra u otras adquiere plena capacidad para ser apropiada; que esto es así porque el hecho de que una marca pueda en un momento dado contener denominaciones que tienen un significado en relación con los productos o servicios para los que se van a usar, no descalifica de plano la marca, en tanto que si está acompañada de otras palabras y está conformada por un agrupamiento arbitrario de términos, es una marca perfectamente registrable. Expresa que la jurisprudencia avala sus apreciaciones y trascribe apartes de la sentencia del 3 de abril de 1997 del Consejo de Estado1: “ …los signos genéricos, usuales o descriptivos deben analizarse no sólo en base de concepto gramatical o etimológico, sino de conformidad con el significado común y corriente que se utilice en el país, con respecto a los

productos o servicios que la marca protege o ampara. .... . Los signos genéricos, usuales o descriptivos son irregistrables respecto de los productos a los que ellas se refieren o a los que les describen sus cualidades necesarias o esenciales. Por lo contrario, los mismos signos pueden ser registrables como marcas para otros productos con los cuales no guarden esa clase o tipo de relaciones…. .... . 1 Sentencia del 3 de abril de 1997, Exp. N° 3230, marca EXCLUSIVA, clases 29 y 30, ACTORA: Sociedad Grasas y Vegetales S.A.. M.P. DR. ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ Del contenido de los apartes trascritos infiere la Sala que el elemento de distintividad que debe tener un signo para que sea susceptible de registro como marca está íntimamente ligado al concepto de genericidad. En otro giro, en la medida en que un signo no describa las cualidades necesarias o esenciales del producto, o no guarde relación necesaria con los productos a que se pretenda aplicar, ni con su naturaleza u objeto, ni constituya una evocación del producto que se busca amparar, puede decirse que él goza de suficiente fuerza distintiva, y, en cuanto a ese elemento se refiere, es registrable. Como lo sugiere el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la interpretación prejudicial objeto de análisis, los signos genéricos, usuales o descriptivos deben analizarse no sólo con base en el concepto gramatical o etimológico, sino de conformidad con el significado común y corriente que se utilice en el País, con respecto a los productos o servicios que la marca

protege o ampara.”. De lo anterior concluye el actor que la marca es definitivamente distintiva por lo tanto registrable en la clase 42, así como fue registrada en las clases 9 y 41 para las cuales la Superintendencia no tuvo objeción de ninguna naturaleza en cuanto consideró que eran registrables tanto a la luz de un análisis gramatical y etimológico como de conformidad con el significado común y corriente con que se utilizaría en el país con respecto a los servicios que la marca ampara. Agrega que la marca solicitada es una denominación anglosajona, que se encuentra registrada en la clase 42 en los Estados Unidos de América, país donde también existe una legislación que prohíbe el registro de marcas descriptivas y donde sin duda la marca THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES tiene un significado para cualquier ciudadano norteamericano o residente, como quiera que el inglés es la lengua oficial en dicho país. Que lo que es esencial en este asunto es que no se está hablando de una marca empleada para identificar servicios que son comunes a muchas empresas pues la actora se dedica a apoyar la música latina de varias maneras y por esta razón registró la marca THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES en la clase 9 para identificar cintas de audio pregrabadas, discos compactos de audio, discos compactos de video, DVDs y cintas de video con presentaciones y entretenimiento musical y, en la clase 41 para identificar entretenimiento a través de un programa de entrega de premios a la industria latina de la grabación de música; que en la clase 42 la marca THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES busca identificar servicios de

asociación a través de la promoción de la industria de la grabación de música latina. Que lo anterior demuestra que no está prestando un servicio común y corriente y generalizado en el mercado, sino un servicio específico a un gremio también específico. d.- Las razones de la defensa La Superintendencia de Industria y Comercio solicita que no se tengan en cuenta las pretensiones de la parte actora porque considera que carecen de apoyo jurídico. Aduce que la entidad en diferentes actos administrativos y el Consejo de Estado en numerosas sentencias ha insistido en que son tres los requisitos que debe reunir un signo par poder ser registrado como marca: a) La perceptividad b) La suficiente distintividad y c) La susceptibilidad de representación gráfica Que sobre el particular el Tribunal Andino de Justicia2 ha dicho que la marca tiene como función esencial la de distinguir unos productos o servicios de otros e identificar por parte del consumidor el signo con el producto; que el signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características y que si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno con lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca. 2 Proceso 14 – IP -98 Que el Tribunal ha dicho que la distintividad es el requisito esencial que reviste el signo para ser registrable como marca pues sólo a base de ella se podrá diferenciar un producto originario de un empresario, del producto o servicio de otro empresario estableciendo la procedencia o el origen empresarial. Anota la parte demandada que el Tribunal también ha dicho que la distintividad es considerada característica y función primigenia que debe reunir

todo signo para ser susceptible de registro como marca y lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor y que un signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos.3 Anota que de otro lado el Tribunal Andino ha manifestado que el hecho de reunir los tres requisitos intrínsecos señalados, no asegura su registro porque podría encuadrar en las causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, hoy artículos 134, 135, y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Que sobre el concepto de descriptividad de la marca el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que la denominación descriptiva es aquella que permite conocer las características propias de los productos o servicios globalmente definidos a través de cada denominación genérica4, que las marcas descriptivas son aquellas que designan la cualidad esencial o primordial de un producto o servicio y que si la descripción utilizada por el sustantivo o el adjetivo no hace mención sino a una de sus cualidades o calidades secundarias del signo, este será registrable.5 Que en otros pronunciamientos el Tribunal Andino ha dicho que un signo consistente exclusivamente en elementos propiamente genéricos o descriptivos sólo puede constituirse en marca si el conjunto marcario o su combinación resulta 3 Proceso 26-IP-2000 4 Proceso 21-IP-99 5 Proceso 10-IP-97 distintivo6 y también ha dicho en diferentes interpretaciones prejudiciales7 que los

términos o denominaciones descriptivas son aquellas que informan a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende registrar. Cita la parte demandada otras interpretaciones prejudiciales8 en las cuales el Tribunal Andino concluye que la generalidad y descriptividad de un signo, deben ser estimadas en relación directa y concreta con el producto o servicio de que se trate; que la irregistrabilidad de los signos descriptivos comprende tanto los que designan la calidad, la especie, la cantidad o características usuales del producto que distinguen, como son los que comúnmente se predican del producto de que se trate o cuando simplemente se limitan a nombrar el producto con su denominación propia o común y que además el no registro se justifica, también, en la medida en que estos signos, al servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, verán disminuida su capacidad distintiva y se convertirán en signos débiles que, por ser pasibles de utilización en diversos productos, afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos. Concluye la parte demandada que en el caso concreto, el signo THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES (nominativa), solicitado para distinguir servicios de asociación a través de la promoción de la industria de la grabación de la música latina, comprendidos en la clase 42 Internacional, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que para efectos fonéticos en español traduce “ACADEMIA LATINA DE ARTES &

CIENCIAS DE LA GRABACIÓN”, de tal manera que el consumidor se informa de manera directa del servicio y su característica como es todo lo relacionado con la grabación de la música latina, es decir que de antemano sabe en qué consiste el servicio que solicita y la finalidad de asociarse. 6 Proceso 2-IP-96 7 Procesos 14-IP-96 y 18-IP-99 8 Procesos 22-IP-96 y 23-IP-00 Agrega que en el evento en que se concediera el registro de la marca THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES (nominativa), para distinguir los servicios comprendidos en la clase 42, se imposibilitaría que frente a los terceros competidores éstos utilizaran una denominación descriptiva, con el objeto de identificar una naturaleza o característica de esos productos; que la expresión que se pretendió registrar posee todas las características de un signo descriptivo y si bien el signo comprende siete vocablos, ninguno de ellos logra imprimirle al signo solicitado suficientes elementos adicionales que desvirtúen su descriptividad. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: El Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado no rindió concepto. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad actora y de la entidad demandada (fls. 114 a 116 y 117 a 121, respectivamente). Mediante proveído del 1° de abril de 2004 se solicitó la interpretación

prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia del 24 de agosto de 2005, dio respuesta a la referida solicitud (folios 132 a 143) a través de la interpretación prejudicial No. 133-IP-2005. II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias manifestó, en escrito del 24 de agosto de 2005, que se referiría a los artículos 134 y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; concluyó en el proceso No. 133-IP-2005: “1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne, además, el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esta aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinada por los artículos 135 y 136 de la misma

Decisión.

2. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican al consumidor o al usuario, exclusivamente cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

3. Cuando un signo sea integrado por una o mas palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común,

corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común y, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada. CONSIDERACIONES DE LA SALA Por los actos acusados se negó el registro de la marca THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES (nominativa), para distinguir los servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza para identificar los servicios de asociación a través de la promoción de la industria de la grabación de música latina. La controversia se contrae a establecer si la marca THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES (nominativa) para distinguir productos de la clase 42 de la clasificación internacional, traducida al idioma español como ACADEMIA LATINA DE ARTES Y CIENCIAS DE LA GRABACIÓN, se encuentra en una causal de irregistrabilidad. La Sala en primer lugar precisa que el hecho de que con anterioridad la Superintendencia hubiera concedido a la actora el registro de la marca THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES para amparar productos de las clases 9 y 41 así como el hecho de que la marca esté registrada en los Estados Unidos de América no implica que la Oficina Nacional competente deba acceder obligatoriamente a las pretensiones, toda vez que se trata de solicitudes diferentes así sean del mismo actor y del mismo signo THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES; en el caso presentado además se trata de amparar productos de diferente clase; de otro lado, la marca se concede previo el trámite correspondiente, para ser usada dentro de la jurisdicción del Estado donde

se concedió. Sobre el particular ha dicho el mismo Tribunal Andino que: “ …para que la marca pueda gozar de la plenitud de los derechos de propiedad debe someterse en el país respectivo al cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley nacional y dentro de ellos naturalmente está el de la solicitud de registro y la sujeción al examen de registrabilidad …. Y allí donde la marca pueda incurrir en causales de irregistrabilidad, no será posible acceder a la protección marcaria. ….”.9 (subrayado propio) Sobre el asunto planteado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial efectuada en este proceso, ha reiterado su jurisprudencia10 en el sentido de que para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto. También en el presente proceso reitera el Tribunal Andino11 que: “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada –por ejemplo por un consumid