CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00349-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo TAVANIC y la marca nominativa TAVARIX / MARCA FARMACÉUTICA - Rigurosidad de examen de confundibilidad / REGISTRO MARCARIO - No procede respecto del signo TAVANIC para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por carecer de distintividad frente a la marca TAVARIX previamente registrada en la misma clase [L]os signos opositores son TAVANIC Y TAVARIX, el primero de los cuales pretende distinguir un “antibiótico cuyo principio activo es la levoflaxina”, es decir, que se trata de un producto farmacéutico que pertenece a la clase 5ª, la cual comprende “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”, todos los cuales distingue la marca TAVARIX. […] Al comparar los signos TAVARIX - TAVANIC - TAVARIX - TAVANIC - TAVARIXTAVANIC - TAVARIX – TAVANIC, la Sala encuentra que desde el punto de vista ortográfico ambos constan de tres sílabas; que son coincidentes en sus dos primeras sílabas y que en su última sílaba coinciden en la vocal I, lo que los hace también bastante similares fonéticamente, ya que las dos primeras sílabas se

pronuncian de manera idéntica y dado que en la última sílaba uno y otro contienen la vocal I, su pronunciación es prácticamente igual, sin que las letras R y C y N y C entre las cuales se encuentra dicha vocal alcancen a darles la distintividad requerida para que sea factible su coexistencia en el mercado sin inducir al público consumidor a error. […] Así las cosas, considera la Sala que la Superintendencia de Industria y Comercio al negar el registro del signo TAVANIC para un producto de la clase 5ª por encontrarse previamente registrada la marca TAVARIX no hizo cosa distinta que proteger tanto a su titular como al público consumidor, pues es evidente que la expresión TAVANIC encaja dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, que si bien es perceptible y susceptible de representación gráfica, carece de la suficiente fuerza para distinguir el producto que pretende amparar DAIICHI PHARMACEUTICAL CO LTD. de los que ampara C.I. FARMACÁPSULAS S.A. bajo la marca TAVARIX, máxime, se reitera, si se tiene en cuenta que unos y otros pertenecen a la clase 5ª, lo que exige un estricto y riguroso examen.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO

DE CARTAGENA – ARTÍCULO 83 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de noviembre del dos mil nueve (2009)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00349-01

Actor: DAIICHI PHARMACEUTICAL CO. LTD.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por DAIICHI PHARMACEUTICAL CO. LTD., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los siguientes actos administrativos: - Resolución 7096 del 27 de abril de 1998, expedida por la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual negó el registro de la marca TAVANIC (nominativa) para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. - Resolución 1800 del 30 de enero del 2003, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución identificada en el numeral anterior, confirmándola. - Resolución 8338 del 28 de marzo del 2003, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 7096 del 27 de abril de 1998, confirmándola. Como consecuencia de la anterior nulidad, solicita se ordene el registro de la marca TAVANIC (nominativa) en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en síntesis, los siguientes: 1º. El 14 de agosto de 1996 la sociedad ROUSSEL UCLAF presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo nominativo TAVANIC, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 438 del 14 de noviembre del mismo año. 2º. Durante el término legal no fueron presentadas oposiciones, no obstante lo cual, al efectuar la demandada el examen de fondo, mediante Resolución 7096 del 27 de abril de 1998 negó el registro de la marca solicitada, bajo el argumento de que encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en cuanto previamente se encontraba registrada la marca nominativa TAVARIX, a nombre de FARMACÁPSULAS S.A., para distinguir también productos de la clase 5ª. 3º. El 28 de julio del 2000 se solicitó la inscripción del cambio de nombre por fusión y el cambio de domicilio de la solicitante ROUSSEL UCLAF por el de HOECHEST MARION ROUSSEL. 4º. El 3 de julio del 2002 se pidió la transferencia de la solicitud de HOECHEST MARION ROUSSEL a favor de DAIICHI PHARMACEUTICAL CO. LTDA. 5º. Por Resolución 1800 del 30 de enero de 2003 se resolvió el recurso de

reposición interpuesto contra la Resolución 7096, confirmándola. 6º. El 25 de junio de 1998 la actora limitó la marca solicitada TAVANIC para distinguir únicamente “antibiótico cuyo principio activo es la levoflaxina”, clase 5ª Internacional. 7º. Mediante la Resolución 8338 del 28 de marzo de 2003 la Superintendencia confirmó la Resolución 7096. 8º. FARMACÁPSULAS S.A. cambió su razón social por C.I. FARMACÁPSULAS S.A. 9º. La resolución que agotó la vía gubernativa fue notificada el 22 de abril del 2003, luego la demanda fue presentada oportunamente. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La actora considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 134, 136, literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y estructuró para el efecto los siguientes cargos: Primer cargo.- Los actos acusados violan el artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto la expresión TAVANIC es un signo indivisible, novedoso, que tiene la suficiente fuerza distintiva respecto de otros signos o productos y que cumple con el presupuesto de representación gráfica mediante su lectura y escritura, que es en definitiva lo que retiene la imaginación de sus consumidores, razón por la cual no se encuentra afectado por la existencia previa de la marca nominativa

TAVARIX.

Señala que la Superintendencia no hizo un examen minucioso del signo, que lo limitó y fraccionó a su raíz TAVA, omitiendo las reglas que deben aplicarse cuando

se cotejan marcas similares.

Segundo cargo: Considera que se violó el artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto la División de Signos Distintivos omitió la regla que debe aplicarse cuando se comparan signos de la clase 5ª que tienen la misma raíz, caso en el cual su cotejo debe limitarse a los sufijos o prefijos, además de que insistió en buscar una igualdad que realmente no existe.

Sostiene que los argumentos expuestos al resolver el recurso de apelación son totalmente equivocados, dado que la T no es una vocal, como lo aduce el examinador y la consonante C no es similar a la X, imprecisiones que denotan la falta de atención y el poco interés que la demandada tuvo al efectuar el examen de fondo. Que se violó el principio de seguridad jurídica y uniformidad de los actos administrativos, ya que desde el punto de vista fonético los signos TAVANIC y TAVARIX, no obstante su composición, responden a sonidos diferentes; que la lectura de la expresión TAVANIC, por ligera o rápida que sea no genera una sensación de semejanza ni de identidad de sonido a la que genera la lectura de la marca TAVARIX; que la terminación en C del signo solicitado y negado le da una entonación muy pasiva y suave frente a TAVARIX, que por terminar en X se convierte en una expresión fuerte y sostenida, aspecto que realmente ofrece diferencia; y que no obstante que los signos tienen su raíz TAVA en común, las tres letras de la parte final les dan el toque de distinción y diferencia que les permite coexistir en el mercado sin riesgo de confusión.

Dice que desde el punto de vista visual, pese a las similitudes de su raíz TAVA, tampoco existe riesgo de confusión, ya que los signos son desiguales y el impacto visual no genera confusión, pues es muy notoria la diferencia de los signos en sus terminaciones RIX y NIC. Considera que la presencia de letras iguales no es suficiente razón para concluir que los signos pueden confundir a los consumidores, en cuanto resulta apartado de toda regla ignorar en signos trisílabos o sea, de corta extensión, que contienen la misma raíz, la existencia de los demás elementos, que en definitiva forman la estructura completa de cada uno de ellos. Que si visualmente las dos marcas se vieran iguales se expresarían en forma idéntica mediante la voz, pero que es precisamente la estructura gráfica la que rompe toda similitud. Se refiere a que desde el punto de vista conceptual debe apreciarse que la marca registrada TAVARIX es de fantasía y sin significado, al igual que lo es la expresión TAVANIC solicitada, luego no existe riesgo de confusión por este aspecto. Que desde el punto de vista ortográfico se debe tener en cuenta que los signos tiene en común la raíz TAVA, pero que la terminación de cada uno de ellos es totalmente diferente: RIX y NIC. Menciona, entre otros ejemplos, que la Superintendencia al comparar en otro caso los signos IPRASAL e IPRADAN concluyó que no existen similitudes que generen confusión, argumentos que sirven de sustento también en el caso que se analiza, pues es deber de los funcionarios fundamentar y garantizar su decisión incluyendo la aplicación de los principios de uniformidad de los actos

administrativos y de seguridad jurídica. Tercer cargo.- Que la Superintendencia violó el artículo 150 de la Decisión 486, pues la facultad otorgada a la oficina nacional competente para realizar el examen de registrabilidad del signo es una obligación que precede al otorgamiento o denegación del mismo, al margen de que hayan sido o no presentadas oposiciones, lo que no libera al funcionario de la obligación de revisar todas las piezas procesales que aparecen en el expediente; que la demandada erró al efectuar el examen de fondo, dado que el signo solicitado como marca contiene elementos de carácter novedoso y distintivo que lo hacen objetivamente diferente frente a otros signos y en particular con el signo TAVARIX; y que en el examen de fondo no se apreció la marca de manera integral y que no se interpretaron adecuadamente las disposiciones vigentes aplicables, lo que configura una falsa e inapropiada motivación. d.- Las razones de la defensa 1.- La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, precisó: Que de los documentos obrantes en el expediente contentivo de la actuación administrativa se concluye que los actos acusados se ajustan a derecho y a las disposiciones legales sobre marcas y que la Superintendencia de Industria y Comercio garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Sostiene que en el análisis de las expresiones objeto de debate se debe tener en cuenta que distinguen productos farmacéuticos y que en ellos no existen sufijos o prefijos de uso común, razón por la cual su estudio se hizo de manera conjuntual y no fraccionada, como lo pretende la actora, además de que el prefijo TAVA no es

de uso común o usual para distinguir los productos de la clase 5ª internacional. Señala que al efectuar el análisis en conjunto de confundibilidad entre los signos se evidencia que uno y otro están compuestos por 7 letras, cuyas estructuras visualmente no las hacen diferentes y que la marca solicitada a registro por la actora se limitó para distinguir un producto farmacéutico denominado “antibiótico cuyo principio activo es la levoflaxina” de la clase 5ª, encontrando la demandada que dicho producto se relaciona de manera directa, en razón a su finalidad, con los productos que distingue la marca TAVARIX previamente registrada, los cuales adicionalmente confluyen en una relación competitiva capaz de inducir a error al público consumidor. 2.- C.I. FARMACÁPSULAS S.A., tercera directa interesada en las resultas del proceso, en razón a que es titular de la marca previamente registrada TAVARIX, no contestó la demanda ni alegó de conclusión. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 9 de octubre del 2003 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente. Por auto visible a folio 189 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la actora y de la entidad demandada. Mediante proveído del 28 de abril del 2006 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina, el cual dio respuesta a la referida solicitud mediante providencia del 28 de octubre del 2008. II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. “Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. “2.- Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

“3. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. “ Al comparar marcas denominativas debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. “4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. “5. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. “6. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de

comparación de signo enunciadas en la presente interpretación prejudicial. “7. El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la clase 5 debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma clase 5, podría causar riesgo en la salud. Por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse. “8. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud. “El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las observaciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario”. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que no es procedente la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486, ya que la solicitud referente al registro del signo TAVANIC fue presentada el 14 de agosto de 1996, en vigencia de la Decisión 344 y, en consecuencia, interpretó los

artículos 81, 83, literal a) y 96 de la citada Decisión y Primera Transitoria de la Decisión 486. Dichas normas preceptúan: Decisión 344: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Decisión 486: “Primera Transitoria.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

“En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. Pues bien, los signos opositores son TAVANIC Y TAVARIX, el primero de los cuales pretende distinguir un “antibiótico cuyo principio activo es la levoflaxina”, es decir, que se trata de un producto farmacéutico que pertenece a la clase 5ª, la cual comprende “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” , todos los cuales distingue la marca TAVARIX. Para efectos de la comparación de las expresiones en controversia, la Sala aplicará las reglas fijadas por la doctrina para el efecto: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. “3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. “4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. Al comparar los signos TAVARIX - TAVANIC - TAVARIX - TAVANIC - TAVARIXTAVANIC - TAVARIX – TAVANIC, la Sala encuentra que desde el punto de vista ortográfico ambos constan de tres sílabas; que son coincidentes en sus dos primeras sílabas y que en su última sílaba coinciden en la vocal I, lo que los hace también bastante similares fonéticamente, ya que las dos primeras sílabas se pronuncian de manera idéntica y dado que en la última sílaba uno y otro contienen la vocal I, su pronunciación es prácticamente igual, sin que las letras R y C y N y C entre las cuales se encuentra dicha vocal alcancen a darles la distintividad requerida para que sea factible su coexistencia en el mercado sin inducir al público consumidor a error. En cuanto al aspecto conceptual, se tiene que las palabras cotejadas TAVANIC y TAVARIX son expresiones de fantasía que, por tanto, no evocan idea alguna en la mente de los consumidores, lo que las hace poco diferenciables entre sí. Al colocarse la Sala en el lugar de un consumidor medio, de encontrar en el comercio un producto identificado con la marca TAVARIX podría pensar que está adquiriendo uno de la marca TAVARIC (confusión directa) y viceversa, como también podría pensar que uno y otro tienen el mismo origen empresarial (confusión indirecta). Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que cuando se trata de productos de la clase 5 el examen debe ser más riguroso, dada la incidencia en la salud que éstos tienen, razón por la cual, tal como lo dice el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso “… el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las

conclusiones del examen de registrabilidad”. Así las cosas, considera la Sala que la Superintendencia de Industria y Comercio al negar el registro del signo TAVANIC para un producto de la clase 5ª por encontrarse previamente registrada la marca TAVARIX no hizo cosa distinta que proteger tanto a su titular como al público consumidor, pues es evidente que la expresión TAVANIC encaja dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, que si bien es perceptible y susceptible de representación gráfica, carece de la suficiente fuerza para distinguir el producto que pretende amparar DAIICHI PHARMACEUTICAL CO LTD. de los que ampara C.I. FARMACÁPSULAS S.A. bajo la marca TAVARIX, máxime, se reitera, si se tiene en cuenta que unos y otros pertenecen a la clase 5ª, lo que exige un estricto y riguroso examen. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la fecha.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidenta

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO