CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00368-01-2009

MARCA MIXTA - Elemento denominativo Osterizer y figura tridimensional / MARCA MIXTA - Por regla general predomina elemento denominativo / MARCA MIXTA - Elemento gráfico como determinante / ELEMENTO GRAFICO - Figura tridimensional. Predominio en marca mixta Vale la pena recordar que la marca cuestionada identifica licuadoras eléctricas de alimentos para uso doméstico y comprende la expresión Osterizer en letra característica ubicada en el centro de una base de licuadora eléctrica, compuesta por un cono al cual va superpuesto un anillo que se le adhiere mediante tres placas curvas. La superficie del cono presenta siete (7) bandas circunferenciales de distinto ancho con exterior curvo cada una. El cono se apoya en dos soportes cilíndricos. (…) Se trata de una marca mixta compuesta por el elemento nominativo OSTERIZER y una figura tridimensional que corresponde a la base cónica de una licuadora siendo predominante el componente gráfico, habida cuenta que visualmente el tamaño, color y tipo de letra de la expresión escrita no tiene la fuerza suficiente para ser retenido en la mente del consumidor por encima de la figura que la acompaña, más aun cuando esta evoca directamente un producto conocido por el público en general. En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó: La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser

definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. MARCA MIXTA - Forma usual de los productos / FORMA USUAL DEL PRODUCTO - Alcance de la expresión / FORMA TRIDIMENSIONALConstituye forma usual del producto / FORMA TRIDIMENSIONAL - Base de licuadora / MARCA MIXTA - Se niega registro por contener forma usual del producto: base de licuadora Sobre este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 33-IP-2005, expresó: “La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. (…) la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial…” Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales.” Tal interpretación resulta aplicable al asunto objeto de examen, siendo claro que el signo cuestionado no reúne las características suficientes para considerarse una forma arbitraria o peculiar dentro del mercado de licuadoras y carece de la

distintividad necesaria para constituirse en marca, ya que al observarlo en conjunto el consumidor tendrá simplemente la idea de una base de licuadora que bien podría responder a OSTERIZER, UNIVERSAL o SAMURAI.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00368-01

Actor: GROUPE SEB COLOMBIA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Se decide en única instancia la acción de nulidad promovida por la sociedad GROUPE SEB COLOMBIA S.A. contra la Resolución Nº 24101 de 22 de septiembre de 1997, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta “BASE DE LA LICUADORA OSTERIZER” para distinguir licuadoras eléctricas de alimentos para uso doméstico comprendidas en la categoría 7 internacional, a favor de la sociedad

SUNBEAM PRODUCTS, INC.

I. LA DEMANDA GROUPE SEB COLOMBIA S.A., domiciliada en Cajicá -Cundinamarca-, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución Nº 24101 de 22 de septiembre de 1997, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “BASE DE LA LICUADORA OSTERIZER” a favor de

SUNBEAM PRODUCTS, INC. para identificar licuadoras eléctricas de alimentos para uso doméstico, comprendidas en la categoría 7 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que en subsidio de la anterior petición, se declare parcialmente nula la Resolución Nº 24101 de 22 de septiembre de 1997, en el sentido de excluir del registro de la marca “BASE DE LA LICUADORA OSTERIZER” la figura tridimensional, por tratarse de una forma usual y necesaria no susceptible de protección marcaria.  Que en consecuencia, se ordene la cancelación del registro 202.171 de la marca “BASE DE LA LICUADORA OSTERIZER” en la clase 7 internacional, en forma total o parcial según se acoja la pretensión principal o la subsidiaria.  Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar resolución, a través de la cual adopte las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo dentro de los 30 días siguientes a su comunicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código contencioso administrativo.  Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, publicar la resolución en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos  El 11 de febrero de 1994 la sociedad SUNBEAM CORPORATION (actualmente SUNBEAM PRODUCTS, INC.) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “BASE DE LA LICUADORA OSTERIZER” para distinguir productos contenidos en la categoría 7 internacional, específicamente licuadoras eléctricas de alimentos para uso doméstico. La

marca “comprende la expresión Osterizer en letra característica ubicada en el centro de una base de licuadora eléctrica, compuesta por un cono al cual va superpuesto un anillo que se le adhiere mediante tres placas curvas. La superficie del cono presenta siete (7) bandas circunferenciales de distinto ancho con exterior curvo cada una. El cono se apoya en dos soportes cilíndricos”.  Surtido el trámite legal, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 24101 de 22 de septiembre de 1997, mediante la cual concedió el registro de la marca solicitada por SUNBEAM PRODUCTS, INC. en la categoría 7 internacional. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora plantea que el acto acusado viola las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: 1.3.1. El artículo 82 literal b), toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que el signo solicitado para registro está constituido por la forma usual del producto que identifica, de manera que su reconocimiento como marca otorga a SUNBEAM PRODUCTS, INC. derecho de exclusividad sobre un diseño de dominio público, en detrimento de los derechos de otros comerciantes. Sostuvo que de acuerdo con la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, dentro del Proceso 23-IP-98, formas usuales son aquellas “(…) cuya utilización resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva

para la obtención de los resultados que con él se pretenden o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen”. Argumentó que en el año 1990, INDUSTRIAS VOLMO S.A solicitó el registro del diseño de una licuadora, al cual se opuso la sociedad SUNBEAM PRODUCTS, INC.1 que en esa época consideró de dominio público el diseño que contenía una base de licuadora similar a aquella de la que ahora es titular en virtud de la Resolución Nº 24101 de 1997 demandada; en esa oportunidad, la oposición fue acogida por la Superintendencia de Industria y Comercio que negó el registro mediante Resolución Nº 14414 de 11 de abril de 1994. 1.3.2. El artículo 82 literal c), por cuanto la forma tridimensional que hace parte de la marca “BASE DE LA LICUADORA OSTERIZER” da una ventaja técnica o funcional al producto que identifica, cual es una estructura cónica que otorga mayor estabilidad y una serie de anillos que facilitan asirla; luego, se trata de una figura susceptible de protección, pero a través de la figura de diseño o modelo de utilidad que tienen un término de vigencia limitado. 1.3.3. Los artículos 81 y 82 literal a), porque el signo tridimensional cuyo registro fue concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante 1 El escrito de oposición obra a folios 27 a 34 del cuaderno principal. Resolución Nº 24101 de 1997, carece de distintividad e intrínsecamente no puede cumplir la función de marca, dado que no distingue los productos de SUNBEAM PRODUCTS, INC. de los de otros empresarios.

En efecto, alegó que el elemento gráfico de la marca “BASE DE LA LICUADORA OSTERIZER” corresponde a un diseño de dominio público, pues los trazos son comunes a las bases de varias licuadoras. 1.4. Contestación de la demanda 1.4.1. La sociedad SUNBEAM PRODUCTS, INC., a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demandante, señalando que su marca no corresponde a la forma usual de las licuadoras, como quiera que en el mercado colombiano existen otras tantas que no se asemejan a aquella de la que es titular. Al efecto, puso en conocimiento del juez el dictamen pericial practicado por una diseñadora industrial, en el que consta que en el mercado pueden encontrarse distintas formas tridimensionales para licuadoras, dentro de las que destacan las compuestas por base y vaso de diferentes tamaños y diseños y las de mango ergonómico que no requieren vaso fijo.2 De otro lado, aclaró que dentro del proceso administrativo que culminó con la negación del registro del diseño industrial de una licuadora a favor de INDUSTRIAS VOLMO S.A., no expuso que éste fuera de dominio público, sino que resaltó su falta de novedad, requisito indispensable para constituir marca en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Indicó que la marca “BASE DE LA LICUADORA OSTERIZER” no consiste en la forma usual del producto, en la forma característica impuesta por la naturaleza o en una forma que le de ventaja funcional o técnica a las licuadoras, habida cuenta que en el mercado sólo existe una empresa que comercializa este producto con la base en forma de panal, diseño que no incide en el mejoramiento

de las funciones de procesamiento ni crea ventajas en su fabricación. Por último, recalcó que la marca de licuadoras OSTER y OSTERIZER se han posicionado ampliamente en el mercado, siendo factible concluir que el 2 Ver folios, 334 a 336. consumidor sí diferencia las licuadoras con base de panal de esa marca, de otras con formas similares. 1.4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones formuladas por GROUP SEB COLOMBIA S.A., pues a su juicio la figura tridimensional comprendida en la marca mixta “BASE DE LA LICUADORA OSTERIZER” no es la forma usual de las licuadoras de uso doméstico, de modo que el registro de la marca a favor de SUNBEAM PRODUCTS, INC. no impide que otros empresarios usen bases de licuadora, siempre que su diseño sea en conjunto diferente al de osterizer. Bajo tal perspectiva, puntualizó que la marca registrada no puede ser considerada como genérica, ya que no constituye un diseño imprescindible para el funcionamiento de las licuadoras eléctricas de uso doméstico. Así mismo, reiteró que el signo bajo examen es distintivo y diferencia ese producto de otros iguales o semejantes de distintos empresarios, circunstancia que en modo alguno otorga derecho de exclusividad a SUNBEAM PRODUCTS, INC. sobre las bases de licuadora, como quiera que la protección únicamente se predica del elemento gráfico y nominativo que conforman el signo registrado. Precisó que no es correcto aplicar lo resuelto en el caso de INDUSTRIAS VOLMO S.A., respecto del diseño industrial de una licuadora, al asunto objeto de estudio,

como quiera que las condiciones para el registro de un diseño y de una marca son diferentes, tanto así que en materia marcaria el elemento de novedad no tiene relevancia. Finalmente, expuso que no es cierto que la marca cuestionada contenga una forma que otorgue ventajas funcionales y técnicas a las licuadoras, manifestación que de cualquier forma no probó la demandante, quien se limitó a indicar que la figura cónica y los aros de la base proveían al producto de mayor estabilidad y facilidad de asimiento.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primer Delegado ante el Consejo de Estado, solicitó requerir al Tribunal de Justicia Andina la interpretación prejudicial respectiva, en los términos previstos en la Ley 17 de 1980.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 344 indicadas en los cargos. Algunos apartes de la interpretación 182-IP-2007 se citan a continuación.

Sobre las marcas mixtas precisó: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEOS 2000). También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en

general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta).” Respecto de las marcas tridimensionales, adujo que: “(…) se refiere a “un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto (…)”. (Proceso 33-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1224 de 2 de agosto de 2005, marca: FORMA DE

BOTELLA).

En relación con este tipo de signos, provisto de volumen, se permite la registrabilidad como marca del signo tridimensional que constituya la forma o el envase del producto que pretende distinguir, siempre que reúna los requisitos de registrabilidad previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no sea la forma usual del producto o de su envase, conforme lo dispone el artículo 82, literal b), ibidem. Por tanto, se entiende que el signo en referencia debe ser apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, ser perceptible

por cualquiera de los sentidos, así como ser susceptible de representación gráfica y no hallarse incurso en las demás prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión citada”. (Proceso 61-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1387 de 23 de agosto de 2006, signo tridimensional ENVASE). En efecto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase, “si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (…). Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado”. (Proceso 33-IP2005, ya citado). Resta advertir que no cabe derivar la distintividad del signo tridimensional de la etiqueta o de la denominación impresa en la forma o envase que lo constituya, puesto que “el etiquetado que lleva impreso el envase (…) no hace parte de la forma externa a registrar como marca (…)” (Sentencia del Proceso 33-IP-2005, ya citada). Importa pues que la forma o el envase del producto pueda distinguirse “de entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el comercio” (Proceso 82-IP-2000,

publicado en la G.O.A.C. Nº 651 de 20 de marzo de 2001, caso: DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE).” Frente a la irregistrabilidad de signos consistentes en la forma usual de los productos o en formas impuestas por la naturaleza: se encuentra prohibido el registro como marca de la forma usual del producto o de su envase, por carecer de distintividad y por no ser admisible su apropiación en exclusiva. En cambio, como lo ha dicho el Tribunal, siguiendo la orientación de Fernández Novoa, ‘la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica’ (…). Por tanto, el derecho al uso exclusivo del signo no se extiende a la forma usual del producto sino a los elementos que le otorguen distintividad. Y el juicio sobre la registrabilidad del signo deberá pronunciarse in concreto, visto que, por ejemplo, `la forma usual de unas tijeras es irregistrable como marca para este tipo de producto, pero no para identificar vestidos”. (Proceso 23-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 379 de 27 de octubre de 1998, caso: UNA CACHA DE

MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES).

Finalmente, acerca de la irregistrabilidad de signos que constituyen ventajas técnicas o funcionales, expuso: El legislador comunitario ha establecido la prohibición contenida en el literal c) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con el fin de limitar la concesión de un derecho marcario a los signos que son susceptibles de registro y

diferenciarlos de aquellos que pueden adquirir protección a través de una patente de modelo de utilidad o una de invención. En este sentido el Tribunal ha dejado claramente establecido que “La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada o temporal que otorga el Derecho de Patentes o el modelo de utilidad. Este deslinde tiene importancia fundamental por las distancias que revisten unas y otras figuras de la propiedad industrial. `En tanto que el Derecho de Patentes o, en general, de Creaciones Industriales confiere una protección temporalmente limitada (diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud para los modelos de utilidad y veinte para las patentes) a las formas que -además de poseer ciertas características intrínsecassean nuevas e impliquen una actividad inventiva, el Derecho de Marcas o, en general, de Signos Distintivos otorga, en cambio, una protección de duración potencialmente ilimitada a las formas que distingan o sirvan para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros idénticos o similares.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

1. El apoderado de SUNBEAM PRODUCTS, INC. ratificó la totalidad de argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda y agregó que la marca “BASE DE LA LICUADORA OSTERIZER” debe ser estudiada en conjunto, valorando tanto la figura tridimensional como la expresión OSTERIZER que la acompaña y que goza de reconocimiento en el mercado nacional.

2. GROUPE SEB COLOMBIA S.A., mediante apoderado, señaló que el diseño de

base de licuadora registrado como marca a favor de SUNBEAM PRODUCTS, INC., es utilizado por varios comerciantes en el mercado de licuadoras, tratándose de una forma usual de ese tipo de productos, máxime cuando, de conformidad con los testimonios recaudados por el Consejero ponente, el diseño tipo cono, el material metálico y la perilla de control son usuales en las bases de licuadora de estilo clásico o tradicional, las cuales son comercializadas incluso por empresarios de oriente. Mencionó que por tratarse de la forma usual de las bases de licuadoras, la marca cuestionada carece de distintividad y de fuerza individualizadora lo que no le permite diferenciarse de productos similares de otros empresarios. Por otra parte, cuestionó el concepto técnico aportado por SUNBEAM PRODUCTS, INC., pues parte de la percepción errada de que la forma usual de un producto es aquella usada por la mayoría de los productores, cuando lo cierto es que si en el mercado y con anterioridad al registro, existían empresarios que hacían uso de ese diseño, éste es usual y por ende irregistrable. Subrayó que la BASE DE LA LICUADORA OSTERIZER, tiene una ventaja funcional, ya que contiene una parte que permite acomodar y ajustar el vaso, dándole soporte y estabilidad al conjunto.

3. La Superintendencia de Industria y Comercio reiteró lo expuesto en su escrito de contestación a la demanda de nulidad promovida por GROUPE SEB COLOMBIA S.A. contra la resolución que concedió el registro de la marca “BASE

DE LA LICUADORA OSTERIZER” a favor de SUNBEAM PRODUCTS, INC.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Debe la Sala determinar si a la luz de los artículos 81 y 82 literales a), b) y c) de la

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el registro marcario de la “BASE DE LA LICUADORA OSTERIZER” a favor de SUNBEAM PRODUCTS, INC. es nulo. El texto de las normas cuya violación se acusa es el siguiente: Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate; c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican Vale la pena recordar que la marca cuestionada identifica licuadoras eléctricas de alimentos para uso doméstico y comprende la expresión Osterizer en letra característica ubicada en el centro de una base de licuadora eléctrica, compuesta por un cono al cual va superpuesto un anillo que se le adhiere mediante tres placas curvas. La superficie del cono presenta siete (7) bandas circunferenciales de distinto ancho con exterior curvo cada una. El cono se apoya en dos soportes cilíndricos. Veamos: Se trata de una marca mixta compuesta por el elemento nominativo OSTERIZER y una figura tridimensional que corresponde a la base cónica de una licuadora

siendo predominante el componente gráfico, habida cuenta que visualmente el tamaño, color y tipo de letra de la expresión escrita no tiene la fuerza suficiente para ser retenido en la mente del consumidor por encima de la figura que la acompaña, más aun cuando esta evoca directamente un producto conocido por el público en general. En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó: La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto Respecto de los cargos, la sociedad GROUPE SEB COLOMBIA S.A. sostiene que el signo “BASE DE LA LICUADORA OSTERIZER”, carece de distintividad, por cuanto consiste en la forma usual del producto que distingue y se trata de un diseño que le otorga ventajas funcionales y técnicas. Por su parte, SUNBEAM PRODUCTS, INC. y la Superintendencia de Industria y Comercio aducen que el signo en cuestión no constituye ninguna ventaja técnica para las licuadoras y no es una forma usual de dicho bien, ya que en el mercado existen diseños muy diferentes al registrado como marca, no obstante lo cual prestan el mismo servicio

que ésta. No puede predicarse la violación del literal c) del artículo 82 de la Decisión 344, como quiera que la demandante no probó que la base de licuadora registrada por SUNBEAM PRODUCTS, INC., constituyera una ventaja técnica o funcional para ese producto, limitándose a afirmar que le daba mayor estabilidad y facilitaba su asimiento, cualidades que también ofrecen otros diseños disponibles en el mercado, de modo que no existe la ventaja acusada. Respecto de la violación del literal b) del mismo artículo, conviene advertir que a pesar de que existen distintos diseños de licuadoras, que van desde aquellos que presuponen el ensamble de un vaso y una base a otros que consisten en una figuras cilíndricas o rectangulares de una sola pieza, los primeros son los más usuales dentro del mercado. Dentro del conjunto de licuadoras que comprenden una base en su estructura, pueden apreciarse (i) las distintas formas que adopta dicho elemento: cónico, rectangular, triangular, ovoide o circular; (ii) los materiales en que está fabricada: metal, cromo, plástico; y (iii) los dispositivos de manejo: digital y de perilla. Entonces, si bien la “BASE DE LA LICUADORA OSTERIZER” no es la forma que adoptan todas las licuadoras que se ofrecen en el mercado de electrodomésticos ni resulta indispensable para que dicho producto pueda prestar su servicio, tampoco se trata de una forma característica o particular de aquellas comercializadas por SUNBEAM PRODUCTS, INC., pues varios empresarios utilizan un diseño muy similar al referido. Así se desprende del testimonio rendido por el señor César Augusto Luna Matamoros, Ingeniero Industrial y Gerente de

Departamento de Electrodomésticos de Carrefour Colombia: El mercado de licuadoras se divide en dos grupos principalmente, las de base metálica y las de base plástica, en las de base metálica o las comúnmente llamadas en el mercado cromadas, su material de fabricación generalmente es de acero, por la característica de la parte metálica al consumidor le da más confianza por que es sinónimo de durabilidad, las hay en diferentes tipos de cromado, mate o brillante con controles de tipo manual, perilla o digital, el vaso de la licuadora puede ser plástico o de vidrio y puede haber oscilación de potencia en el motor, en las licuadoras plásticas permite manejar más diseños mientras que la forma de la metálica es casi estándar, es de tipo cono. (…) PREGUNTADO: Ilustre sobe las variaciones que en el cono tiene las otras licuadoras metálicas de marcas SAMURAI y UNIVERSAL. CONTESTO: En una Samurai, Osterizer o Universal, vamos a encontrar que el mando de control es manual en forma de perilla y que la superficie tiene una serie de abultamientos de manera de diseño, como si fueran anillos que rodean a la superficie, es mas de diseño, no tiene ninguna función específica, y el cromado es brillante. En idéntico sentido el testigo Alberto Zapata Bedoya, Administrador de empresas y Gerente Nacional de Ventas de Colombia de Comercio, señaló: PREGUNTA: que diferencias presenta la base metálica de las licuadoras de los proveedores distinguidas con la marca que usted mencionó en presencia de diseño hay entre OSTER Y SAMURAI. CONTESTO: Desde el tiempo que yo llevo en relación directa con la compra de estos productos hablando más o menos

de 15 años, en el concepto de licuadoras clásicas en mi opinión son iguales, no tienen muchas diferenciación en lo que es la parte de su material que es metálico, el control, hay diferenciaciones que siempre han existido entre las capacidades, el vatiaje, la apariencia del material en cuanto a que unas son plásticas pero dan la connotación de metálicas mediante el tratamiento que le efectúan los fabricantes.

PREGUNTA: Tiene usted conocimiento de si la forma “tradicional” que usted dibujó es originaria de alguna de las firmas fabricantes de licuadoras líderes en el mercado a las que hizo referencia? CONTESTO: No, por que de todo este tiempo las conozco más como un concepto, de licuadora antigua, clásica que ya mencione.

El Despacho le exhibe al testigo el certificado de registro correspondiente a la marca “BASE DE LA LICUADORA OSTERIZER (MIXTA), según modelo adjunto y le pide que diga cuanto conozca o le conste en relación con dicho diseño.

CONTESTO: Pienso que si entramos a detallar más en la diferenciación de las licuadoras de base metálicas podemos encontrar difere