CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00371-01-2007

PRUEBA PERICIAL - Improcedencia en asuntos marcarios por cuanto el análisis judicial es del consumidor medio / MARCAS - Prueba pericial improcedente ante análisis del juez como consumidor medio Como puede verse el cuestionario que se presenta se dirige a que un experto en diseño gráfico y/o publicidad, describa las características de las marcas en conflicto y señale qué significan las figuras contenidas en las mismas, desde el punto de vista gráfico, es decir, conceptúe si se trata de ondas, olas o serpentinas. El artículo 233 del C.P.C. prescribe: “La peritación es procedente para verificar hechos que interesan al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. En este caso las marcas en litigio presentan formas onduladas, hecho que interesa al proceso, pero el juez no requiere conocimientos especializados para pronunciarse frente a la confundibilidad de las mismas comoquiera que el análisis a ese respecto se lleva a cabo desde el punto de vista del consumidor medio. De manera que no es necesario el concepto de un experto en diseño gráfico, lo cual conduce a confirmar la providencia impugnada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá D.C., tres (3) de mayo de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00371-01

Actor: BINNEY & SMITH INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Decide la Sala el recurso de súplica interpuesto por la parte demandante contra el

auto del 28 de febrero de 2006, dictado por la Sección Primera del Consejo de Estado en Sala Unitaria. PROVIDENCIA RECURRIDA Mediante el auto objeto de súplica, el magistrado ponente abrió el proceso a pruebas. En el numeral 2° denegó la prueba pericial solicitada en el numeral 4 del escrito de corrección de la demanda “por improcedente”. Como argumento de la anterior providencia se consideró que la prueba pericial en este caso se refiere a aspectos de derecho y se dirige a obtener una apreciación sobre el desconocimiento de las decisiones de la Comunidad Andina, indicadas como violadas en la demanda, concernientes a la “identidad o coincidencia” entre la marca de la demandante y aquella cuyo registro es objeto de la presente demanda. APELACIÓN La demandante impugnó la anterior decisión. Afirmó que no pretende despojar al juez de la facultad de interpretar la ley y que el dictamen pericial no se dirige a obtener una apreciación de tipo jurídico, pues no consiste en determinar el grado de similitud o confundibilidad de las marcas en litigio sino en analizar las características de cada una, desde el punto de vista de un experto en diseño gráfico. Agregó que en los casos de las marcas nominativas no es necesario el dictamen pericial como sí ocurre frente a las marcas gráficas, las cuales son materia de éste proceso. Manifestó que el objetivo de la prueba denegada es “determinar la composición y diseño” de cada una de las marcas en conflicto, para dar al juez mayores elementos de juicio al momento de efectuar el análisis de confundibilidad. Solicitó que se revoque el auto recurrido y en su lugar se decrete la prueba pericial

solicitada. OPOSICIÓN Durante el trámite del presente recurso no se presentó oposición alguna. Para resolver se, CONSIDERA Se trata de establecer si en el auto que abrió el proceso a pruebas se debió decretar la prueba solicitada por la parte actora. Como consta a folio 64 del expediente, en el numeral 4° del escrito de corrección de la demanda, la prueba pericial se solicitó en los siguientes términos: “4. El Capítulo V. de PRUEBAS de la demanda se modifica creando el acápite 5.3. de “prueba pericial” en los siguientes términos: Prueba Pericial Me permito solicitar al Honorable Consejo de Estado que se ordene la práctica de una prueba pericial designando un experto en Diseño gráfico y/o publicidad, o subsidiariamente de un perito con experiencia y conocimiento en el campo de la propiedad industrial, con el objeto de que absuelva el cuestionario que se formula más adelante. El perito deberá absolver el cuestionario, teniendo en cuenta la marca GRÁFICA solicitada bajo el expediente N° 96.059.002, objeto del presente litigio, así como la marca GRAFICA preexistente registrada bajo el Certificado N° 193.101, y los argumentos expuestos en la demanda en relación a la confundibilidad de los signos gráficos: CUESTIONARIO: “5.2.1. Efectúe el señor perito una descripción de las dos gráficas, señalando sus características geométricas y lineales, los elementos que las conforman y sus proporciones. Así mismo, haciendo uso de esos criterios deberán determinar el grado de coincidencias en cada uno de los elementos citados.

5.2.2. Señale el señor perito si las líneas onduladas que aparecen en cada una de las gráficas obedecen a un mismo concepto o elemento gráfico. 5.2.3. El señor perito deberá determinar si la conceptualización en una y otra gráfica corresponde a una ola, onda o serpentina y si desde tal perspectiva, existe identidad de la conceptualización o conformación de una y otra marca. Exponga las razones de su anterior opinión.” Como puede verse el cuestionario que se presenta se dirige a que un experto en diseño gráfico y/o publicidad, describa las características de las marcas en conflicto y señale qué significan las figuras contenidas en las mismas, desde el punto de vista gráfico, es decir, conceptúe si se trata de ondas, olas o serpentinas. El artículo 233 del C.P.C. prescribe: “La peritación es procedente para verificar hechos que interesan al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. En este caso las marcas en litigio presentan formas onduladas, hecho que interesa al proceso, pero el juez no requiere conocimientos especializados para pronunciarse frente a la confundibilidad de las mismas comoquiera que el análisis a ese respecto se lleva a cabo desde el punto de vista del consumidor medio. De manera que no es necesario el concepto de un experto en diseño gráfico, lo cual conduce a confirmar la providencia impugnada. Por lo expuesto se, R E S U E L V E : CONFÍRMASE la providencia del 28 de febrero de 2006, dictado por la Sección Primera del Consejo de Estado en Sala Unitaria. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Despacho de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

MARTHA SOFIA SANZ TOBON GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidenta

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE