CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00372-01-2007

MARCAS - Clasificación / MARCA GRAFICA - Concepto / MARCA PURAMENTE GRAFICA - Concepto / MARCA FIGURATIVA - Concepto Ha expresado el Tribunal Andino de Justicia en reiteradas ocasiones, entre las cuales se encuentra la interpretación prejudicial rendida en el expediente de la referencia que: “(…) la MARCA GRAFICA es considerada como un signo visual, toda vez que es por medio del sentido de la vista que se evoca una figura que se caracteriza por su forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. Ha sostenido el Tribunal al respecto, que: En la doctrina se suele distinguir entre la marca puramente gráfica, es decir, la que “se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; la marca figurativa, caracterizada porque “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca: el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”; y “la marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto … al que se asciende a través de un proceso de generalización. (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss)”. MARCA - Definición / DIBUJO - Requisitos para ser registrable como marca / IMAGEN - Requisitos para ser registrable como marca / DISTINTIVIDADConcepto Por su parte, respecto de la definición de marca que contiene el artículo 134 de la Decisión 486, el Tribunal Andino de Justicia explicó en la interpretación prejudicial 100-IP-2005 que “La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.”. Es preciso señalar que por regla general los dibujos e imágenes de cualquier naturaleza pueden ser registrados como marcas siempre que cumplan con los requisitos exigidos para el mencionado trámite. No obstante existen una serie de condicionamientos para el registro cuando se trata de dibujos o imágenes, los cuales son: i) que el dibujo o imagen no se encuentre protegido previamente por un derecho de autor, ii) que cuando se trate de la fotografía de una persona sea sobre su propia imagen, a no ser que sea de un personaje histórico cuya imagen hace parte del dominio público o que sea autorizado por el modelo o sus herederos y iii) si se trata de la imagen de una ciudad o monumento que se encuentre protegida por derechos de autor, deberá solicitarse la respectiva autorización a no ser que se trate de ciudades y monumentos de dominio público. Debe tenerse en cuenta que cuando las ciudades o monumentos tengan la connotación de ser denominación de origen, deberá tenerse cuidado ya que no podría privarse a los competidores del derecho de utilizarla como tal. En el caso concreto se observa que el signo que pretende

registrarse, se encuentra constituido por una serie de imágenes y figuras que son susceptibles de representación gráfica y que adicionalmente dicho signo no infringe ninguno de los condicionamientos que se relacionaron anteriormente. Así mismo cumple con el requisito esencial para el registro de marcas como lo es la distintividad. Al respecto el Tribunal Andino de Justicia expresó que: “La distintividad es, según la doctrina y la jurisprudencia, la función primordial de la marca y, es la característica que permite diferenciar productos y servicios, a fin de que el consumidor los individualice e identifique con el fin de realizar de manera adecuada la elección de los productos que desea adquirir.”. El signo entonces que pretende registrase, compuesto por una serie de flores que se encuentran incluidas en unos rombos formados por líneas curvas, tienen la suficiente distintividad para poder registrarse como marca. Por lo anterior no tienen vocación de prosperidad las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00372-01

Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., en ejercicio de la acción de nulidad contra la Resolución 07743 del 27 de marzo de 2003,

proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. y se concedió el registro como marca de un diseño figurativo, para distinguir papel higiénico, especialmente para baño, a favor de SCOTT PAPER LIMITED en la clase 16 internacional.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad del acto acusado y como consecuencia, se declare fundada la oposición presentada por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y se ordene a la División de Signos Distintivos cancelar el registro como marca de un diseño figurativo, para distinguir papel higiénico, especialmente de baño. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: La sociedad SCOTT PAPER LIMITED solicitó el registro como marca de un diseño figurativo para distinguir productos de papel higiénico, especialmente papel para baño, comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud se presentó el 22 de enero de 2002. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que la solicitud reunía los requisitos de forma establecidos en la ley, razón por la cual dispuso su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 516 del 30 de mayo de 2002. PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó oportunamente oposición, exponiendo como argumento la falta de aptitud distintiva del signo solicitado como marca.

La sociedad solicitante dio respuesta a la oposición presentada y argumentó que (i) el signo solicitado está constituido por una etiqueta y no por un diseño; y (ii) que en el mercado existen infinidad de fabricantes de productos para papel higiénico que utilizan diseños en sus productos que no son idénticos a la marca figurativa de

SCOTT PAPER LIMITED.

Mediante Resolución 36685 del 21 de noviembre de 2002 la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y consecuentemente negó el registro de la marca solicitada. La Superintendencia consideró que el diseño solicitado carecía de “distintividad intrínseca para ser marca toda vez que priva a los comerciantes del sector de utilizar un estilo de decoración de este tipo de productos, frecuentemente utilizado en el comercio para identificar y realzar el papel higiénico”. La sociedad SCOTT PAPER LIMITED presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 36685 argumentando que el signo solicitado no es de uso común, que no se trata de un diseño simple y que su registro no se encuentra impedido por norma alguna. El 27 de febrero de 2003 mediante Resolución 5863, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición confirmando la resolución atacada. Consideró que el diseño solicitado carecía de distintividad para ser protegido como marca y que en caso de concederse el registro, se estaría privando a los comerciantes del sector de usar un diseño similar, que es de uso frecuente en el comercio. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de

apelación, mediante Resolución 07743 del 27 de marzo de 2003, por la cual revocó la Resolución 36685 del 21 de noviembre de 2002 declarando infundada la oposición presentada por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. y concedió el registro del signo solicitado. Se indicó en la mencionada resolución que la figura que pretende registrarse como marca cumple con el requisito de la distintividad, razón por la cual puede ser apropiado de forma exclusiva por el solicitante. c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Manifestó que el signo cuya nulidad se solicita se encuentra conformado por una serie repetida de flores dentro de unos rombos irregulares estampados en relieve en la totalidad de la superficie del papel higiénico, el cual cumple una finalidad esencialmente decorativa y ornamental del producto que no puede ser percibida por los consumidores como un signo que indique una procedencia empresarial. En consecuencia sostuvo que por el hecho de tener el mencionado signo una finalidad exclusivamente decorativa y ornamental, no tiene aptitud para distinguir productos y por ende para considerarse como marca. Efectuó una traducción libre de un texto en inglés del doctrinante J. Thomas McCarthy en donde se establece, entre otros, que cuando un diseño es solamente o meramente ornamental, no puede ser una marca. Así mismo señaló que las figuras geométricas más comunes no se consideran como inherentemente distintivas, toda vez que las mismas son usadas comúnmente en todas las áreas

de la publicidad. Añadió que la repetición uniforme de un signo distintivo sobre la totalidad de la superficie de un empaque, etiqueta o producto puede perder distintividad. Finalmente precisó que al haberse concedido el registro de la marca que se discute, la administración violó directamente, por falta de aplicación el artículo 135, literales a) y b) en concordancia con el artículo 134 de la Decisión 486, comoquiera que el diseño registrado no es apto para usarse como marca y adicionalmente carece de aptitud distintiva. d.- Las razones de la defensa La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa: Que con la expedición de la Resolución 07743 del 27 de marzo de 2003 no se incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Explicó que de los documentos obrantes en el expediente 02-4452, en los cuales se solicita el registro de la marca figurativa consistente en “el diseño de unas flores (sin tallo) encerradas por rombos irregulares, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 Internacional”, se concluye que el trámite administrativo efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite legal correspondiente. Adujo que en reiteradas ocasiones, tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como el Consejo de Estado, han establecido los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca:

1. La perceptibilidad.

2. La suficiente distintividad.

3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Indicó que de acuerdo con la interpretación prejudicial 14-IP-97 las marcas pueden

clasificarse en tres categorías según la impresión que la marca suscita en la mente de los consumidores. Por una parte están las marcas puramente gráficas, de forma caprichosa o de fantasía, las cuales no se asocian con un objeto concreto o una idea abstracta. Por otra parte se encuentran las figurativas, las cuales suscitan en la mente del consumidor la impresión de un objeto determinado, concreto y conocido. Y por último están las marcas que transmiten a la mente del público una idea a través de un proceso escalonado en el que el consumidor se forma la idea de un concepto concreto del que se asciende a través de una generalización a un concepto abstracto y superior. Señaló que no son registrables los signos figurativos que por su composición gráfica o por la idea o concepto que transmiten sean iguales o similares a marcas ya registradas o solicitadas en registro. Sostuvo que la marca que pretende registrarse tiene el “diseño de unas flores (sin tallo) encerradas por rombos irregulares” los cuales no son usualmente utilizados en el mercado por los fabricantes de productos de la clase 16 internacional. En consecuencia el mencionado signo figurativo tiene la suficiente distintividad para ser considerado como marca, pues tiene la capacidad de identificar el producto en sí. Adicionalmente manifestó que la marca figurativa discutida cumple con los elementos de distintividad que exige la norma comunitaria y que además su registro no lleva al consumidor a engaño acerca del origen empresarial del producto. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse

las siguientes actuaciones: Por auto del 20 de octubre de 2003 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 137 y 139). Por auto visible a folios 262 y 263 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad actora y de la entidad demandada (fls. 267 a 270 y 271 a 275, respectivamente). Mediante proveído del 14 de septiembre de 2004 se solicitó la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, por providencia del 13 de julio de 2005 dio respuesta a la referida solicitud (fls. 297 a 308) en la interpretación prejudicial No. 100-IP-2005. II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó en el proceso No. 100-IP-2005: “1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne, además, el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

2. En la comparación de una marca gráfica se debe tomar en cuenta el efecto visual que la figura, apreciada en su conjunto, causa sobre la

actitud y reacción normal del público consumidor.

3. A las marcas gráficas les son aplicables las mismas reglas de comparabilidad de cualquier otro tipo de marcas, para determinar su grado de confusión e irregistrabilidad.

4. No son registrables como marcas, los signos que no cumplan con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486, conforme lo señala el artículo 135 en su literal a).

5. Tampoco son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 135, literal b) de la misma Decisión.

Como excepción a ésta prohibición, un signo podrá ser susceptible de registro como marca, si el solicitante de aquél lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o de los servicios a los cuales ampara.” CONSIDERACIONES DE LA SALA Mediante la Resolución 07743 del 27 de marzo de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad SCOTT PAPER LIMITED, revocando la Resolución 36685 de 21 de noviembre de 2002 y en consecuencia, declarando infundada la oposición presentada por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. y concediendo el registro de la marca figurativa (diseño de unas flores) para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, más exactamente “Productos de papel higiénico, especialmente papel para el baño”. Considera la parte actora como violados los artículos 134 y 135 literales a) y b) de

la Decisión 486, los cuales señalan: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;” El signo objeto de estudio en la sentencia de la referencia tiene la siguiente apariencia: Teniendo en cuenta las normas presuntamente vulneradas, procederá la Sala a analizar si existe violación de alguna de ellas en la Resolución que la parte actora demanda. Ha expresado el Tribunal Andino de Justicia en reiteradas ocasiones, entre las cuales se encuentra la interpretación prejudicial rendida en el expediente de la referencia que: “(…) la MARCA GRAFICA es considerada como un signo visual, toda vez que es por medio del sentido de la vista que se evoca una figura

que se caracteriza por su forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. Ha sostenido el Tribunal al respecto, que: En la doctrina se suele distinguir entre la marca puramente gráfica, es decir, la que “se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; la marca figurativa, caracterizada porque “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca: el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”; y “la marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto … al que se asciende a través de un proceso de generalización. (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss)” Por su parte, respecto de la definición de marca que contiene el artículo 134 de la Decisión 486, el Tribunal Andino de Justicia explicó en la interpretación prejudicial 100-IP-2005 que “La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca

del origen o la calidad del producto o del servicio.” Es preciso señalar que por regla general los dibujos e imágenes de cualquier naturaleza pueden ser registrados como marcas siempre que cumplan con los requisitos exigidos para el mencionado trámite. No obstante existen una serie de condicionamientos para el registro cuando se trata de dibujos o imágenes, los cuales son: i) que el dibujo o imagen no se encuentre protegido previamente por un derecho de autor, ii) que cuando se trate de la fotografía de una persona sea sobre su propia imagen, a no ser que sea de un personaje histórico cuya imagen hace parte del dominio público o que sea autorizado por el modelo o sus herederos y iii) si se trata de la imagen de una ciudad o monumento que se encuentre protegida por derechos de autor, deberá solicitarse la respectiva autorización a no ser que se trate de ciudades y monumentos de dominio público. Debe tenerse en cuenta que cuando las ciudades o monumentos tengan la connotación de ser denominación de origen, deberá tenerse cuidado ya que no podría privarse a los competidores del derecho de utilizarla como tal. En el caso concreto se observa que el signo que pretende registrarse, se encuentra constituido por una serie de imágenes y figuras que son susceptibles de representación gráfica y que adicionalmente dicho signo no infringe ninguno de los condicionamientos que se relacionaron anteriormente. Así mismo cumple con el requisito esencial para el registro de marcas como lo es la distintividad. Al respecto el Tribunal Andino de Justicia expresó que: “La distintividad es, según la doctrina y la jurisprudencia, la función primordial de la marca y, es la característica

que permite diferenciar productos y servicios, a fin de que el consumidor los individualice e identifique con el fin de realizar de manera adecuada la elección de los productos que desea adquirir.” El signo entonces que pretende registrase, compuesto por una serie de flores que se encuentran incluidas en unos rombos formados por líneas curvas, tienen la suficiente distintividad para poder registrarse como marca. Por lo anterior no tienen vocación de prosperidad las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARCO ANTONIO VELILLA M.