CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00373-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES – Registro / PATENTE DE INVENCIÓN - Términos y plazos / SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN - Abandono porque no se presentó petición expresa del examen de patentabilidad Según se lee en la Resolución 6777 de 19 de marzo de 2003 la Superintendente de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención contenida en el expediente núm. 01-7101, porque la actora, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, que ordena el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000, no presentó petición para efectuar el examen de fondo. Como tampoco, interpuso recurso de reposición frente a la decisión adoptada por la Administración. […] De las pruebas relacionadas se observa que le asiste razón a la actora cuando afirma que canceló la suma de $608.000,00, el cual incluía el valor de la tasa del examen de fondo, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 02 de enero 31 de 2000, no así, respecto con lo ordenado en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que esta normativa obliga al solicitante a elevar petición ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de que dicha Entidad pueda realizar el examen de fondo, solicitud que no fue presentada por la parte actora, lo cual es reconocido en el libelo de la demanda. […] En el presente caso, se encuentra probado que la actora no efectuó

la solicitud de patentabilidad de la invención ni pagó la totalidad de la tasa correspondiente, ya que no eran $608.000,00 el valor a cancelar, sino $656.640.00 de acuerdo con lo previsto en la Resolución 00701 de 30 de enero de 2001, disposición aplicable a la fecha de publicación de la solicitud de la patente de invención. Así las cosas, considera la Sala ajustada a derecho la Resolución 6777 de 19 de marzo de 2003, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada “LÁMINA DE POLIÉSTER PARA EMPAQUE QUE SE ENCOGE Y SE SELLA AL VAPOR”, toda vez que se cumplieron los seis meses que exige el citado artículo 44 de la Decisión 486, sin que el interesado se hubiera pronunciado.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 44 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 276 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 277

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00373-01

Actor: E. I. DU PONT DE NEIMOURS AND COMPANY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC Referencia: AUTORIDADES NACIONALES Se decide en única instancia la acción de nulidad con restablecimiento del derecho ejercido por E. I. DU PONT DE NEIMOURS AND COMPANY., contra el acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención titulada “LÁMINA DE POLIÉSTER PARA EMPAQUE QUE SE ENCOGE Y SE SELLA AL VAPOR”.

I. LA DEMANDA

E. I. DU PONT DE NEIMOURS AND COMPANY., presentó por medio de apoderado la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que es nula la Resolución núm. 6777 de 19 de marzo de 2003, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada “LÁMINA DE

POLIÉSTER PARA EMPAQUE QUE SE ENCOGE Y SE SELLA AL VAPOR”. 1.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio –SICcontinuar con el trámite de la mencionada solicitud y proceda a efectuar el examen de fondo de patentabilidad de la invención de acuerdo con el artículo 45 y ss. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2. Hechos El 4 de enero de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 02 de ese año, mediante la cual se fijaron las tasas para la tramitación

de los procedimientos relacionados con la propiedad Industrial, en la que se estableció que una solicitud de patente tenía un valor de $608.000 para el año 2000, incluyendo el costo del examen de fondo, ya que para dicha época la demandada no había discriminado ese concepto. El 31 de enero de 2001 fue presentada la solicitud de patente en cuestión, con la cual se aportó el recibo oficial núm. 3.457 del 25 de enero de 2001, por valor de $608.000, para cubrir los gastos del trámite, según la Resolución 02 de 2000, vigente en ese momento. El 30 de enero de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 00701, mediante la cual derogó la Resolución 02 de 2000 y fijó nuevas tarifas, determinando para la solicitud de patente una disminución en la tasa oficial para la presentación del petitorio y estableció como valor del examen de fondo dicha diferencia en el precio. Por disposición contenida en el artículo 8 de la Resolución 00701 de 2001, publicada en el Diario Oficial núm. 44.314 de 2 de febrero de 2001, la citada Resolución comenzó a regir el 3 de febrero del mismo año. Mediante Auto notificado por estado núm. 033 de 25 de abril de 2001, la División de Nuevas Creaciones requirió a la accionante para que complementara su solicitud en algunos aspectos técnicos y jurídicos. El 19 de junio de 2001 dio cumplimiento a las respectivas observaciones. El 29 de agosto de 2002 se ordenó la publicación de la solicitud en la Gaceta de

Propiedad Industrial núm. 519. Mediante la Resolución 6777, notificada por estado desfijado el 8 de mayo de 2003, se declaró abandonada la solicitud de patente, por ausencia de solicitud del examen de fondo. La Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que con el pago de $608.000 se cubría tanto la presentación de la solicitud como el examen de fondo. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación El actor invoca como violados el artículos 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; el artículo 7 de la Resolución 701 de 2001, y el artículo 3 inciso 5º del C.C.A. Señala que el artículo 44 de la Decisión 486 y el artículo 7 de la Resolución 701 que lo reglamenta, “…disponen que dentro del trámite de la solicitud de patente y una vez publicado su extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, debe solicitarse dentro de un término de seis (6) meses contados a partir de dicha publicación, que se proceda a efectuar el examen de patentabilidad de la invención, para lo cual deberá pagarse las tasas oficiales correspondientes” (folio 23). Aduce que las citadas normas son de carácter procedimental y su finalidad es el pago de las tasas correspondientes a la presentación de la solicitud, que supone acogerse a los trámites para el otorgamiento de la patente, la cual incluye el examen de fondo. Por tal razón “…la exigencia de que el solicitante se manifieste en dos oportunidades para el mismo propósito, carece de objeto jurídico” (folio 23).

Agrega que con el pago anticipado se cubrió la presentación de la solicitud y el examen de fondo, por lo cual no resultaba necesario efectuar un nuevo pago por el último de los citados conceptos. Manifiesta que la interpretación errónea de las citadas normas por parte de la Entidad demandada, atenta contra la finalidad de las mismas y del principio de eficacia consagrado en el artículo 3 inciso 5º del C.C.A., causándole un perjuicio injustificado al solicitante.

II. CONTESTACIONES II.1. LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad del las pretensiones adujo, en esencia, que carecen de apoyo jurídico.

Sostiene que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Circular Externa 10 (Circular Única), “… es incontrovertible la afirmación de que son distintas las etapas procesales que generan un trámite de solicitud de patente y por ende son dos tasas distintas que se generan” (folio 45). En consecuencia, no es cierto que dicho valor estuviera destinado a cubrir los costos de la solicitud de patente y del examen de fondo. Pues si el solicitante “... hubiera querido aplicar el valor presuntamente excedente de la solicitud, a la etapa del examen de fondo, ha debido hacer la petición en ese sentido, junto con la solicitud del examen de fondo, pagando el excedente correspondiente (folio 45). Además, que la actora nunca solicitó el examen de fondo, el cual es el otro tema

objeto del presente proceso. Que en efecto, “…en las constancias de publicación se le advirtió que debía hacer la solicitud del examen de patentabilidad sin que sobre este pronunciamiento el solicitante haya realizado ningún tipo de manifestación ni solicitud de aclaración alguna” (folio 46).

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación.

La Procuraduría Delegada ante esta Corporación, guardo silencio.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó la Interpretación Prejudicial 157-IP-2005 de las normas comunitarias indicadas en los cargos, concluyendo: “1º La oficina nacional competente, en el marco del procedimiento establecido en los Capítulos III y IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente; una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; en caso afirmativo, haya habido o no contradictorio, procederá al examen de patentabilidad, a petición del solicitante, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos contemplados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones de patentabilidad; agotado el procedimiento, la oficina procederá al examen definitivo para otorgar o no el título de la patente: de resultar favorable el examen, la patente será otorgada; de resultar parcialmente desfavorable, el título será concedido para las

reivindicaciones aceptadas; y de ser desfavorable, el título será denegado. 2º La iniciativa del procedimiento dirigido al examen primero de patentabilidad de la invención es de carga del solicitante, toda vez que la norma comunitaria le exige la formulación de una petición expresa al efecto, dentro del plazo fijado por la disposición prevista en el artículo 44 de la Decisión 486. Se trata de una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial. La satisfacción de la exigencia activa un procedimiento intermedio que da lugar a que la oficina nacional competente pronuncie un primer juicio acerca de la patentabilidad de la invención, y brinda al solicitante la posibilidad de subsanar, en el plazo fijado por la Decisión, los defectos advertidos por la oficina competente. El procedimiento culmina con un nuevo juicio de la oficina en referencia que, de no contar con la respuesta oportuna del peticionante, o de subsistir los defectos de patentabilidad advertidos la primera vez, conducirá a la denegación de la solicitud. La norma comunitaria deja a discreción de los Países Miembros la posibilidad de cobrar una tasa por la realización del examen de patentabilidad de la invención, de modo que es de su competencia la fijación del régimen que discipline el monto de la tasa y el procedimiento para su cobro. 3º En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor

protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria. Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria” (folios 87 y 88).

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal en la misma Interpretación Prejudicial indica que será objeto de interpretación el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio los artículos 276 y 277 eiusdem.

DECISIÓN 486 “Artículo 44. Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”. “Artículo 276.- Los asuntos sobre propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”. “Artículo 277.- Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión. Una vez iniciados los trámites ante la oficina nacional competente, las tasas no serán reembolsables”.

Según se lee en la Resolución 6777 de 19 de marzo de 2003 la Superintendente de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención contenida en el expediente núm. 01-7101, porque la actora, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, que ordena el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000, no presentó petición para efectuar el examen de fondo. Como tampoco, interpuso recurso de reposición frente a la decisión adoptada por la Administración. La parte actora argumenta que el acto administrativo acusado violó directamente el artículo 44 de la Decisión 486 por interpretación errónea; el artículo 7 de la Resolución 701 de 2001, y el artículo 3 del C.C.A., inciso 5º, que consagra el principio de eficacia, por falta de aplicación. La parte demandada, aduce que la solicitud de patente fue radicada el 31 de enero de 2001, por lo cual, la etapa procesal del examen de fondo se surtiría con posterioridad a la expedición de la Resolución 00701 de 30 de enero de 2001, que fijó las tasas de propiedad industrial. Además resalta, que si el solicitante hubiese querido cubrir el excedente de los $608.000 pagados antes de la fecha de la citada Resolución, ha debido hacer la petición en tal sentido junto con la solicitud del examen de fondo, la cual nunca realizó. Agrega que en la constancia de publicación de la solicitud de patente, se le advirtió que debía “…solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 44 de la Decisión 486” (folio 44). Para la Sala, resulta necesario resaltar aquellas pruebas allegadas al expediente, que contengan las fechas y momentos procesales que deben tenerse en cuenta bajo la normativa de la Decisión 486 y las Resoluciones de 2000 y 2001 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales respectivamente fijan las tasas.  A folios 20 y 21 (Cuaderno de Anexo 1) aparece la solicitud de la patente de invención de 31 de enero de 2001 radicada con el núm. 01007101, junto con 22 anexos.  A folio 24 (Cuaderno de Anexo 1) figura un memorial radicado con el mismo número de 1 de febrero de 2001, mediante el cual la actora completa el texto de Reivindicaciones y Descripción de la patente.  Oficio notificado por fijación en lista el 26 de abril de 2001, mediante el cual la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, una vez realizado el estudio de forma, solicitó a la actora allegar la sustitución de poder; indicar el nombre y domicilio del inventor, y copia del documento en el que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por el inventor al solicitante (folio 78 del Cuaderno Anexo 1).  Comunicación de 19 de junio de 2001, con el cual la sociedad solicitante dio respuesta adjuntando los documentos requeridos en el anterior Oficio (folios 110 a 121 del Cuaderno Anexo 1).  Constancia de publicación del extracto de la solicitud de patente de

invención en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 519 de 29 de agosto de 2002 , en la que consta que el término expira el 26 de noviembre de 2002 y se advierte que: “Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de propiedad industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000” (folio 123 del Cuaderno Anexo 1).  Resolución 02 de 4 de enero de 2000 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, en la cual se fijan las tasas de propiedad industrial y cuya parte pertinente establece: “ARTÍCULO PRIMERO: Fijar las tasas para los trámites relacionados con la

Propiedad Industrial:

CONCEPTO:

I. TRÁMITES

A. NUEVAS CREACIONES

1. Procedimiento de patentes de invención 608.000 (…)” (folio 133 del Cuaderno Anexo 1).  Resolución 00701 de 30 de enero de 2001 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, en cuya parte pertinente se establece: “ARTÍCULO 1. Las tasas para los trámites relacionados con la Propiedad

Industrial, serán las siguientes:

CONCEPTO:

I. TRÁMITES

A. NUEVAS CREACIONES

1. Solicitud de patente de invención

$356.640,00 (…)

II. ACTUACIONES ESPECIALES

A. Actuaciones en trámite

(…)

6. Examen de patentabilidad de invención $300.000,00

(…)” (folio 137 del Cuaderno Anexo 1). De las pruebas relacionadas se observa que le asiste razón a la actora cuando afirma que canceló la suma de $608.000,00, el cual incluía el valor de la tasa del examen de fondo, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 02 de enero 31 de 2000, no así, respecto con lo ordenado en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que esta normativa obliga al solicitante a elevar petición ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de que dicha Entidad pueda realizar el examen de fondo, solicitud que no fue presentada por la parte actora, lo cual es reconocido en el libelo de la demanda. La Resolución 00701 de 30 de enero de 2001 establece dos momentos procesales, dentro de los cuales se debe cubrir el valor de la tasa para la solicitud de la patente de invención, así como la suma que debe pagar por el examen de fondo; en el término de los seis meses siguientes a la publicación en la gaceta de propiedad industrial del petitorio, es decir, coetáneamente al tiempo en que debía haberse presentado la solicitud del citado examen, según lo dispone el referido artículo 44, norma que por ser procedimental, debía aplicarse por el simple hecho de estar vigente a la fecha de la aludida publicación de la petición de la patente. En efecto, es claro el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al señalar que “Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren

presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”. Al respecto cabe precisar que la fecha de publicación del extracto de la solicitud de patente de invención en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 519, era el 29 de agosto de 2002, fecha a partir de la cual se empezaba a contar el término de los seis meses para que el interesado solicitara el examen de patentabilidad y pagara la tasa correspondiente a dicho examen. Sobre este punto, el Tribunal de Justicia Andino en la Interpretación Prejudicial solicitada en este proceso, adujo: “(…) procede establecer que la petición oportuna del examen sobre la patentabilidad de la invención constituye una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga abandonada la solicitud inicial. (negrilla fuera de texto) Por otra parte, la norma comunitaria deja a discreción de los Países Miembros la posibilidad de cobrar una tasa por la realización de dicho examen, de modo que es de su competencia la fijación del régimen que discipline el monto de la tasa y el procedimiento para su cobro(…)” (folio 85). En el presente caso, se encuentra probado que la actora no efectuó la solicitud de patentabilidad de la invención ni pagó la totalidad de la tasa correspondiente, ya que no eran $608.000,00 el valor a cancelar, sino $656.640.00 de acuerdo con lo previsto en la Resolución 00701 de 30 de enero de 2001, disposición aplicable a la

fecha de publicación de la solicitud de la patente de invención. Así las cosas, considera la Sala ajustada a derecho la Resolución 6777 de 19 de marzo de 2003, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada “LÁMINA DE POLIÉSTER PARA EMPAQUE QUE SE ENCOGE Y SE SELLA AL VAPOR”, toda vez que se cumplieron los seis meses que exige el citado artículo 44 de la Decisión 486, sin que el interesado se hubiera pronunciado. Se impone, pues, denegar las pretensiones de la demanda, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 29 de enero de 2009.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT

PIANETA

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN