CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00383-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre un signo figurativo y una marca figurativa / REGISTRO MARCARIO - Procede respecto del signo figurativo a favor de SCOTT PAPER LIMITED para distinguir servicios comprendidos en la clase 16 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Corazones en cuyo centro aparece una rosa sin tallo / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA La marca figurativa cuyo registro fue concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 08787 de 31 de marzo de 2003, consiste en una serie de corazones en cuyo centro aparece una rosa sin tallo, marca que aparecerá en la totalidad de la superficie del papel higiénico. […] esta Sección, en providencia de 6 de diciembre de 2007 con ponencia de la Consejera Martha Sofía Sanz Tobón, se pronunció acerca de una demanda de nulidad presentada por PRODUCTOS FAMILA S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio por hechos prácticamente idénticos a los expuestos dentro de la acción de la referencia. En efecto, en aquella oportunidad, PRODUCTOS FAMILIA S.A. se opuso a la solicitud de registro de una marca figurativa para distinguir papel higiénico de baño elevada por SCOTT PAPER LIMITED, oposición que fue declarada infundada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien consideró que la marca reunía los requisitos contenidos en el artículo 134 de la Decisión 486 y no estaba incursa en causales de irregistrabilidad. Tal decisión, llevó a PRODUCTOS FAMILIA S.A. a promover acción de nulidad para obtener la revocatoria de esa decisión, argumentando que

desconocía los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000. Sin embargo, la Sala denegó las pretensiones de la demanda […] Al igual que en el asunto decidido mediante providencia de 6 de diciembre de 2007, en la demanda sub examine se pretende la revocatoria del acto administrativo que concedió el registro de una marca figurativa (corazones y rosas sin tallo) a favor de SCOTT PAPER LIMITED, sin que la sociedad demandante sea contundente al momento de explicar por qué motivo la figura cotejada no puede constituir una marca, como quiera que se limita a indicar que hecha mano de figuras y técnicas comúnmente utilizados en productos de la categoría 16ª, específicamente papel higiénico, pero como bien lo advierte la Superintendencia de Industria y Comercio, no ofrece prueba al respecto. Ello es importante por cuanto si bien ninguna persona natural o jurídica puede registrar una marca, denominativa o figurativa, que consista simplemente en un elemento común para identificar la categoría de productos que pretende distinguir, es factible que los mezcle de tal manera que, dentro del mercado, resulten originales y distintivos para el consumidor, reuniendo así el principal requisito que exige la normatividad vigente para el registro de una marca, la distintividad. […] Así las cosas, dado que esta Sala comparte las precisiones hechas por la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de conceder el registro de la marca figurativa cuestionada y en asuntos similares ha expuesto que signos como el registrado a favor de SCOTT PAPER LIMITED son susceptibles de constituir marcas de productos de la categoría 16ª, especialmente

papel higiénico para baño, se mantendrá lo decidido por la Superintendencia en la Resolución Nº 08787 de 31 de marzo de 2003.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 6 de diciembre de 2007, Radicación 11001-03-24-000-2003-00372-01, C.P. Martha

Sofía Sanz Tobón.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00383-01

Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: AUTORIDADES NACIONALES Se decide en única instancia la acción de nulidad que promovió PRODUCTOS FAMILIA S.A. contra la Resolución Nº 08787 de 31 de marzo de 2003 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se concedió el registro de una marca figurativa para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad SCOTT

PAPER LIMITED.

I. LA DEMANDA

PRODUCTOS FAMILIA S.A., domiciliada en Medellín -Colombia-, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución Nº 08787 de 31 de marzo de 2003, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, a través de la cual se revoca la Resolución Nº 36688 de 21 de noviembre de 2002, se declara infundada la oposición propuesta por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y se concede el registro de un diseño figurativo para distinguir productos comprendidos en la clase 16 internacional, a favor de SCOTT PAPER LIMITED.  Que, como consecuencia, se declare fundada la oposición presentada por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca figurativa anteriormente mencionada.  Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Intelectual, la sentencia que se profiera dentro del proceso de la referencia.  Que se ordene a División de Signos Distintivos dictar la resolución mediante la cual adopte las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 1.2. Los Hechos  El 22 de enero de 2002, la Sociedad SCOTT PAPER LIMITED solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca figurativa de

un diseño para distinguir productos de papel higiénico, especialmente para baño, incluidos en la categoría 16ª de la Clasificación Internacional de Niza. La marca figurativa es la siguiente:  Dentro del término oportuno, PRODUCTOS FAMILIA S.A. se opuso al registro de dicha marca argumentando su falta de aptitud distintiva.  La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de Resolución Nº 36688 de 21 de noviembre de 2002, declaró fundada la oposición de PRODUCTOS FAMILIA S.A. y negó el registro de la marca figurativa a favor de SCOTT PAPER LIMITED, pues consideró que el diseño en cuestión carecía de distintividad intrínseca para constituir una marca, en tanto era frecuentemente utilizado por los comerciantes de papel higiénico para identificar y realzar tal producto.  Contra tal decisión, SCOTT PAPER LIMITED interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero de los cuales fue resuelto por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendecia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 5864 de 27 de febrero de 2003, confirmando lo decidido.  El recurso de apelación fue desatado por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de Resolución Nº 08787 de 31 de marzo de 2003 en la que resolvió (i) declarar infundada la oposición presentada por PRODUCTOS FAMILIA S.A., (ii) revocar la Resolución Nº 36688 de 21 de noviembre de 2002 y (iii) conceder, a favor de SCOTT PAPER LIMITED, el

registro de una marca figurativa para identificar papel higiénico para baño. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora plantea que el acto acusado viola los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, como quiera que la marca figurativa registrada para distinguir papel higiénico (producto comprendido en la categoría 16ª de la Clasificación Internacional), comprende un diseño con una finalidad esencialmente decorativa y ornamental que no permite al consumidor identificar la procedencia empresarial del producto. Bajo tal perspectiva, sostiene que la finalidad del diseño que SCOTT PAPER LIMITED registró como marca figurativa, es decorar y hacer más agradable a la vista el producto, hecho que no tiene relevancia marcaria, pues “(…) lo que tiene en cuenta el consumidor para elegir un papel higiénico frente a otros es la marca (por lo general denominativa) que se estampa en el empaque que cubre el producto”. Agrega que las flores y otras figuras que impresas sobre la superficie del papel higiénico, constituyen elementos que usualmente se utilizan para decorar ese producto, de manera tal que esa marca figurativa carece de distintividad intrínseca, máxime si no permite que el consumidor las perciba como un signo que indique origen empresarial. Para sustentar su postura, cita al autor J. Thomas McCarthy1 en los siguientes términos: 1 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Tercera Edición, West Group, Volume 1 “Aún la repetición uniforme de un signo distintivo sobre la totalidad de la superficie de un empaque, etiqueta o producto puede, por su muy exacta repetición, perder distintividad. Esto es, un patrón o

diseño repetido una y otra vez puede parecer al comprador como <<un papel de empapelar>>, quien lo verá como mera ornamentación de fondo que cualquier vendedor podría querer usar. Las figuras geométricas más comunes son consideradas como no inherentemente distintivas, en razón al uso común de tales figuras en todas las áreas de la publicidad…La razón es que dichos diseños han sido tan amplia y comúnmente usados como meros elementos gráficos decorativos que su aptitud para indicar el origen ha sido disminuida (…)”2 Así las cosas, para el demandante es evidente que la Superintendencia de Industria y Comercio omitió dar aplicación a lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486, de modo que la decisión cuestionada debe revocarse. 1.4. Contestación de la demanda 1.4.1. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Oficina Asesora Jurídica, dio respuesta a la demanda promovida por PRODUCTOS FAMILIA S.A. oponiéndose a la totalidad de pretensiones. Arguyó que según la normatividad vigente, para que un signo sea registrable debe reunir los requisitos de perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, características con las que cuenta la marca figurativa registrada a favor de SCOTT PAPER LIMITED, que se presenta como la figura de una rosa dentro de un corazón, diseño que se repite en serie en la marca. Así, señala que nada obsta para que un diseño o una figura que tiene una función decorativa u ornamental, pueda registrarse como una marca figurativa si es

distintiva, no se encuentra incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad y no priva a otros empresarios de utilizar diseños originales diferentes a aquel cuyo registro fue concedido. De otro lado, expone que no es cierto que el consumidor sólo tenga en cuenta la marca nominativa estampada en el empaque para seleccionar un determinado papel higiénico, pues tal argumento impediría que en ese tipo de productos 2 Traducción libre del apoderado de la parte demandante. pudiesen registrarse marcas figurativas, olores, colores, formas y, en términos generales, otro tipo de signos que contempla el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Finalmente, considera que el demandante no puede simplemente argüir que la marca figurativa en cuestión carece de distintividad intrínseca porque los elementos que usa son comunes en esos productos, ya que no aporta prueba de tal circunstancia.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Ministerio Público guardó silencio dentro del proceso de la referencia.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Algunos apartes de la interpretación 130-IP-2006 se citan a continuación.

Acerca del concepto de marca y sus elementos constitutivos, el Tribunal señaló: “La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio

los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o asociación acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. (…) La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. (…) La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. (…) La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos servicios o unos productos de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.” Frente a los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca sostuvo: “El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la Decisión 486, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) de esta norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo anterior de esa Decisión no puedan constituir una marca. Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los requisitos determinados en el artículo en comento; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando, entre otros,

palabras o figuras. El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 134 y, verificar, si en ese caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, así como en las prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 136 de la misma Decisión. Particularmente, en cuanto al requisito de distintividad precisó: Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00) En cuanto a las marcas figurativas, el Tribunal expuso lo siguiente: “LAS MARCAS GRÁFICAS son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se

caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”. (Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss). Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado: “La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre”.3 Las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.

2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al

aspecto gráfico, como al ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.” Finalmente, el Tribunal consideró pertinente referirse a los diseños industriales, con el propósito de brindar mayores herramientas para el análisis de la marca figurativa cotejada. Sobre el tema adujo: El Tribunal ha definido al diseño industrial como: “(…) cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación”. En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se 3 Proceso 09-IP-94, publicado en G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995. Marca: “DIDA” Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV. sostiene que: “se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto (Artículo 113)”. El diseño industrial para que obtenga reconocimiento jurídico del estado debe necesariamente ser registrado; para ello debe cumplir los requisitos de fondo y de forma establecidos por la

normativa comunitaria. El tema sobre el diseño industrial ha sido plasmado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que serán transcritos a continuación: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriares como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad. Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá- cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea4 se estipula que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el

componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último. Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil 4 Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. b) Apariencia especial. El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características

tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”.5 El Tribunal ha señalado, en relación a la esencia del derecho sobre los diseños industriales, que consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial. En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo. Una vez reconocido por la Ley, el Titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa la normativa andina (en consideración a las repercusiones económicas que los mismos tienen, aplicables a la marca figurativa, caso en

cuestión).” 5 Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio reiteró lo expuesto en el escrito de contestación de la acción de nulidad promovida en su

contra por PRODUCTOS FAMILIA S.A.

2. La apoderada de PRODUCTOS FAMILIA S.A. insistió en que se declarase nula la resolución demandada por ser contraria a los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Insistió en que el diseño registrado como marca figurativa a favor de SCOTT PAPER LIMITED no es apto para distinguir un producto dentro del mercado y, en consecuencia, no puede ser considerado un signo distintivo. Advierte que aunque en respuesta a la oposición formulada por PRODUCTOS FAMILIA S.A., SCOTT PAPER LIMITED manifestó que la marca figurativa tenía el carácter de etiqueta, es indudable que la marca en cuestión consiste en una figura que será utilizada para dar relieve a la textura del papel higiénico, de donde se desprende que no tiene un carácter distintivo sino de diseño meramente decorativo y ornamental. Igualmente, manifiesta que al observar el diseño en el relieve de papel higiénico, el consumidor lo percibirá como una característica estética del producto relativa a la apariencia, porque el signo bajo cotejo no transmite mensaje distinto a ese, lo que aunado a que la marca no fue solicitada para el uso en una etiqueta ni cuenta

con delimitación específica, permite concluir que no se está frente a un signo registrable.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Debe la Sala determinar si a la luz de los artículos 134 y 135 literal a) y b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, debe anularse el registro de la marca figurativa concedida a favor de SCOTT PAPER LIMITED para identificar el producto papel higiénico especialmente para baño, comprendido en la clase 16ª de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca figurativa cuyo registro fue concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 08787 de 31 de marzo de 2003, consiste en una serie de corazones en cuyo centro aparece una rosa sin tallo, marca que aparecerá en la totalidad de la superficie del papel higiénico. PRODUCTOS FAMILIA S.A. argumenta que la marca carece de distintividad por cuanto (i) comprende una serie de figuras que normalmente se utilizan para decorar productos de la categoría 16ª internacional, (ii) se trata de un elemento meramente decorativo, que no permite al consumidor identificar el producto ni relacionar su origen empresarial y (iii) no constituye una etiqueta, puesto que no está delimitada y se repite en la totalidad del producto, restando distintividad al signo. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que la marca figurativa registrada a favor de SCOTT PAPER LIMITED es perceptible, distintiva y gráficamente representable y por consiguiente, a la luz del artículo 134 de la Decisión 486, su registro se ajustó a derecho. Así mismo, considera que el hecho de que el signo figurativo, además de distinguir un determinado producto, tenga un efecto decorativo y ornamental en éste, no

impide que sea registrado como marca a favor de una sociedad como SCOTT PAPER LIMITED, porque tal prohibición no consta en las normas que regulan la materia. Ahora bien, esta Sección, en providencia de 6 de diciembre de 2007 con ponencia de la Consejera Martha Sofía Sanz Tobón, se pronunció acerca de una demanda de nulidad presentada por PRODUCTOS FAMILA S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio por hechos prácticamente idénticos a los expuestos dentro de la acción de la referencia. En efecto, en aquella oportunidad, PRODUCTOS FAMILIA S.A. se opuso a la solicitud de registro de una marca figurativa para distinguir papel higiénico de baño elevada por SCOTT PAPER LIMITED, oposición que fue declarada infundada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien consideró que la marca reunía los requisitos contenidos en el artículo 134 de la Decisión 486 y no estaba incursa en causales de irregistrabilidad. Tal decisión, llevó a PRODUCTOS FAMILIA S.A. a promover acción de nulidad para obtener la revocatoria de esa decisión, argumentando que desconocía los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000. Sin embargo, la Sala denegó las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes consideraciones: “(…) Es preciso señalar que por regla general los dibujos e imágenes de cualquier naturaleza pueden ser registrados como marcas siempre que cumplan con los requisitos exigidos para el mencionado trámite. No obstante, existen una serie de condicionamientos para el registro cuando se trata de dibujos o imágenes, los cuales son: i) que el dibujo o imagen no se

encuentre protegido previamente por un derecho de autor, ii) que cuando se trate de la fotografía de una persona sea sobre su propia imagen, a no ser que sea de un personaje histórico cuya imagen hace parte del dominio público o que sea autorizado por el modelo o sus herederos y iii) si se trata de la imagen de una ciudad o monumento que se encuentre protegida por derechos de autor, deberá solicitarse la respectiva autorización a no ser que se trate de ciudades y monumentos de dominio público (…) En el caso concreto se observa que el signo que pretende registrarse, se encuentra constituido por una serie de imágenes y figuras que son susceptibles de representación gráfica y que adicionalmente dicho signo no infringe n