CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00385-01-2009

MARCAS - Requisitos para que un signo sea registrado como marca / REGISTRO MARCARIO - Requisitos: distintividad y representación gráfica / MARCA FIGURATIVA - Concepto / MARCA FIGURATIVA - Clases / MARCA FIGURATIVA ABSTRACTA - Concepto / MARCA FIGURATIVA EVOCATIVAConcepto / MARCA FIGURATIVA - Registro de diseño figurativo para distinguir papel higiénico La Sala, siguiendo los parámetros establecidos en la interpretación prejudicial solicitada, considera pertinente referirse, a la aptitud distintiva y a la susceptibilidad de representación gráfica del signo impugnado que son los requisitos o elementos constitutivos de las marcas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486. Un signo para que sea registrable como marca requiere que sea apto para diferenciar un producto o servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales. En el caso sub examine, el signo es de aquellos denominados “figurativos”, conformado por una flor, un botón de flor y un corazón, ubicados cada uno dentro de unos rombos irregulares, que a su vez se encuentra unidos o entrelazados (…). La marca figurativa es aquel signo que está integrado únicamente por un signo visual que se caracteriza por su configuración o forma particular. Esta puede ser abstracta o evocativa. La marca figurativa puede ser abstracta, cuando se limita a evocar en la mente de los consumidores imágenes de pura fantasía, sin que éste asocie la imagen con ningún concepto u objeto concreto. En este caso, existirá semejanza, por ejemplo, cuando los signos reproduzcan figuras tan afines que susciten en la mente del

consumidor una idéntica o parecida impresión visual, vgr. dos triángulos, dos círculos, lo que hace que un signo en estas circunstancias pueda resultar irregistrable. La marca figurativa puede ser evocativa y es aquella que suscita en la mente del consumidor no sólo una imagen visual, sino que al mismo tiempo evoca un determinado concepto de seres vivos o cosas. Por ejemplo la imagen de un perro, una flor, un caballo, o una bicicleta. En este caso, podrá existir semejanza cuando las figuras pueden ser confundidas por su impresión visual o cuando evocan un mismo concepto, en cuyos eventos no podrán ser registrables como marcas. Ejemplo, la tradicional imagen de un perro escuchando un aparato musical. En el sub lite, se trata de un signo que suscita en la mente del consumidor una imagen visual y evoca imágenes conceptuales de una flor, un botón de flor y un corazón cada uno dentro de unas figuras geométricas como son los rombos. Bajo estos presupuestos y contrario a lo que afirma la sociedad actora de que tales figuras son usualmente utilizadas como elementos decorativos para los productos de la clase 16, específicamente, para el papel higiénico, es preciso anotar que si bien individualmente consideradas puede ser cierto, no lo es menos, que tal como está estructurada la marca figurativa impugnada, que aparece en el extracto de la solicitud publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 516 de 30 de mayo de 2002, sus elementos (flor, botón de flor y corazón más rombos), no son utilizados en el mercado en la forma y orden establecido en dicha solicitud. Aunado a que la actora no demuestra tal hecho, pues simplemente se limita a

decir que: “…las flores y otras figuras estampadas en relieve sobre la totalidad de la superficie del papel higiénico, son elementos decorativos usualmente utilizados en el mercado para ese tipo de productos, circunstancia que permite afirmar que son diseños que carecen de distintividad intrínseca. Así mismo el hecho de aparecer estampada en una serie repetida no permite que el consumidor las perciba como un signo que indique un origen empresarial…” (folio 135).

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 134

PALABRA DE USO COMUN - Alcance en los registros marcarios / MARCAS FIGURATIVAS - Compuestas de elementos o figuras comunes / FIGURAS O ELEMENTOS COMUNES - Pueden ser tenidos en cuenta al configurar marca figurativa Es preciso resaltar que la Sala mediante sentencia de 6 de diciembre de 2007, se refirió a la utilización de palabras de uso común (aplicable por su concepción equivalente a los signos figurativos), en los siguientes términos: “La palabra FANTASIA pasa a ser entonces un elemento gramatical que puede ser empleado respecto de todas las cosas reales y, por ende, de todos los productos y servicios que conforman el mercado. Luego se constituye en un vocablo de uso común, sin llegar a ser descriptiva de producto o servicio alguno, sino utilizable para intentar magnificar sus calidades. En esas condiciones, su utilización no puede ser exclusiva o apropiable por persona alguna y menos para distinguir productos o servicios en el mercado, y quien la incorpore a un elemento marcario no puede impedir su uso por otras personas, y hace que su marca, nombre comercial o lema comercial resulte un elemento distintivo débil, por cuanto está expuesto a que

otras personas también incorporen esa palabra a una marca, nombre comercial o lema de su propiedad. Lo anterior significa que en toda comparación marcaria, esa palabra no entra en la comparación, sino que sólo han de considerarse los elementos que se le agreguen. 3.3.- Surge así una excepción a la apreciación de conjunto de los signos enfrentados, ya que habrá de compararlos atendiendo sólo las expresiones complementarias de las genéricas, que en el sub lite sería FANTASIA en ambos signos por la connotación calificativa que tiene; no pudiéndose, entonces, por sustracción de materia, hacer comparación alguna, puesto que la marca solicitada no tiene elementos adicionales a dicha palabra. 3.4.- De otra parte, la situación analizada implica que quien logra el registro de marcas, nombres comerciales o lemas que contienen signos o expresiones del lenguaje natural utilizables para indicar calidad de las cosas, se expone a tener un signo marcario débil, por cuanto su registro no impide que tales expresiones sean adoptadas por otras personas para conformar marcas, incluso para los mismos productos o servicios, complementándolas con otras palabras. 3.5. En esas circunstancias, el registro del lema comercial FANTASIA EN TU BOCA para distinguir bebidas, o productos de la clase 32, no puede ser aducido como motivo o causa de irregistrabilidad como marca de la palabra FANTASIA, de suerte que una oposición sustentada únicamente en aquél no tiene mérito alguno para que prospere. Igual situación se presentará respecto de una marca que esté conformada por la palabra FANTASIA para galletas o comestibles, o productos de la clase 30; o cualquier otro producto del que se pueda predicar que es

FANTASIA, en el sentido calificativo o idealizador que se ha observado”. Para el caso sub examine, se tiene que los elementos que conforman la marca analizada, son figuras conocidas y reales, que individualmente consideradas son inapropiables y, por lo tanto, su utilización no puede ser exclusiva por persona alguna. Sin embargo, no es aceptable aducir categóricamente que tales elementos comunes no puedan tenerse en cuenta en la configuración de una marca figurativa, pues dicha afirmación sería desde todo punto de vista ilógico, ya que es tanto como indicar que los seres vivos o las cosas, no podrían ser objeto de ser representadas a través de las marcas. Es más, expresarse en tal sentido iría en contraposición de lo aceptado y permitido en la norma comunitaria, la cual, contempla la posibilidad de registrar los signos que contengan los referidos elementos como marca, siempre y cuando no se encuentren incursos en las causales de irregistrabilidad contempladas en la normativa andina.

NOTA DE RELATORIA: Sobre la utilización de palabras de uso común en marcas, sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, Rad. 2002 00399, del 6

de diciembre de 2007, C.P. Rafael Ostau De Lafont Pianeta. MARCAS FIGURATIVAS - Contienen efectos decorativos accesorios / MARCA FIGURATIVA - A partir de diseño patrón / DISEÑO PATRON - Tiene como finalidad convertirse en marca figurativa / DISEÑO PATRONPosibilidad de registro como marca figurativa Por otra parte, tampoco son de recibo los argumentos expuestos por la parte actora atinentes a que el diseño tiene una finalidad meramente ornamental y decorativa, estampado “…en relieve en la totalidad de la superficie del papel

higiénico…”, pues no existe prueba alguna allegada por la sociedad demandante ni en los actos administrativos que inicialmente negaron el registro de la marca figurativa impugnada, que demuestre tal circunstancia. Además, el hecho de que el diseño patrón del signo sea ornamental o decorativo, no tiene relevancia alguna, pues en la mayoría de las marcas mixtas o figurativas, se encuentran efectos decorativos accesorios, con la finalidad de hacerlas más atractivas a la vista del consumidor. En cuanto a que las flores y demás figuras se encuentran estampadas en toda la superficie del papel higiénico, no es una afirmación de recibo, toda vez que la única prueba existente en el proceso, cual es el extracto de la solicitud, demuestra que se trata de una etiqueta, tal como lo aduce reiterativamente en su contestación de la demanda, el titular de la marca figurativa cuestionada. Por otra parte, de la declaración juramentada de la señora SHERRI LATCHOO, que obra a folios 82 a 93, se colige claramente que el diseño patrón no se elaboró con el fin de que contuviera única y exclusivamente un aspecto meramente ornamental, sino con la finalidad de aplicarlo a las marcas para productos de papel higiénico de SCOTT. Así se demuestra, al expresar la citada señora lo siguiente: “(…) A comienzos de 2001 comencé a trabajar en el desarrollo de varios diseños de patrones nuevos para papel higiénico con el objetivo de identificar diseños de patrones únicos que pudieran funcionar como marcas para los productos de papel higiénico de Scott (…)” (folio 82). Lo anterior prueba de que no se trata de un simple diseño decorativo, sino de un diseño patrón con el fin

de convertirlo en marca figurativa, cuya estructura por “sencilla, vaga o débil” que sea, es perfectamente registrable, bajo el imperio normativo comunitario, a diferencia de otras legislaciones; pero ello no priva a sus competidores de utilizar los mismos elementos que contiene esta marca, bajo una estructura diferente a la presentada por su titular, o con otros elementos que le den la fuerza distintiva necesaria y diferenciadora, que no generen confusión.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00385-01

Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución número 07798 de 27 de marzo de 2003, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se revocó la Resolución 36686 de 21 de noviembre de 2002 de la División de Signos Distintivos, declarando infundada la oposición presentada por la actora y concediendo el registro como marca de un diseño figurativo, para distinguir papel higiénico, producto comprendido en la clase 16 de la Clasificación Internacional de

Niza, a favor de SCOTT PAPER LIMITED. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.-Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: El 22 de marzo de 2002, la sociedad SCOTT PAPER LIMITED solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de una marca figurativa para distinguir productos de papel higiénico, especialmente para el baño, comprendido en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. La División de Signos Distintivos dispuso que la solicitud se publicara en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 516 de 30 de mayo de 2002. La sociedad actora se opuso al registro, argumentando falta de aptitud distintiva del signo solicitado como marca. Mediante Resolución número 36686 de 21 de noviembre de 2002, la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca figurativa para la clase 16 de la sociedad SCOTT PAPER LIMITED. La sociedad SCOTT PAPER LIMITED, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución antes citada. Mediante Resolución 5880 de 27 de febrero de 2003, se resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión adoptada en el acto administrativo anterior. A través de Resolución núm. 07798 de 27 de marzo de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, revocó la decisión anterior y concedió el registro de la marca figurativa a favor de SCOTT PAPER LIMITED. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, que se violaron los

artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque el producto está constituido por un diseño de flores, botones y corazones encerrados por rombos irregulares estampados en relieve en la totalidad de la superficie del papel higiénico, producto que se pretende distinguir por dicho signo, cuya finalidad es decorativa y ornamental, la cual no puede ser percibida por el consumidor como un signo que indique la procedencia empresarial. Advierte que las figuras estampadas en relieve en la superficie del papel higiénico, son elementos decorativos que usualmente son empleados en el mercado para este tipo de productos, circunstancia que permite inferir que son diseños que carecen de distintividad intrínseca. Por otra parte, al ser estampada la figura en una serie repetitiva, no hace que el consumidor las aprecie como un signo que señale un origen empresarial y en el evento en el que fuese inherentemente distintivo esta capacidad distintiva desaparecería por la impresión repetida de figuras. Concluye que la Administración concedió el registro de un diseño que no es apto para ser usado como marca y que carece en este caso de aptitud distintiva, violando directamente por falta de aplicación el artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 134, ibídem. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la

demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Señala que con la expedición de la Resolución 07798 de 27 de marzo de 2003 no se ha incurrido en ninguna violación de normas de carácter legal, constitucional o supranacional. Después de referirse a la suficiente distintividad y a la susceptibilidad de representación gráfica, señala que se puede deducir de manera diáfana que la marca solicitada cumple con todos los requisitos de registrabilidad contemplada en la normatividad vigente. Expresa que la marca solicitada es registrable por cuanto es distintiva, al no tener una característica común frente a los productos de los competidores y es capaz de distinguir los productos comprendidos en la clase 16 Internacional. Finalmente, advierte que los componentes figurativos de la marca registrada corresponden a una figura propia y novedosa. Que dicho diseño no es común frente a los productos que distinguen la clase 16 y, por lo tanto, es suficientemente distintivo frente a las marcas de los productos de los competidores. Lo anterior quiere de decir que no se está privando a un presunto competidor de imprimir de un diseño particular a un producto de la clase 16, pues en el caso de que éstos lo quieran hacer a través de una marca figurativa, dichos diseños pueden contener otros elementos suficientemente distintivos frente a los del signo previamente registrado. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO En la etapa procesal correspondiente el Agente del Ministerio Público guardó silenció. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de

interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como vulneradas en la demanda, concluyó: “1. Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con los criterios expuestos en la siguiente interpretación prejudicial. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. “2. No son registrables como marcas los signos que no cumplan con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486, conforme lo señala el artículo 135 en su literal a). “3. tampoco son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 135, literal b) de la misma Decisión. “4. En la comparación de una marca gráfica se debe tomar en cuenta el efecto visual que la figura, apreciada en su conjunto, causa sobre la actitud y reacción normal del público consumidor. “5. A las marcas gráficas les son aplicables las mismas reglas de comparación de cualquier otro tipo de marcas, para determinar su grado de confusión e irregistrabilidad. El Tribunal en la interpretación prejudicial núm. 012-IP-2007, rendida en el proceso consideró necesario interpretar los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que la solicitud de

registro del signo figurativo, se presentó el 22 de enero de 2002, en vigencia de la citada Decisión. DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro; Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma. O una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no pueden constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…). No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto a los productos o servicios a los cuales se aplica”. La Resolución 36686 de 21 de Noviembre de 2002, expedida por la División de

Signos Distintivos, basó su decisión de declarar fundada la oposición y negar el registro de la marca figurativa para la clase 16, en lo siguiente: “En este caso, la marca solicitada en registro, no cumple con la principal función que tiene las marcas en el comercio, como lo es la distintividad invidualizadora (sic) de productos. En efecto, el signo solicitado a pesar de que se presenta como la figura de una rosa, una flor y un corazón dentro de un recuadro cada uno de manera independiente, diseño que se repite en serie y alternativamente en la marca, es de tal simplicidad que no lograría identificar el origen empresarial y por ende, diferenciarse de otros productos del mercado. En efecto además de lo elemental del diseño del signo, es común que en el mercado de los productos que pretende distinguir se decoren los papeles con flores y diseños que en general combinan con los azulejos de los baños, es decir motivos florales y en general diseños relacionados con la vegetación. En ese sentido, el diseño solicitado carece de la distintividad intrínseca para ser marca toda vez que priva a los comerciantes del sector de utilizar un estilo de decoración de ese tipo de productos, frecuentemente utilizado en el comercio para identificar y realzar el papel higiénico” (folio 101). La Resolución 5880 de 27 de febrero de 2003, que resuelve el recurso de reposición interpuesto por la sociedad solicitante, mediante la cual confirma la decisión adoptada en el acto administrativo descrito en el acápite anterior, se sustenta en los mismos argumentos. La Resolución 07798 de 27 de marzo de 2003, expedida por el Superintendente

Delegado para la Propiedad Industrial, que revoca la decisión anterior y concede el registro del signo figurativo como marca, en uno de sus apartes, expresó: “En efecto, el consumidor al entrar en contacto con la marca, no asociará en su mente los productos que identifica, ni algún producto o servicios afín, se trata de un signo con la distintividad requerida que permite que sea registrable como marca. Así, el ingreso de dicho diseño para identificar papel higiénico se hace por el uso de la marca y no por una necesidad permanente y anterior del consumidor. La marca solicitada se conforma por la secuencia de un botón, una flor y un corazón, separados por líneas características que van formando pequeñas figuras geométricas, es decir, consiste en un signo compuesto por un conjunto de elementos con características especiales que le otorgan distintividad. Por lo anterior, el signo solicitado puede ser apropiado de forma exclusiva por el solicitante como marca, pues tiene la distintividad intrínseca requerida para constituirse como tal”. Al respecto el Tribunal Andino, indica que “La característica de distintividad que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo

134 y, verificar, si en ese caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, así como en las prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 136 de la misma Decisión” (folio 211). La Sala, siguiendo los parámetros establecidos en la interpretación prejudicial solicitada, considera pertinente referirse, a la aptitud distintiva y a la susceptibilidad de representación gráfica del signo impugnado que son los requisitos o elementos constitutivos de las marcas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486. Un signo para que sea registrable como marca requiere que sea apto para diferenciar un producto o servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales. En el caso sub examine, el signo es de aquellos denominados “figurativos”, conformado por una flor, un botón de flor y un corazón, ubicados cada uno dentro de unos rombos irregulares, que a su vez se encuentra unidos o entrelazados, así: La marca figurativa es aquel signo que está integrado únicamente por un signo visual que se caracteriza por su configuración o forma particular. Esta puede ser abstracta o evocativa. La marca figurativa puede ser abstracta, cuando se limita a evocar en la mente de los consumidores imágenes de pura fantasía, sin que éste asocie la imagen con ningún concepto u objeto concreto. En este caso, existirá semejanza, por ejemplo, cuando los signos reproduzcan figuras tan afines que susciten en la mente del consumidor una idéntica o parecida impresión visual, vgr. dos triángulos, dos

círculos, lo que hace que un signo en estas circunstancias pueda resultar irregistrable. La marca figurativa puede ser evocativa y es aquella que suscita en la mente del consumidor no sólo una imagen visual, sino que al mismo tiempo evoca un determinado concepto de seres vivos o cosas. Por ejemplo la imagen de un perro, una flor, un caballo, o una bicicleta. En este caso, podrá existir semejanza cuando las figuras pueden ser confundidas por su impresión visual o cuando evocan un mismo concepto, en cuyos eventos no podrán ser registrables como marcas. Ejemplo, la tradicional imagen de un perro escuchando un aparato musical. En el sub lite, se trata de un signo que suscita en la mente del consumidor una imagen visual y evoca imágenes conceptuales de una flor, un botón de flor y un corazón cada uno dentro de unas figuras geométricas como son los rombos. Bajo estos presupuestos y contrario a lo que afirma la sociedad actora de que tales figuras son usualmente utilizadas como elementos decorativos para los productos de la clase 16, específicamente, para el papel higiénico, es preciso anotar que si bien individualmente consideradas puede ser cierto, no lo es menos, que tal como está estructurada la marca figurativa impugnada, que aparece en el extracto de la solicitud publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 516 de 30 de mayo de 2002, sus elementos (flor, botón de flor y corazón más rombos), no son utilizados en el mercado en la forma y orden establecido en dicha solicitud. Aunado a que la actora no demuestra tal hecho, pues simplemente se limita a decir que: “…las flores

y otras figuras estampadas en relieve sobre la totalidad de la superficie del papel higiénico, son elementos decorativos usualmente utilizados en el mercado para ese tipo de productos, circunstancia que permite afirmar que son diseños que carecen de distintividad intrínseca. Así mismo el hecho de aparecer estampada en una serie repetida no permite que el consumidor las perciba como un signo que indique un origen empresarial…” (folio 135). Es preciso resaltar que la Sala mediante sentencia de 6 de diciembre de 2007, se refirió a la utilización de palabras de uso común (aplicable por su concepción equivalente a los signos figurativos), en los siguientes términos: “La palabra FANTASIA pasa a ser entonces un elemento gramatical que puede ser empleado respecto de todas las cosas reales y, por ende, de todos los productos y servicios que conforman el mercado. Luego se constituye en un vocablo de uso común, sin llegar a ser descriptiva de producto o servicio alguno, sino utilizable para intentar magnificar sus calidades. En esas condiciones, su utilización no puede ser exclusiva o apropiable por persona alguna y menos para distinguir productos o servicios en el mercado, y quien la incorpore a un elemento marcario no puede impedir su uso por otras personas, y hace que su marca, nombre comercial o lema comercial resulte un elemento distintivo débil, por cuanto está expuesto a que otras personas también incorporen esa palabra a una marca, nombre comercial o lema de su propiedad. Lo anterior significa que en toda comparación marcaria, esa palabra no entra en la comparación, sino que sólo han de considerarse los elementos que se le agreguen. 3.3.- Surge así una excepción a la apreciación de conjunto de los signos enfrentados, ya

que habrá de compararlos atendiendo sólo las expresiones complementarias de las genéricas, que en el sub lite sería FANTASIA en ambos signos por la connotación calificativa que tiene; no pudiéndose, entonces, por sustracción de materia, hacer comparación alguna, puesto que la marca solicitada no tiene elementos adicionales a dicha palabra. 3.4.- De otra parte, la situación analizada implica que quien logra el registro de marcas, nombres comerciales o lemas que contienen signos o expresiones del lenguaje natural utilizables para indicar calidad de las cosas, se expone a tener un signo marcario débil, por cuanto su registro no impide que tales expresiones sean adoptadas por otras personas para conformar marcas, incluso para los mismos productos o servicios, complementándolas con otras palabras. 3.5. En esas circunstancias, el registro del lema comercial FANTASIA EN TU BOCA para distinguir bebidas, o productos de la clase 32, no puede ser aducido como motivo o causa de irregistrabilidad como marca de la palabra FANTASIA, de suerte que una oposición sustentada únicamente en aquél no tiene mérito alguno para que prospere. Igual situación se presentará respecto de una marca que esté conformada por la palabra FANTASIA para galletas o comestibles, o productos de la clase 30; o cualquier otro producto del que se pueda predicar que es FANTASIA, en el sentido calificativo o idealizador que se ha observado”1. Para el caso sub examine, se tiene que los elementos que conforman la marca analizada, son figuras conocidas y reales, que individualmente consideradas son inapropiables y, por lo tanto, su utilización no puede ser exclusiva por persona

alguna. Sin embargo, no es aceptable aducir categóricamente que tales elementos comunes no puedan tenerse en cuenta en la configuración de una marca figurativa, 1 Sentencia de 6 de diciembre de 2007. Exp. núm. 2002 – 00399. Consejero Ponente: RAFAEL OSTAU DE LAFONT PIANETA. Actora: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL. pues dicha afirmación sería desde todo punto de vista ilógico, ya que es tanto como