CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00389-01-2008

PRUEBA TESTIMONIAL - Pertinencia y conducencia para demostrar notoriedad de la marca / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Prueba testimonial Del recuento anterior observa la Sala que la prueba testimonial solicitada reúne las exigencias contempladas en la norma pretranscrita. Así mismo resulta pertinente, conducente y necesaria su práctica ya que con ella se busca esclarecer, junto con la documental decretada, la notoriedad de la marca BOSI y su expansión y conocimiento entre el público consumidor, cuya titularidad ostenta la sociedad Alcántara Asociados S.A., tercera interesada en el proceso de la referencia, quien también se hizo parte en sede gubernativa y frente a la cual la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación que hiciera y además negó el registro marcario BOSSINI solicitado por la sociedad BURLING LIMITED S.A. Por ello se revocará la providencia suplicada en cuanto negó la práctica del mencionado testimonio, para en su lugar devolver el expediente al Magistrado conductor del proceso con el fin de que lo decrete, señalando además fecha y hora para recibirlo. INSPECCION JUDICIAL - Improcedencia temporal mientras se evalúa la prueba documental Ahora bien, comoquiera que con los documentos que fueron allegados al expediente en cumplimiento del auto admisorio de la demanda vale decir, los antecedentes administrativos que obran en el anexo 1, no se demuestra lo solicitado en la inspección judicial que se pidió practicar en el establecimiento de comercio Bosi, Santander, para demostrar las razones de la defensa señaladas en el capítulo IV de la demanda, especialmente las que tienen que ver con la notoriedad de las marcas BOSI, su expansión y

conocimiento entre el público consumidor, así como la gran difusión y conocimiento que el público tiene de la enseña y nombre comercial BOSI, de conformidad con la norma pretranscrita debía esperarse el arribo de la documental decretada, por ordenarlo así el artículo 244 del C. de P. C. para luego decidir su conducencia, pertinencia y necesidad. Lo anterior impone revocar la providencia suplicada en lo que respecta a dicha inspección, para que en su lugar, una vez recaudada la documental decretada, el Magistrado conductor del proceso, resuelva sobre la misma.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá D.C., siete (7) de febrero de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00389-01

Actor: BURLING LIMITED

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: RECURSO DE SUPLICA Decide la Sala el recurso de súplica interpuesto por el mandatario judicial de la sociedad tercera interesada Alcántara Asociados S.A. contra la providencia del 13 de marzo de 2006 proferida por el Magistrado conductor del proceso, en cuanto negó la práctica del testimonio de la señora Adriana Beltrán Garzón y las inspecciones judiciales solicitadas en la contestación de la demanda presentada por la citada empresa.

PROVIDENCIA SUPLICADA El mencionado proveído fundamentó la negativa de la práctica de las pruebas antes

relacionadas, por cuanto la documental decretada bastaba para demostrar los hechos aducidos en las solicitadas. SÚPLICA El mandatario judicial de la sociedad Alcántara Asociados S.A. recurre en el término oportuno el auto proferido por el Magistrado conductor del proceso, para que en su lugar, se ordene recibir el testimonio de la señora Adriana Beltrán Garzón y que se lleven a cabo las inspecciones judiciales en el establecimiento de comercio Bosi Santander y en las direcciones de Internet (URL) referida a la página web www.mybosi.com y en las páginas derivadas, las conectadas a la dirección mencionada. Considera pertinente que se decrete la práctica del testimonio, pues las sumas de dinero invertidas en publicidad por la sociedad tercera interesada con el fin de comercializar la marca Bosi son relevantes para definir la confundibilidad que existe entre ésta marca y Bossini. Que así mismo las inspecciones judiciales son necesarias porque con ellas se pretende demostrar la registrabilidad del último signo mencionado. Para resolver se, C O N S I D E R A Se trata de establecer la pertinencia, necesidad y conducencia para ser decretados el testimonio de la señora Adriana Beltrán Garzón y las inspecciones judiciales en el establecimiento de comercio Bosi Santander y en las direcciones de Internet (URL) referida a la página web www.mybosi.com y en las páginas derivadas, las conectadas a la dirección mencionada. Para lo anterior es necesario conocer las pretensiones de la demanda, que se resumen así: En ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del C.C.A. la sociedad BURLING LIMITED pretende la declaración de nulidad de las resoluciones 33643,

6033 y 7879 del 25 de octubre de 2002 y 28 de febrero y 27 de marzo de 2003, respectivamente, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales en su orden se negó el registro de la marca BOSSINI (mixta) para distinguir algunos productos distinguidos en la clase 25; se declaró fundada la objeción presentada por la sociedad Alcántara Asociados S.A. como titular de la marca BOSI y se confirmó el primer acto administrativo enunciado al desatar los recursos de reposición y apelación interpuestos contra éste. A título de restablecimiento del derecho se pide que se ordene a la demandada conceder el pertinente registro marcario, su inscripción en los libros de la propiedad industrial y la publicación de la sentencia que ponga fin al proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Ahora bien, al contestar la demanda en la oportunidad legal, la sociedad Alcántara Asociados S.A. solicitó en el capítulo de pruebas: “6.3.1. …que se decrete como prueba el testimonio de la señora ADRIANA BELTRÁN GARZÓN, funcionaria de ALCANTARA ASOCIADOS S.A. a quien se le puede notificar en la Carrera 44 A No. 127 B – 13 de Bogotá, D.C., República de Colombia. Esta declaración está destinada a probar las razones de la defensa señaladas en el capítulo IV de este escrito, en especial las que tienen que ver con la notoriedad de las marcas BOSI, y su expansión y conocimiento entre el público consumidor.” El artículo 219 del C. de P. C., aplicable por remisión expresa del artículo 168 del C.C.A., prevé:

“Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio y residencia de los testigos y enunciarse sucíntamente el objeto de la prueba. El juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba. El auto del juez no tendrá recurso alguno, pero el superior podrá citar de oficio a los demás testigos, conforme a lo previsto en los artículos 180 y 136.” Del recuento anterior observa la Sala que la prueba testimonial solicitada reúne las exigencias contempladas en la norma pretranscrita. Así mismo resulta pertinente, conducente y necesaria su práctica ya que con ella se busca esclarecer, junto con la documental decretada, la notoriedad de la marca BOSI y su expansión y conocimiento entre el público consumidor, cuya titularidad ostenta la sociedad Alcántara Asociados S.A., tercera interesada en el proceso de la referencia, quien también se hizo parte en sede gubernativa y frente a la cual la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación que hiciera y además negó el registro marcario BOSSINI solicitado por la sociedad BURLING LIMITED S.A. Por ello se revocará la providencia suplicada en cuanto negó la práctica del mencionado testimonio, para en su lugar devolver el expediente al Magistrado conductor del proceso con el fin de que lo decrete, señalando además fecha y hora para recibirlo. De otra parte en cuanto se refiere a la práctica de las inspecciones judiciales pedidas, se tiene lo siguiente: En el acápite de pruebas de la contestación de la demanda se pidió:

“6.4. INSPECCIÓN JUDICIAL

6.4.1. Le solicito a su Despacho que de acuerdo con los artículos 244 y 245 del Código de Procedimiento Civil se adelante una inspección judicial destinada a probar las razones de la defensa señaladas en el capítulo IV de este escrito en especial las que tienen que ver con la notoriedad de las marcas BOSI, su expansión y conocimiento entre el público consumidor, así como la gran difusión y conocimiento que el público tiene de la enseña y nombre comercial BOSI, la cual debe practicarse en el siguiente establecimiento de comercio: BOSI Santander Pasaje Santander Carrera 7 # 17-67

Tel.: 3375616 6.4.2. Para efectos de una mejor ilustración sobre el alcance de la marca de mi poderdante y el uso de su enseña y nombre comercial, solicitamos a su Despacho que realice una Inspección Judicial … a la dirección de INTERNET (URL) que abajo se relaciona, así como de sus páginas derivadas, es decir aquellas que están conectadas a la dirección objeto de la Inspección Judicial y a partir de la raíz (URL) se van derivando pero mantienen el mismo encabezado de la primera página: 6..3.2.1. www.my bosi.com La anterior inspección deberá ser practicada en la fecha que Usted estime pertinente, usando cualquier ordenador ya sea de su Despacho, o de la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, o de cualquier otra dependencia del Consejo de Estado que tenga Internet.”.

El artículo 244 del C. de P. C. dispone: “Procedencia de la inspección. Para la verificación o el esclarecimiento de hechos materia del proceso podrá ordenarse, de oficio o a petición de

parte, el examen judicial de personas, cosas o documentos. Cuando exista en el proceso una inspección judicial practicada dentro de él o como medida anticipada con audiencia de todas las partes, no podrá decretarse otra nueva sobre los mismos puntos, a menos que el juez la considere conveniente para aclararlos. El juez podrá negarse a decretar la inspección judicial si considera que para la verificación de los hechos es suficiente el dictamen de peritos, o que es innecesaria en virtud de otras pruebas que existen en el proceso; así mismo podrá aplazar la decisión sobre tal prueba hasta cuando se hayan practicado las demás que versen sobre los mismos hechos, y en este caso, si el término probatorio está vencido la practicará durante el indicado en el artículo 180. Contra estas decisiones del juez no habrá recurso alguno.”. (Resalta la Sala). Ahora bien, comoquiera que con los documentos que fueron allegados al expediente en cumplimiento del auto admisorio de la demanda vale decir, los antecedentes administrativos que obran en el anexo 1, no se demuestra lo solicitado en la inspección judicial que se pidió practicar en el establecimiento de comercio Bosi, Santander, para demostrar las razones de la defensa señaladas en el capítulo IV de la demanda, especialmente las que tienen que ver con la notoriedad de las marcas BOSI, su expansión y conocimiento entre el público consumidor, así como la gran difusión y conocimiento que el público tiene de la enseña y nombre comercial BOSI, de conformidad con la norma pretranscrita debía esperarse el arribo de la documental decretada, por ordenarlo así el artículo

244 del C. de P. C. para luego decidir su conducencia, pertinencia y necesidad. Lo anterior impone revocar la providencia suplicada en lo que respecta a dicha inspección, para que en su lugar, una vez recaudada la documental decretada, el Magistrado conductor del proceso, resuelva sobre la misma. Finalmente en cuanto atañe a la inspección judicial también pedida por la sociedad Alcántara Asociados S.A. para que se practique en la dirección de INTERNET (URL) www.mybosi.com, así como de sus páginas derivadas, vale decir las que están conectadas a la dirección objeto de la Inspección Judicial y que a partir de la raíz (URL) se derivan, manteniendo el mismo encabezado de la primera página, se revocará el auto suplicado que negó su práctica, ya que auncuando no se decretará como tal, por economía y celeridad procesal, se deberán tener como pruebas dichos documentos, una vez sean allegados al expediente por la parte que las pidió y así mismo con posterioridad se deberá dar traslado de éstos documentos para que las demás partes los controviertan. En mérito de lo expuesto se, R E S U E L V E : REVÓCASE la providencia del 13 de marzo de 2006 en cuanto atañe al testimonio de la señora Adriana Beltrán Garzón y a las inspecciones judiciales solicitadas por la sociedad Alcántara Asociados S.A., en su lugar devuélvase el expediente al Magistrado conductor del proceso con el fin de que disponga lo siguiente: PRIMERO: DECRETAR el citado testimonio y SEÑALAR fecha y hora para recibirlo.

SEGUNDO: Una vez arribe la documental decretada, DECIDIR sobre la

conducencia, pertinencia y necesidad de la práctica de la inspección judicial en el establecimiento de comercio Bosi, Santander.

TERCERO: TENER COMO PRUEBAS, los documentos relacionados con la dirección de INTERNET (URL) www.mybosi.com. y los demás, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, luego de que los mismos sean allegados por la sociedad tercera interesada. Con posterioridad se deberá traslado de éstos documentos para que las demás partes los controviertan.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Salva voto MARTHA SOFIA SANZ TOBON CONSTANCIA DE RELATORIA: Mayo 16 de 2008.- Se hace constar que hasta la fecha no se ha recibido el salvamento de voto anunciado por el Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.