CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00403-01-2006

MARCAS FARMACEUTICAS - Semejanza entre los signos XEGNAL y XENICAL al tener los mismos prefijos y sufijos / PREFIJOS Y SUFIJOS COMUNES - Semejanza fonética y ortográfica entre los signos XEGNAL y XENICAL Precisado lo anterior, se tiene que la marca acusada es nominativa; analizada en su conjunto, conforme debe hacerse, resulta evidente la semejanza con la confrontada, pues comparados los signos desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, tienen similar repercusión sensorial en la retención del consumidor, de manera que pueda provocar confusión entre ambas marcas. Desde el punto de vista fonético las palabras XEGNAL y XENICAL tienen el mismo prefijo y sufijo “XE” y “AL”, simplemente aparecen diferenciadas por las voces intermedias “GN” y “NIC”, donde también poseen en común la letra “N”, pero en todo caso, tomadas en su conjunto, como debe analizarse, ofrecen más semejanzas visuales y fonéticas. En efecto, en las citadas expresiones, existen coincidencias en la mayoría de las letras, su disposición en la forma de las palabras que las conforman y en las sílabas tónicas, lo que lleva a la Sala a considerar que tienen bastante repercusión sensorial en la retención del consumidor como para determinar que puede existir confusión entre ambas marcas; con mayor razón, por la circunstancia innegable de que son más las semejanzas que las diferencias. Vale la pena resaltar que a dicha conclusión se llega, por el rigor bajo el cual deben revisarse las marcas en disputa, se repite, por identificar productos farmacéuticos. Ahora bien, desde el punto de vista

conceptual, ambas expresiones pueden considerarse de fantasía, ya que no tienen un significado conocido, lo que hace primar su representación conjuntual, es decir que tengan un impacto distinto en la mayoría del público consumidor; en criterio de la Sala dicha distintividad no se presenta de manera suficiente, razón por la cual, se establece que el registro marcario XEGNAL no podía haberse concedido. Entonces, comoquiera que las marcas en conflicto son nominativas, distinguen productos farmacéuticos, tienen prefijos y sufijos similares, junto con las sílabas tónicas y que sólo se diferencian por las letras centrales, resulta obvio que tienen semejanza ortográfica y fonética suficiente para inducir al público consumidor a error. La existencia de riesgo de confusión es razón suficiente para anular los actos acusados, con mayor razón, porque la marca que se pretende registrar tiene por objeto individualizar los mismos productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y específicamente, idéntico producto farmacológico indicado para “TRATAMIENTO A LARGO PLAZO, JUNTO

CON UNA DIETA, HIPOCALÓRICA MODERADA, DE PACIENTES OBESOS O

CON SOBREPESO INCLUIDOS LOS QUE PRESENTAN FACTORES DE

RIESGO ASOCIADOS A LA OBESIDAD”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C. , treinta (30) de noviembre de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00403-01

Actor: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Entra la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en armonía con el artículo 84 del C.C.A.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda formulada busca obtener la nulidad de los actos administrativos que se mencionan a continuación: - Resolución N° 40917 del 23 de diciembre de 2002, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la firma demandante y concedió el registro de la marca nominativa XEGNAL para distinguir productos farmacéuticos y medicamentos consagrados en la Clase 5ª de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano “LAFRANCOL” S.A. - Resolución N° 06273 del 28 de febrero de 2003, expedida por la citada Funcionaria, por la cual, al resolver el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo antes aludido, se confirmó. - Resolución N° 07761 del 27 de marzo de 2003 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al desatar la apelación interpuesta contra el primer acto

administrativo mencionado, también lo confirmó. b.- Los hechos de la demanda Los que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma sucinta, los siguientes: 1° La compañía LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO “LAFRANCOL” S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca XEGNAL para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza. 2° Dentro de la oportunidad pertinente, la sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG. presentó observaciones en contra de la mencionada solicitud, con fundamento en la existencia de la marca XENICAL, registrada en la misma clase, por ser confundible. 3° En sede gubernativa, la firma demandante interpuso los recursos de reposición y apelación contra el acto que le concedió el registro marcario a LAFRANCOL, los cuales fueron resueltos adversamente a sus observaciones. 4° La Superintendencia de Industria y Comercio para la fecha en que la sociedad actora presentó la demanda, no le había asignado número de certificado a la marca XEGNAL. 5° Con anterioridad a la solicitud que dio origen a la expedición de los actos acusados, el 21 de octubre de 1999, la firma LAFRANCOL S.A. también había pedido a la demandada el registro de la marca XEGNAL, el cual fue concedido, a pesar de la observación presentada por la sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.; por ello la compañía demandante promovió el respectivo proceso, que se está tramitando en la Sección Primera del Consejo de Estado bajo el número

2001-00236-01. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La demandante considera que con la expedición de los actos atacados se violaron los artículos 134, 135, literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, señala para el efecto los siguientes cargos: Primer cargo.- Los actos acusados infringieron el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, ya que las marcas XENICAL y XEGNAL, son confundibles. Considera que la confusión surge por la primera impresión de conjunto despertada por las marcas, ya que no sería aplicable la fracción o descomposición de los signos para realizar el respectivo análisis. Que de la comparación realizada conjuntamente entre XENICAL y XEGNAL existe similitud, lo cual se vislumbra aún más, teniendo en cuenta que se trata de signos nominativos, donde las primeras impresiones son: visual por la composición ortográfica y fonética por ser la voz, el medio a través del cual el usuario demanda el producto distinguido con la marca. Precisa que la Administración al haber fraccionado y descompuesto las marcas para dictar los actos atacados, resaltando sus diferencias y semejanzas, le resta importancia a la identidad en la raíz, terminación de las marcas y la coincidencia de vocales y consonantes que conforman los signos. Indica que a pesar de no ser factible la descomposición de la marca, para demostrar el hecho de que son confundibles, se tiene que:

1. CONFUSIÓN ORTOGRÁFICA Y VISUAL:

• XENICAL está conformada por siete (7) letras. - De la seis (6) letras que comprende la palabra XEGNAL, cinco se encuentran en la palabra XENICAL. - Las dos (2) primeras y las últimas letras que componen las aludidas palabras, XE y AL coinciden. - La letra N, hace parte del centro de ambos conjuntos marcarios. - Se presenta coincidencia en la mayor parte de la secuencia ortográfica X-E-N-AL.

2. CONFUSIÓN FONÉTICA - AUDITIVA: - Las dos letras iniciales y finales y la participación intermedia de la letra N de ambos signos son las mismas y tienen idéntica pronunciación. - En los dos signos las sílabas tónicas son iguales.

Sostiene además de lo anterior, que las marcas debían ser examinadas sucesivamente pero no de manera simultánea, pues aplicando el sistema sucesivo resulta prácticamente imposible percibir y recordar las diferencias entre los signos que se reducen a la letra G en XEGNAL vs. IC en XENICAL. Señala que los examinadores, al analizar los signos, debieron asumir la posición del usuario medio, ya que lo hicieron como si fueran técnicos en marcas; que dicha omisión implica la desprotección al consumidor, con mayor razón, por tratarse de un asunto de relevancia como es el relacionado con productos farmacéuticos. (v. Interpretación Prejudicial 48-IP-2000 rendida por el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina). Afirma que para un consumidor promedio y desprevenido las marcas XEGNAL y XENICAL son confundibles, ya que éste no hace un examen técnico sobre las

coincidencias ortográficas y fonéticas, toda vez que se deja llevar por la primera impresión que tiene de los signos y por la imagen que recuerda de otros. Que por ello el Tribunal Andino ha considerado que cuando se realiza el examen de confundibilidad entre productos farmacéuticos debe hacerse de manera más rigurosa, para analizar así las semejanzas leves entre dichos productos por estar relacionados con la sanidad pública. Asevera que de conformidad con la jurisprudencia, en materia de semejanzas no existen coincidencias, por cuanto las similitudes son producto del ánimo de lograr beneficios con la buena fama adquirida por la competencia. Segundo cargo.- Los actos enjuiciados quebrantaron el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, ya que el registro marcario concedido no permite al consumidor diferenciar otro signo de la competencia, por no ser lo suficientemente distintivo. Que auncuando el signo XEGNAL es susceptible de representación gráfica, carecía de la aptitud distintiva que se requiere para que se tenga como marca, en relación con otro signo que había sido concedido con anterioridad. Tercer cargo.- Los actos demandados vulneraron el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, también por falta de aplicación, porque la marca XEGNAL se confunde con la marca XENICAL, previamente registrada, para distinguir productos farmacéuticos, por carecer de distintividad. d.- Las razones de la defensa LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. La citada sociedad por conducto de mandatario judicial, contesta la demanda y se opone a

las pretensiones de la misma, con fundamento en: Que las marcas son diferentes en su totalidad. Que la marca XEGNAL en relación con el signo XENICAL posee suficiente fuerza distintiva para no inducir a error, ni generar confusión en los consumidores, pudiendo coexistir en el mercado. Que para corroborar lo anterior se debe tener en cuenta lo manifestado por el Tribunal Andino de Justicia en la decisión que dictó el 24 de marzo de 1995 dentro del proceso 09-IP-95. Que el examen de los signos comparados debe hacerse en conjunto, como lo hace el público consumidor, pues éste tiene en cuenta la primera impresión que le produce la marca, análisis que fue realizado por la Administración. Que las marcas en conflicto no tienen similitud alguna. Que a pesar de que la demandada analizó las marcas en su conjunto, la demandante cuestionó el examen porque en su sentir, lo había hecho de manera fraccionada, como efectivamente terminó haciéndolo la actora. Que desde el punto de vista fonético las marcas en cuestionamiento son más disímiles, ya que XEGNAL es una expresión fantástica con características especiales respecto de XENICAL, sonando totalmente diferentes al oído humano. Que la expresión XENICAL esta compuesta por el fonema NI, integrado por una consonante alveolar, nasal sonora y una vocal aguda débil. Que las últimas silabas tónicas presentadas en los signos cuestionados NAL y CAL son diferentes. Que analizadas las marcas sucesiva y simultáneamente se llega a la conclusión de que son diferentes entre sí. Que entre las palabras XEGNAL y XENICAL no existe semejanza alguna, por

carecer de coincidencias en sus sílabas; que lo anterior le confiere a la marca XEGNAL la distintividad extrínseca que requiere para ser registrada como tal, por ser dichos signos diferenciables en los aspectos gráfico, fonético y ortográfico. Que al asumir la posición del usuario medio se llega a la conclusión de que no se presentan confusión entre las marcas cuestionadas. Que se deben tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias para determinar si los signos conducen a confusión. Que en las marcas predomina la distintividad, de conformidad con la sentencia del 3 de abril de 1997 dictada en el expediente N° 3230 por la Sección Primera del Consejo de Estado y con las interpretaciones prejudiciales rendidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de 1998 y el 11 de marzo del mismo año, procesos 34-IP-98 y 03-IP-98.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Mediante su apoderado contesta la demanda y solicita que no se tengan en cuenta sus pretensiones y condenas, por carecer de fundamento jurídico y legal, por lo siguiente: Considera que al realizar el análisis de confundibilidad en conjunto, junto con todos los elementos integrantes, sin descomponer la unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, la marca XEGNAL (nominativa) está estructurada por seis (6) letras respecto de siete (7) grafemas de la opositora, lo que hace que el signo registrado sea más extenso, contribuyendo ello a que las diferencias en su estructura y composición central y la visual, fonética, ortográfica y auditiva sean

aún más notorias. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 20 de octubre de 2003 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente. Por proveído visible a folios 111 y 112 se abrió el proceso a pruebas y se tuvieron como tales las pedidas por las partes. Mediante providencia del 30 de julio de 2004, entre otros, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se ordenó la suspensión del proceso, mientras se sometía el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Corporación, que dio respuesta a la referida solicitud mediante decisión del 9 de septiembre de 2005. II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, mediante decisión del 9 de septiembre de 2005, proceso137-IP-2005, concluye: “1º Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica. El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo.

Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 2° Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre una marca, registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, y un signo pendiente de registro como marca, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. 3º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 4° La comparación entre un signo ya registrado como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y un signo pendiente de registro, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia del riesgo de confusión entre ellos pudiera repercutir negativamente sobre la salud

de los consumidores.”. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Como da cuenta la demanda, mediante los actos acusados se concedió el registro de la marca XEGNAL (nominativa), para distinguir productos farmacéuticos y medicamentos comprendidos en la clase 5ª de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza. Ahora bien, la controversia gira en torno a determinar si la marca "XEGNAL", se encuentra en una causal de irregistrabilidad respecto de la marca registrada "XENICAL" en cabeza de la sociedad demandante F. HOFFMANN-LA ROCHE AG. La Sala procede a resolver los cargos formulados por la parte demandante en los siguientes términos: Se alega fundamentalmente el impedimento de registrabilidad en el hecho de que la marca "XEGNAL" es susceptible de producir confusión en relación con la marca "XENICAL" previamente registrada por la sociedad actora. Para desatar lo anterior, la Sala procede a efectuar el análisis comparativo de las marcas, teniendo en cuenta la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso. Las marcas en disputa tienen el siguiente registro visual: MARCA REGISTRADA MARCA OPOSITORA XEGNAL XENICAL Como lo ha precisado la Sala en otras oportunidades,1 de conformidad con la interpretación prejudicial realizada dentro del proceso, cuando el conflicto versa sobre marcas que identifican productos farmacéuticos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud de los consumidores, debe hacerse un examen más riguroso frente a la confundibilidad de las mismas;2 vale resaltar que dicha situación no sufre variación alguna por el

1 Ver entre otras, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias del 11 de junio de 1998, Expediente No. 4127; 15 de abril de 1999, Proceso No. 4357 y del 19 de agosto de 1999, expediente No. 4681. 2 El Tribunal, en la interpretación prejudicial rendida en el proceso, señala que "se ha inclinado en estos casos "por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expandidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno" (Sentencia dictada en el expediente N° 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. N° 578, del 27 de junio del 2000, caso "AMOXIFARMA"). Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en "las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente No. 48-IP-2000 publicada en la G.O.A.C. No. 594 del 21 de agosto de 2000,

caso "BROMTUSSIN". hecho de que normalmente esos productos sean expendidos bajo fórmula médica, pues en ocasiones, se venden al público sin recetario.3 Precisado lo anterior, se tiene que la marca acusada es nominativa; analizada en su conjunto, conforme debe hacerse, resulta evidente la semejanza con la confrontada, pues comparados los signos desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, tienen similar repercusión sensorial en la retención del consumidor, de manera que pueda provocar confusión entre ambas marcas. Desde el punto de vista fonético las palabras XEGNAL y XENICAL tienen el mismo prefijo y sufijo “XE” y “AL”, simplemente aparecen diferenciadas por las voces intermedias “GN” y “NIC”, donde también poseen en común la letra “N”, pero en todo caso, tomadas en su conjunto, como debe analizarse, ofrecen más semejanzas visuales y fonéticas. En efecto, en las citadas expresiones, existen coincidencias en la mayoría de las letras, su disposición en la forma de las palabras que las conforman y en las sílabas tónicas, lo que lleva a la Sala a considerar que tienen bastante repercusión sensorial en la retención del consumidor como para determinar que puede existir confusión entre ambas marcas; con mayor razón, por la circunstancia innegable de que son más las semejanzas que las diferencias. Vale la pena resaltar que a dicha conclusión se llega, por el rigor bajo el cual deben revisarse las marcas en disputa, se repite, por identificar productos farmacéuticos. Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, ambas expresiones pueden

considerarse de fantasía, ya que no tienen un significado conocido, lo que hace primar su representación conjuntual, es decir que tengan un impacto distinto en la 3 Ob. Cit. Nota al pie anterior “... existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récípe que orienta la compra del producto y... la expedición de productos sin receta médica", pero en ninguno de estos casos "puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaría de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas" (Sentencia dictada en el expediente N° 50-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 739, del 4 de diciembre del 2001, caso "ALLEGRA”). mayoría del público consumidor; en criterio de la Sala dicha distintividad no se presenta de manera suficiente, razón por la cual, se establece que el registro marcario XEGNAL no podía haberse concedido. Entonces, comoquiera que las marcas en conflicto son nominativas, distinguen productos farmacéuticos, tienen prefijos y sufijos similares, junto con las sílabas tónicas y que sólo se diferencian por las letras centrales, resulta obvio que tienen semejanza ortográfica y fonética suficiente para inducir al público consumidor a error. La existencia de riesgo de confusión es razón suficiente para anular los actos acusados, con mayor razón, porque la marca que se pretende registrar tiene por objeto individualizar los mismos productos farmacéuticos de la clase 5 de la

Clasificación Internacional de Niza y específicamente, idéntico producto farmacológico indicado para “TRATAMIENTO A LARGO PLAZO, JUNTO CON

UNA DIETA, HIPOCALÓRICA MODERADA, DE PACIENTES OBESOS O CON

SOBREPESO INCLUIDOS LOS QUE PRESENTAN FACTORES DE RIESGO

ASOCIADOS A LA OBESIDAD”. (Folio 22 Anexo 1).

En este orden de ideas se accederá a las súplicas de la demanda, toda vez que prosperan los cargos de irregistrabilidad endilgados contra los actos censurados por violar los artículos 134, 135, literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, norma aplicable al momento de la solicitud del registro marcario, esto es, el 14 de mayo de 2002. (v. Fls. 2 y ss. del Anexo N° 1). En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 40917, 6273 y 7761 del 23 de diciembre de 2002 y 28 de febrero y 27 de marzo de 2003, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedieron el registro de la marca XEGNAL (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano “LAFRANCOL” S.A. En consecuencia la

Superintendencia de Industria y Comercio debe cancelar dicho registro marcario.

SEGUNDO: PUBLÍQUESE esta sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha precitada.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN

Presidente

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL. E . OSTAU DE LAFONT PIANETA