CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00417-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Causales / CAUSAL DE CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Por falta de pago de las tasas / DERECHO AL DEBIDO PROCESO – No vulneración / CONDICIÓN RESOLUTORIA EXTINTIVA DEL DERECHO MARCARIO – Por no acreditar el pago de las tasas para la entrega del título registral / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – De la marca FRASER’S / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Según se lee en la Resolución 41516 de 23 de diciembre de 2002 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró la caducidad del título de la marca «FRASER’S» concedida mediante la Resolución 50908 de 28 de diciembre de 1994 para la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 117 de 14 de enero de 1994 y al inciso 2º del artículo 174 de la Decisión 486, por cuanto el término de los tres meses que señala la norma, venció el 3 de mayo de 2005, sin que su titular hubiera acreditado el pago de las tasas vigentes al momento de la solicitud de entrega del título. […] [A] la Sala no le queda la menor duda, que en el presente caso, los actos acusados se ajustaron a las normas legales vigentes, habida cuenta de que el término concedido por el artículo 25 del Decreto 117 de 1994 venció el 3 de mayo de 1995 sin que la demandante hubiese pagado oportunamente la tasa

respectiva para el retiro del título. Consta en el expediente que la tasa tan solo se pagó el 20 de abril de 1999, es decir, aproximadamente cuatro años después de haber expirado el término otorgado por la norma en cuestión. Por consiguiente, mal puede la actora alegar en su favor su propio error, cuando es ella a quien debe imputársele el incumplimiento de la carga procesal que dio lugar a declarar la caducidad por falta de pago de los derechos correspondientes. Aunado a la anterior, cabe mencionar que la referencia sobre el estudio de la legalidad del Decreto 117 de 1994, en cuya sentencia se declaró nulo lo concerniente al tema de patentes, da plena seguridad jurídica de que no se trata de imposiciones caprichosas por parte de la Administración, sino del cumplimiento del deber de exigir al interesado la obligación de pagar la tasa para recibir el título registral dentro de la oportunidad procesal consignada en la norma reglamentaria de la Decisión 344. Tampoco tiene vocación de prosperar la demanda en lo que respecta al cargo de violación del artículo 29, inciso 1ª de la Constitución Política, pues, como ya se dijo, los actos acusados no vulneraron el debido proceso, ya que la Administración obró de acuerdo con lo ordenado en el marco supralegal y de conformidad con lo dispuesto en la legislación interna reglamentaria. Fuerza es, entonces, concluir que la Administración fue acertada al declarar la caducidad por el no pago de las tasas correspondientes a la expedición del título de la marca nominativa «FRASER’S» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 33ª Internacional. Se impone, pues, denegar las pretensiones de la demanda,

como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. DECLARATORIA DE CADUCIDAD POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / LEGISLACIÓN NACIONAL – Facultad para fijar tasas / CAUSAL DE CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Lo es la falta de pago de tasas para la entrega del título registral En relación con la obligación de pago de las tasas respectivas, y de conformidad con la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal, en el sentido de que la misma se generó en vigencia de la Decisión 344, ya que la Resolución 50908 de 28 de diciembre de 1994, que concedió la marca «FRASER’S», quedó ejecutoriada en vigencia de dicha normativa, así como la aplicación del Decreto 117 de 14 de enero de 1994, que por remisión expresa de las normas comunitarias que regulaban la caducidad del registro, la facultaban en su carácter de legislación interna para establecer las respectivas tasas. De manera que no le asiste razón a la parte actora, al afirmar que no hubo aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, pues tanto el Decreto 117 de 14 de enero de 1994 artículo 25, como el Decreto 2591 de 13 de diciembre de 2000, contienen pautas en el mismo sentido; en igual forma las Decisiones 344 y 486 establecen las causales de caducidad del registro marcario y facultan a la legislación interna para fijar las correspondientes tasas. Ahora bien, contrario a lo que afirma la parte actora, el inciso 2º del artículo 114 de la Decisión 344 sí prevé como causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación

nacional del País Miembro. […] [L]a citada norma comunitaria en armonía con lo dispuesto en los artículos 144 y 145 ibídem, facultaban a la legislación interna para establecer las tasas, montos, plazos y sus formas de pago, cuestión que quedó regulada en el Decreto 117 de 14 de enero de 1994, aplicable en el presente caso, y posteriormente en el Decreto 2591 de 13 de diciembre de 2000. NORMAS COMUNITARIAS - Tránsito de legislación / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO - Normas comunitarias / NORMAS DE CARÁCTER SUSTANCIAL – Son irrectroactivas / NORMAS DE CARÁCTER PROCEDIMENTAL – Son de aplicación inmediata En lo atinente a la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, expresó el Tribunal que con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de la seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo, es necesario diferenciar los aspectos de carácter sustancial de los de procedimientos contenidos en las normas, ya que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad. Razón tiene el Tribunal al sostener que de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, “…la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo

relacionado con el uso, renovación o cancelación se rigen por la nueva ley. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento”.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 13 de diciembre de 2005, Radicación 11001-03-24-000-2003-00218-01, C.P.

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y de 12 de septiembre de 1996, Radicación CE-SEC1-EXP1996-N3179, C.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 114 INCISO 2 / DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 144 / DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 145 / DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMUNIDAD ANDINA – DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA / DECRETO 117 DE 1994 – ARTÍCULO 25 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 174 INCISO 2

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00417-01

Actor: WHYTE & MACKAY DISTILLERS LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: AUTORIDADES NACIONALES Se decide en única instancia la acción de nulidad con restablecimiento del derecho ejercida por WHYTE & MACKAY DISTILLERS LTD., contra el acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que declaró la caducidad del título de la marca «FRASER’S» que distinguía los productos comprendidos en la Clase 33ª de la Clasificación Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA WHYTE & MACKAY DISTILLERS LTD., presentó por medio de apoderado la siguiente demanda: I.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare la nulidad el acto administrativo formado por las siguientes decisiones: a) La Resolución 41516 de 23 de diciembre de 2002 por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró la caducidad de la solicitud de registro de la marca «FRASER’S» para amparar productos comprendidos en la Clase 33ª de la Clasificación Internacional de Niza, concedida mediante la Resolución 50908 de 28 de diciembre de 1994. b) La Resolución 6180 de 28 de febrero 2003 por la cual la misma funcionaria mantuvo la decisión al decidir el recurso de reposición. c) La Resolución 11654 de 29 de abril 2003 por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó en todas sus partes la decisión inicial, desestimando el recurso de apelación. 1.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la División de

Signos Distintivos de la SIC entregar de nuevo a la sociedad demandante el certificado de registro de la marca «FRASER’S» para distinguir productos de la clase 33ª de la Clasificación Internacional de Niza y publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.2. Hechos El 10 de abril de 1989, WHYTE & MACKAY DISTILLERS LTDA. solicitó a la SIC el registro de la marca denominativa «FRASER’S» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 33ª de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución 50908 de 28 de diciembre de 1994 la División de Signos Distintivos, concedió el registro de la marca denominativa «FRASER’S», para la clase 33ª Internacional. Por Resolución 41516 de 23 de diciembre de 2002 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró la caducidad del título de la mencionada marca, por no haberse acreditado el pago de la tasa dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la Resolución que concedió el registro. WHYTE & MACKAY DISTILLERS LTDA. presentó los recursos de reposición y en subsidio de apelación. Mediante la Resolución 6180 de 28 de febrero de 2003 el mismo funcionario desató el recurso de reposición, manteniendo su decisión. Por Resolución 11654 de 29 de abril de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial despachó el recurso de apelación confirmando en todas sus partes el acto definitivo. I.3. Normas violadas y concepto de la violación

El actor invoca como violados los artículos 96, 102, 144 y 114 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la disposición transitoria primera de la misma, y el artículo 29 inciso primero de la Constitución Política. Los artículos 96 y 102 fueron violados, toda vez que la División de Signos Distintivos de la SIC, supeditó “…a un pago no exigido por norma comunitaria alguna, el derecho a obtener la expedición del certificado de registro y a usar la marca, cuando según lo establecido por ellas, este se adquiere con y desde su registro ante la Oficina Nacional Competente” (folio 20). Resalta que al pago de los derechos oficiales, la legislación interna le agregó la carga de pagar por la obtención y retiro del título, sin estar facultada para ello. Los artículos 114 y 144 de la Decisión 344 se violaron por interpretación errónea, al agregar a la tasa causada por tramitación del registro en el artículo 25 del Decreto 117 de 1994 el pago de los derechos al título, que las normas comunitarias no contemplan. Se violó el artículo 114 de la Decisión 344, ya que esta norma sólo previó la caducidad por falta de renovación y no por falta de pago de derechos para retirar el título del registro marcario, como tampoco reguló la caducidad del mismo. Se violó el artículo 144 y la Disposición Transitoria primera de la Decisión 344, por falta de aplicación. Se violó el artículo 29, inciso primero de la Constitución Política, por falta de aplicación, porque en lugar de proceder a expedir el certificado de registro de la marca, la demandada lo condicionó al pago de unos derechos, no contemplados

dentro del trámite administrativo de registro marcario.

II. CONTESTACIONES II.1. La SIC, mediante apoderado contestó que, la disposición transitoria primera de la Decisión 486 establece que los derechos de propiedad industrial concedidos bajo el amparo de la legislación anterior siguen rigiéndose por las mismas disposiciones y que esta Decisión es aplicable a los procedimientos que no se hubiesen resuelto al entrar en vigencia. De manera que teniendo en cuenta que los actos administrativos que decidieron los recursos interpuestos fueron proferidos en vigencia de la Decisión 486, la actuación debe analizarse con fundamento en esta norma.

Además, para valorar los actos acusados debe acudirse al Decreto 2591 de 2000, que reglamentó en su artículo 25 la declaración de caducidad de los títulos por falta de pago de las tasas dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo o a la entrada en vigencia del Decreto 117 de 14 de enero de 1994, puesto que el artículo 174 de la Decisión 486 había establecido como causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que dispusiera la legislación nacional. Que el solicitante efectuó el pago de la tasa correspondiente para el retiro del título el 20 de abril de 1999 en forma extemporánea, dado que el plazo venció el 3 de mayo de 1995, tal como se dispuso en la Resolución 41516 del 23 de diciembre de 2002, la cual fue proferida en cumplimiento al Decreto 2591 de 2000, que para el efecto estableció la caducidad de los registros marcarios cuando no fueran pagadas las tasas de publicación y entrega de títulos, Decreto que a su vez, tiene

su fuente jurídica en el artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por otra parte, sostiene que la Administración no vulneró el artículo 29 de la C.P., toda vez que se dio cumplimiento a las formalidades y procedimientos administrativos establecidos en el ordenamiento supranacional y nacional, con el fin de proteger el debido proceso a la sociedad actora y que la caducidad del título se generó por la negligencia y falta de interés de la misma.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación.

La Procuraduría Delegada ante esta Corporación, requiere la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia Andino, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, artículos XXVIII y s.s.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó la Interpretación Prejudicial 162-IP-2006 de las normas comunitarias indicadas en los cargos, concluyendo: “PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distintita ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: La caducidad es un modo de extinción del derecho al uso de la marca. La caducidad por no solicitar la renovación del registro dentro del término legal, incluido el período de gracia, opera de pleno derecho.

En relación con la caducidad por falta de pago de las tasas, el Juez Consultante para establecer y calificar la operancia de dicha causal debe remitirse a lo que disponga la legislación interna.

TERCERO: Para que la norma de derecho interno, de conformidad con el principio del complemento indispensable, puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias sobre propiedad intelectual, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución. No obstante lo anterior, no se autoriza a los Países Miembros para establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la citada Decisión” (folio

136).

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal en la misma Interpretación Prejudicial indica que serán objeto de interpretación los artículos 114, 144 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se generó el derecho del pago de las tasas. Además, que no se interpretarán los artículos 96 y 102 de la citada Decisión, porque no son pertinentes en relación con el caso en concreto.

DECISIÓN 344 “Artículo 114. El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”.

“Artículo 144. Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. “Disposición Transitoria Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión” . Según se lee en la Resolución 41516 de 23 de diciembre de 2002 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró la caducidad del título de la marca «FRASER’S» concedida mediante la Resolución 50908 de 28 de diciembre de 1994 para la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 117 de 14 de enero de 1994 y al inciso 2º del artículo 174 de la Decisión 486, por cuanto el término de los tres meses que señala la norma, venció el 3 de mayo de 2005, sin que su titular hubiera acreditado el pago de las tasas vigentes al momento de la solicitud de entrega del título. La parte actora argumenta que los artículos 114 y 144 de la Decisión 344 se violaron por interpretación errónea, al agregar a la tasa causada por tramitación del registro en el artículo 25 del Decreto 117 de 1994, el pago de los derechos al título, que las normas comunitarias no contemplan, pues, el aludido artículo 114

sólo previó la caducidad por falta de renovación y no por falta de pago de derechos para retirar el título del registro marcario, como tampoco reguló la caducidad del mismo y el artículo 144 como la Disposición Transitoria Primera, no fueron objeto de aplicación. En lo atinente a la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, expresó el Tribunal que con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de la seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo, es necesario diferenciar los aspectos de carácter sustancial de los de procedimientos contenidos en las normas, ya que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad. Razón tiene el Tribunal al sostener que de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, “…la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación se rigen por la nueva ley. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento” (folio 132). En relación con la obligación de pago de las tasas respectivas, y de conformidad con la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal, en el sentido de que la

misma se generó en vigencia de la Decisión 344, ya que la Resolución 50908 de 28 de diciembre de 1994, que concedió la marca «FRASER’S», quedó ejecutoriada en vigencia de dicha normativa, así como la aplicación del Decreto 117 de 14 de enero de 1994, que por remisión expresa de las normas comunitarias que regulaban la caducidad del registro, la facultaban en su carácter de legislación interna para establecer las respectivas tasas. De manera que no le asiste razón a la parte actora, al afirmar que no hubo aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, pues tanto el Decreto 117 de 14 de enero de 1994 artículo 25, como el Decreto 2591 de 13 de diciembre de 2000, contienen pautas en el mismo sentido; en igual forma las Decisiones 344 y 486 establecen las causales de caducidad del registro marcario y facultan a la legislación interna para fijar las correspondientes tasas. Ahora bien, contrario a lo que afirma la parte actora, el inciso 2º del artículo 114 de la Decisión 344 sí prevé como causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro. En este sentido, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada en este proceso, expresó: “El artículo 114 de la Decisión 344 consagra dos causales de caducidad del registro marcario, a saber:

1. Cuando el titular no solicite la renovación del registro dentro del término legal, incluido el período de gracia.

2. La falta de pago de las tasas, en los términos establecidos en la legislación

nacional del País Miembro. (…). Con relación a las tasas, el País Miembro puede señalar los plazos y forma para el pago, fijar los montos, procedimiento para su cobro, prescripción del derecho de cobro, etc… En este sentido es que el artículo 145 de la Decisión 344, dispone que ‘Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión” (folio 134). Como puede observarse, la citada norma comunitaria en armonía con lo dispuesto en los artículos 144 y 1451 ibídem, facultaban a la legislación interna para establecer las tasas, montos, plazos y sus formas de pago, cuestión que quedó regulada en el Decreto 117 de 14 de enero de 1994, aplicable en el presente caso, y posteriormente en el Decreto 2591 de 13 de diciembre de 2000. Debe la Sala recordar que en sentencia de 13 de diciembre de 20052, esta Sección, expuso: “Por su parte, el inciso 2º del artículo 25 del Decreto 0117 de 1994 estableció que la Superintendencia de Industria y Comercio declarará la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, 1 El artículo 145 de la Decisión 344, señala: “Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión”. 2 Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00218-01 C.P.: GABRIEL EDUARDO MENDOZA

MARTELO. Actor: ETERNIT COLOMBIA S.A. traspasos, para los títulos concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación de dicho Decreto, CUYO PAGO NO SE ACREDITE

ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA FECHA DE

ENTRADA EN VIGENCIA DEL PRESENTE DECRETO.

Cabe resaltar que esta norma fue declarada nula mediante sentencia de 12 de septiembre de 1996 (Expediente núm. 3179, Actora: Ximena Castellanos Abondano, Consejero ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz), pero solo en cuanto se refirió a las patentes, por cuanto respecto de éstas la norma comunitaria había consagrado un plazo de gracia, desconocido en la norma legal que la reglamentó. Igualmente, el inciso 2° del artículo 25 del Decreto 2591 de 2000, vigente cuando se expidieron los actos acusados y que se invoca como sustento de los mismos, estableció que la Superintendencia de Industria y Comercio continuará declarando la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, traspasos, para los títulos concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del Decreto 117

de 1994, CUYO PAGO NO SE ACREDITE ANTE LA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DENTRO DE LOS

TRES MESES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

DE TAL DECRETO.

Lo que ha quedado reseñado permite afirmar que en materia de

declaratoria de caducidad de registros marcarios existe norma especial, la regulada en las Decisiones de la Comunidad Andina y desarrollada por la legislación interna de cada País Miembro, como es el caso de los Decretos mencionados… Es pertinente precisar que la declaración de caducidad del registro marcario corresponde a la administración en forma unilateral de pleno derecho, como consecuencia de la configuración de una condición resolutoria a la que está sujeto el registro. “Cabe resaltar que la decisión aquí adoptada reitera otras tomadas por la Sala en asuntos análogos, como es el caso de la sentencia de 5 de mayo de 2005 (Expediente núm. 00219, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), entre otras. En efecto, en esa oportunidad la Sala sostuvo: “...El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 180-IP-2004) define y señala los efectos de la caducidad de un registro marcario, así: “un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca. Independientemente de cuál haya sido la causal que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquélla se produjo por falta de renovación, y el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo

153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona.” En la interpretación prejudicial hecha por el Tribunal Administrativo dentro del proceso 109 IP2000 se concluyó: “Tercero: La caducidad extingue la vigencia del registro marcario, la cual se debe al incumplimiento doloso o culposo de una obligación por parte del titular del registro marcario. Este acto puede se declarado de forma unilateral por parte de la administración. “Cuarto: Será causal de caducidad la falta de pago, de las tasas en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro.” Del artículo 103 de la Decisión 313 de la Comunidad Andina se extrae que la caducidad por la falta de pago de las tasas impuestas en el trámite de renovación de una marca, como es el caso que aquí ocupa a la Sala, se produce de pleno derecho, como consecuencia del incumplimiento de una obligación sometida a condición resolutoria que es aquella de la cual depende la extinción o resolución de un derecho. Corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar la caducidad cuando no se acredite el pago de las tasas según lo establecido en el Decreto 117 de 1994. En efecto, la Resolución 5418 de 1992 condicionó el registro a la “previa

cancelación de los derechos que esta actuación causa” de modo que el no pago de las mismas dentro del término previsto propiciaba el cumplimiento de dicha condición extintiva lo que a su vez daba lugar a que, en forma unilateral, la administración, en cualquier tiempo dispusiera validamente la cancelación del registro, como efectivamente ocurrió. Ahora bien, la Resolución 5418 de 30 de diciembre de 1992 quedó ejecutoriada el 27 de abril de 1993. Por su parte, el Decreto 117 de 1994 fue publicado el 14 de enero de 1994, y a partir de su expedición se disponía de tres meses para el pago de las tasas, término que tampoco fue observado por la demandante, configurándose la caducidad del certificado de registro marcario 118.388 correspondiente a la marca

FIBROLIT.

Así, la inactividad de la propia actora la puso en una circunstancias frente a la cual la administración solo intervino para declarar una situación objetiva que devino de la aplicación de una norma que informa la implicación o consecuencia jurídica que en los actos acusados se reconoce, ya que la subsistencia del derecho como titular de la marca FIBROLIT, como ya se dijo, estaba sometida a una condición resolutoria. Además los actos administrativos aquí acusados se basan en normas especiales que rigen el tema marcario las cuales no señalan límite temporal para la declaratoria de caducidad y no pueden ser reemplazadas por las normas generales. La caducidad por falta de pago de las tasas se produce de pleno derecho. También, sobre el particular, en un caso similar esta Sala dijo: “A este respecto, resulta oportuno tener en cuenta la interpretación prejudicial

que pronunció el Tribunal Andino al examinar los cargos en el caso presente que en lo pertinente, señala: “............... ‘4.5. Nulidad y caducidad del registro. ... La norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que se refiere la Decisión 313. Estas tasas serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país. … Esto implica que en la caducidad el acto administrativo es válido, y que su extinción se debe