CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00429-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo GLAUTAXOL y la marca TAXOL previamente registrada en la Clase 5 de Clasificación Internacional de Niza / MARCA FARMACÉUTICARigurosidad de examen de confundibilidad / PARTÍCULA DE USO COMÚNNo deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar el examen comparativo / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es TAXO en la clase 5 / COEXISTENCIA DE MARCAS – Carga que deben soportar las marcas débiles / REGISTRO MARCARIO - Procede respecto del signo GLAUTAXOL para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir riesgo de confusión o asociación con la marca TAXOL previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[L]a partícula de uso común vendría siendo la expresión "TAXO", según se deduce del listado de productos farmacéuticos de la Superintendencia de Industria y Comercio que la utilizan como prefijo o sufijo […]. La partícula TAXOL no es pues apropiable con carácter exclusivo, lo cual explica que haya sido comúnmente empleada en la formación de las marcas farmacéuticas que amparan medicamentos para el tratamiento del cáncer. Por lo expuesto, la empresa demandante, como titular que es de la marca TAXOL, debe soportar la existencia de otras marcas que la empleen a manera de prefijo o de sufijo […]. En el asunto sub-examine el titular de la marca censurada utiliza la raíz TAXOL evocando una

cualidad del producto farmacéutico frente a la cual la titular de la marca opositora no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión, de suerte que cualquier signo que se distinga de las marcas previamente registradas, en forma tal que no resulte idéntico a ninguna de estas, es susceptible de registro. Por lo tanto, el signo GLAUTAXOL resulta registrable frente a marcas que utilizan el mismo concepto, pues es claro que la expresión TAXOL tiene las características de una marca débil y por ende, su titular no puede pretender un derecho de uso exclusivo sobre la misma. Por otra parte y siguiendo las demás orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cotejo de las marcas GLAUTAXOL y TAXOL debe soslayar entonces el elemento común ya referido y concentrarse en la partícula diferencial, que en este caso está representada por la expresión "GLAU". En ese orden de ideas, no es preciso realizar grandes disquisiciones para advertir que la presencia del prefijo GLAU le imprime distintividad a la marca, desde el punto de vista ortográfico. Igual ocurre desde el punto de vista visual, en donde la silaba "GLAU" en cuanto elemento adicional, produce un impacto notorio, pues determina que el signo resultante sea mucho más extenso. […] Así las cosas, la Superintendencia de Industria y Comercio, al otorgar a la sociedad PROCAPS S. A. el registro de la marca nominativa GLAUTAXOL para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5a Internacional, se ajustó a los criterios de coexistencia de marcas débiles, pues como ya se dijo se trata de una marca lo suficientemente distintiva que no

presenta riesgos de confusión o asociación con la marca TAXOL.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 8 de mayo de 2006, Radicación 11001-03-24-000-2001-00191-01, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, 11 de junio de 2006, Radicación 11001-03-24-000-200200387-01, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón, 16 de noviembre de 2006, Radicación 11001-03-24-000-2001-00266-01, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, 10 de mayo de 2007, Radicación 11001-03-24-000-2001-00255-01, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, 14 de junio de 2007, Radicación 11001-03-24-000-200300231-01, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón, 30 de agosto de 2007, Radicación 11001-03-24-000-2002-00185-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, 13 de septiembre de 2007, Radicación 11001-03-24-000-2001-00236-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, 15 de noviembre de 2007, Radicación 11001-03-24-0002002-00269-01, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, 24 de enero de 2008, Radicación 11001-03-24-000-2002-00105-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, y 7 de febrero de 2008, Radicación 11001-03-24-000-2003-00182-01, C.P. Marco

Antonio Velilla Moreno.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00429-01

Actor: BRYSTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del C.C.A. interpuso la firma BRYSTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, contra los actos administrativos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales se concedió una marca nominativa.

I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes 1.- Pretensiones.

Primero: Que se declarare la nulidad de la Resolución número 2168 de 30 de enero de 2003, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la firma BRYSTOL-MYERS SQUIBB COMPANY y se concedió el registro de la marca GLAUTAXOL, para distinguir "Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso

médico, alimentos para bebes, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos, funguicidas y herbicidas", comprendidos dentro de la clase 5a de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad PROCAPS S. A., por el termino de 10 años contados a partir de la ejecutoria de la Resolución.

Segundo: Que se declarare la nulidad de la Resolución número 10875 de 28 de abril de 2003, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual, al decidir el recurso de reposición, se confirmo la decisión contenida en el acto mencionado en el numeral precedente.

Tercero: Que se declarare la nulidad de la Resolución número 12876 de 13 de mayo de 2003, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual, al decidir el recurso de apelación, se confirmó la decisión cuestionada y se declaro agotada la vía gubernativa.

Cuarto: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el registro de la marca GLAUTAXOL, para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 5a de la Clasificación Internacional de Niza.

Quinto: Que se ordene a la entidad demandada publicar la sentencia que se dicte en este proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Sexto: Que se ordene el cumplimiento de la sentencia que se dicte en este

proceso, dentro del término previsto en el C. C. A . 2.- Fundamentos de hecho Se aducen como hechos relevantes de la demanda que la sociedad demandante es titular en Colombia de la marca TAXOL, registrada bajo el número 208.044 de fecha 28 de septiembre de 1995, para distinguir "Productos farmacéuticos incluyendo preparaciones anti-cáncer", comprendidos en la clase 5a del artículo 2° del Decreto 755 de 1972, la cual ha sido usada intensamente por la titular del registro y es ampliamente conocida en el mercado. Se menciona igualmente que el 5 de julio de 2002 la firma PROCAPS S. A., solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca GLAUTAXOL, para distinguir productos comprendidos dentro de la c1ase 5a de la Clasificación Internacional de Niza. Una vez publicada dicha solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 520 de fecha 27 de septiembre 2003, la firma BRYSTOL-MYERS SQUIBB COMPANY presentó oposición, argumentando la manifiesta semejanza ortográfica, visual y fonética existente entre las denominaciones TAXOL y GLAUTAXOL y la consecuente confundibilidad de tales signos. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición, fundamentando su decisión en la inexistencia de semejanzas que puedan llegar a producir confusiones y agrega que si bien los signos enfrentados comparten algunos elementos en común, ello no es razón suficiente para generar confusión, pues la estructura gramatical del signo

"GLAUTAXOL", contiene la silaba "GLAU" como partícula adicional, la cual genera diferencias fonéticas y de pronunciación. Asimismo, la sílaba antes mencionada produce un notorio impacto visual, pues hace que el signo sea mucho mas extenso. Por lo anterior, existen elementos suficientes que le dan distintividad propia frente al signo opositor. Contra la decisión antes mencionada se interpusieron en oportunidad los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos negativamente, quedando en firme el registro del signo GLAUTAXOL y debidamente agotada la vía gubernativa. 3.- Normas violadas y concepto de la violación En opinión de la sociedad demandante, el acto administrativo complejo respecto del cual gira esta controversia, resulta violatorio del literal a) del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y demás normas concordantes y complementarias. AI explicar el concepto de la violación afirma la actora que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir los actos acusados, no tuvo en cuenta que las marcas en conflicto son confundibles en los términos del literal a) del articulo 136 y pueden inducir a los consumidores al error. La alegada confundibilidad se deriva del hecho de que la marca TAXOL es plenamente distintiva y se encuentra acreditada en el mercado dentro los sectores pertinentes, en virtud de su usa constante y la calidad del producto que distingue. Además de lo anterior, la existencia de un registro vigente, amparado por la presunción de legalidad, otorga un derecho de uso exclusivo a su titular que no

puede ser desconocido por la administración, mientras no sea anulado o suspendido por la administración. Por otra parte desmiente la afirmación de la Superintendencia, según la cual, la denominación TAXOL es el nombre genérico de un compuesto utilizado en el tratamiento del cáncer, pues se trata de la marca de un producto farmacéutico fabricado por la sociedad demandante para el tratamiento de esa enfermedad, cuyo principio activo es el PACLITAXEL, tal como consta en la literatura medica acompañada como prueba. Señala además que la denominación "GLAUTAXOL" reproduce en su integridad la marca TAXOL, dando lugar a una identidad parcial desde el punta de vista ortográfico, fonético y conceptual que contribuye a su confundibilidad. Refuta asimismo el argumento de la administración en el sentido de que el vocablo "GLAU" Ie esté imprimiendo distintividad a la marca, pues la simple agregación de vocablos a una marca registrada no puede ser considerada para los efectos del cotejo marcario, ya que ello se prestaría para que por esa vía cualquier persona se acabe apropiando de marcas ya registradas. Además de las razones expuestas, la parte actora señala que en el presente caso el vocablo "TAXOL", registrado a nombre suyo, es el elemento de mayor recordación y distintividad, en razón del posicionamiento que el producto TAXOL tiene en el mercado. Por todo ello, la marca GLAUTAXOL ofrece un alto riesgo de asociación frente a la marca opositora, llevando a los consumidores a pensar que ambas marcas tienen el mismo origen empresarial.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1.- La NACION -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, se

opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, argumentando que con la expedición de los actos acusados no se incurrió en ninguna violación del literal a) del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Con respecto al análisis de registrabilidad del signo, la autoridad marcaria arguye que la expresión "GLAUTAXOL" cumple cabalmente los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por la normatividad comunitaria. AI mismo tiempo, pone de presente que en tratándose de marcas farmacéuticas, se admite excepcionalmente que su cotejo se realice descomponiendo las palabras enfrentadas en sus prefijos y sufijos, teniendo en cuenta que tales partículas evocan los principios activos de un producto farmacéutico o la condición terapéutica a tratar, facilitando a los consumidores su correcta identificación. Siguiendo la posición reiterada del Tribunal Andino de Justicia y trayendo a colación algunos pronunciamientos de esta Corporación, expresa que cuando se trata de marcas farmacéuticas, los prefijos y sufijos no son susceptibles de apropiación con carácter exclusivo por persona alguna. Por lo anterior, el titular de una marca farmacéutica que contenga una raíz o partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros. EI apoderado de la Superintendencia mención a además que al confrontarse las marcas GLAUTAXOL y TAXOL, no se presenta ningún riesgo de confusión desde el punto de vista visual. En efecto, si bien la marca registrada está estructurada por cinco letras (T-A-X-O-L), la marca GLAUTAXOL cuyo registro se controvierte

en este proceso, contiene esas mismas letras a manera de sufijo, precedidas del prefijo GLAU, con lo cual resulta una estructura visualmente distinta que no tiene por qué generar ningún riesgo de confusión. La estructura de la expresión cuestionada presenta igualmente diferencias desde el punto de vista fonético. Se plantea también que el riesgo en mención es particularmente bajo, pues quien toma la decisión de que se utilice o consuma un producto farmacéutico determinado es precisamente un profesional de salud, quien por razón de sus conocimientos esta en la posibilidad de distinguir un producto de otro. 2.2.- La firma PROCAPS S. A., por su parte, también se opuso a la prosperidad de la demanda, planteando argumentos similares a los consignodos en el acápite anterior. En ese sentido, expresa que las resoluciones demandadas fueron expedidas teniendo en cuenta que la marca GLAUTAXOL, se encuentra conformada por partículas que evocan el origen primario de su agente activo, esto es, las plantas taxáceas, las cuales también son utilizadas en la elaboración de otros productos farmacéuticos ya registrados (QUITAXON, TAXOFENO, VETAXONA, ITAXOLOL, TAXODIOL, TAXOTERE, BRISTAXOL, ANTAXONE Y por supuesto el TAXOL). Además de ello, destaca las diferencias ortográficas, visuales y fonéticas que presentan las marcas en conflicto y el hecho de que ambas se refieran a productos farmacéuticos que en razón de su naturaleza son recetados y vendidos por personal calificado y especializado, con plena capacidad para diferenciar los signos TAXOL y GLAUTAXOL.

III.- ALEGATOS DE CONCLUSION

Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes demandantes presentaron sus respectivos alegatos de conclusión, reiterando los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes. EI señor Agente del Ministerio Público, por su parte, se limitó simplemente a solicitar el trámite de la Interpretación Prejudicial, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad comunitaria. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°, 126-IP-2007 de fecha 22 de noviembre de 2007, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En las conclusiones del precitado oficio expresó: PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 489 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se conformará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No son registrables los signos que según lo previsto en el articulo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se

semejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el publico un riesgo de confusión, o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca en error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Para establecer el riesgo de confusión o de asociación, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho mas riguroso toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

CUARTO: En el caso de marcas que contienen partículas de uso común, al realizar el examen comparativo, estas deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, la circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes. Así, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.

V-. DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES Los actos acusados concedieron a favor de la firma PROCAPS S.A., el registro de

la marca GLAUTAXOL, para distinguir con ella productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5a de la Clasificación Internacional de Niza destinados al tratamiento del cáncer. En el curso de la actuación administrativa correspondiente, la sociedad BRYSTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, invocando su condición de titular de la marca TAXOL, presentó observaciones con respecto a la marca GLAUTAXOL, por considerar que en razón de su similitud ortográfica, fonética y conceptual, a la que se suma la circunstancia de distinguir productos farmacéuticos de la misma clase, se pueden llegar a presentar riesgos de confusión o asociación en el público consumidor. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si las decisiones administrativas adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio contradicen o no el ordenamiento jurídico comunitario y en particular el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, cuyo texto es del siguiente tenor: Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectare indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; A efectos de establecer la legalidad de los actos administrativos acusados, es precise tener en cuenta las conclusiones de la interpretación prejudicial N° 126-IP2007 emitida por el Tribunal Andino de Justicia el 22 de noviembre de 2007,

obrante a folios 345 y siguientes del expediente. En ese orden de ideas y por tratarse de la confrontación de dos marcas que amparan o distinguen productos farmacéuticos, su escrutinio debe ser particularmente prolijo, estricto y minucioso, si se tiene en cuenta que la ingesta equivocada de medicamentos puede llegar a acarrear graves y hasta funestas consecuencias en la salud de los consumidores. Por lo anterior, la exclusividad de uso que deriva del registro de una marca farmacéutica, descarta por completo la posibilidad de que ciertas partículas, prefijos o sufijos de carácter común, necesario o usual y que pertenecen al dominio público, puedan ser monopolizadas por un titular marcario, pues es claro que su inclusión dentro de la estructura de una marca farmacéutica, contribuye a evocar las características y el principio activo del producto, así como el tipo de patologías en las cuales su consumo es recomendado o contraindicado. Por regla general y de conformidad con la doctrina comunitaria, cuando las marcas enfrentadas contienen partículas de uso general, el análisis debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos a comparar, de tal suerte que el todo prevalezca sobre las partes componentes. Aún así, en tratándose del cotejo de marcas farmacéuticas el examen debe concentrarse fundamentalmente en aquellas partículas o elementos diferentes que integran el signo. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha hecho suyos los aportes del autor JORGE OTAMENDI, quien al respecto formula las siguientes apreciaciones: "Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio

sobre ella. EI titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, "ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario". EI titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que "siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario". Nada de esto cambia por el hecho de haberse usado el elemento de uso común como marca." "Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el en el cotejo y por ello se ha dicho que esas elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente." "El elemento de uso común, por todo lo dicho, pierde relevancia a los a los efectos del cotejo. Ello a pesar de exigirse que los restantes elementos no de uso común sean lo suficientemente distintos para hacer de los conjuntos signos inconfundibles, y de sostenerse que el que una partícula sea de uso común no significa que sea ajena al problema de la confundibilidad. De lo contrario se podría otorgar a ese elemento un valor que no puede tener." En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos,

sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad. A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública. Además de lo expuesto, en providencias anteriores la Sala ha reconocido que un gran número de pacientes en Colombia, aún siendo neófitos en el campo de las ciencias de la salud, tienen el muy difundido hábito de automedicarse, razón por la cual se hace necesario extremar el rigor en el registro de las marcas farmacéuticas para evitar eventuales riesgos de confusión en los consumidores. En ese orden de ideas, las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra. Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 16 de noviembre de 2006 (Exp. 266, C. P. GABRIEL

EDUARDO MENDOZA MARTELO); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255. C. P.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C. P.

MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 30 de agosto de 2007 (Exp. 185 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349, C. P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236

C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 15 de noviembre de 2007 (Exp. 269 C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 24 de enero de 2008 (Exp. 105 C.

P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C.

P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO), entre otras.

En el presente caso, la partícula de uso común vendría siendo la expresión "TAXO", según se deduce del listado de productos farmacéuticos de la Superintendencia de Industria y Comercio que la utilizan como prefijo o sufijo, a saber: QUITAXON, TAXOFENO, VETAXONA, ITAXOLOL, TAXODIOL, TAXOTERE, BRISTAXOL, ANTAXONE y por supuesto el TAXOL (Fol.233). Dicha partícula común evoca uno de los componentes o principios activos de los medicamentos que se acaban de relacionar: las plantas taxáceas. Según la Literatura médica, el TAXOL es utilizado en el tratamiento del cáncer metastásico

del seno o del ovario y es extraído de la corteza del árbol de Tejo del Pacifico, conocido científicamente como Taxus Brevifolia. La partícula TAXOL no es pues apropiable con carácter exclusivo, lo cual explica que haya sido comúnmente empleada en la formación de las marcas farmacéuticas que amparan medicamentos para el tratamiento del cáncer. Por lo expuesto, la empresa demandante, como titular que es de la marca TAXOL, debe soportar la existencia de otras marcas que la empleen a manera de prefijo o de sufijo, a condición de que el conjunto resultante de su combinación con otros elementos sea novedoso, original y diferenciable de las marcas ya registradas. En el asunto sub-examine el titular de la marca censurada utiliza la raíz TAXOL evocando una cualidad del producto farmacéutico frente a la cual la titular de la marca opositora no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión, de suerte que cualquier signo que se distinga de las marcas previamente registradas, en forma tal que no resulte idéntico a ninguna de estas, es susceptible de registro. Por lo tanto, el signo GLAUTAXOL resulta registrable frente a marcas que utilizan el mismo concepto, pues es claro que la expresión TAXOL tiene las características de una marca débil y por ende, su titular no puede pretender un derecho de uso exclusivo sobre la misma. Por otra parte y siguiendo las demás orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cotejo de las marcas GLAUTAXOL y TAXOL debe soslayar entonces el elemento común ya referido y concentrarse en la partícula diferencial,

que en este caso esta representada por la expresión "GLAU". En ese orden de ideas, no es preciso realizar grandes disquisiciones para advertir que la presencia del prefijo GLAU le imprime distintividad a la marca, desde el punto de vista ortográfico. Igual ocurre desde el punto de vista visual, en donde la silaba "GLAU" en cuanto elemento adicional, produce un impacto notorio, pues determina que el signo resultante sea mucho más extenso. En efecto, mientras la marca TAXOL está conformada por dos (2) silabas (TA-XOL), la marca GLAUTAXOL está compuesta por tres (3) (GLAU-TA-XOL). Del mismo modo, mientras la primera marca contiene cinco (5) letras, la segunda tiene nueve (9). En virtud de lo expuesto, resulta claro que entre las marcas enfrentadas existen diferencias estructurales, fonéticas y de pronunciación que las hace inconfundibles entre si. Ahora bien acudiendo al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el prefijo GLAU le da una fuerza distintiva especial a la marca, sin que por el uso de la partícula común que describe uno de los principios activos o componentes químicos del medicamento, se pueda predicar que se trata del mismo producto o se genere algún riesgo de asociación empresarial. Del mismo modo y como resultado de la aplicación de los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial obrante en este proceso, se advierte que las expresiones TAXOL Y GLAUTAXOL, apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva (y no simultánea) no producen una impresión de semejanza o de relación: GLAUTAXOL-TAXOL-GLAUTAXOL-TAXOLGLAUTAXOL-TAXOL-GLAUTAXOL-TAXOLGLAUTAXOL-TAXOL-GLAUTAXOL-TAXOLAsí las cosas, la Superintendencia de Industria y Comercio, al otorgar a la sociedad PROCAPS S. A. el registro de la marca nominativa GLAUTAXOL para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5a Internacional, se ajustó a los criterios de coexistencia de marcas débiles, pues como ya se dijo se trata de una marca lo suficientemente distintiva que no presenta riesgos de confusión o asociación con la marca TAXOL. Con arreglo a las ideas expuestas se concluye que las decisiones administrativas acusadas no contradicen la prohibición establecida en el artícu