CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00444-01-2007

RIESGO DE CONFUSION MARCARIA - Evidente por similitud fonética entre los signos PEPIN y PAPIN y por amparar productos alimenticios / PAPINIrregistrabilidad por similitud fonética en PEPIN que ampara productos alimenticios La Sala considera que el elemento gráfico en el signo PAPIN no tiene mayor relevancia, pues simplemente se está reemplazando la letra “i” por una figura que pretende evocar un hombre con vestimenta alusiva a una “papa francesa”, el cual no posee rasgos que permitan diferenciarlo de marcas semejantes. Es claro para la Sala que el elemento gráfico de PAPIN no tiene la suficiente fuerza distintiva como para no generar riesgo alguno de confusión con la marca PEPIN (denominativa), razón por la cual efectuará la Sala el correspondiente cotejo entre las partes denominativas de ambos signos. Si se analiza la parte denominativa de los signos en disputa en la forma como se ha establecido reiteradamente por el Tribunal Andino de Justicia, es decir examinando las semejanzas de ambos signos y no las diferencias, se concluye que las mismas son muy similares, pues tienen el mismo número de letras y únicamente son disímiles en la primera vocal, ya que en un caso es la letra “E” y en el otro la “A”. Respecto del elemento auditivo o fonético, es preciso señalar que por el hecho de que cuatro de las cinco letras que componen cada signo sean idénticas y se ubiquen en la misma posición, se configura un riesgo suficiente para impedir el registro del signo PAPIN. Adicionalmente, como se explicó en párrafos precedentes, las vocales que

diferencian los signos no tienen suficiente fuerza para impedir que los mismos se confundan. Vale la pena señalar que si bien la marca PEPIN se encuentra registrada en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y PAPIN pretende su registro en la clase 29 de la misma clasificación, ambas clases se refieren a productos alimenticios y por ello podrían dar lugar a confusión. Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala considera que no puede concederse el registro de la marca PAPIN (mixta) en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., siete (7) de junio de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00444-01

Actor: CONGELADOS AGRICOLAS S.A. – CONGELAGRO S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. – CONGELAGRO S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de las siguientes Resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: 37135 del 22 de noviembre de 2002, por la cual se negó el registro de la marca PAPIN; 10751 del 28 de abril de 2003 por la cual se resolvió

el recurso de reposición en contra de la Resolución 37135 del 22 de noviembre de 2002; y 15556 del 30 de mayo de 2003, por la cual se resolvió el recurso de apelación, estas dos últimas confirmando la primera.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos acusados y como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder a favor de CONGELADOS AGRICOLAS S.A. – CONGELAGRO S.A. la marca PAPIN (mixta), para identificar legumbres y demás productos hortícolas comestibles preparados para el consumo o conserva; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, comprendidos en la clase 29 internacional. b.- Los hechos de la demanda Los hechos citados por la parte actora como fundamento de sus pretensiones son: Indicó que el 14 de agosto de 1996, la sociedad CONGELADOS AGRICOLAS S.A. – CONGELAGRO S.A. presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de registro de la marca PAPIN (mixta) para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Manifestó que la mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 438. Expresó que dentro del término de publicación, la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. presentó oposición a la marca PAPIN (mixta), con

fundamento en el registro previo de la marca PEPIN en la clase 30. Indicó que mediante la Resolución 5218 del 25 de marzo de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca PAPIN (Mixta) debido al registro previo que de la marca PEPIN solicitó la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A., petición que fue atendida. Afirmó que la sociedad CONGELADOS AGRICOLAS S.A. – CONGELAGRO S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 5218 del 25 de marzo de 1998, exponiendo que entre las expresiones PAPIN (mixta) y PEPIN existían suficientes elementos para evitar cualquier riesgo de confusión. Mediante la Resolución 3081 del 25 de febrero de 1999, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición confirmando la resolución recurrida. Así mismo, según la Resolución 36872 del 31 de octubre de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió favorablemente el recurso de apelación interpuesto por CONGELADOS AGRICOLAS S.A. – CONGELAGRO S.A. revocando en todas sus partes la Resolución 5218 del 25 de marzo de 1998. Indicó que el 8 de enero de 2002, la sociedad CONGELADOS AGRICOLAS S.A. – CONGELAGRO S.A. solicitó el registro de la marca PAPIN (mixta) ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para

identificar productos en la clase 29 internacional. El 30 de julio de 2002, se efectuó la correspondiente publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 518, respecto de la cual no se presentó oposición alguna. Afirmó que mediante Resolución 37135 del 22 de noviembre de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca PAPIN (mixta) en la clase 29, argumentando el registro previo de la marca PEPIN en la clase 30 internacional a favor de la

sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A.

Precisó que dentro del término legal, la sociedad CONGELADOS AGRICOLAS S.A. – CONGELAGRO S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución 37135, anteriormente mencionada. Mediante Resolución 10751 del 28 de abril de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió desfavorablemente el recurso de reposición, confirmando la resolución atacada. Sostuvo que mediante Resolución 15556 del 30 de mayo de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió desfavorablemente el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la Resolución 37135 del 22 de noviembre de 2002. Finalmente, el 4 de junio de 2003 se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el acuerdo suscrito el 13 de diciembre de 2001, en el cual las

sociedades CONGELADOS AGRICOLAS S.A. – CONGELAGRO S.A. e

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. pactaron las condiciones para la coexistencia pacífica de las marcas PAPIN (clase 29) y PEPIN (clase 30). c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 35 y 59 del C.C.A. y el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio tenía la carga de motivar la decisión con la cual negó la marca PAPIN (mixta) con base en la marca PEPIN, sabiendo que anteriormente había decidido, con base en las mismas normas, que entre los mismos signos, pertenecientes a las mismas sociedades, no existían suficientes semejanzas para temer por un eventual riesgo de confusión. Explicó que la demandada incurrió en contradicción, pues en un acto administrativo que se encuentra ejecutoriado declaró que las marcas PAPIN y PEPIN, que amparan productos de la clase 30 internacional y que pertenecen a las sociedades CONGELADOS AGRICOLAS S.A.- CONGELAGRO S.A. e INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. respectivamente, pueden coexistir sin problema alguno, pero ahora que se solicita el registro de la marca PAPIN para la clase 29, la Superintendencia manifiesta que existe riesgo de confusión con PEPIN de la clase 30. En consecuencia debía la Superintendencia motivar la razón por la cual, con las mismas normas, se adoptó una decisión totalmente distinta a la que se tomó en el

acto administrativo censurado, pues en ninguna de las tres resoluciones demandadas se justifica el cambio de decisión con respecto al mismo supuesto de hecho. Adujo que no podría señalarse que los actos acusados carecen absolutamente de motivación, pero si puede decirse que los motivos que se exponen no resultan suficientes para justificar la decisión adoptada. Se pronunció además respecto de la violación del artículo 59 del C.C.A. comoquiera que según estima, las resoluciones que resolvieron los recursos de reposición y de apelación contienen un grave vicio, pues no emiten pronunciamiento alguno sobre el argumento principal de los mismos. Al respecto indicó que la Superintendencia de Industria y Comercio en ningún momento se pronunció sobre el principal argumento de los recursos referente a la adopción de una posición absolutamente contradictoria con la expuesta por la mencionada entidad en el expediente 96-42966. A pesar del cambio de postura con respecto a un mismo supuesto de hecho y una misma norma de derecho, no se hizo pronunciamiento alguno referente al mencionado punto. Respecto de la indebida aplicación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el actor argumentó que para que pueda configurarse dicha causal, deben concurrir dos circunstancias: i) identidad o semejanza entre los signos comparados e ii) identidad o relación entre los productos amparados por los signos que haga temer un eventual riesgo de confusión. Indicó que no es posible acudir a la irregistrabilidad de la marca, pues el registro solicitado sobre la marca PAPIN (mixta) en la clase 29, no cumple con los

supuestos anteriormente mencionados. Insistió en los argumentos planteados por la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de resolver el recurso de apelación dentro de la Resolución 37135 de 2002, explicando que la misma expuso que entre los signos PAPIN (mixto) y PEPIN, ambos en la clase 30, existían suficientes diferencias en conjunto como para que generaran confusión en el mercado. Agregó que había sido tal la claridad respecto de la imposibilidad de confusión, que se permitió la coexistencia de las marcas a pesar de amparar productos idénticos. Señaló que la simple semejanza no puede generar irregistrabilidad, sino que la misma debe tener un componente adicional y es el riesgo de confusión. Explicó que si bien PAPIN y PEPIN comparten algunas letras, las letras A y E que diferencian los signos, así como el componente gráfico de la marca PAPIN, son argumentos suficientes para impedir alguna clase de confusión. Sostuvo que el hecho más relevante para comprobar que dos signos no son confundibles, está dado por la coexistencia en el mercado de las marcas, sin que se haya generado riesgo de confusión o de asociación. Argumentó que las marcas PAPIN (mixta) y PEPIN, ambas en la clase 30, no han generado confusión alguna entre el público consumidor, razón por la cual tampoco se presentaría si están en distintas clases (29 y 30). Adicionalmente consideró que existe una aceptación implícita por parte de la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A., tercera interesada, en la coexistencia pacífica de los signos PAPIN (mixta) en las clase 29 y PEPIN en la

clase 30, pues la misma no presentó oposición alguna a la solicitud de registro de PAPIN. Además las sociedades implicadas suscribieron un acuerdo que reposa en el expediente 02-930, en el cual se permite la coexistencia pacífica de los signos PAPIN (mixta) en la clase 29 y PEPIN clase 30. d.- Las razones de la defensa Superintendencia de Industria y Comercio: Indicó, entre otras razones, que el hecho de que en el expediente 96-42966 se haya concedido el registro de la marca PAPIN (mixta) en la clase 30, signifique que deba derivarse un eventual derecho de registro de la marca en la clase 29. Igualmente explicó que la circunstancia de existir acuerdos de coexistencia, no implica que la Superintendencia de Industria y Comercio se despoje de la facultad para efectuar el correspondiente análisis de irregistrabilidad, pues dichas causales son de orden público y de obligatorio cumplimiento. Mencionó que con la expedición de las resoluciones 37135 de 2002, 10751 de 2003 y 15556 de 2003, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Indicó que durante el trámite administrativo realizado en la Superintendencia de Industria y Comercio se garantizó plenamente el debido proceso y el derecho de defensa. Aclaró que la Decisión 486, como ordenamiento legal vigente, es aplicable válida y legalmente respecto del caso concreto, en el momento de expedirse las resoluciones cuestionadas. Agregó que en reiteradas ocasiones, tanto la Superintendencia de Industria y

Comercio como el Consejo de Estado, han establecido los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca:

1. La perceptibilidad

2. La suficiente distintividad

3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Indicó que aunque PAPIN (mixta) es susceptible de representación gráfica, carece de fuerza distintiva puesto que al efectuar la comparación con PEPIN, marca que se encuentra registrada, las mismas presentan similitudes ortográficas y fonéticas capaces de generar confusión o error en el consumidor acerca de la procedencia de los productos y su origen empresarial. Agregó que de acuerdo con el Tribunal Andino de Justicia, la marca que se pretende registrar no puede confundirse con la que se encuentra inscrita, pues respecto de ésta existe un derecho de su titular de utilizarla de forma exclusiva y oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen. Adujo que no puede desconocerse la semejanza que existe en los aspectos ortográfico y fonético entre PAPIN, clase 29 y PEPIN, clase 30, más aun si los productos que identifican pertenecen a clases relacionadas, induciendo de esta forma al público a incurrir en error acerca del origen empresarial. Finalmente sostuvo respecto de los presuntos acuerdos de coexistencia de las marcas, que los mismos no impiden a la Superintendencia de Industria y Comercio determinar la registrabilidad o irregistrabilidad en cada caso particular. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse

las siguientes actuaciones: Por auto del 12 de diciembre de 2003 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fls. 61 a 63). Por auto visible a folios 163 y 164, se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad actora y de la entidad demandada (fls. 272 a 278 y 279 a 283, respectivamente). Mediante proveído del 20 de mayo de 2005 se ordenó someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia del 9 de noviembre de 2005, dio respuesta a la referida solicitud (fls. 299 a 316) en el proceso 150-IP-2005. II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó, en el proceso 150-IP-2005: “PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al

tratarse de un signo mixto y uno denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de aquel, sin ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o riesgo de asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejados de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

QUINTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos que pertenecen a distinta clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

SEXTO: La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

La coexistencia de hecho no genera derechos.” CONSIDERACIONES DE LA SALA Por medio de la Resolución 15556 del 30 de mayo de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, interpuesto por la sociedad CONGELADOS AGRICOLAS S.A. – CONGELAGRO S.A., confirmando la resolución impugnada y en consecuencia, negando el registro de la marca PAPIN, en favor de la mencionada empresa, para distinguir: legumbres y demás productos

hortícolas comestibles para el consumo o conserva; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas. Inicialmente entrará la Sala a estudiar los argumentos expuestos por el demandante respecto de la violación de los artículos 35 y 59 del C.C.A. Para el caso es importante transcribir lo dispuesto por los mismos: “Artículo 35. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares. En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite. Cuando el peticionario no fuere titular del interés necesario para obtener los solicitado o pedido, las autoridades negarán la petición y notificarán esta decisión a quienes aparezcan como titulares del derecho invocado, para que puedan hacerse parte durante la vía gubernativa, si la hay. Las notificaciones se harán conforme lo dispone el capítulo X de este título.” “Artículo 59. Concluido el término para practicar pruebas, y sin necesidad de auto que así lo declare, deberá proferirse la decisión definitiva. Ésta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia, si es del caso. La decisión resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo haya sido antes.” Respecto del artículo 35 del C.C.A. que dispone que la decisión deberá ser “motivada al menos en forma sumaria”, la Sala considera que efectivamente los

actos acusados cumplen con el mencionado requisito, pues en cada uno de los mismos se encuentran sustentadas las razones por las cuales se niega el registro de la marca PAPIN (mixta) en la clase 29 internacional. Adicionalmente están claramente esbozadas las situaciones de hecho y de derecho en las cuales se fundamentó la Superintendencia de Industria y Comercio para la toma de la mencionada decisión, sustentando su negativa de registro en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual estipula que cuando un signo sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por terceros para productos idénticos o respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión, deberá impedirse su registro. Ahora bien, respecto del artículo 59 C.C.A., es claro el argumento de la Superintendencia de Industria y Comercio de que la motivación para tomar la decisión de negar el registro de la marca PAPIN (mixta) en la clase 29 internacional, se fundamenta en las normas comunitarias anteriormente citadas que impiden el registro en los casos en que el signo que pretende registrarse como marca pueda generar confusión en los consumidores con una marca que tiene su registro establecido. Considera la Sala que dicho argumento es más que suficiente para resolver todas las cuestiones planteadas en el recurso, pues el hecho de haber concedido una marca anteriormente en circunstancias similares no puede ser sustento legal para negar el examen de la violación de una norma de carácter comunitario, en otro caso sometido a estudio.

En consecuencia los mencionados cargos no prosperan. El signo PAPIN busca amparar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, más exactamente: “Legumbres y demás productos hortícolas comestibles preparados para el consumo o conserva y frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas” La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el cual señala: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” El signo para el cual se pretende registro en la clase 29 internacional y la marca actualmente registrada en la clase 30 son: MARCA REGISTRADA MARCA NEGADA P E P I N En el presente caso debe llevarse a cabo el análisis de la marca PEPIN (denominativa) y PAPIN (mixta). En primer lugar, es necesario analizar si el elemento gráfico del signo PAPIN prevalece y tiene una mayor recordación que el elemento denominativo. Al respecto en la interpretación prejudicial 150-IP-2005 el Tribunal precisó algunos conceptos doctrinales entre los que señaló que “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser

el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos” . Agregó que si “el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo denominativo o gráfico corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos.” La Sala considera que el elemento gráfico en el signo PAPIN no tiene mayor relevancia, pues simplemente se está reemplazando la letra “i” por una figura que pretende evocar un hombre con vestimenta alusiva a una “papa francesa”, el cual no posee rasgos que permitan diferenciarlo de marcas semejantes. Es claro para la Sala que el elemento gráfico de PAPIN no tiene la suficiente fuerza distintiva como para no generar riesgo alguno de confusión con la marca PEPIN (denominativa), razón por la cual efectuará la Sala el correspondiente cotejo entre las partes denominativas de ambos signos. Tratándose de una comparación de la parte denominativa de ambos signos, la Sala analizará si existe riesgo de confusión entre los elementos visuales, auditivos o fonéticos y el ideológico o conceptual del signo PAPIN con la marca PEPIN. Ortográficamente la marca registrada y el signo que se pretende registrar tienen la siguiente escritura: P E P I N P A P I N Marca registrada Signo que se pretende registrar Si se analiza la parte denominativa de los signos en disputa en la forma como se ha establecido reiteradamente por el Tribunal Andino de Justicia, es decir

examinando las semejanzas de ambos signos y no las diferencias, se concluye que las mismas son muy similares, pues tienen el mismo número de letras y únicamente son disímiles en la primera vocal, ya que en un caso es la letra “E” y en el otro la “A”. Respecto del elemento auditivo o fonético, es preciso señalar que por el hecho de que cuatro de las cinco letras que componen cada signo sean idénticas y se ubiquen en la misma posición, se configura un riesgo suficiente para impedir el registro del signo PAPIN. Adicionalmente, como se explicó en párrafos precedentes, las vocales que diferencian los signos no tienen suficiente fuerza para impedir que los mismos se confundan. Acerca de la confusión ideológica o conceptual, debe indicarse que no es posible analizar la misma en el caso concreto, comoquiera que ni la marca registrada ni el signo que pretende registrarse evocan idea alguna. Vale la pena señalar que si bien la marca PEPIN se encuentra registrada en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y PAPIN pretende su registro en la clase 29 de la misma clasificación, ambas clases se refieren a productos alimenticios y por ello podrían dar lugar a confusión. Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala considera que no puede concederse el registro de la marca PAPIN (mixta) en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Finalmente cabe advertir que por el hecho que la oficina nacional competente, Superintendencia de Industria y Comercio, haya concedido el registro de la marca actualmente solicitada en la clase 30 no puede considerarse que se tiene un

derecho adquirido que impida el estudio de los aspectos pertinentes al momento de conceder el registro marcario. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

(Ausente con excusa)