CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00450-01-2015

PATENTE DE INVENCION – Se niega la denominada Sales de 10aminoalifatil-dibenz (b.f) oxepina con actividad neurodegenerativa por no ser un compuesto nuevo Para la Sala, si bien es cierto que el peritaje concluyó que los compuestos de la reivindicación 1 de la patente solicitada, no se encuentran clara y específicamente descritos en las anterioridades que la Administración consideró para negar la patente, lo cierto es que el concepto rendido por el experto técnico de la Superintendencia de Industria y Comercio asevera que en las anterioridades US 3100207, CH 585746 y DE 1793521, se persiguen las mismas soluciones con composiciones similares que también tienen acción sobre el sistema nervioso central, además de presentar un mismo grupo farmacológico característico de las dibenzoxepinas, por lo que es evidente utilizar este grupo para elaborar compuestos con propiedades farmacológicas similares y que, además, no se observan estudios que demuestren el efecto reclamado o que los compuestos reclamados presentaran una actividad sorprendente, pues el efecto protector no es más que un nuevo uso de compuestos ya conocidos en el estado de la técnica.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 1 / DECISION 344 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 2 / DECISION 344

DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 4 / DECISION 344 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 5 / DECISION 344 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 16 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 14 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 16 /

DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 18 / DECISION 486

DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 19 / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 21

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00450-01

Actor: NOVARTIS AG

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad NOVARTIS AG, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de los actos que negaron la solicitud de patente de invención denominada “SALES DE 10-AMINOALIFATIL-DIBENZ (B,F) OXEPINA

CON ACTIVIDAD NEURODEGENERATIVA”.

I.- DEMANDA.

I.1La sociedad NOVARTIS AG, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1. La nulidad de la Resolución núm. 03124 de 31 de enero de 2003, mediante la cual se negó la concesión de la patente de invención denominada “SALES DE 10AMINOALIFATIL-DIBENZ (B,F) OXEPINA CON ACTIVIDAD

NEURODEGENERATIVA”.

2. La nulidad de la Resolución núm. 12506 de 30 de abril de 2003, que confirmó la anterior.

3. A título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, la concesión a su nombre de la patente solicitada y el respectivo certificado.

4. Se ordene a la mencionada entidad la publicación de la sentencia que ponga fin a este proceso, en la Gaceta para la Propiedad Industrial.

I.2FUNDAMENTOS DE HECHO.

La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:

1. Que el día 29 de mayo de 1997 solicitó, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la concesión de la patente de invención denominada “SALES DE 10-AMINOALIFATIL-DIBENZ (B,F) OXEPINA CON

ACTIVIDAD NEURODEGENERATIVA”.

2. Mediante auto núm. 1916 de 27 de agosto de 1997, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones le requirió para que en el término de 30 días presentara sus argumentos en relación con el concepto técnico núm. 1162, que señaló que la solicitud no cumplía con todos los requisitos formales requeridos por la Decisión 344 para este tipo de trámites; que solicitó un plazo adicional de 30 días.

3. Mediante escrito radicado en la entidad el 26 de noviembre de 1997, dio respuesta a las observaciones formuladas por la entidad, modificando el título original de la invención, por el de “SALES DE 10-AMINOALIFATIL-DIBENZ (B,F) OXEPINA

CON ACTIVIDAD ANTINEURODEGENERATIVA Y PROCESO PARA SU OBTENCIÓN”, adjuntando documentos nuevos, a saber, formato de patente, texto de la descripción, capítulo reivindicatorio, extracto, tarjeta temática y de archivo de propietarios; artes finales y copia legalizada y traducida oficialmente de la solicitud de patente suiza núm. 1352/96 de 30 de mayo de 1996, exponiendo todos sus argumentos de tipo técnico que desvirtuaban la opinión del examinador. La solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial el 25 de septiembre de 2001.

4. Mediante el oficio núm. 15188 notificado el 30 de septiembre de 2002, la División de Nuevas Creaciones, le informó que encontró algunas anterioridades que desvirtúan la novedad y el nivel inventivo de la solicitud, y le requirió para que respondiera a las objeciones de patentabilidad encontradas.

5. Mediante memorial radicado en la entidad el 22 de diciembre de 2002, dio respuesta a las observaciones, presentando un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de una sola reivindicación, modificando el título, eliminando la referencia que hizo al procedimiento de obtención, y desvirtuando las anterioridades que afectaban la novedad y el nivel inventivo de la solicitud.

6. A través de la Resolución núm. 03124 de 31 de enero de 2003, el Superintendente de Industria y Comercio negó la patente solicitada con fundamento en que la única reivindicación carece de novedad y de nivel inventivo y porque no se demostró que los compuestos reclamados presentaran una actividad sorprendente, pues el efecto protector no es más que un nuevo uso de compuestos ya conocidos

en el estado de la técnica.

7. Interpuso recurso de reposición contra la decisión, alegando que los compuestos sí son novedosos y que su efecto no pudo conocerse de manera evidente por una persona versada en la materia, toda vez que las anterioridades no daban pista alguna sobre las características protectoras para tales compuestos; que las reivindicaciones presentadas no son en ningún momento reivindicaciones de un segundo uso médico, sino que pretenden proteger un nuevo producto.

8. Mediante la Resolución núm. 12506 de 30 de abril de 2003, se confirmó la decisión.

I.3La actora considera que con la expedición de las Resoluciones acusadas se violaron, por indebida aplicación, los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. La Sala resume sus argumentos en los siguientes términos: Que la novedad de su solicitud resulta de la comparación entre la invención, cuya protección se solicita y la correspondiente anterioridad, pues en ésta se divulgan compuestos de fórmula I los cuales presentan un enlace propinilo –C=C-CH2entre la amina y el grupo dibenzo (b,f) oxepina o tiepina; que este enlace no se encuentra presente en ninguno de los 19 compuestos específicamente descritos en la reivindicación 1. En la totalidad de los compuestos reivindicados, el enlace correspondiente es simplemente un grupo metileno -CH”-. Con respecto a los documentos citados US 3.100.207 y DE 1793521, considera que es evidente que ninguno de dichos documentos afecta la novedad de la

invención de la reivindicación 1, toda vez que ninguno de los 19 compuestos reivindicados está comprendido en dichas anterioridades. Pone de presente que la reivindicación 1 -que correspondía a la reivindicación 10-, rechazada por la Superintendencia de Industria y Comercio, no fue objetada por novedad dentro del informe de búsqueda internacional que se llevó a cabo durante este trámite. Que la solicitud tiene nivel inventivo, por cuanto los nuevos compuestos reivindicados muestran un efecto protector que no se esperaba a partir de los documentos CH 585 746, US 3.100.207 y DE 1793521, ni de los conocimientos que pueda tener una persona versada en la materia; los compuestos reivindicados tienen un efecto altamente sorprendente que ha llevado a que dichos compuestos se encuentren actualmente en la fase II de pruebas clínicas y son extremadamente prometedores; que la Doctrina ha señalado que la simplicidad no es prueba de la inexistencia del invento, lo que significa que aquello que la entidad consideró obvio, no desvirtúa su patentabilidad, si en verdad el invento tiene altura inventiva. Trae a colación la interpretación que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha dado al artículo 4º de la Decisión 344, en el sentido de que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente, y que por ello el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino

que debe depender de las especiales circunstancias de cada caso.1 Que por lo anterior, sería un despropósito aceptar la tesis de la entidad al considerar que está afectado el nivel inventivo, pues ninguno de los compuestos mencionados en la reivindicación 1 había sido mencionado en las anterioridades, toda vez que el efecto protector contra la citólisis mostrado por los compuestos de la presente invención no había sido sugerido ni enseñado por los documentos citados, ni su efecto hubiera podido ser derivado de manera evidente por un experto en la materia, pues las anterioridades no daban pista alguna sobre las características protectoras para dicho tipo de compuestos.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del proceso ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. 1 Sentencia de 21 de marzo de 2001, Proceso 105-IP-2000.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La Superintendencia de Industria y Comercio, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico; anota que en el evento en que los actos acusados se declaren nulos, corresponde a esa entidad, previo cumplimiento de los requisitos de forma y fondo por parte de la solicitante, conceder la patente de invención correspondiente. Señala que, contrario a lo afirmado por la parte actora, el examen de fondo permitió demostrar que el objeto de la patente no reúne los requisitos legales previos establecidos para su concesión; que como se expuso en los actos acusados, el objeto de la solicitud en debate no encuentra diferencia con lo que ya

forma parte del estado de la técnica, puesto que en los documentos US 3100207, CH 585746 y DE 1793521, se persiguen las mismas soluciones con composiciones similares. Que según la reivindicación 1, la solicitud se refiere a las sales de adición ácida de 10-aminoalifatil-dibenz (b,f)oxepina de la fórmula (I), cuyos sustituyentes se revelan en la descripción, con ácidos carboxílicos, que pueden ser utilizados como sustancias activas para medicinas antineurodegenerativas. Anota que los compuestos sí son nuevos a la luz de la anterioridad CH 585746, debido a que no presentan el enlace propinilo, no obstante, son una derivación del estado de la técnica, y si bien es cierto que los compuestos de la solicitud también son nuevos frente a los del documento US 3100207, debido a que no presentan un grupo metileno como enlace, no son nuevos respecto al documento DE 1793521, porque muchos de los compuestos (especialmente cuando hay presencia de anillos de piperazina y piperidina) que se pretenden proteger no son novedosos a la luz de esta anterioridad, y los que son nuevos, resultan de una derivación evidente del estado de la técnica, debido a que todas las anterioridades presentan compuestos similares que tienen acción sobre el sistema nervioso central, además de presentar el mismo grupo farmacológico característico de las dibenzoxepinas, por lo tanto es evidente utilizar este grupo para elaborar compuestos con propiedades farmacológicas similares. Expresa que no se observan estudios que demuestren el efecto reclamado o que los compuestos reclamados presentan una mejora respecto a los del estado de la

técnica. Advierte que los compuestos que no aparecen en las anterioridades son obvios, debido a que éstas muestran compuestos similares, que ya presentaban efectos sobre el sistema nervioso central, además de compartir la estructura dibenzoxepina que es un claro indicio de la actividad de esta clase de compuestos, lo que indica que una persona versada en la materia, además de encontrar muchos compuestos de la solicitud como carentes de novedad, sabría que aquellos compuestos presentarían una acción sobre el sistema nervioso central y orientaría su investigación hacia ese punto.

III.- INTERPRETACION PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “PRIMERO: De la petición de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención SALES DE 10-AMINOALIFATIL-DIBENZ (B,F) OXEPINA CON ACTIVIDAD ANTINEURODEGENERATIVA, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la corte consultante.

SEGUNDO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

Con el requisito del nivel inventivo, se pretende dotar al examinador técnico de un elemento que le permita determinar si la invención objeto de estudio no se habría podido alcanzar a partir de los conocimientos técnicos que existían

en ese momento dentro del estado de la técnica.

TERCERO: El artículo 16 de la Decisión 344, expresamente niega la posibilidad de que se puedan patentar nuevos usos de un producto o procedimiento ya patentado. Por tal razón, ésta es una exclusión de patentabilidad adicional a las establecidas en los artículos 6 y 7 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

De conformidad con el artículo 35 del tratado de creación del tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2003-00450, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del estatuto vigente”.

IV.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El Ministerio Público no se pronunció en esta oportunidad.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución acusada núm. 03124 de 31 de enero de 2003, negó a la actora la concesión de la patente de invención denominada “SALES DE 10-AMINOALIFATIL-DIBENZ (B,F) OXEPINA CON ACTIVIDAD ANTINEURODEGENERATIVA” y en respuesta al recurso de reposición, a través de la Resolución núm. 12506 de 30 de abril de 2003, confirmó la anterior decisión.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación Prejudicial, consideró que teniendo en cuenta que la solicitud de patente fue presentada el 9

de junio de 1998, en vigencia de la Decisión 344, ésta es la norma que rige en cuestión de requisitos de patentabilidad para efectuar el examen de fondo y forma. En consecuencia, de oficio interpretó los artículos 1°, 2°, 4°, 5º y 16 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. Las disposiciones de la Decisión 344 de 1993 interpretadas por el Tribunal de Justicia, rezan: “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial2. Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique3. Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese

derivado de manera evidente del estado de la técnica4. Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios5. 2 El texto es idéntico al artículo 14 de la Decisión 486. 3 El texto es prácticamente idéntico al artículo 16 ídem. 4 El texto es idéntico al artículo 18 ídem. 5 El texto es idéntico al artículo 19 ídem. Artículo 16.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”. Ahora bien, las normas de la Decisión 486 que la actora considera violadas por los actos acusados, que no fueron interpretadas por el Tribunal de Justicia, empero que, en esencia, son del mismo contenido y alcance de las que fueron objeto de interpretación, señalan: “Artículo 14Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Artículo 16Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40. Artículo 18Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” Artículo 19Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. Artículo 21Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”. De conformidad con las disposiciones transcritas, los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones de productos o procedimientos, siempre que cumplan con todos los requisitos, a saber: que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Los actos acusados: - Resolución núm. 03124 de 31 de enero de 2003, da cuenta de que realizado el

examen de patentabilidad, se encontró que la invención no es patentable, porque no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo. Explica que la invención reclama las sales de adición ácida de 10-aminoalifatildibenz (b,f)oxepina de la fórmula (I), cuyos sustituyentes se revelan en la descripción, con ácidos carboxílicos que pueden ser utilizados como sustancias activas para medicinas antineurodegenerativas, y también se refiere a los nuevos compuestos de la fórmula (I) en forma libre. Señala que la fecha para determinar el estado de la técnica es el 30 de mayo de 1996, que corresponde a la fecha de prioridad reivindicada respecto de la solicitud SZ 1352/96, la cual fue considerada en el examen de patentabilidad. Que consultadas las fuentes de información con que cuenta se encontraron los siguientes documentos anteriores a la fecha de prioridad reivindicada y relacionados con la materia en estudio6. 6 Según concepto técnico núm. 0034 sin fecha, que obra a folios 394 a 396 del anexo núm. 1, Examinador Técnico código 202024. Nº Documento Título Fecha de publicación 1 US 3100207 “derivados de 10-aminoalquibenzo 06.08.63 (b,f) tiepina y –dibenz (b,f) oxepina” 2 CH 585746 “Procedimiento de fabricación de 15.03.77 derivados de dibenzo(b,f)tiepina y –dibenzo(b,f)oxepina 3 DE 1793521 “Procedimiento de fabricación de 09.09.71

dibenzo(b,f)oxepinas básicas sustituidas, así como sus sales no tóxicas” Consideró que el objeto reivindicado no es nuevo puesto que está comprendido en el estado de la técnica, porque la materia de la reivindicación 1 fue anticipada por dichas anterioridades. La patente US 3100207 publica derivados de 10-aminoalquibenzo (b,f) tiepina y – dibenz (b,f) oxepina, así como sus sales de adición ácida, formadas con ácidos orgánicos e inorgánicos no tóxicos; el documento CH 585746 revela derivados de dibenzo(b,f)tiepina y –dibenzo(b,f)oxepina y su procedimiento de fabricación, así como sus sales de adición ácida; y la anterioridad DE 1793521, publica un procedimiento de fabricación de dibenzo(b,f)oxepinas básicas sustituidas, así como sus sales no tóxicas de ácidos orgánicos. Considera que teniendo en cuenta las restricciones realizadas por el solicitante, y comparando elemento por elemento, se advierte que muchos de los compuestos que se pretenden proteger, se encuentran revelados por las anterioridades mencionadas y afectan la novedad de la solicitud. Que el examen de fondo también objetó el nivel inventivo de la solicitud, por encontrarse afectada directamente por la materia revelada en las anterioridades citadas y los conocimientos usuales de la materia, lo que permitió establecer que el estado de la técnica evidenció que el objeto de esta invención se deriva de manera evidente del conocimiento público y resulta obvio para una persona medianamente versada en el oficio. Recalcó que es necesario recordar que en el estado de la técnica, la patente US

3100207, publica derivados de 10-aminoalquibenzo (b,f) tiepina y –dibenz (b,f) oxepina, así como sus sales de adición ácida, formadas con ácidos orgánicos e inorgánicos no tóxicos; el documento CH 585746, también revela derivados de dibenzo (b,f)tiepina y –dibenzo (b,f)oxepina y su procedimiento de fabricación, así como sus sales de adición ácidas y la solicitud DE 1793521, también en el estado de la técnica, publica un procedimiento de fabricación de dibenzo(b,f)oxepinas básicas sustituidas, así como sus sales no toxicas de ácidos orgánicos. Que teniendo en cuenta el objetivo de la solicitud, lo cual es proporcionar compuestos derivados de dibenzo(b,f) oxepinas y sus sales de adición ácidas, claramente se observa que es una derivación evidente del estado de la técnica, ya que los documentos mencionados revelan compuestos similares que persiguen el mismo propósito. Adicionalmente no se demuestra que los compuestos reclamados presenten una actividad sorprendente respecto a los citados en el estado de la técnica. Insiste en que para un técnico medio en la materia es más que obvio que al agregar un ácido a un compuesto en forma de base libre, se forma una sal de adición; es por ello que la reivindicación 1 no tiene nivel inventivo. Que, por otra parte, los comentarios del solicitante en respuesta a la notificación de fondo, relacionados con el efecto protector, no son más que “un nuevo uso” de compuestos que tienen una acción sobre las células del sistema nervioso central y, más que obtener nuevos compuestos, lo que realiza la sociedad solicitante son

ensayos de compuestos ya conocidos en el estado de la técnica. Sobre el nuevo uso, advierte que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486, el uso no es patentable, pues en la norma mencionada se establece el ámbito de patentabilidad cuando se señala que las patentes se otorgarán “para las invenciones de producto o de procedimiento”, campo dentro del cual no aparecen señalados los usos. Que así mismo, el artículo 21 de la Decisión 486 establece que los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 ídem, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial; que la respuesta del solicitante se orienta a proteger un segundo uso de productos que ya están comprendidos dentro del estado de la técnica. Contra el acto anterior la solicitante interpuso el recurso de reposición, en el cual manifiesta que los compuestos descritos en la reivindicación 1 sí son novedosos a la luz de los documentos citados, pues ninguno de ellos ha sido mencionado en las anterioridades; que de hecho así lo reconoce el Examen Preliminar Internacional hecho a la solicitud internacional correspondiente a la invención de la presente solicitud. Que es importante resaltar que el efecto protector contra la citólisis mostrado por los compuestos de la presente invención no había sido sugerido ni enseñado por lo documentos citados como anterioridades; que ello no significa que haya encontrado un nuevo uso a compuestos conocidos, ya que como se dijo anteriormente, los compuestos de la reivindicación 1 son novedosos y su efecto no hubiera podido ser derivado de manera evidente por un experto en la técnica, quien no habría estado

motivado a obtener dichos compuestos con las características protectoras pues las anterioridades no daban pista alguna sobre tales características para el tipo de compuestos. Insiste en que las reivindicaciones presentadas no son en ningún momento reivindicaciones de un segundo uso médico, sino de producto, y la utilidad inesperada fue destacada para fundamentar el nivel inventivo de los nuevos compuestos y no para reivindicar un nuevo uso. - Resolución núm. 12506 de 30 de abril de 2003, a través de la cual, en respuesta al recurso de reposición, el Superintendente de Industria y Comercio, confirmó la Resolución núm. 03124 de 31 de enero de 2003. Considera que, contrario a lo expresado por el recurrente, muchos de los compuestos de la reivindicación 1 de la solicitud, ya se encuentran comprendidos en el documento CH 585746, cuando –R1,R2,R3 es hidrógeno, X es oxígeno, R4 y R5 son alquilo de 1 a 7 átomos de carbono y juntos pueden formar ciclos de 5 ó 6 miembros y se incluyen, además en dicho documento, sus sales de adición no toxica con ácidos orgánicos e inorgánicos; por lo tanto, al reemplazar de manera correcta los sustituyentes antes mencionados, se obtienen los compuestos que se reivindican con la presente solicitud. Aclara que el hecho de haber sido reconocida previamente la novedad de una invención y aún el haberse concedido patente para la misma no afecta la potestad que tiene la Oficina nacional competente para conceder o no dicho privilegio, porque el examen de patentabilidad es efectuado de acuerdo con las normas de cada País

donde se solicite protección. Que de acuerdo con la legislación aplicable a Colombia, las patentes sólo se conceden a los productos y procedimientos en todos los campos de la tecnología, con la condición de que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial, y no a sus efectos u otros usos, pues tal posibilidad no está dada en Colombia a la luz de la legislación aplicable. Ahora bien, ante esta Jurisdicción la actora solicitó la práctica de un dictamen pericial, el cual fue decretado mediante auto de 20 de mayo de 20047. La parte demandada objetó el dictamen8, porque contraviene los principios de unidad y comunidad de la prueba, dado que las preguntas estaban indefectiblemente orientadas a que se diera una respuesta que beneficiara a la solicitante, debido a que se dirigían a comparar la creación cuya patente se solicitó, frente a la anterioridad CH 585746 y no respecto de DE 179352, en relación con la que muchos de los compuestos reivindicados no son nuevos, generando así un conocimiento parcial y equívoco de los hechos. Para la Sala, si bien es cierto que el peritaje concluyó que los compuestos de la reivindicación 1 de la patente solicitada, no se encuentran clara y específicamente descritos en las anterioridades que la Administración consideró para negar la patente, lo cierto es que el concepto rendido por el experto técnico de la Superintendencia de Industria y Comercio asevera que en las anterioridades US 3100207, CH 585746 y DE 1793521, se persiguen las mismas soluciones con composiciones similares que también tienen acción sobre el sistema nervioso

central, además de presentar un mismo grupo farmacológico característico de las dibenzoxepinas, por lo