CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00461-01-2007

CONEXION COMPETITIVA - Presupuestos para establecer similitud marcaria / COTEJO MARCARIO - Conexión competitiva entre productos y servicios La demandada se apoya en algunos de los criterios de distintividad planteados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando el cotejo marcario involucra productos que se ubican en diferente clase. Se trata de la denominada conexión competitiva, que la jurisprudencia de dicho Tribunal resume en las siguientes pautas para establecer la similitud entre tales productos y servicios: “(i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; ii) Canales de comercialización; iii) Mismos medios de publicidad; iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios ; v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; vi) Partes y accesorios; vii) Mismo género de los productos o servicios; viii) Misma finalidad; ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.”. El Tribunal precisó que dichos criterios son facultativos, es decir, que no son de obligatoria observancia sino que el consultante “podrá” acudir a ellos “para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro”. SIMILITUD GRAFICA - Existencia respecto del triángulo común de las marcas mixtas BELLOTIN y BELLOTA; prevalencia del elemento denominativo sobre el gráfico / TIPOS DE SIMILITUD MARCARIAOrtográfica, fonética e ideológica / SIMILITUD ORTOGRAFICA - Definición / SIMILITUD FONETICA - Definición / SIMILITUD IDEOLOGICA - Definición

Para la Sala el elemento gráfico de las marcas enfrentadas es similar en una y otra en cuanto a la figura geométrica que las componen. En efecto, pese a que los objetos que se encuentran en el interior del triángulo no son idénticos, sí presentan rasgos similares comoquiera que en la marca BELLOTIN (MIXTA), la gráfica ubicada dentro del triángulo bien podría semejar una ficha de ajedrez, un corcho o, inclusive, una bellota, entre otras figuras, luego existe riesgo de confusión. Ahora bien, en este caso el elemento gráfico no es prevalente en el cotejo marcario, habida cuenta que el componente de la citada marca no es “evocador de un concepto determinado”, lo cual da paso a la aplicación de la regla general según la cual, como se dijo, el elemento nominativo prevalece sobre el gráfico dada “la fuerza expresiva propia de las palabras”, sin que ello suponga desconocer el efecto que, en su conjunto, produzcan los dos elementos de la marca en el consumidor. Al respecto conviene recordar las precisiones hechas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, en relación con los tipos de similitud marcaria. Dijo el Tribunal: “La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La

determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”. SIMILITUD ORTOGRAFICA - Existencia entre signos BELLOTA y BELLOTIN / SIMILITUD FONETICA - Existencia entre signos BELLOTA y BELLOTIN / SIMILITUD GRAFICA - Existencia respecto de la figura del triángulo A nivel ortográfico BELLOTA y BELLOTIN coinciden en las letras que las integran, las consonantes B, LL, T y las vocales E, O. Estas dos vocales se encuentran en la misma secuencia en una y otra marca que además, se componen de igual número de sílabas (3): BE/ LLO/ TA y BE/ LLO/ TIN. En cuanto a la similitud fonética, la Sala observa que las marcas enfrentadas tienen sonidos semejantes al ser pronunciadas BELLOTA / BELLOTIN / BELLOTA / BELLOTIN / BELLOTA / BELLOTIN / BELLOTA / BELLOTIN / BELLOTA / BELLOTIN / BELLOTA / BELLOTIN. Finalmente, al consultar el Diccionario de la Lengua Española de la

Real Academia Española, Vigésima Primera Edición, se constata que sólo figura la palabra BELLOTA, que significa: “Fruto de la encina, del roble y otros árboles del mismo género. BELLOTIN en cambio, no se encuentra en el citado diccionario y la terminación IN supone en el lenguaje común, un diminutivo de la palabra BELLOTA. Para la Sala las evidentes similitudes fonética y ortográfica entre una y otra marca permiten inferir que el elemento nominativo de las mismas supone el riesgo de confundibilidad en el consumidor, máxime si se tiene en cuenta que BELLOTIN reproduce casi en su totalidad a la expresión BELLOTA de la marca previamente registrada. Lo anterior, aunado al hecho de que el elemento gráfico de las marcas enfrentadas es similar en cuanto están representadas en un TRIÁNGULO en cuya parte inferior se ubica el nombre de cada marca, son razones suficientes para concluir que la marca BEELOTIN (MIXTA) no podía ser registrada por estar incursa en la causal de similitud con una marca previamente registrada. CONEXION COMPETITIVA DE PRODUCTOS - Evidente al compartir los mismos canales de comercialización aunque la nomenclatura de productos sea distinta / CONFUSION POR CONEXION COMPETITIVA DE PRODUCTOSExistencia entre los de las marcas BELLOTA y BELLOTIN / BELLOTINIrregistrabilidad frente a la marca BELLOTA por similitud ortográfica, fonética, gráfica y por conexión competitiva Finalmente se precisa que la diferencia en la nomenclatura de los productos que amparan las marcas que se cotejan no es suficiente para impedir la confundibilidad porque éstos pueden, eventualmente, compartir los mismos

canales de comercialización. En efecto, la marca BELLOTIN ampara productos de la clase 6 internacional, que son los siguientes: “Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.”. En la solicitud de registro de la mencionada marca, visible a folio 72, se indicó que la misma ampara “clavos y herraduras de herrar equinos, bovinos, asnales y mulares”, productos de la clase 6 internacional. Por otra parte, la marca BELLOTA ampara “Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.”, es decir, todos los indicados en la clase 8 internacional. Tanto la clase 6 como la 8 amparan productos metálicos que pueden coincidir en el mercado y utilizar similares canales de comercialización por ejemplo una ferretería, circunstancia adicional para concluir que las marcas cotejadas presentan alto riesgo de producir confusión en el consumidor. Las anteriores consideraciones imponen declarar la nulidad de los actos acusados habida cuenta que conceder el registro de una marca similar a otra registrada anteriormente contraría la legalidad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil siete (2007)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00461-01

Actor: BELLOTA HERRAMIENTAS S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad BELLOTA HERRAMIENTAS S.A., en ejercicio de la acción de nulidad, en contra de la Resolución No. 37258 del 25 de noviembre de 2002, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) decidió el recurso de apelación interpuesto por el señor Jorge Enrique Flores contra la Resolución No. 21819 del 17 de julio del mismo año. El acto acusado revocó la resolución apelada y, en su lugar, concedió el registro de la marca BELLOTÍN (MIXTA) para identificar productos de la clase 6 internacional.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de la citada Resolución No. 37258 de 2002 y que, en consecuencia, se ordene a la entidad demandada a cancelar el certificado de registro de la marca BELLOTIN (MIXTA) para distinguir productos de la clase 6 internacional y se declare la legalidad de las Resoluciones números 21819 del 17 de julio de 2002 y 30051 del 20 de septiembre del mismo año, dictadas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó inicialmente el mencionado registro y se confirmó tal decisión, respectivamente.

Solicita la sociedad demandante que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial y se ordene a la autoridad demandada, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del fallo, expedir la resolución correspondiente en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento. b. Los hechos de la demanda Pueden resumirse de la siguiente manera: Manifestó que el día 12 de octubre de 2000 el señor Jorge Enrique Florez Torres, por intermedio de apoderado, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo BELLOTIN (MIXTA) para amparar clavos y herraduras de herrar equinos, bovinos, asnales y mulares, productos de la clase 6 internacional. Señaló que en la oportunidad legal prevista para el efecto, se opuso a la anterior solicitud de registro marcario por considerar que el signo BELLOTIN (MIXTO) es confundible con la marca previamente registrada BELLOTA (MIXTA) de la cual es titular, para amparar productos de la clase 8 internacional. Informó que mediante la Resolución 21819 del 17 de julio de 2002 el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo BELLOTIN (MIXTO) solicitado por el señor Jorge Enrique Florez Torres, en consideración a que a nivel fonético es casi idéntico a la marca BELLOTA (MIXTA), además de que ambas identifican productos que comparten los mismos canales de divulgación e igual destinatario, generando confusión en el consumidor.

Dijo que contra la anterior resolución el señor Florez Torres interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, apelación. El primero fue resuelto mediante la Resolución 30051 del 20 de septiembre de 2002, confirmando la decisión de negar el registro marcario y el segundo fue resuelto en forma favorable al recurrente por Resolución 37258 del 25 de noviembre del mismo año, pues revocó las decisiones impugnadas y concedió el registro de la marca BELLOTIN (MIXTA), en consideración a que la misma identifica productos distintos a los de la marca previamente registrada. c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora adujo, como sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 134, 135 literales a y b y 136 literal a de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, éste último en concordancia con el artículo 5° del tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. En cuanto a los artículos 134 y 135, literales a y b, señaló que en el mercado la marca es un instrumento de protección no sólo para el titular de la misma sino para el consumidor de los productos que ésta distingue. Al respecto transcribió apartes del pronunciamiento del Tribunal Andino de Justicia en el proceso 1-IP-87 del 3 de diciembre de 1987. Aseveró que el requisito de registrabilidad más importante al tenor del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es la distintividad; de ésta derivan los demás requisitos y es esencial para diferenciar los productos y servicios en el mercado, que es el objetivo de la marca.

Manifestó que la marca BELLOTÍN (MIXTA) es susceptible de representación gráfica pero no cumple con el requisito de la distintividad porque es “casi idéntica” y se confunde con la marca BELLOTA (MIXTA) y por lo tanto no debió ser registrada. Consideró que de conformidad con el artículo 136, literal a, de la decisión comunitaria antes citada la similitud de los signos y de los productos o servicios que protegen las marcas, son factores que generan confusión en el consumidor sobre el origen empresarial de los mismos. Al respecto transcribió apartes de la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso N° 0-IP-94 del 24 de marzo de 1994. Se refirió a los diversos tipos de confusión de las marcas, el visual, el auditivo o el ideológico y concluyó que aquellas pueden ser confundibles por presentar similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sobre lo cual adujo el pronunciamiento N°58-IP-2001 del mencionado Tribunal. Dijo que en este caso las marcas en conflicto son MIXTAS, de manera que para efectos de su comparación debe tenerse en cuenta en forma prevalente el elemento denominativo de cada una, como lo ha precisado la doctrina y la jurisprudencia. Procedió al cotejo de las marcas BELLOTIN (MIXTA) y BELLOTA (MIXTA) y advirtió, de una vista general, que la impresión de conjunto genera confusión a nivel visual en razón a la identidad ortográfica entre la primera y la previamente registrada, pues las letras B, E, L, L, O, T conforman casi la totalidad de las

mismas. A igual conclusión llegó en cuanto a la identidad a nivel fonético como quiera que la pronunciación de dichas letras es igual, es decir, presentan una similitud en la estructura gramatical y comparten una misma sílaba tónica. Sobre este punto transcribió apartes del pronunciamiento 9-PI-94 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual precisó que la palabra BELLOTA (de la marca previamente registrada), coincidente en las marcas en conflicto, tiene un significado en el Diccionario de la Lengua Española y que la expresión BELLOTIN (del registro cuya nulidad se pretende) constituye el diminutivo de la palabra BELLOTA. Expresó que los productos amparados por la marca BELLOTA (MIXTA) de la clase 8 internacional son, entre otros, “artículos de ferretería ya elaborados, o sea, herramientas e instrumentos manuales en general no comprendidos en otras clases; cuchillería en general, no comprendidos en otras clases” y la marca BELLOTIN (MIXTA) ampara productos de la clase 6 internacional como “clavos y herraduras de herrar equinos, bovinos, asnales y mulares”, los cuales, a su juicio, guardan relación comercial con los productos que ampara la marca previamente registrada. En efecto, agregó, las herraduras y clavos para herrar se comercializan en los mismos establecimientos (agropecuarios o ferreterías) con algunas herramientas manuales comprendidas en la clase 8 internacional que ampara la marca BELLOTA (MIXTA); como prueba de ello dijo aportar una cotización

expedida por el establecimiento de comercio denominado Centro de Abastos Agropecuarios –CEBA-. Reiteró que la existencia en el mercado de las marcas BELLOTA (MIXTA) y BELLOTIN (MIXTA) genera confusión en el consumidor frente al origen empresarial de los productos amparados por las mismas. Finalmente adujo los criterios señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para detectar la similitud entre marcas, como la inclusión de los productos en una misma clase de menclator, los canales de comercialización, los mismos medios de publicidad, relación o vinculación entre los productos, uso conjunto o complementario de los mismos, identidad de género, similar finalidad e intercambiabilidad. d. Las razones de la defensa La Superintendencia de Industria y Comercio señala que los hechos de la demanda son ciertos pero se opone a la prosperidad de las pretensiones en consideración a lo siguiente: Aseveró que los actos administrativos acusados no violan las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque fueron expedidos conforme a las competencias otorgadas por dicha decisión y por el Decreto Ley 2153 de 1992 a la Superintendencia de Industria y Comercio, atendiendo a las normas pertinentes en materia marcaria. Señaló que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó los actos administrativos que negaban el registro marcario de BELLOTIN, porque tenía esa facultad en su calidad de superior jerárquico del Jefe de la División de Signos Distintivos quien, a su juicio, incurrió en error al negar el citado registro. Manifestó que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado los

requisitos que debe reunir una marca para ser registrable son la perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Trascribe apartes de la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, según la cual la función esencial de la marca es distinguir los productos o servicios que se ofrecen en el mercado y que la distintividad es la característica fundamental del signo que se pretende registrar (proceso número 14IP-98). Expresó que el argumento de confundibilidad alegado por la demandante carece de fundamento en razón a que los productos que amparan las marcas en conflicto se encuentran previstos en dos clases distintas que no guardan entre sí relación de competitividad. Agregó que la confundibilidad supone tener en cuenta los productos que amparan las marcas y al respecto transcribió apartes de la interpretación prejudicial emitida en el proceso N°5-IP-97 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Concluyó que no existen razones que impidan que las marcas BELLOTA y BELLOTIN coexistan en el mercado, pues no comparten el mismo nomenclátor, ni requieren los mismos canales de comercialización o medios de comunicación. e. La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 12 de diciembre de 2003 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fls. 64 a 66). En providencia del 1° de octubre de 2004 se abrió a pruebas el proceso (fls. 138 a 139) y por auto del 28 de enero de 2005 se corrió traslado a las partes para alegar

de conclusión (fl. 146). Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de dicho derecho los apoderados de la entidad demandada, Superintendencia de Industria y Comercio, y la sociedad demandante (fls. 148 a 154 y 155 a 164). Mediante proveído del 20 de mayo de 2005 se ordenó someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia del 26 de octubre de 2005, dio respuesta a la referida solicitud (fls. 179 a 196). II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes concluyó, en el proceso 120-IP-2005, lo siguiente: “PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los

criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas mixtas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. En un signo mixto el elemento denominativo suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser determinantes. En consecuencia, corresponde a la autoridad competente proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro

induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

SEXTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos que pertenecen a distinta clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-00461 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.”

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se trata en este caso de verificar la legalidad de la Resolución número 37258 del 25 de noviembre de 2002, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (E), por medio de la cual se concedió el registro de la marca BELLOTIN solicitada por el particular JORGE ENRIQUE FLOREZ TORRES, para distinguir productos de la clase 6 internacional. Comoquiera que la Decisión 486 de la Comunidad Andina entró a regir a partir del 1° de diciembre de 2000, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 274, el examen de legalidad del acto acusado se hará a la luz de lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por ser la norma vigente al 12 de octubre de 2000, fecha en que se presentó la solicitud de registro objeto de este proceso, como consta a folio 78. Se aclara que auncuando el fundamento legal de dicho acto y el objeto de los cargos de ilegalidad del mismo es, entre otros, la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ello no obsta para que el análisis se haga con base en el artículo 83 de la Decisión 344 porque su contenido fue reproducido en forma idéntica en el citado precepto. De la lectura del acto administrativo cuya nulidad se depreca, se advierte que las razones que tuvo la Superintendencia de Industria y Comercio para conceder el registro solicitado, son las siguientes: “En principio se dice que productos o servicios que se destinen a finalidades iguales, idénticas o afines y que circulen en un mismo mercado, han de presentar una similitud real para el consumidor, el que

podrá entonces confundirse, que es lo que se trata de evitar mediante el examen de registrabilidad. La naturaleza o la estructura del producto, su composición física o química y aún su misma presentación, tiene sin duda menos influencia que la finalidad, para efecto de establecer similitudes o parecidos. En el caso de la referencia, se trata de relacionar los productos que se pretenden amparar con el signo solicitado BELLOTIN (mixta) con los productos que amparan la marca BELLOTA (nominativa), para distinguir productos de la clase 8 internacional, a nombre de la sociedad Bellota Herramientas S.A., certificado número 248171, vigente hasta el 4 de diciembre de 2003, información que reposa en el Expediente 92 295538. En el presente caso el signo solicitado pretende distinguir clavos y herraduras de herrar equinos, bovinos, asnales y mulares, productos comprendidos en la clase 6 y la marca BELLOTA fundamento de la negación está registrada para distinguir herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar, productos de la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. Como se puede apreciar, además de que los productos amparados por la marca registrada y los que pretende amparar el signo solicitado pertenecen a diferentes nomencladores, su finalidad es diferente y satisfacen necesidades diferentes, no comparten los mismos canales de distribución o comercialización, pues el consumidor final es diferente. De tal forma que entre los productos no existe relación de ninguna índole.” (las negrillas y subrayas no

son del texto original). Se aclara que pese a que en la trascripción anterior se señala la marca BELLOTA como nominativa, lo cierto es que se trata de una marca mixta con número de registro 24871 como se constata en la página de información virtual de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial y lo confirma su Secretaria General ad hoc en el Oficio N°9001 visible a folio 201. Ahora bien, la razón fundamental de la autoridad demandada para conceder el registro de la marca BELLOTIN (mixta) consiste en que los productos que ésta ampara son diferentes a los de la marca BELLOTA (mixta) y que no guardan relación entre sí que genere confusión en el consumidor, comoquiera que dichos productos se clasifican en nomenclaturas distintas (6 y 8 respectivamente), su finalidad y las necesidades que satisfacen son diferentes y no utilizan los mismos canales de comercialización. Es decir, la demandada se apoya en algunos de los criterios de distintividad planteados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando el cotejo marcario involucra productos que se ubican en diferente clase. Se trata de la denominada conexión competitiva, que la jurisprudencia de dicho Tribunal resume en las siguientes pautas para establecer la similitud entre tales productos y servicios: “(i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; ii) Canales de comercialización; iii) Mismos medios de publicidad; iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios ; v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; vi) Partes y accesorios; vii) Mismo género de los productos o servicios; viii) Misma finalidad; ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.”

El Tribunal precisó que dichos criterios son facultativos, es decir, que no son de obligatoria observancia sino que el consultante “podrá” acudir a ellos “para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro”. En ese orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la decisión que se impugna se ajusta o no a las normas comunitarias que regulan la materia, es decir, a constatar si se configura la causal de irregistrabilidad de similitud entre la marca BELLOTIN (mixta) cuyo registro se concedió con el acto acusado y la marca BELLOTA (mixta) previamente registrada. El artículo 83 literal a) de la Decisión 344 que fue reproducido en su integridad por el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos