CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00462-01-2009

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto BELLOTA para distinguir productos de la clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca mixta BELLOTA previamente registrada en la clase 8 / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Análisis bajo la visión de conjunto / CONEXIÓN COMPETITIVA – Criterios para establecerla / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto BELLOTA por existir semejanza y tener conexión competitiva con la marca mixta BELLOTA previamente registrada Las marcas mixtas en conflicto son, de un lado, BELLOTA (mixta) para identificar clavos y herraduras de herrar equinos, bovinos, asnales y mulares, comprendidos en la clase 6 internacional (versión 7); de otro, BELLOTA (mixta) para distinguir herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas y maquinillas de afeitar, es decir, la totalidad de productos contenidos en la categoría 8 internacional. […] Una comparación entre los signos mixtos en conflicto permite distinguir sin mayores elucubraciones que entre éstos existen fuertes semejanzas visuales, auditivas y conceptuales. En ambas marcas predomina el elemento nominativo BELLOTA […]. Auditivamente, basta con decir que las marcas contienen palabras idénticas y, por ende, el sonido que producen al pronunciarse es el mismo; en cuanto a las similitudes visuales, debe anotarse que comparten la figura geométrica de un triángulo dentro del cual

aparece, en una, la imagen de una bellota y, en otra, una figura que bien podría responder a un dedo, a una imagen de fantasía o a una bellota, puesto que el elemento nominal induce esa idea. Así las cosas, la Sala considera que el cotejo conjunto y sucesivo de los signos arroja como resultado la semejanza entre ambos. Sin embargo, el análisis marcario debe trascender dicha similitud, toda vez que distinguen productos contenidos en diferentes categorías de la Clasificación Internacional de Niza, la 6 y 8 y, por tanto, debe establecerse si entre ellos existe conexión competitiva. […] Aplicados los criterios al asunto sub examine, es factible predicar la conexión competitiva entre las marcas confrontadas, puesto que distinguen productos que cuentan con los mismos canales de distribución y comercialización, cuales son las ferreterías o tiendas especializadas en bienes agrícolas y, además, se trata de productos complementarios, dado que para usar los clavos para herrar e instalar las herraduras se requiere el empleo de herramientas manuales comprendidas en la categoría 8 internacional y distinguidas con la marca mixta BELLOTA, propiedad de BELLOTA HERRAMIENTAS S.A. […] Así las cosas y como quiera que las marcas mixtas cotejadas son semejantes y presentan conexión competitiva, se tendrá probada la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 26 de noviembre de 2004, Radicación 11001-03-24-000-2001-00110-01, C.P.

Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 de 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 81 / DECISIÓN 344 de 1993 DE LA COMISIÓN

DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 83 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00462-01

Actor: BELLOTA HERRAMIENTAS S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: AUTORIDADES NACIONALES Se decide en única instancia la acción de nulidad promovida por la sociedad BELLOTA HERRAMIENTAS S.A. contra la Resolución Nº 42477 de 27 de diciembre de 2002, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) concedió el registro de la marca BELLOTA (mixta) en la

Clase 6 Internacional a favor de JORGE ENRIQUE FLÓREZ TORRES.

I. LA DEMANDA BELLOTA HERRAMIENTAS S.A., domiciliada en Legazpia (Guipozcoa) - España-, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución Nº 42477 de 27 de diciembre de 2002, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso

de apelación propuesto por JORGE ENRIQUE FLÓREZ TORRES contra la Resolución Nº 21818 de 17 de julio de 2002 que negó el registro de la marca mixta BELLOTA en la categoría 6 internacional y, en su lugar, concedió el registro de la misma a favor del apelante.  Que se declare la legalidad de las Resoluciones 21818 de 17 de julio de 2002 y 30016 de 20 de septiembre de 2002, mediante las cuales la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca mixta BELLOTA en la categoría 6 y confirmó esa decisión.  Que, en consecuencia, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el Certificado de registro Nº 271.080 correspondiente a la marca BELLOTA (mixta) en la clase 6 internacional.  Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso en la Gaceta de la Propiedad Industrial, conforme con lo dispuesto en el artículo 2 literal d) del Decreto Legislativo 209 de 1957.  Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio proferir, dentro de los 30 días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución que adopte las medidas tendientes a dar cumplimiento a la providencia, tal y como ordena el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 1.2. Los Hechos  El 12 de octubre de 2000, JORGE ENRIQUE FLÓREZ TORRES solicitó ante la

Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta BELLOTA para identificar clavos y herraduras de herrar equinos, bovinos, asnales y mulares, productos comprendidos en la categoría 6 de la Clasificación Internacional de Niza (versión 7).  La solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 505 de 27 de junio de 2001.  El 20 de noviembre de 2001, dentro del término señalado para el efecto, la sociedad BELLOTA HERRAMIENTAS S.A. presentó oposición a la solicitud de registro de marca elevada por JORGE ENRIQUE FLÓREZ TORRES y sostuvo que la marca BELLOTA (mixta) era idéntica al signo mixto BELLOTA previamente registrado a su favor para distinguir productos de la categoría 8 internacional (Certificado de registro Nº 24871).  Mediante Resolución Nº 21818 de 17 de julio de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del Jefe de la División de Signos Distintivos, declaró fundadas las objeciones formuladas por BELLOTA HERRAMIENTAS S.A. y negó el registro de la marca BELLOTA (mixta) a favor de JORGE ENRIQUE FLÓREZ TORRES, pues consideró que ese signo y la marca registrada a nombre de la opositora eran fonéticamente idénticos, se valían de los mismos canales de comercialización y divulgación y tenían el mismo destinatario.  Dentro de la oportunidad legal y a través de apoderado, el señor FLÓREZ TORRES interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la

Resolución Nº 21818 de 17 de julio de 2002. Al respecto, argumentó que los productos que identifican las marcas confrontadas: (i) se comercializan en lugares distintos, (ii) utilizan medios de publicidad diferentes, (iii) no son complementarios y (iv) no son accesorios entre sí.  A través de Resolución Nº 30016 de 20 de septiembre de 2002, fue decidido el recurso de reposición, confirmándose la decisión adoptada mediante Resolución Nº 21818 de 17 de julio de 2002.  Posteriormente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial desató el recurso de apelación y expidió la Resolución Nº 42477 de 27 de diciembre de 2002, mediante la cual revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 21818 de 17 de julio de 2002 y concedió el registro de la marca mixta BELLOTA dentro de la clase 6 internacional a favor de JORGE ENRIQUE FLÓREZ TORRES, pues consideró que los signos en conflicto no compartían el mismo género ni finalidad siendo fácilmente diferenciables por el consumidor. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora plantea que los actos acusados violan las siguientes normas comunitarias: 1.3.1. Los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en tanto la marca mixta BELLOTA, propiedad de JORGE ENRIQUE FLÓREZ TORRES, es idéntica al signo BELLOTA (mixto) registrado previamente a nombre de BELLOTA HERRAMIENTAS S.A. dentro la

categoría 8 internacional y, por lo tanto, carece de distintividad extrínseca. 1.3.2. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486, como quiera que entre las marcas confrontadas existe similitud (i) visual derivada de la identidad del elemento nominativo BELLOTA; (ii) fonética, por cuanto tienen la misma pronunciación e (iii) ideológica, porque evocan el mismo concepto en la mente del consumidor, ya que la palabra bellota tiene un significado particular en el castellano. Así mismo, existe vinculación competitiva entre los productos amparados con el signo BELLOTA (mixto), propiedad de BELLOTA HERRAMIENTAS S.A., y BELLOTA (mixta), propiedad del señor FLÓREZ TORRES, que distinguen “artículos de ferretería ya elaborados, o sea, herramientas e instrumentos manuales en general no comprendidos en otras clases; cuchillería en general, no comprendidos en otras clases” (incluidos en la categoría 8 internacional), y “clavos y herraduras de herrar equinos, bovinos, asnales y mulares” (incluidos en la clase 6 internacional), respectivamente. Lo anterior, permite inferir que aunque los productos no están contenidos en el mismo nomenclátor, se encuentran relacionados en el mercado, puesto que se trata de productos especializados y comercializados en tiendas agropecuarias o de ferretería, como queda demostrado en la cotización realizada en CENTRO DE ABASTOS AGROPECUARIOS -CEBA-, donde consta que allí se venden herraduras y clavos para herrar, comprendidos en la clase 6, y herramientas manuales como tenazas para errar, limas para errar, martillos y tijeras incluidas

en la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza.1 Igualmente, es evidente que algunas herramientas manuales comprendidas en la clase 8 internacional, están directamente relacionadas con herraduras y clavos para herrar, circunstancia que se deriva no sólo de la utilización de canales de comercialización y medios de publicidad similares, sino del uso complementario o conjunto que es necesario dar a ambos productos; por ejemplo: las limas para herrar (clase 8) se usan después de los clavos para herrar (clase 6), las tenazas (clase 8) para retirar clavos (clase 6) y los martillos (clase 8) para situar los clavos, etc. En idéntico sentido, se trata de bienes que comparten la naturaleza, el género y la finalidad, todo lo cual lleva a concluir que la coexistencia de los signos en conflicto genera confusión indirecta, dado que su identidad y la relación entre los productos que identifican ocasionan que el consumidor crea equivocadamente la idea que los clavos y herraduras de la marca BELLOTA (mixta) de JORGE ENRIQUE FLÓREZ TORRES, tienen el mismo origen empresarial que aquellas herramientas identificadas por la marca BELLOTA propiedad de BELLOTA HERRAMIENTAS S.A. 1 Ver folio 23, cuaderno principal. 1.4. Contestación de la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado, se opuso a la totalidad de pretensiones de la demanda. Argumentó la ausencia de relación o conexidad competitiva entre los productos amparados por los signos confrontados, toda vez que (i) identifican bienes comprendidos en distintas clases

internacionales, (ii) satisfacen necesidades diferentes, (iii) no comparten los mismos canales de comercialización y publicidad, (iv) no tienen la misma finalidad. En consecuencia, concluyó que nada obsta para que coexistan dos marcas idénticas o similares dentro del mercado, si éstas distinguen productos que no guardan ningún tipo de relación, como ocurre en el caso abordado.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado solicitó requerir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respectiva, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980 artículo 28 y siguientes.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Las conclusiones a las que arribó esa Corporación dentro del Proceso 25 -IP-2008 fueron las siguientes: “Primero. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

Segundo. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada. No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. La Autoridad Nacional Competente habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto. Tercero. En la comparación entre signos mixtos si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo deberá hacerse a partir de rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se hará

siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, teniendo en cuenta los signos denominativos compuestos. Cuarto. En la comparación entre los productos correspondientes, el Consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí sólo, para la consecución del citado propósito. Quinto. La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin embargo no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad,

nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1 El apoderado de BELLOTA HERRAMIENTAS S.A. reiteró los argumentos y pretensiones expuestas en la demanda e indicó que la falta de contestación de la misma por parte del señor JORGE ENRIQUE FLÓREZ TORRES es un indicio grave en su contra, de conformidad con el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil. 4.2 La Superintendencia de Industria y Comercio insistió en las razones que sirvieron de fundamento para oponerse a las pretensiones de la sociedad BELLOTA HERRAMIENTAS S.A. dentro del escrito de contestación de la demanda.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Debe la Sala determinar si a la luz de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la marca mixta BELLOTA, propiedad de JORGE ENRIQUE FLÓREZ TORRES, está incursa en una causal de irregistrabilidad.

Sobre este punto, es menester rememorar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida a instancia de esta Corporación, precisó que no obstante las normas demandadas y solicitadas para interpretación fueron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el asunto debía revisarse a la luz de la Decisión 344, vigente para la fecha en que se realizó la solicitud de registro del signo BELLOTA (mixto) en la categoría 6 internacional.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486, no es posible declarar la nulidad de una marca con sustento en causales que hayan dejado de ser aplicables al resolverse la solicitud de nulidad; empero, tal supuesto no ocurre en la demanda de la referencia, habida cuenta que si bien la sociedad BELLOTA HERRAMIENTAS S.A. circunscribe la violación de la ley a una Decisión no aplicable al caso concreto, las causales de irregistrabilidad alegadas persisten en el ordenamiento jurídico actual. Los artículos de la Decisión 344 que se consideran violados, disponen lo siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” Las marcas mixtas en conflicto son, de un lado, BELLOTA2 (mixta) para identificar clavos y herraduras de herrar equinos, bovinos, asnales y mulares, comprendidos

en la clase 6 internacional (versión 7); de otro, BELLOTA3 (mixta) para distinguir herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas y maquinillas de afeitar, es decir, la totalidad de productos contenidos en la categoría 8 internacional. El aspecto de los signos confrontados es el siguiente: Propiedad de Jorge Enrique Flórez Torres 2 Certificado de Registro Nº 271080 vigente hasta el 7 de febrero de 2013 3 Certificado de Registro Nº 24871 vigente hasta el 4 de diciembre de 2013 Propiedad de Bellota Herramientas S.A. 4 Una comparación entre los signos mixtos en conflicto permite distinguir sin mayores elucubraciones que entre éstos existen fuertes semejanzas visuales, auditivas y conceptuales. En ambas marcas predomina el elemento nominativo BELLOTA, expresión que en castellano se refiere al fruto de una encina, del roble y de otros árboles del mismo género5, siendo evidente la semejanza conceptual, pues esa palabra designa un objeto específico que despierta una idea exacta en la mente del consumidor promedio. Auditivamente, basta con decir que las marcas contienen palabras idénticas y, por ende, el sonido que producen al pronunciarse es el mismo; en cuanto a las similitudes visuales, debe anotarse que comparten la figura geométrica de un triángulo dentro del cual aparece, en una, la imagen de una bellota y, en otra, una figura que bien podría responder a un dedo, a una imagen de fantasía o a una bellota, puesto que el elemento nominal induce esa idea.

Así las cosas, la Sala considera que el cotejo conjunto y sucesivo de los signos arroja como resultado la semejanza entre ambos. Sin embargo, el análisis marcario debe trascender dicha similitud, toda vez que distinguen productos contenidos en diferentes categorías de la Clasificación Internacional de Niza, la 6 y 8 y, por tanto, debe establecerse si entre ellos existe conexión competitiva. En efecto, la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83 exige dos supuestos para concretarse: que los signos (i) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, (ii) para los mismos productos o 4 Se anota que la apariencia de la marca opositora BELLOTA, se obtuvo de la providencia de 27 de septiembre de 2007 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro de la demanda de nulidad promovida por BELLOTA HERRAMIENTAS S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio?, como quiera que dentro del expediente bajo estudio no se adjuntó la descripción de la marca mixta en cuestión, que tampoco fue posible obtener mediante la base de dato publicada en la página electrónica de la Superintendencia. 5 Diccionario de la Real Academia Española. Bellota. (Del ár. hisp. ballúṭa, este del ár. clás. ballūṭa, y este quizá del gr. βαλανωτή, fruto en forma de bellota). 1. f. Fruto de la encina, del roble y de otros árboles del mismo género. Es un aquenio muy voluminoso, ovalado, algo puntiagudo, de dos

o más centímetros de largo, y se compone de una cáscara medianamente dura, de color castaño claro, dentro de la cual está la única semilla, desprovista de albumen y con sus cotiledones carnosos y muy ricos en fécula. Se emplea como alimento del ganado de cerda. servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (conexión competitiva). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a través de sus interpretaciones prejudiciales, ha fijado ciertos criterios que permiten establecer si existe conexión competitiva entre productos, es decir, si éstos son o no semejantes al punto de generar confusión en el consumidor medio. Éstos son: “- La finalidad de los productos, de modo que si son idénticas o semejantes hay conexidad competitiva entre ellos, ya que esa circunstancia puede dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. - La intercambiabilidad entre dichos productos, en el sentido de que los consumidores los consideren sustituibles entre sí para las mismas finalidades. - La complementariedad, en cuanto los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. - Conexión competitiva en virtud de los canales de comercialización, como serían los de distribución y establecimientos de venta al público, de suerte que ella se da cuando los productos son vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan relación, “ya que en grandes almacenes en los que se venden al

público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran. - Identidad o disparidad de los canales de publicidad, por manera que si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad ( radio, televisión o prensa ), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. - Finalmente, la clase de consumidor y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto, debiéndose considerar que “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes...”6 6 Sentencia 00110-01 de 26 de noviembre de 2004, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Entonces, dentro de la clase 6 internacional se encuentran los siguientes productos: metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales. Por su parte, la categoría 8 internacional, diferencia

herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar. Aplicados los criterios al asunto sub examine, es factible predicar la conexión competitiva entre las marcas confrontadas, puesto que distinguen productos que cuentan con los mismos canales de distribución y comercialización, cuales son las ferreterías o tiendas especializadas en bienes agrícolas y, además, se trata de productos complementarios, dado que para usar los clavos para herrar e instalar las herraduras se requiere el empleo de herramientas manuales comprendidas en la categoría 8 internacional y distinguidas con la marca mixta BELLOTA, propiedad

de BELLOTA HERRAMIENTAS S.A.

De hecho, así lo consideró la Sala en providencia de 27 de septiembre de 2007, al referirse en forma general a los productos comprendidos en las clases 6 y 8 internacional: “Tanto la clase 6 como la 8 amparan productos metálicos que pueden coincidir en el mercado y utilizar similares canales de comercialización por ejemplo una ferretería, circunstancia adicional para concluir que las marcas cotejadas presentan alto riesgo de producir confusión en el consumidor.” Así las cosas y como quiera que las marcas mixtas cotejadas son semejantes y presentan conexión competitiva, se tendrá probada la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, en consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- DECLÁRASE la nulidad de la Resolución Nº 42477 de 27 de diciembre de 2002, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación propuesto por Jorge Enrique Flórez Torres contra la Resolución Nº 21818 de 17 de julio de 2002 que negó el registro de la marca mixta BELLOTA en la categoría 6 internacional y, en su lugar, concedió el registro de la misma a favor de Jorge Enrique Flórez Torres. Segundo.- En consecuencia, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el Certificado de Registro Nº 271080 correspondiente a la marca mixta BELLOTA, propiedad de Jorge Enrique Flórez Torres, para identificar clavos y herraduras de herrar equinos, bovinos, asnales y mulares comprendidos en la categoría 6 de la Clasificación Internacional de Niza Versión 7.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del diez (10) de septiembre de 2009.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN MARCO ANTONIO VELILLA MORENO