CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00509-01-2009

NOMBRE COMERCIAL - Requisitos para su protección / NOMBRE COMERCIAL - Uso real, efectivo y continuo / USO DEL NOMBRE COMERCIAL - Prueba / NOMBRE COMERCIAL - Prueba de su uso / CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION JUDICIAL - Alcance probatorio en materia de uso de nombre comercial Ahora bien, la solicitud de registro de la marca SUCAMPO fue elevada el 14 de junio de 2002 por SUCAMPO AG, para identificar productos y servicios comprendidos en las categorías 3, 5, 10, 16, 35, 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Resulta evidente que el nombre comercial y la marca denominativa en conflicto, son idénticas; por ende, es importante precisar si hay lugar a la protección del nombre comercial, la cual, de conformidad con lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación judicial, se genera con su primer uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso. (…) De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo y, en consecuencia, continuar con dicho uso para que el derecho subsista. Así las cosas, el estudio del asunto concreto debe partir del análisis del material probatorio aportado por la sociedad demandante acerca del uso dado al nombre comercial SUCAMPO. Sobre la prueba del uso, esta Sala ha dicho que no basta con aportar el registro mercantil o el certificado de existencia y representación de la empresa sino que son necesarios otros documentos como facturas o certificaciones de clientes: “Aunque es cierto que el certificado de existencia y representación legal de la actora no constituye prueba suficiente del uso del nombre comercial, las certificaciones

expedidas por distintos clientes allegadas por la actora sí lo prueban, pues éstos hacen constar que ésta ejerce su actividad comercial bajo el nombre comercial de COLORQUÍMICA. Además, las distintas facturas allegadas al expediente expedidas por la actora a sus distintos compradores permiten a la Sala concluir que acreditó plenamente que se constituyó como sociedad anónima en agosto de 1976 y usa como nombre comercial la expresión COLORQUÍMICA S.A.” “(..) Al respecto se observa que la actora no aportó prueba alguna del uso de su nombre comercial ni promovió actividad probatoria alguna encaminada a demostrar esa circunstancia fáctica, anotando que ni la matricula mercantil ni la solicitud de registro, son suficientes para ello, de modo que por esa vía no aparece acreditada la protección reclamada para el nombre comercial aducido por aquella.” “Es cierto, entonces, que el sólo Certificado de Existencia y Representación Legal de la actora no es prueba suficiente del uso de su nombre comercial, pero sí constituye un principio de prueba, el cual, aunado a las certificaciones de clientes a quienes le vende la actora, en el sentido de que siempre le han comprado bajo el nombre comercial de COLORQUÍMICA, y al gran número de facturas que fueron aportadas ante esta instancia judicial y que fueron expedidas por la actora a las distintas personas que adquirieron sus productos, le permite a la Sala concluir con claridad que desde el año 1978 ésta viene haciendo uso de su nombre comercial.” NOTA DE RELATORIA: Sobre la prueba del uso del nombre comercial, sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, Rad. 11001 0324 000 2001 0083 01, del 26 de

agosto de 2004, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y Rad. 11001 0324 000 2002 00128 01, del 7 de abril de 2005, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. NOMBRE COMERCIAL - Protección por uso real, efectivo y continuo / USO DEL NOMBRE COMERCIAL - Características para que sea objeto de protección. Reiteración jurisprudencial / MARCA - Es irregistrable por identidad o semejanza con nombre comercial protegido / NOMBRE COMERCIAL PROTEGIDO - Es el que da lugar a la irregistrabilidad de marca semejante / SUCAMPO - Nombre comercial. Inexistencia de pruebas sobre uso continuo En el asunto objeto de examen, SUCAMPO S.A. aportó como pruebas una serie de facturas y de comunicaciones sostenidas con otras empresas relacionadas con el sector de producción, comercialización y distribución de bienes y servicios agropecuarios; no obstante, llama la atención de la Sala que esa documentación corresponde únicamente a los años 1999 y 2000, quedando demostrado que el nombre comercial SUCAMPO fue usado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca, más no que dicho uso fuese continuo y se hubiese mantenido para la fecha en que se solicitó el registro, esto es el 14 de junio de 2002. Sobre este respecto, la Sala pone de presente que aunque en más de una ocasión ha protegido el nombre comercial por encima de una marca registrada, puesto que aquél representa no sólo la identificación de un bien o servicio producido por una empresa sino una actividad empresarial en su totalidad, esa protección responde al uso real, efectivo y continuo del nombre comercial, supuestos que corresponde

a la parte demandante probar, porque de lo contrario el nombre no tendría la fuerza suficiente para oponerse a un registro marcario; así se desprende del artículo 136 de la Decisión 486, que preceptúa que es la semejanza o identidad con un nombre comercial protegido lo que configura la causal de irregistrabilidad de una marca. (…) Se itera que para que la protección del nombre comercial sea viable, es necesario probar su uso prioritario, real, efectivo y continuo, a través de distintos documentos sin que baste allegar el certificado de existencia y representación de la empresa, en la medida que tal documento simplemente certifica la existencia de la persona jurídica, más no que efectivamente lleve a cabo las actividades económicas relacionadas con el objeto social inscrito, ni mucho menos que lo haga mediante determinado nombre comercial. En este punto, la Sala se permite advertir que en las Resoluciones 020825, 020826 y 020824 de 28 de julio de 2003 demandadas, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial argumentó que SUCAMPO S.A. no había probado el uso continuo del nombre comercial SUCAMPO, por cuanto los documentos aportados sólo daban cuenta del uso durante el año 2000; no obstante lo cual, en esta oportunidad la demandante no acompañó ni solicitó pruebas que dieran cuenta de la continuidad del uso del nombre comercial durante los años 2001 y 2002, cuando la empresa SUCAMPO AG presentó solicitud de registro marcario.

NOTA DE RELATORIA: Sobre el carácter real, efectivo y continuo del uso del nombre comercial como requisito para su protección frente a registros marcarios, sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, rad. 11001 0324 000 2003

00096 01, del 8 de junio de 2006, y Rad. 11001 0324 000 2003 00012 01, del 3 de agosto de 2006, ambas con ponencia de la Consejera de Estado Martha Sofía Sanz Tobón.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., quince (15) de octubre dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00509-01

Actor: SUCAMPO S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad promovida por SUCAMPO S.A. contra las siguientes resoluciones: 14717 de 29 de mayo de 2003; 018568 de 27 de junio de 2003; 14656 de 29 de mayo de 2003; 020825 de 28 de julio de 2003; 14704 de 29 de mayo de 2003; 020826 de 28 de julio de 2003; 14707 de 29 de mayo de 2003; 018566 de 27 de junio de 2003; 14702 de 29 de mayo de 2003; 018565 de 27 de junio de 2003; 15369 de 30 de mayo de 2003; 018567 de 27 de junio de 2003; 14700 sin fecha; y 020824 de 28 de julio de 2003, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca SUCAMPO en las categorías 3, 5, 10, 16, 35, 36 y 42 de la Clasificación

Internacional de Niza a favor de la empresa SUCAMPO AG.

I. LA DEMANDA SUCAMPO S.A., domiciliada en Cota –Cundinamarca-, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones - Que se declare nula la Resolución N° 14717 de 29 mayo de 2003 por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por SUCAMPO S.A. y concedió el registro de la marca SUCAMPO en la categoría 3 internacional a favor de SUCAMPO AG. - Que se declare nula la Resolución N° 018568 de 27 de junio de 2003, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por SUCAMPO S.A. contra la Resolución N° 14717 de 2003, confirmándola en su totalidad. - Que se declare nula la Resolución N° 14656 de 29 de mayo de 2003, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por SUCAMPO S.A. y concedió el registro de la marca SUCAMPO en la categoría 5 internacional a favor de SUCAMPO AG. - Que se declare nula la Resolución N° 020825 de 28 de julio de 2003, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por SUCAMPO S.A. contra la

Resolución N° 14656 de 2003, confirmándola en su totalidad. - Que se declare nula la Resolución N° 14704 de 29 de mayo de 2003, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por SUCAMPO S.A. y concedió el registro de la marca SUCAMPO en la categoría 10 internacional a favor de SUCAMPO AG. - Que se declare nula la Resolución N° 020826 de 28 de julio de 2003, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por SUCAMPO S.A. contra la Resolución N° 14704 de 2003, confirmándola en su totalidad. - Que se declare nula la Resolución N° 14707 de 29 de mayo de 2003, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por SUCAMPO S.A. y concedió el registro de la marca SUCAMPO en la categoría 16 internacional a favor de SUCAMPO AG. - Que se declare nula la Resolución N° 018566 de 27 de junio de 2003, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por SUCAMPO S.A. contra la Resolución N° 14707 de 2003, confirmándola en su totalidad. - Que se declare nula la Resolución N° 14702 de 29 de mayo de 2003, por

medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por SUCAMPO S.A. y concedió el registro de la marca SUCAMPO en la categoría 35 internacional a favor de SUCAMPO AG. - Que se declare nula la Resolución N° 018565 de 27 de junio de 2003, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por SUCAMPO S.A. contra la Resolución N° 14702 de 2003, confirmándola en su totalidad. - Que se declare nula la Resolución N° 15369 de 30 de mayo de 2003, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por SUCAMPO S.A. y concedió el registro de la marca SUCAMPO en la categoría 36 internacional a favor de SUCAMPO AG. - Que se declare nula la Resolución N° 018567 de 27 de junio de 2003, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por SUCAMPO S.A. contra la Resolución N° 15369 de 2003, confirmándola en su totalidad. - Que se declare nula la Resolución N°14700 sin fecha, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por SUCAMPO S.A. y concedió el registro de la marca SUCAMPO en la

categoría 42 internacional a favor de SUCAMPO AG. - Que se declare nula la Resolución N° 020824 de julio de 2003, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por SUCAMPO S.A. contra la Resolución N° 14700, confirmándola en su totalidad. - Que se declare que la marca SUCAMPO, propiedad de SUCAMPO AG, es similarmente confundible con el nombre comercial SUCAMPO de la sociedad SUCAMPO S.A. - Que, en consecuencia, se cancele el registro de la marca SUCAMPO en las clases 3, 5, 10, 16, 35, 36, y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. Los Hechos  El 14 de junio de 2002, SUCAMPO AG solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca SUCAMPO para identificar productos y servicios comprendidos en las categorías 3, 5, 10, 16, 35, 36 y 42 de la clasificación internacional, así: -Clase 3 internacional: productos cosméticos -Clase 5 internacional: preparaciones y sustancias farmacéuticas, veterinarias y dentales, en particular pero no limitadas a preparaciones y sustancias para uso oftálmico, para el tratamiento de enfermedades y desórdenes del sistema cardiovascular y el fluido del metabolismo del cuerpo y enfermedades de la piel. -Clase 10 internacional: aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios -Clase 16 internacional: materiales impresos -Clase 35 internacional: publicidad y mercadeo; dirección de

negocios; funciones de oficina; en particular pero no limitadas a estudios de mercadeo y análisis del mercado; organización de compañías y administración de consultoría. -Clase 36 internacional: asuntos financieros en particular, pero no limitado, a consultoría financiera de inversión y propiedad y asuntos de bienes raíces. -Clase 42 internacional: consultoría y servicios en el área de ciencias y tecnología incluyendo servicios de investigación y desarrollo; análisis e investigación en la industria; en particular pero no limitado a consultoría y servicios en las áreas del cuidado de la salud, farmacia, medicina veterinaria y dental; servicios de investigación y desarrollo respecto a nuevos productos.  Las solicitudes fueron publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 524 de 31 de enero de 2003 y dentro del término oportuno, SUCAMPO S.A. presentó oposición a la totalidad de solicitudes con fundamento en el nombre comercial SUCAMPO usado por dicha sociedad desde el año 1999.  El 29 y 30 de mayo de 2003, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones demandadas concedió el registro de la marca SUCAMPO en las categorías 3, 5, 10, 16, 35, 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en que la actividad económica de la sociedad opositora (comprar, vender, importar, exportar, agenciar, distribuir toda clase de productos agropecuarios y brindar asesoría en las actividades antes referidas o en otras conexas o complementarias), no se relaciona con los productos y servicios que pretende

identificar SUCAMPO AG con la marca SUCAMPO.  El 20 de junio de 2003, SUCAMPO S.A. interpuso recurso de apelación contra los resoluciones proferidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia, a través de las cuales se concedió el registro de la marca SUCAMPO en la totalidad de categorías solicitadas.  El 27 de junio de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial desató el recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones a través de las cuales se concedió el registro de la marca SUCAMPO en las categorías 3, 16, 35 y 36 internacionales, confirmando lo allí dispuesto.  El 28 de julio de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial desató el recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones a través de las cuales se concedió el registro de la marca SUCAMPO en las categorías 5, 10 y 42 internacionales, confirmando lo allí dispuesto. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora plantea que los actos acusados violan las siguientes normas comunitarias: 1.3.1. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones1, por cuanto la marca SUCAMPO registrada a favor de SUCAMPO AG en las categorías 3, 5, 10, 16, 35, 36 y 42 internacionales, carece de 1 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para

distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. distintividad y no es apta para distinguir los productos y servicios, de aquellos ofrecidos bajo el nombre comercial SUCAMPO utilizado por SUCAMPO S.A. Considera que los productos distinguidos con la marca registrada y con el nombre comercial opositor son completamente afines y, por ende, inducen a error al consumidor, siendo probable que éste crea que la marca está relacionada con el nombre comercial SUCAMPO usado en Colombia por SUCAMPO S.A. con anterioridad a la solicitud de registro marcario elevada por SUCAMPO AG. 1.3.2. El artículo 136 literal b) de la Decisión 4862, ya que el signo nominativo SUCAMPO es idéntico al nombre comercial SUCAMPO usado en el país con anterioridad a la solicitud de registro elevada por SUCAMPO AG; por consiguiente, éste es irregistrable en la medida en que ocasiona riesgo de

confusión y asociación. Argumenta que probó suficientemente el uso continuado del nombre comercial SUCAMPO, mediante certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá en el cual constan (i) las actividades realizadas por SUCAMPO S.A. en el año 2001, cuando trasladó su domicilio principal de Bogotá al municipio de Cota -Cundinamarcay en el 2003, cuando renovó su matrícula mercantil; (ii) que posee un establecimiento de comercio denominado SUCAMPO S.A.; (iii) que continúa realizando operaciones de comercio tales como ejercer el control de la sociedades subordinadas CONSTRUCTORA

GAITANA S.A. y WERBEL INVESTMENT LIMITED.

De otro lado, cuando tuvo la oportunidad de oponerse al registro de la marca SUCAMPO en las categorías 3, 5, 10, 16, 35, 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio pruebas que acreditaban el uso continuo del nombre comercial SUCAMPO; sin embargo, esa entidad en algunas de las resoluciones concluyó que dicho supuesto no estaba plenamente probado y, en otras, encontró que aunque estaba acreditado, no existía riesgo de asociación entre los productos y servicios identificados con la marca y aquellos ofrecidos bajo el nombre comercial SUCAMPO. 2 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que

dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación (…)”; 1.4. Contestación de la demanda 1.4.1. SUCAMPO AG, sociedad domiciliada en Zug -Suiza-, actuando mediante apoderado, indicó que las actividades económicas desarrolladas por SUCAMPO S.A. no tienen ninguna relación con los productos y servicios que identifica la marca nominativa SUCAMPO. Agregó que la sociedad opositora no demostró el uso del nombre comercial SUCAMPO o la comercialización de productos en las categorías 5 o 42 en su presunto establecimiento de comercio. Al respecto dijo: “Toda afirmación debe ser probada idóneamente. Las pruebas no deben consistir en aproximaciones ni suposiciones, debe distinguirse entre el nombre o razón social de una compañía y el nombre del establecimiento comercial perteneciente a esa compañía, si es que existe; en muchos casos el nombre comercial es idéntico o sea coincide con el nombre de la compañía; en otros el nombre del establecimiento comercial difiere de la razón de la empresa, en otros no existe establecimiento comercial. Otro factor a analizar es el que indica las fechas en que inicio [sic] actividades la compañía y el establecimiento comercial; debe distinguirse entre los servicios o actividades acordadas en el objeto social de la compañía, que regularmente abarca muchos campos, y las actividades desarrolladas comercialmente por el establecimiento comercial.(…) para demostrar que las actividades que se citan en el objeto social de la compañía, si se están efectuando, es necesario que exista un establecimiento comercial que realiza la actividad, identificado con el nombre comercial que se presenta como base de la oposición. Para demostrar la existencia de ese nombre comercial debe presentarse la certificación de la entidad respectiva que

acredite la inscripción de ese establecimiento comercial. Concluyó que los cargos de la demanda no podían prosperar y solicitó a esta Corporación la negación de la totalidad de pretensiones. 1.4.2 La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado, se opuso a la totalidad de pretensiones de la demanda. Señaló que aunque la marca registrada y el nombre comercial opositor son idénticos, es menester analizar si existe riesgo de confusión entre los productos y servicios identificados por la marca y las actividades desarrolladas por el empresario titular del nombre comercial. En tal sentido, concluye que no existe relación entre el objeto social de SUCAMPO S.A. cual es comprar, producir, vender, importar, exportar, agenciar y distribuir toda clase de insumos y productos agropecuarios y prestar servicios de asistencia técnica y asesorías relacionadas con lo anterior, y las solicitudes de registro marcario de SUCAMPO en las categorías 3, 5, 10, 16, 35, 36 y 42 internacionales. Acerca del uso del nombre comercial, aduce que no existen elementos probatorios suficientes para concluir que éste haya sido continuo, es decir, previo y posterior a la solicitud de registro marcario, pues los documentos aportados acreditan su uso durante el año 2000, pero no permiten afirmar con certeza que continuó durante los años 2001 y 2002.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Ministerio Público guardó silencio dentro del proceso de la referencia.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas de la Decisión 486

indicadas en los cargos. Las conclusiones a las que arribó esa Corporación dentro del Proceso 016-IP-2008 fueron las siguientes: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas establecidas en la presente providencia. Es importante advertir que aunque dichas reglas se refieren a comparación de signos marcarios son igualmente aplicables a la comparación de una marca y un nombre comercial.

SEGUNDO: La protección del nombre comercial en el Régimen de la Decisión 486 tiene las siguientes características:

1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

2. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo.

3. Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera causar riesgo de confusión o asociación.

4. Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud o al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste pudiera causar riesgo de confusión o de asociación.

Cuando un nombre comercial se ha registrado de una manera y se usa de otra no se tiene ninguna clase de derecho en relación con el registro. Es decir, al producirse una contradicción entre el nombre comercial registrado con el real y efectivamente usado en el mercado, prevalecerá este último. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá establecer el uso real y efectivo del nombre comercial para determinar cuál signo es el que realmente tiene relación con los productos o servicios y con el público consumidor y, en consecuencia, cuál es el objeto del derecho del titular.

TERCERO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, aplicando el anterior parámetro, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el nombre comercial denominativo SUCAMPO y el signo denominativo SUCAMPO, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

CUARTO: El Juez Consultante deberá tener en cuenta la identificación de los servicios en la solicitud correspondiente y su ubicación en la Clasificación Internacional. En el caso del nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar, de conformidad con las actividades comerciales amparadas bajo dicho signo distintivo, a qué clase podría pertenecer.

Como en el presente caso los signos confrontados se refieren a

productos y servicios pertenecientes a diferentes clases, el consultante también deberá analizar la conexión competitiva existente entre ellos, de conformidad con los criterios adoptados en la presente providencia.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1 El apoderado de SUCAMPO AG. insistió en la totalidad de argumentos expuestos al momento de dar contestación a la demanda de la referencia. 4.2 SUCAMPO S.A., actuando a través de apoderada, reiteró lo manifestado en su escrito de demanda y agregó que de conformidad con los artículos 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3 y 603 del Código de Comercio4, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, sin que sea necesario su depósito o registro.

Alega que el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio, basta para probar que SUCAMPO S.A. continúa realizando actividades de comercio, tales como ejercer control sobre las sociedades Constructora Gaitana S.A y WERBEL INVESTMENTES LIMITED.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Debe la Sala determinar si a la luz de los artículos 134, 136 literal b), 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, la marca nominativa SUCAMPO, propiedad de SUCAMPO AG, está incursa en una causal de irregistrabilidad. Para el efecto, a continuación se citan los artículos correspondientes: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos

susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; 3 Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. 4 “ARTÍCULO 603. <ADQUISICIÓN DE DERECHOS SOBRE UN NOMBRE COMERCIALCERTIFICADO DE DEPÓSITO>. Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará.” e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que

dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación in