CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00522-01-2015

REGISTRO MARCARIO – Ausencia de similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas “YUPI” y “YUZZI” / MARCA YUZZI - Registrable La marca registrada previamente se encuentra formada por cuatro letras dentro de las cuales la segunda y la quinta son vocales (U/I). Además está conformada por dos sílabas. En cuanto a la marca cuestionada YUZZI se encuentra conformada por cinco letras de las cuales una es vocal y se encuentra radicada en la posición dos (U). La denominación se divide en dos sílabas que aparecen en las expresiones “YU” y “ZZY”, que también constituyen la raíz y la terminación de la denominación. Lo visto permite concluir que no existe similitud ni identidad ortográfica que se verifique de la comparación entre los signos enfrentados en atención a que la ubicación de la vocal “I” (secuencia de las vocales), las terminaciones y longitud de las denominaciones difieren, tal y como se constata en el estudio en conjunto de las marcas. Si bien las denominaciones YUZZY y YUPI comparten la raíz YU en la cual se encuentra el acento prosódico de las denominaciones, ello no permite encontrar similitud fonética dado que la diferencia marcada por la pronunciación de las letras Z y P lleva a que se emita un sonido diferente. En efecto, el sonido que produce la pronunciación de la letra P es oclusivo como quiera que para su articulación se cierran los labios para luego abrirlos súbitamente dándose una detonación producto del aire acumulado. Por otra parte, el sonido que se produce al pronunciar la letra Z es fricativo habida cuenta de que los órganos articulatorios se acercan sin llegar a impedir totalmente

la salida del aire. Teniendo en cuenta el análisis precedente se puede concluir que tampoco existe similitud fonética entre las marcas en contienda. La similitud ideológica se da entre marcas que evocan una idea idéntica o similar en la mente del consumidor, lo cual no ocurre en el presente asunto teniendo en cuenta que los signos YUZZY y YUPI no tienen significado alguno, lo que se traduce en que son denominaciones de fantasía que al carecer de significado no proporcionan la misma idea en el mercado. A modo de conclusión se debe señalar que estudiadas las denominaciones YUZZY y YUPI la Sala no encuentra entre ellas similitudes ortográficas, fonéticas e ideológicas lo que equivale a decir que los signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin que ello ponga en riesgo al consumidor ni a los derechos del tercero que funge como demandante en este proceso.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 31874 DE 2001 (28 de septiembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 42432 DE 2001 (20 de diciembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 39375 DE 2002 (10 de diciembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00522-01

Actor: FERRIS ENTERPRISES CORP

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide el presente proceso de única instancia promovido por la actora en acción de nulidad, contra las resoluciones 31874 de 28 de septiembre de 2001, 42432 de 20 de diciembre de 2001 y 39375 de 10 de diciembre de 2002, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se concedió el registro de la marca mixta YUZZY para distinguir productos de la clase 29 de la clasificación internacional de Niza.

La actora, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la decisión 486 de la Comunidad Andina1, solicita a la Sala mediante apoderado que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones Primera.- Declarar la nulidad de la Resolución No 31874 de 28 de septiembre de 2001, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca YUZZY para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional.

Segunda.- Declarar la nulidad de la Resolución 42432 de 20 de diciembre de 2001, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 31874 de 28 de septiembre de 2001. Tercera.- Declarar la nulidad de la Resolución 39375 de 10 de diciembre de 2002, producida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la

cual se resolvió el recurso de apelación contra la Resolución No. 31874 de 28 de septiembre de 2001. Cuarta.- Como consecuencia de la anterior declaración ordenar a la entidad demandada cancelar el registro No. 264846 de la marca mixta YUZZI para identificar productos de la clase 29 y publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2. Hechos y omisiones expuestos en la demanda 1 Si bien en el escrito de demanda se manifestó que la acción impetrada era la de nulidad consagrada en el artículo 84 del C. C. A., la Sala interpreta que la acción incoada es la de nulidad relativa conforme el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 2.1.- El 9 de julio de 1998 la sociedad INNOVEX INVESTMENT COMPANY solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo YUZZY (mixto) para distinguir productos amparados en la Clase 29 de la de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.- El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 469 de 23 de diciembre de 1999. Contra dicha solicitud presentaron observaciones la sociedad PRODUCTORA DE ALIMENTOS BUGUI S.A. sobre la base de su marca FRUZZY (denominativa) registrada para distinguir productos de la clase 30; la sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A. sobre la base de su marca YUPI (denominativa y mixta) registrada para distinguir productos de las Clases 29, 30, 32 y 33; y la sociedad FRUGAL

S.A. sobre la base de su marca YUS (denominativa) registrada para distinguir productos comprendidos en las Clases 31, 32 y 33. 2.3.- Por Resolución Nº 31874 de 28 de septiembre de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas la tres observaciones presentadas y concedió el registro como marca del signo YUZZY (mixta). 2.4.-La sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A. ahora FERRIS ENTERPRISES CORP. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 2.5.- El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 42432 de 20 de diciembre de 2001, en la cual decidió confirmar la decisión de conceder el signo YUZZY para amparar productos de la clase 29 de la clasificación internacional. 2.6.- El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 39375 de 10 de diciembre de 2002, confirmó la Resolución 31874.

3. Normas violadas y concepto de la violación Como normas violadas la parte actora señala los artículos 134, 150 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las razones que se resumen así: 3.1.- La comparación entre los signos YUPI y YUZZY realizada por la entidad demanda en sede administrativa se basó en el fraccionamiento de éstos, conllevando a una conclusión errada según la cual las marcas no son confundibles porque la letra ‘p’ es diferente de la

letra ‘z’. 3.2.- Un cotejo adecuado de las marcas confrontadas denota una clara similitud en el aspecto fonético, situación que se agrava si se tiene en cuenta que los productos de la clase 29, por ser de consumo masivo, normalmente se solicitan en el mercado de forma verbal. Además, la sola semejanza fonética resulta suficiente para generar riesgo de confusión máxime si se tiene en cuenta que en los demás aspectos de comparación (ortográfico, visual o conceptual) no se presentan diferencias relevantes que sirvan para enervar el riesgo. 3.3.- La Superintendencia otorgó importancia desmedida a la supuesta diferencia que imprime en la pronunciación la letra “z” en la marca YUZZI, lo cual no se compadece con el pensamiento y las capacidades del consumidor medio de este tipo de productos en el mercado.

6. En cuanto la violación del artículo 134 de la Decisión 486 advierte que al existir riesgo de confusión entre las marcas YUPI y YUZZY, la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en una violación a la normatividad andina de propiedad industrial al conceder este último signo, pues evidentemente no cuenta con la distintividad exigida para ser considerado como marca.

7. Finalmente estima que se violó el artículo 150 de la Decisión 486, en virtud a que las resoluciones impugnadas omitieron realizar un análisis que permitiera verificar la existencia de confundibilidad directa entre las marcas YUPI y YUZZY toda vez que la entidad demandada realizó un estudio deficiente de registrabilidad ya que otorgó mayor importancia al aspecto visual, omitiendo el estudio fonético que constituye el elemento

predominante de los signos a comparar. 4.- Contestación de la demanda 4.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, estando en la oportunidad procesal para ello, solicitó denegar las pretensiones de la demanda toda vez que con la expedición de los actos demandado no se ha incurrido en violación alguna de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 4.2.- Considera que la decisión administrativa cuestionada se fundamenta en las reglas marcarias contenidas en la Decisión 486 y en la jurisprudencia y doctrina aplicables al caso concreto, razón por la cual llegó a la conclusión de que la marca concedida YUZZY (mixta) no es confundible con la marca YUPI (Mixta) de propiedad de FERRIS ENTERPRISES CORP dado que entre ellas no existe confundibilidad directa ni indirecta susceptible de generar riesgo de confusión en el consumidor ni de vulnerar derechos de terceros. 4.3.- Sostiene que una vez examinados los signos se evidencia que entre la marca YUZZY y la marca YUPI no existe confundibilidad ya que la primera cuenta con elementos propios que la hacen suficientemente distintiva frente a la segunda, conclusión a la que se llega luego de examinar la integridad de los elementos que conforman las marcas. 5.- Alegatos de Conclusión 5.1.- La parte actora alegó de conclusión reiterando que el cotejo marcario debe hacerse con una visión de conjunto, de manera que implique determinar si en las denominaciones coinciden las letras, la secuencia de las vocales, la longitud de las palabras, en número de sílabas y las raíces comunes.

5.2.- Por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio alegó de conclusión reiterando en esencia los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL2

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, mediante escrito de radicación 008-IP-2012 recibido en esta corporación el 24 de julio de 2012, señala: “Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo YUZZY (mixto) fue el 9 de julio de 1998, es decir en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo facultado por la norma comunitaria se interpretarán de oficio los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. 2 Folios 165 a 181 del Cuaderno Principal.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…)”. Concluyó el Tribunal Andino lo siguiente: “PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de

registro. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo YUZZY (mixto) fue presentada el 9 de julio de 1998, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo YUZZY (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia

del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con signos denominativos y mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

SEXTO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos.

En el presente caso, el signo solicitado para registro distingue productos

comprendidos en la Clase 29 mientras que el signo sobre la base del cual se presenta la demanda es YUPI (denominativa y mixta) registrada para las Clases 29, 30, 32 y 33 y las marcas sobre las cuales se presentan las observaciones son FRUZZY (denominativa) registrada para productos de la Clase 30 y YUS (denominativa) registrada para productos de las Clases 29, 30, 32 y 33, por lo que el juez consultante, deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. 5.- Consideraciones 5.1.- El acto administrativo enjuiciado Está conformado por las Resoluciones 31874 de 28 de septiembre de 2001, 42432 de 20 de diciembre de 2001 y 39375 de 10 de diciembre de 2002, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se concedió el registro de la marca mixta YUZZY, para distinguir productos de la clase 29 de la clasificación internacional de Niza. 5.2.- Examen de los cargos 5.2.1.- El problema jurídico a dirimir consiste en establecer si existe similitud o identidad entre las marcas YUZZY y YUPI, ambas registradas para amparar productos de la clase 29 de la clasificación internacional. 5.2.3.- Ahora bien, a efectos de resolver el problema jurídico que suscita la atención de la Sala y en aras de aplicar las reglas contenidas en la interpretación prejudicial dada para este asunto, resulta necesario en primer término, establecer el tipo de marcas que se encuentran en contienda toda vez que de ello dependerá la manera en que se debe asumir el cotejo

marcario correspondiente, para lo cual se observa: YUPI 5.2.4.- Se tiene entonces que la comparación marcaria se realiza entre un signo mixto y otro denominativo, lo cual obliga a seguir los parámetros fijados por el Tribunal Andino de Justicia que sobre el particular señaló: “Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos o entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la

mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos, de acuerdo a las reglas de comparación ya indicadas. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos.” 5.2.5.- Con todo, se debe identificar la prevalencia que tiene en los signos los elementos gráficos y denominativos, esto es, cuál de ellos impacta con más fuerza la mente del consumidor. Dicha prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo nominativo o lo gráfico. 5.2.6.- En este caso el elemento predominante es el nominativo ya que la fuerza de las palabras hace que el signo se perciba con mayor trascendencia cuando es pronunciado.

Siendo el elemento predominante el denominativo se pasará a realizar la comparación siguiendo los siguientes parámetros:  Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 5.2.7.- En lo atinente a la comparación de denominaciones la jurisprudencia del Tribunal Andino ha señalado que para determinar el riesgo de confusión se deben precisar los siguientes tipos de similitud: “La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones;

sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”3 5.2.8.- De conformidad con las reglas trazadas la Sala realizará el estudio de la posible similitud ortográfica, fonética e ideológica en su orden, a fin de 3 Tribunal De Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-2010 establecer si existe identidad entre las marcas en disputa de la que se pueda predicar riesgo de confusión para el consumidor.

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA Y U P I 1 2 3 4

MARCA CUYO REGISTRO SE CUESTIONA Y U Z Z Y 1 2 3 4 5 5.2.9.- De la comparación se desprende lo siguiente: La marca registrada previamente se encuentra formada por cuatro letras dentro de las cuales la segunda y la quinta son vocales (U/I). Además está conformada por dos sílabas. En cuanto a la marca cuestionada YUZZI se encuentra conformada por cinco letras de las cuales una es vocal y se encuentra radicada en la posición dos (U). La denominación se divide en dos sílabas que aparecen en las expresiones “YU” y “ZZY”, que también constituyen la raíz y la terminación de la denominación. 5.2.10.-Lo visto permite concluir que no existe similitud ni identidad

ortográfica que se verifique de la comparación entre los signos enfrentados en atención a que la ubicación de la vocal “I” (secuencia de las vocales), las terminaciones y longitud de las denominaciones difieren, tal y como se constata en el estudio en conjunto de las marcas. 5.2.11.- En lo relativo a la similitud fonética es del caso recordar que esta se da cuando el sonido que se emite al pronunciar las denominaciones es similar, lo cual se presenta generalmente cuando las expresiones comparten las mismas raíces, terminaciones y sílaba tónica. 5.2.12.- Si bien las denominaciones YUZZY y YUPI comparten la raíz YU en la cual se encuentra el acento prosódico de las denominaciones, ello no permite encontrar similitud fonética dado que la diferencia marcada por la pronunciación de las letras Z y P lleva a que se emita un sonido diferente. 5.2.13.- En efecto, el sonido que produce la pronunciación de la letra P es oclusivo como quiera que para su articulación se cierran los labios para luego abrirlos súbitamente dándose una detonación producto del aire acumulado. Por otra parte, el sonido que se produce al pronunciar la letra Z es fricativo habida cuenta de que los órganos articulatorios se acercan sin llegar a impedir totalmente la salida del aire. 5.2.14.- La anotada diferencia es significativa al pronunciar las denominaciones completamente, veamos: YUZZY – YUPI – YUZZYYUPI – YUZZY – YUPI – YUZZY – YUPI – YUZZY – YUPI – YUZZI – YUPI - YUZZY – YUPI – YUZZI – YUPI - YUZZI

5.2.15.- Teniendo en cuenta el análisis precedente se puede concluir que tampoco existe similitud fonética entre las marcas en contienda. Es del caso resaltar que las reglas de cotejo expuestas a lo largo de esta providencia son claras en advertir que resulta importante tener en cuenta las sílabas o letras que tienen una función diferenciadora en el conjunto ya que esto ayuda a entender el modo en que el signo es percibido en el mercado, lo que demerita el argumento de la actora que tiende por restar valor a la carga diferenciadora que ejerce la letra Z en la marca cuyo registro se cuestiona. 5.2.16.- La similitud ideológica se da entre marcas que evocan una idea idéntica o similar en la mente del consumidor, lo cual no ocurre en el presente asunto teniendo en cuenta que los signos YUZZY y YUPI no tienen significado alguno, lo que se traduce en que son denominaciones de fantasía que al carecer de significado no proporcionan la misma idea en el mercado. 5.2.17.- A modo de conclusión se debe señalar que estudiadas las denominaciones YUZZY y YUPI la Sala no encuentra entre ellas similitudes ortográficas, fonéticas e ideológicas lo que equivale a decir que los signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin que ello ponga en riesgo al consumidor ni a los derechos del tercero que funge como demandante en este proceso. 5.2.18.- En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con la parte motiva

de esta providencia.

SEGUNDO: Enviar copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la

Comunidad Andina.

TERCERO: En firme la preste providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidenta

GUILLERMO VARGAS AYALA MARCO ANTONIO VELILLA MORENO