CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2003-00523-01-2018

CANCELACIÓN DE REGISTRO MARCARIO – Derecho preferente / CANCELACIÓN DE REGISTRO MARCARIO – Eventos / SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR NO USO DE LA MARCA – Fue presentada de manera independiente al procedimiento de administrativo de registro [E]l órgano jurisdiccional advierte que la acción de cancelación se puede solicitar en el texto del recurso administrativo contra el acto administrativo que deniegue, de oficio, el registro marcario, cuestión que no ocurrió aquí. Como se puede observar del texto de los recursos de reposición y de apelación, este último presentado en subsidio, escrito que fuera presentado el día 12 de octubre de 1999, el cual reposa en la copia del expediente administrativo que fuera allegado al proceso, es claro que en el mismo no se hace mención alguna al respecto por parte de la apoderada judicial de la sociedad BESTFOOD. […] En el recurso de reposición y, en subsidio el de apelación, presentado por la sociedad BESTFOOD, nada se dice en relación con la solicitud de cancelación de la marca «MANIA», certificado de registro 187.729, ni mucho menos se pide la suspensión del procedimiento administrativo, por lo que no era posible que se pudiera beneficiar se ese mecanismo procesal. […] En relación con la posibilidad de alegar la cancelación por no uso en el texto del recurso administrativo contra el acto administrativo que deniegue, de oficio, […] [E]n abstracto y atendiendo que las marcas enfrentadas presentan similitudes, la autoridad administrativa tendría razón al indicar que «[…] la sociedad BESTFOODS (HOY CONOPCO) debió haber uso (sic) de este derecho preferente, lo cual no hizo en su momento

oportuno, que le atribuye la ley […]». No obstante y aún en el evento en que dicho derecho se hubiera ejercido en la oportunidad correspondiente, nada garantizaba el éxito de dicha pretensión. […] [L]a Sala considera que no era posible que la sociedad BESTFOOD se favoreciera del mecanismo procesal de la suspensión del procedimiento administrativo, al no haber integrado a los recursos de reposición y de apelación interpuestos en contra de la Resolución 16.882 de 25 de agosto de 1999, la solicitud de cancelación por no uso de la marca, que fue presentada en forma independiente del procedimiento administrativo de registro de la marca «MAYO MANIA» (nominativa), razón por la que el cargo invocado no tiene prosperidad.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 12 de junio de 2008, Radicación 11001-03-24-000-2003-00157-01, C.P. Rafael E.

Ostau de Lafont Pianeta. JUSTICIA ROGADA – El estudio de legalidad no puede fundarse en normas no invocadas en la demanda La Sala evidencia, siguiendo la interpretación prejudicial rendida en este proceso, que la solicitud para el registro de la marca «MAYO MANIA» (nominativa), fue presentada en vigencia de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, por lo que «[…] es esa la norma sustancial que debe aplicar el Juez Consultante […]».[…] En esa medida, atendiendo que el juez contencioso administrativo no puede realizar el estudio de legalidad de los actos administrativos acusados con base en normas no invocadas en la demanda, es claro que el cargo no tiene vocación de

prosperidad puesto que el actor sustento su acusación en normas que no son aplicables a la presente controversia (las de la Decisión 486 de la Comunidad Andina), debiendo fundamentar su inconformidad con los actos administrativos demandados con sustento en las normas de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, en particular, su artículo 83.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 2 de marzo de 2017, Radicación 08001-33-31-004-2011-00660-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 12 de junio de 2014, Radicación 25000-23-24-000-200500434-01, C.P. María Elizabeth García González; HECHOS NUEVOS – Los que no fueron objeto de los recursos administrativos en la vía gubernativa / VÍA JUDICIAL – Los hechos nuevos fueron incorporados dentro del Recurso de Apelación / NORMATIVA COMUNITARIA – No regula sobre el trámite de los recursos contra el acto administrativo que concede o niega un registro marcario / PRINCIPIO DEL COMPLEMENTO INDIPENSABLE – Aplicación / REGULACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA – Inaplicabilidad del artículo 357 del CPC, puesto que el Código Contencioso Administrativa regula sobre el tema

[L]a Resolución 18.631 de 27 de junio de 2003, cuya nulidad se solicita, se sustentó en hechos nuevos que no fueron objeto de los recursos administrativos. En efecto, dicho acto administrativo confirmó el rechazo de la marca «MAYO

MANIA» (nominativa), para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, desatando el recurso de apelación presentado en contra de la Resolución 16.882 de 1999, con sustento en la marca «MANIA» (mixta), certificado de registro 262.611, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que no hizo parte del análisis de confundibilidad llevado a cabo en la precitada Resolución 16.882 de 1999 y que solo vino a ser incorporada con ocasión del estudio, precisamente, del recurso de apelación. Al respecto, la interpretación prejudicial rendida para este proceso por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (137-IP-2012), destaca que la normativa comunitaria no regula la procedencia, clase o trámite de los recursos contra el acto administrativo que concede o niega un registro marcario, por lo que es un asunto que corresponde ser regulado por la normativa interna, siguiendo el principio de complemento indispensable. La Sala, al igual que en el cargo anterior, debe indicar que el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina no es una norma que deba regular la presente controversia. Es así que el órgano jurisdiccional andino decidió no interpretar este artículo, puesto que «[…] al momento de solicitarse el registro del signo MAYO MANIA se encontraba vigente la Decisión 344 […]» y procedió a interpretar, entre otros artículos, el artículo 96 de la Decisión 344 de la Decisión de la Comunidad Andina. […]De otro lado, considera que el artículo 357 del CPC no es una norma aplicable a la presente controversia puesto que el CCA, al regular los recursos de la denominada vía

gubernativa, establece, en el artículo 55, el contenido de la decisión que debe adoptar la autoridad administrativa, norma esta sí propia de los procedimientos administrativos, la cual indica que «[…] La decisión resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes […]», lo que en principio habilitaría a la Superintendencia de Industria y Comercio para resolver cuestiones no planteadas, que aparezcan con motivo de los recursos administrativos, razón por la que el cargo no tiene vocación de prosperidad. DERECHO AL DEBIDO PROCESO – Garantías / SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO – La presentación de la misma genera un derecho de prioridad en relación al inicio del trámite / VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO – Se configura frente a la nueva situación pues la administración no dio la oportunidad de contradecir / REGISTRO MARCARIO – La marca mania fue cancelada / REGISTRO MARCARIO – Procedencia respecto del signo MAYO MANIA, toda vez que la solicitud de registro fue anterior a la fecha de solicitud del registro de la marca MANIA Resulta claro que la autoridad administrativa, tras constatar que se había cancelado el registro de la marca opositora, invocó una nueva marca, «MANIA» (nominativa), con certificado de registro 262.611, la cual fue el sustento de la autoridad administrativa para negar el registro de la marca «MAYO MANIA» (nominativa), cuya solicitud de registro fue presentada el día 17 de marzo de 2000, conforme se acredita con la certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio que reposa al folio 212 del cuaderno principal, esto es, con

posterioridad a la solicitud presentada por la sociedad BESTFOOD para registrar la marca «MAYO MANIA» (nominativa), que corresponde al día 29 de octubre de 1998.[…] Con dicho comportamiento, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó la posibilidad a la precitada sociedad de ser oída en el trámite del procedimiento administrativo, así como el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción y la posibilidad de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada, en la medida en que, frente a la nueva situación planteada por la administración, se negó cualquier tipo de controversia, violándose el debido proceso de la sociedad precitada, previsto en el artículo 29 de la Carta Política, como el principio de contradicción establecido en el artículo 3° del CCA, que indica que «[…] los interesados tendrán la oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones por los medios legales […]», máxime cuando se puede evidenciar que se invocó, oficiosamente, como marca opositora, un signo distintivo cuya solicitud de registro fue presentada con posterioridad a la marca aquí cuestionada, lo cual resulta contrario a las disposiciones de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, tal y como fueron interpretadas en la Interpretación Prejudicial 137-IP-2012, rendida para este proceso, por lo que el cargo tiene vocación de prosperidad. […] [C]abe resaltar que la marca «MANIA» (nominativa), con certificado de registro 262.611, fue solicitada para su registro con posterioridad a la marca «MAYO MANIA» (nominativa), desconociéndose que la presentación de la solicitud genera un derecho de prioridad o prevalencia en relación con el inicio del trámite para

dicha petición, argumento que no pudo ser invocado por la parte demandante en el procedimiento administrativo pues esto no le fue permitido. […] [E]n la medida en que el signo distintivo que fundamentó el rechazo del registro de la marca en las resoluciones 16.882 de 25 de agosto de 1999 y 23.699 de 1999, «MANIA», certificado de registro 187.729, fue cancelada por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 46.847 de 31 de julio de 2012, conforme la certificación expedida por la autoridad administrativa que reposa a folio 214 del expediente. Además, es pertinente indicar que la marca «MANIA» (nominativa), con certificado de registro 262.611, que justificó la decisión adoptada en la Resolución 18.631 de 27 de junio de 2003, fue solicitada para registro el día 17 de marzo de 2000, esto es, con posterioridad a la solicitud presentada por la sociedad BESTFOOD para registrar la marca «MAYO MANIA» (nominativa), que corresponde al día 29 de octubre de 1998, argumento que no pudo ser esgrimido en el procedimiento administrativo de registro de la marca solicitada.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Corte Constitucional, T-119 de 2006, M.P.

Gloria Stella Ortiz Delgado; T-324 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 357 / DECISIÓN 344 DE LA COMUNIDAD

ANDINA - ARTÍCULO 81 / DECISIÓN 344 DE LA COMUNIDAD ANDINAARTÍCULO 82 LITERAL A / DECISIÓN 344 DE LA COMUNIDAD ANDINAARTÍCULO 83 LITERAL A / DECISIÓN 344 DE LA COMUNIDAD ANDINAARTÍCULO 96 / DECISIÓN 344 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 108 PRIMER PARRAFO / DECISIÓN 344 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 111 / ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 122 / ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 123 / TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 32 / TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 33 / TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 34 / TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 35 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 168

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00523-00

Actor: CONOPCO, INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCION DE NULIDAD Referencia: Se decide la nulidad de las resoluciones 16882 de 25 de agosto de 1999, 23699 de 17 de noviembre de 1999 y 18631 mediante las cuales se negó el registro del signo distintivo «MAYO MANÍA», para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza - Acción de cancelación por no uso de la marca «MANÍA».

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), presentó la sociedad CONOPCO, INC, para que se declare la nulidad de las resoluciones 16.882 del 25 de agosto de 1999, 23.699 de 17 de noviembre de 1999 y 18.631 de 27 de junio de 2003, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro de la marca «MAYO MANÍA» (nominativa), para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza1. I.- Antecedentes 1 De acuerdo con la Resolución 16.882 de 25 de agosto de 1999, el producto que se identificaría con el signo distintivo es mayonesa. I.1. La demanda2 I.1.1.- Las pretensiones La sociedad CONOPCO, INC, mediante apoderado especial, presentó, demanda en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del CCA, en contra de La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a que se reconozcan las siguientes pretensiones:

«[…] (1) Que se declare nula la Resolución número 16882 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 25 de Agosto de 199, por medio de la cual se negó el registro de la marca MAYO MANIA en la Clase 30 a nombre de Bestfoods, con fundamento en la marca encontrada de oficio MANIA No. 187729 de propiedad TORRECAFE AGUILA ROJA Y CIA LTDA. (2) Que se declare nula la Resolución número 23699 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 17 de Noviembre de 1999, por medio de la cual se resolvió el recurso de Reposición (sic) interpuesto por Bestfoods (hoy CONOPCO, INC), confirmando la Resolución número 16882 del 25 de Agosto de 1999, y concediendo el recurso de apelación. (3) Que se declare nula la Resolución número 18631 dictada por el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el 27 de Junio de 2003, por medio de la cual se confirmó la Resolución 16882 del 25 de Agosto de 2003 y se declaró agotada la vía gubernativa. (4) Que, con fundamento en dichas declaraciones, se restablezca el derecho de CONOPCO, INC (antes Bestfoods) y se concede el registro de la marca MAYO MANIA en la Clase 30 de la Clasificación Internacional […]». I.1.2.- Los hechos que fundamentan la demanda I.1.2.1.- Relata la parte demandante que el día 29 de octubre de 1999, la sociedad

BESTFOODS, solicitó el registro de la marca «MAYO MANIA» (nominativa) para amparar el producto «mayonesa», que se encuentra en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.2.2.- La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial nro. 471 de 28 de enero de 1999, frente a la cual no se presentaron oposiciones. 2 Fol. 74-99, cuaderno principal. I.1.2.3.- La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 16.882 de 25 de agosto de 1999, negó el registro de la marca «MAYO MANIA» (nominativa), con sustento en la marca «MANIA» , certificado de registro nro. 187.729 , registrada para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular era la sociedad TORRECAFE AGUILA ROJA Y CIA LTDA, cuyo estudio fue incorporado oficiosamente por la autoridad administrativa. I.1.2.4.- En contra de lo decidido, la sociedad BESTFOODS presentó el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. Al mismo tiempo, esa sociedad presentó, el día 15 de octubre de 1999, acción de cancelación por no uso de la marca «MANIA» , certificado de registro nro. 187.729 , signo distintivo que motivó la negativa del registro de la marca «MAYO MANIA» (nominativa), «[…] como defensa al rechazo de su solicitud de registro de la marca MAYO MANIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Decisión 344 de 1993

(hoy Decisión 486 de la Comunidad Andina) […]». I.1.2.5.- Sin embargo, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, profirió la Resolución 23.699 de 17 de noviembre de 1999, por la cual resolvió el recurso de reposición «[…] sin tener en cuenta la acción de cancelación por no uso presentada, y sin suspender el trámite como ha debido realizarlo hasta tanto no se resolviera la acción de cancelación por no uso contra la marca MANIA No. 187729 y confirmo la Resolución impugnada […]». I.1.2.6.- La sociedad BESTFOODS, el 25 de junio de 2002, reiteró a la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de suspensión del trámite de registro de la marca «MAYO MANIA» (nominativa), «[…] hasta tanto se resolviera la acción de cancelación por no uso presentada contra la marca MANIA No. 187729, de conformidad con lo establecido en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y del Concepto No. 01090275 emitido por la misma Superintendencia de Industria y Comercio el 4 de Diciembre de 2001 […]». I.1.2.7.- La sociedad BESTFOODS, el 25 de junio de 2002, reiteró a la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de suspensión del trámite de registro de la marca «MAYO MANIA» (nominativa), «[…] hasta tanto se resolviera la acción de cancelación por no uso presentada contra la marca MANIA No. 187729, de conformidad con lo establecido en el artículo 170 del

Código de Procedimiento Civil y del Concepto No. 01090275 emitido por la misma Superintendencia de Industria y Comercio el 4 de Diciembre de 2001 […]». I.1.2.8.- Pese a lo anterior, continúa la demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio desató el recurso de apelación mediante la Resolución 18.631 de 27 de junio de 2003, sin considerar la solicitud de suspensión del trámite hasta tanto se resolviera la acción de cancelación por no uso de la marca «MANIA», agregando que: «[…] El fundamento del Superintendente Delegado, al decir que la cancelación de la marca MANIA No. 187729 había sido resuelta mediante Resolución 6371 del 2000, dictada bajo el expediente No. 93.412.293, no es cierto, ya que dicha Resolución fue revocada por el mismo jefe de la División de Signos Distintivos mediante Resolución No. 19685 del 22 de Agosto de 2000, la cual ordenó devolver el expediente al grupo de observaciones para volver a decidir la acción de cancelación por no uso presentada contra la marca MANIA No. 187728, por vicios de forma. (10) Vale la pena aclarar que el motivo de la expedición de esta Resolución No. 19685 del 22 de Agosto de 2000, fue el recurso de reposición interpuesto por los apoderados de Torrecafé Aguila Roja & Cía. S.A., contra la Resolución No. 6371 en mención. (11) Por lo tanto, la acción de cancelación por no uso presentada contra la marca MANIA No. 187729 no había sido resuelta al momento de resolverse el recurso subsidiario de apelación interpuesto por

BESTFOODS contra el rechazo de su marca MAYO MANIA en la Clase 30, con fundamento en la citada marca MANIA. (12) De otra parte, en cuanto a la marca MANIA (MIXTA) Certificado No. 262611, de la sociedad TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA S.A., vigente hasta el 22 de Mayo de 2011, citada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial cuando resolvió la apelación en su Resolución No. 18631, como obstáculo para el registro de la marca MAYO MANIA en la clase 30 a nombre de BESTFOODS, me permito indicar a ese Despacho, que según la base de datos de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia, esta marca fue solicitada apenas el día 17 de Marzo de 2000 y se tramitó bajo el expediente 2000.019.715. Esto significa que esta marca es POSTERIOR a la solicitud de registro de la marca MAYO MANIA de mi mandante. En efecto, la marca que ilegalmente citó el señor Superintendente como obstáculo fue solicitada dos años después de la presentación de la solicitud de registro de la marca MAYO MANIA en la Clase 30, razón por la cual no puede ser citada como obstáculo para el registro de esta última […]» I.1.3.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación I.1.3.1.- Las normas violadas La sociedad demandante acusó a la Superintendencia de Industria y Comercio de trasgredir, mediante los actos acusados, los artículos 29 de la Constitución Política, 3° y 267 del CCA (en concordancia con el artículo 170 del Código de

Procedimiento Civil3), 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, 267 del CPC (en concordancia con el artículo 267 del CCA y 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina). I.1.3.2.- El concepto de la violación I.1.3.2.1.- «[…] (1) Violación al artículo 267 del Código Contencioso Administrativo en concordancia con el 170 del Código de Procedimiento Civil […]» I.1.3.2.1.1.- La sociedad demandante estima que fueron trasgredidas las mencionadas normas porque la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró la petición de suspender el trámite de registro de la marca «MAYO MANIA» (nominativa) hasta tanto se resolviera la acción de cancelación por no uso presentada en contra de la marca «MANIA», certificado de registro nro. 187.729. I.1.3.2.1.2.- Explica que en virtud del artículo 170 del CPC, se debe suspender el trámite de un proceso cuando éste dependa del otro, lo cual, en su concepto, se presentaba en el trámite de registro de la marca «MAYO MANIA» (nominativa), puesto que la marca «MANIA», certificado de registro nro. 187.729, fundamento del rechazo del registro del signo distintivo «MAYO MANIA» (nominativa), «[…] estaba siendo objeto de cancelación por no uso por parte de Bestfoods y en el evento en que el registro de la marca MANIA fuera efectivamente cancelado, automáticamente desaparecería el fundamento del rechazo […]». I.1.3.2.1.3.- La parte actora resalta que la necesidad de suspender el trámite de

registro de una marca cuando el signo distintivo opositor está siendo objeto de una acción de cancelación por no uso ha sido reconocida por la misma Superintendencia de Industria y Comercio, en el Concepto 01090275 de 4 de diciembre de 2001. En consecuencia: «[…] es claro que la División de Signos Distintivos como el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial estaba en el deber de suspender el trámite del registro de la marca MAYO MANIA en 3 En adelante CPC. la Clase 30, hasta tanto se resolviera la acción de cancelación por no uso presentada por CONOPCO, INC. contra la marca MANIA No. 187729, radicada el día 15 de octubre de 1999, es decir, antes de que se dictara la resolución que resolvió el recurso de reposición No. 23699 del 17 de Noviembre de 1999, así como el recurso subsidiario de apelación que se resolvió mediante Resolución No. 18631 del 27 de Junio de 2003 […]» I.1.3.2.1.4.- Para completar su argumento, hace referencia a que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 24.945 de 29 de agosto de 2003, ordenó la cancelación del registro de la marca «MANIA», certificado de registro nro. 187.729, y para la fecha de presentación de la demanda, el acto administrativo se encuentra pendiente de que se resuelvan los recursos presentados por la sociedad TORRECAFÉ AGUILA ROJA & CIA S.A. I.1.3.2.2.- Luego se refirió a la «[…] (2) Violación al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]», en la siguiente forma:

Afirmó que la Superintendencia de Industria y Comercio trasgredió el mencionado artículo puesto que negó el registro de la marca «MAYO MANIA» (nominativa) con sustento en una marca cuyo registro fue solicitado con posterioridad al de la marca cuestionada en este proceso. La marca «MANIA», certificado de registro 262.611, fue solicitada el día 17 de marzo de 2000, «[…] es decir, dos años después de haber sido solicitada la marca MAYO MANIA en la clase 30, como se dijo atrás la marca fue solicitada el 29 de octubre de 1998 […]», por lo que el requisito previsto en el numeral a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina no se presenta, pues aquella exige que la marca opositora sea anteriormente solicitada para registro o registrada y, entonces, no podía ser negado el registro de la marca. I.1.3.2.3.- Posteriormente se pronunció frente a la «[…] (2) (sic) Violación a los artículos 357 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo y 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]» y manifestó: I.1.3.2.3.1.- Que los mencionados artículos fueron trasgredidos en la medida en que la Superintendencia de Industria y Comercio fundamentó la decisión adoptada en la Resolución 18.631 de 27 de junio de 2003, en hechos que no fueron expuestos en el recurso y confirmar, por ello, el rechazo de la solicitud de registro de la marca «MAYO MANIA» (nominativa). I.1.3.2.3.2.- Es así como fue en dicho acto administrativo en donde se mencionó,

por primera vez, la marca «MANIA», certificado de registro 262.611, como sustento del rechazo del registro de la marca «MAYO MANIA» (nominativa), ya que «[…] no había sido citada por la División de Signos Distintivos al dictar su resolución de primer grado, ni tampoco en la Resolución mediante la cual se resolvió el recurso de reposición […]» I.1.3.2.3.3.- En concepto de la parte actora, entonces, lo expuesto constituyó un hecho nuevo, ajeno a los que dieron lugar a «[…] la vía gubernativa en el proceso de la referencia […]», que fueron los siguientes: «[…] Como lo manifesté en el acápite de los hechos, BESTFOODS (hoy CONOPCO, INC), presentó el recurso de reposición y el subsidiario de apelación contra la Resolución No. 16.882 del 25 de Agosto de 1999, mediante la cual se negó el registro de la marca, MAYO MANIA con fundamento en la marca encontrada de oficio MANIA No. 187729 […] Mediante Resolución No. 23699 del 17 de Noviembre de 1999, el Jefe de la División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición confirmando la resolución 16882, y concediendo el recurso de apelación […] En consecuencia, es claro que el objeto del recurso era la supuesta confundibilidad de las marcas MAYO MANIA y MANIA No. 187729 contra la cual se le presentó acción de cancelación por no uso. Por lo tanto, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial tenía el deber de limitar el estudio del recurso de apelación a los hechos que

dieron lugar a la Resolución 16882, sin posibilidad alguna de citar hechos o fundamentos nuevos de irregistrabilidad como lo es la marca MANIA (MIXTA) No. 262611 […]». I.1.3.2.3.4.- Para la parte demandante, entonces, la autoridad administrativa violó el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC) puesto que la similitud entre la marca solicitada y la marca «MANIA», certificado de registro 262.611, fue un hecho nuevo que no fue objeto de los recursos presentados por la sociedad BESTFOODS, hoy CONOPCO, INC. I.1.3.2.3.5.- Además, considera que, siguiendo el artículo 150 de la Decisión 486, la autoridad administrativa solo podía incorporar marcas nuevas, oficiosamente, para efectos de realizar el examen de confundibilidad, con ocasión de la expedición de la Resolución 16.882 de 1999, más no en la vía gubernativa, como erróneamente lo hizo. I.1.3.2.3.6.- De otro lado, manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Resolución 16.882 de 1999, no mencionó la marca «MANIA», certificado de registro 262.611, puesto que «[…] dicha marca fue apenas solicitada el 17 de Marzo de 2000, y obviamente es posterior a la solicitud de registro de la marca MAYO MANIA en la Clase 30 […]», agregando que la Interpretación Prejudicial 04-IP-2000 que fue citada por esa autoridad administrativa como fundamento para incorporar hechos nuevos a la controversia, no resulta aplicable a nuestra legislación puesto que en virtud del artículo 34 del Tratado de Creación

del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protocolo de Cochabamba, el Tribunal: «[…] no está facultado para entrar a establecer cuáles son las facultades del examinador en la vía gubernativa en materia marcaria, ya que dicha interpretación constituye una extralimitación de funciones que no puede ser aplicable a nuestra legislación nacional, más aún si se tiene en cuenta que dicha interpretación va en contra de los principios constitucionales, como son el debido proceso y el derecho de defensa […] Por lo tanto, las interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia, sólo son obligatorias en cuanto a la interpretación que realicen de las normas comunitarias, más no sobre normas del derecho interno […] Cabe anotar que este hecho fue expresamente reconocido por el mismo Tribunal, en la interpretación citada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, como fundamento de su decisión, en el acápite de conclusiones dijo lo siguiente: (se cita) […] Como se puede observar, el Tribunal Andino de Justicia reconoce como materia de derecho interno de cada uno de los Países Miembros, la facultad del funcionario administrativo de pronunciarse sobre hechos surgidos en el procedimiento administrativo […] Al ser materia de derecho interno de cada uno de los Países Miembros ese Despacho debe adoptar sus decisiones de conformidad con los derechos fundamentales de la Constitución Nacional, y con la legislación nacional que regula los recursos en la vía gubernativa, y con el principio de la reformatio in pejus, plenamente reconocido en reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece la prohibición de “hacer más gravosa la situación jurídica de la parte recurrente en la actuación administrativa” […] De conformi