CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2004-00020-01-2008

AGOTAMIENTO DE VIA GUBERNATIVA - No se exige en materia de registro marcario / ACTOS DE REGISTRO MARCARIO - Actos sui generis no sujetos al requisito de agotamiento de la vía gubernativa / ACCION ESPECIAL DE NULIDAD MARCARIA - No requiere agotamiento de la vía gubernativa Es de resaltar que la parte demandante no participó como opositora durante el trámite administrativo que culminó con el registro de la marca GOLD GREEN OIL (MIXTA) razón por la cual tanto el tercero interesado en este proceso como la parte demandada propusieron la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa, pues a su juicio era obligación de la actora oponerse al citado registro e interponer los recursos procedentes contra el acto administrativo cuya nulidad se pretende, lo cual no hizo. Sin embargo dicha excepción no está llamada a prosperar, habida cuenta que esta Corporación desde tiempo atrás, ha mantenido el criterio invariable según el cual la vía gubernativa no es de obligatorio cumplimiento cuando se trata de actos administrativos que conceden el registro marcario, pues se trata de un acto “sui generis” que puede ser atacado por cualquier persona. Ha dicho la Sala en reiterados pronunciamientos: “En tratándose del ejercicio de la acción prevista en el artículo 596 del C. de C., reiteradamente la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la titularidad de la misma se encuentra radicada en cabeza de cualquier persona, incluida la afectada con la decisión administrativa, haya intervenido o no en la actuación administrativa o en la vía gubernativa, por ser sui generis el acto administrativo que concede el registro de una marca. En consecuencia, para el

ejercicio de la acción en cuestión que depreca la nulidad del ejercicio de la acción en cuestión que depreca la nulidad del registro de la marca diseño tres coronas y la palabra sport, no se requería del agotamiento de la vía gubernativa.” En el mismo sentido dijo la Sala: “En materia de propiedad industrial el acto administrativo que concede el registro de una marca no es un simple acto jurídico de carácter particular, que afecte únicamente a quienes intervinieron en la actuación administrativa previa a la decisión, sino un acto sui generis, de contenido dual, pues, por un lado, confiere al particular solicitante de la marca el derecho al uso sobre ella y, por otro lado, impide a toda la comunidad utilizarla. De ahí que en lo tocante a la acción y término para su ejercicio, frente a dicho acto, el legislador (artículo 596 del C. de Co.) haya dejado en cabeza de “cualquier persona” la titularidad de la acción., incluida la afectada con la decisión, haya intervenido o no en la vía gubernativa; y haya establecido un término especial de caducidad de 5 años, independientemente de si, como consecuencia de la nulidad del acto, hubo o no restablecimiento automático de un derecho.” Y en oportunidad más reciente señaló: “Tampoco es de recibo la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa, pues tal exigencia sólo es de forzoso cumplimiento en los casos en que se niegue el registro de una marca, evento en el cual el solicitante, antes de acudir en acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta jurisdicción, deberá agotar previamente la

vía gubernativa.” ACCION ESPECIAL DE NULIDAD MARCARIA - Cualquier persona está legitimada para ejercerla; inexistencia de caducidad En el caso examinado, el acto administrativo cuya nulidad se depreca es de aquellos que concede el registro de una marca (GOLD GREEN OIL) lo cual habilita a cualquier persona para ejercer la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, haya o no participado durante la actuación administrativa. Por lo tanto, el argumento de la autoridad demandada y del tercero interesado según el cual, la sociedad demandante debió participar en calidad de opositora durante el trámite de registro, carece de fundamento jurídico y en consecuencia, se repite, la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa no prospera. Similar consideración procede frente a la excepción de caducidad de la acción, comoquiera que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que conceden el registro marcario debe intentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha en que se concedió dicho registro, de conformidad con lo previsto en el artículo 596 del Código de Comercio. En este caso la Resolución N°19779 que se pretende dejar sin efectos es de fecha 13 de junio de 2000 y quedó ejecutoriada el día 16 de agosto de 2001, como consta a folio 26 y vuelto y la demanda fue presentada el 19 de diciembre de 2003, como consta a folio 19, esto es, dentro del término previsto en el artículo 596 del C. de Co., razón por la cual la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada, se ejercitó oportunamente.

NOMBRE COMERCIAL - Regulación interna y comunitaria; definición; su protección se deriva de su registro o de su uso efectivo; prueba de su uso El nombre comercial está regulado en la legislación colombiana por el Código de Comercio en la Sección IV del Libro Tercero, denominado “DE LOS BIENES MERCANTILES”. A continuación se transcriben las disposiciones pertinentes: ARTICULO 603. ADQUISICIÓN DE DERECHOS SOBRE UN NOMBRE COMERCIAL – CERTIFICADO DE DEPÓSITO. Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará. ARTICULO 607. PROHIBICIÓN DE USO DE NOMBRES COMERCIALES YA UTILIZADOS EN EL MISMO RAMO DE NEGOCIO. Se prohíbe a terceros el empleo de un nombre comercial o de una marca de productos o de servicios, que sea igual o similar a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios, salvo cuando se trata de un nombre que por ley le corresponda a una persona, caso en el cual deberán hacerse las modificaciones que eviten toda confusión que a primera vista pudiera presentarse. ARTICULO 610. EXTINCIÓN DEL DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL. El derecho sobre el nombre comercial se extingue con el retiro del comercio del titular, la terminación de la explotación del ramo de negocios para que se destine o la adopción de otro para la misma actividad. La Sala estima igualmente útil, hacer mención del artículo 128 de la Decisión 344, que prescribe

lo siguiente: “El nombre comercial será protegido por los países miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la presente decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo país miembro.” Las normas transcritas son claras en cuanto establecen que para ser titular del derecho al nombre comercial no es necesario el registro del mismo. Además, el Tribunal Andino de Justicia señala en su interpretación prejudicial que el nombre comercial es aquel que “ identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo”. (la subraya no es del texto original). De la misma manera el Tribunal señaló que “quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (…). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos … (Proceso 3-IP-98…).”

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00020-01

Actor: GREEN OIL DE COLOMBIA LIMITADA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad GREEN OIL DE COLOMBIA LIMITADA, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener la pérdida de efectos de la Resolución No. 19779 del 13 de junio de 2001, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca GOLD GREEN OIL (MIXTA) para identificar productos de la clase 4 internacional, a favor de Orlando Enrique Londoño Gutiérrez. Solicita igualmente que a título de restablecimiento del derecho, se niegue dicho registro.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de la citada Resolución No. 19779 del 13 de junio de 2001 y que, en consecuencia, se ordene a la entidad demandada cancelar el certificado de registro de la marca GOLD GREEN OIL (MIXTA) para identificar productos de la clase 4 internacional y se deniegue dicho registro. Solicita que se ordene a la autoridad demandada dar aplicación al artículo 176 del C.C.A. y expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. b. Los hechos de la demanda Pueden resumirse de la siguiente manera: Manifestó que el señor Orlando Enrique Londoño solicitó el registro de la marca GOLD GREEN OIL (MIXTA) para distinguir productos de la clase 4 internacional,

lo cual se tramitó en el expediente N°00-061354. Señaló que la autoridad demandada concedió dicho registro mediante la Resolución N°19779 del 13 de junio de 2001 y le asignó el número 240167 con vigencia hasta el 16 de agosto de 2001. c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora adujo, como sustento de sus pretensiones, la violación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por considerar que la marca registrada no cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Informó que la marca objeto de impugnación judicial GOLD GREEN OIL es manifiestamente similar al nombre comercial GREEN OIL DE COLOMBIA, previamente utilizado por la marca GREEN OIL DE COLOMBIA LTDA. Estimó igualmente vulnerado el artículo 136, literal b), de la citada Decisión Andina en concordancia con los artículos 603, 607 y 610 del Código de Comercio. Dijo que es titular del derecho de uso exclusivo sobre el citado nombre comercial, por haberle dado el primer uso. Agregó que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que la sociedad GREEN OIL DE COLOMBIA se constituyó en el mes de julio de 1999, con un objeto social que se relaciona directamente con la producción de “cera industrial, preparaciones de aceite de soja para revestimiento antiadhesivo, aceites … acetatos, aditivos no químicos para carburantes, aglomerantes de polvo…”, actividades que han realizado en forma continua e ininterrumpida desde el año 1999. Reiteró que la demandada también ignoró que la marca que le concedió al señor

Orlando Londoño es similar al nombre comercial GREEN OIL DE COLOMBIA de su propiedad y que sobre éste tiene el uso exclusivo, razón por la cual no es posible que otra persona use o registre dicho nombre, una enseña o marca idéntica que permita generar confundibilidad en relación con la actividad económica que se desarrolla. Adujo las precisiones que el Tribunal Andino ha señalado en relación con la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido y la prueba de su uso previo a la marca que se solicita para registro. Indicó como violado por inaplicación, el artículo 278 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5° del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Al respecto dijo que la Superintendencia incurrió en la omisión a su deber de salvaguardar los derechos de la sociedad GREEN OIL DE COLOMBIA LTDA. d. Las razones de la defensa El señor Orlando Enrique Londoño Gutiérrez, actuando por intermedio de apoderado, en su calidad de tercero interesado, se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que la autoridad demandada no violó norma alguna al concederle el registro de la marca GOLD GREEN OIL (MIXTA). Manifestó que los hechos de la demanda son ciertos, pero no constituyen fundamento legal de la nulidad del acto acusado. En cuanto a las normas violadas y el concepto de la violación, dijo que el artículo 134 de la Decisión 486 trascrito por el actor corresponde al texto del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, el cual fue aplicado correctamente por la

Superintendencia de Industria y Comercio, pues la marca GOLD GREEN OIL cuyo registro concedió, goza de perceptibilidad, distintividad y es susceptible de representación gráfica. En efecto, señaló que dicho signo le permite a los consumidores reconocer el origen empresarial del producto, además está compuesto por varias letras y un logotipo que distingue los artículos comprendidos en la clase 4ª internacional. Agregó que la marca GOLD GREEN OIL tiene la capacidad de individualizar y diferenciar en el mercado los productos que ampara, cuales son “cera industrial, preparación de aceites de soja para revestimiento antiadhesivos… acetatos, aditivos no químicos para carburantes…”. Aseveró que se trata de una marca mixta, pues contiene un elemento nominativo y otro gráfico. Argumentó que no es cierto que la sociedad GREEN OIL DE COLOMBIA LTDA tiene un mejor derecho sobre dicho nombre comercial, pues de ser así, se habría opuesto al registro de la marca durante el trámite administrativo, lo cual no hizo. Además, para la fecha en que se presentó la solicitud del registro objeto del presente asunto (16 de agosto de 2000) la demandante no había efectuado trámite alguno al “registro o depósito del nombre comercial”. Manifestó que en esa medida la Superintendencia de Industria y Comercio no podía tener conocimiento del mejor derecho que reclama la actora. Indicó que el signo GOLD GREEN OIL es evocativo de los productos que ampara, pues dicha expresión traducida del inglés al español, se refiere a combustibles ecológicos pertenecientes a la clase 4ª internacional. Precisó que si bien es cierto que no es posible registrar una marca idéntica o

semejante a un nombre comercial protegido y que para otorgar esta protección basta “el primer uso”, también lo es que dichas circunstancias no se probaron durante el trámite administrativo, porque la sociedad demandante no formuló oposición alguna contra la solicitud de registro marcario ni interpuso recursos contra la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que concedió dicho registro. Dijo que el 15 de mayo de 2003 la sociedad demandante solicitó el registro de la marca GREEN OIL DE COLOMBIA a lo cual se opuso, sin que hasta ahora la Superintendencia haya resuelto tal oposición. Indicó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 603 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 128 de la Decisión 344 y 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por el uso en el comercio, razón por la cual la inscripción del mismo en la Cámara de Comercio no constituye título de propiedad. Argumentó que la demandante aduce como pruebas del uso del nombre comercial algunas facturas y documentos de fecha posterior al 16 de agosto de 2000, día en el cual se radicó la solicitud de registro de GOLD GREEN OIL, por lo tanto no son de recibo. Aseveró que en el presente asunto no se agotó la vía gubernativa. Al respecto reitera que la sociedad GREEN OIL DE COLOMBIA LTDA no se hizo presente durante el trámite administrativo que culminó con el registro de la marca GOLD GREEN OIL, pese a que la solicitud de registro se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial N°500 del 24 de enero de 2001. Por lo tanto, concluyó que la

sociedad demandante no podía ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y 35 del C.C.A. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones en consideración a lo siguiente: Aseveró que los hechos de la demanda son ciertos pero aclaró que el acto administrativo acusado, por medio del cual se concedió el registro de la marca GOLD GREEN OIL, es la Resolución 19779 de fecha 16 de agosto de 2001, no del 13 de junio de dicho año como se indicó en la demanda. Dijo que el acto administrativo cuya nulidad se pretende no viola las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, habida cuenta que la marca GOLD GREEN OIL cumplía con todos los requisitos exigidos por la normativa supranacional para ser registrada y no se encontraba incursa en ninguna causal de irregistrabilidad. Manifestó que el procedimiento administrativo se adelantó de conformidad con la ley y que durante el mismo no se hizo parte la demandante, ni interpuso recurso alguno contra la decisión de conceder el registro marcario. Explicó los conceptos de perceptibilidad suficiencia de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, a la luz de algunos pronunciamientos del Tribunal Andino de Justicia del Acuerdo de Cartagena y concluyó que la marca GOLD GREEN OIL (MIXTA) reúne dichos requisitos. Señaló que el nombre comercial, cuyo uso anterior al registro de la marca se aduce como fundamento de la demanda, no se encontraba depositado en la Superintendencia de Industria y Comercio para la fecha en que se efectuó el

examen de registrabilidad, ni en el momento en que se concedió el registro. Argumentó que auncuando el registro del nombre comercial es meramente declarativo, la única posibilidad que tiene la Superintendencia para conocer un nombre comercial es que el mismo haya sido depositado en dicha entidad. Adujo jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, según el cual el uso del nombre comercial debe probarse por quien lo alega, de manera que no basta sólo con alegarlo. Señaló que en este caso la demandante nada dijo en sede administrativa sobre el derecho al uso del nombre comercial. Precisó algunas diferencias entre la denominación o razón social de una persona jurídica y el nombre comercial, pues mientras la primera tiene la función de “individualizar al comerciante como sujeto de derecho, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones”, el segundo se dirige a “identificar al empresario”. Añadió que el nombre comercial puede o no coincidir con la razón social. Por lo anterior solicitó negar las pretensiones de la demanda y declarar que el acto administrativo cuya nulidad se pretende, obedece al Régimen Común de Propiedad Industrial. Propuso la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa reiterando los argumentos mencionados y la excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho porque la misma no se interpuso dentro del término de cuatro (4) meses siguientes a la notificación del acto acusado. e. La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Por auto del 20 de mayo de 2004 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fls. 28 a 30 c. ppal). En providencia del 18 de febrero de 2005 se abrió a pruebas el proceso (fls. 105 a 106 c. ppal) y por auto del 3 de junio del mismo año se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión (fl. 123). Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de dicho derecho los apoderados de la entidad demandada, Superintendencia de Industria y Comercio y el tercero interesado (fls. 110 a 116 y 131 a 143). Mediante proveído del 8 de septiembre de 2006 se ordenó someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia del 13 de febrero de 2007, dio respuesta a la referida solicitud (fls. 145 a 149 y 157 a 170). II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes concluyó, en el proceso 007-IP-2007, lo siguiente: “PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su

entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiese, lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo mixto y un nombre comercial protegido, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor

identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. En el caso de autos, además se deberá tomar en cuenta que el signo en su parte denominativa es compuesto, que podrá ser registrable en el caso de que se encuentren integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

CUARTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo.

De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna del País Miembro contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas así como la reglamentación que al efecto establezca dicho País Miembro.

QUINTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEXTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre la marca y el nombre comercial.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-0020 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.” CONSIDERACIONES DE LA SALA Se trata en este caso de verificar la legalidad de la Resolución número 19779 del 13 de junio de 2001, dictada por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca GOLD GREEN OIL solicitada por el particular ORLANDO ENRIQUE LONDOÑO GUTIÉRREZ, para distinguir productos de la clase 4 internacional. Comoquiera que la Decisión 486 de la Comunidad Andina entró a regir a partir del 1° de diciembre de 2000, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 274, el examen de legalidad del acto acusado se hará a la luz de lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por ser la norma vigente al

16 de agosto de 2000, fecha en que se presentó la solicitud de registro objeto de este proceso, como consta a folio 41. Por lo anterior, auncuando uno de los cargos de ilegalidad del acto acusado es la violación del artículo 136 literal b) de la Decisión 486, ello no obsta para que el análisis se haga con base en el artículo 83 de la Decisión 344 porque su contenido fue reproducido en forma idéntica en el citado precepto. Es de resaltar que la parte demandante no participó como opositora durante el trámite administrativo que culminó con el registro de la marca GOLD GREEN OIL (MIXTA) razón por la cual tanto el tercero interesado en este proceso como la parte demandada propusieron la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa, pues a su juicio era obligación de la actora oponerse al citado registro e interponer los recursos procedentes contra el acto administrativo cuya nulidad se pretende, lo cual no hizo. Sin embargo dicha excepción no está llamada a prosperar, habida cuenta que esta Corporación desde tiempo atrás, ha mantenido el criterio invariable según el cual la vía gubernativa no es de obligatorio cumplimiento cuando se trata de actos administrativos que conceden el registro marcario, pues se trata de un acto “sui generis” que puede ser atacado por cualquier persona. Ha dicho la Sala en reiterados pronunciamientos: “En tratándose del ejercicio de la acción prevista en el artículo 596 del C. de C., reiteradamente la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la titularidad de la misma se encuentra radicada en cabeza de cualquier persona, incluida la afectada con la decisión administrativa, haya intervenido o no en la actuación administrativa o en

la vía gubernativa, por ser sui generis el acto administrativo que concede el registro de una marca. En consecuencia, para el ejercicio de la acción en cuestión que depreca la nulidad del ejercicio de la acción en cuestión que depreca la nulidad del registro de la marca diseño tres coronas y la palabra sport, no se requería del agotamiento de la vía gubernativa.”1 En el mismo sentido dijo la Sala: “En materia de propiedad industrial el acto administrativo que concede el registro de una marca no es un simple acto jurídico de carácter particular, que afecte únicamente a quienes intervinieron en la actuación administrativa previa a la decisión, sino un acto sui generis, de contenido dual, pues, por un lado, confiere al particular solicitante de la marca el derecho al uso sobre ella y, por otro lado, impide a toda la comunidad utilizarla. De ahí que en lo tocante a la acción y término para su ejercicio, frente a dicho acto, el legislador (artículo 596 del C. de Co.) haya dejado en cabeza de “cualquier persona” la titularidad de la acción., incluida la afectada con la decisión, haya intervenido o no en la vía gubernativa; y haya establecido un término especial de caducidad de 5 años, independientemente de si, como consecuencia de la nulidad del acto, hubo o no restablecimiento automático de un derecho.”2 Y en oportunidad más reciente señaló: “Tampoco es de recibo la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa, pues tal exigencia sólo es de forzoso cumplimiento en los casos en que se niegue el registro de una marca,

evento en el cual el solicitante, antes de acudir en acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta jurisdicción, deberá agotar previamente la vía gubernativa.”3 En el caso examinado, el acto administrativo cuya nulidad se depreca es de aquellos que concede el registro de una marca (GOLD GREEN OIL) lo cual habilita a cualquier persona para ejercer la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, haya o no participado durante la actuación administrativa. Por lo tanto, el argumento de la autoridad demandada y del tercero interesado según el cual, la sociedad demandante debió participar en calidad de opositora durante el trámite de registro, carece de fundamento jurídico y en consecuencia, se repite, la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa no prospera. 1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 24 de octubre de 1996,