CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2004-00105-01-2018

DISEÑO INDUSTRIAL – Concepto De acuerdo con lo dispuesto en el al artículo 113 de la Decisión 486 se considera diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. La finalidad del diseño industrial, según lo expresado en la citada interpretación prejudicial, “[…] radica en el hecho que, ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos”. En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. Las características elementales de los diseños industriales -precisase pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y finalmente, aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial. Destaca el Tribunal que el requisito de la novedad constituye una cualidad

intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. DISEÑO INDUSTRIAL - Requisitos y efectos de su registro El artículo 116 de la Decisión 486 de 2000 establece que no serán registrables: a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público; b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y c) los diseños industriales que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. En armonía con las anteriores disposiciones, el artículo 124 ibídem, prevé que vencido de traslado de las oposiciones formuladas o, si éstas no se hubiesen presentado, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116, esto es, si corresponde a un diseño industrial y si no incurre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la última norma citada. Y agrega que dicha oficina no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presente una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial, aclarando que, sin perjuicio de ello (esto es, de que no se formulen oposiciones), la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud cuando el diseño industrial carezca

manifiestamente de novedad. Es decir, que la ausencia de oposición no supone la concesión automática del registro del diseño industrial, pues si éste carece manifiestamente de novedad podrá ser negado. Por otra parte, anota el Tribunal que los diseños industriales “[…] además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 […] artículos [que] contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia marcaria, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales”. Los efectos del registro del diseño industrial se encuentran previstos en el artículo 129 de la Decisión 486 de 2000. De conformidad con esta norma, el registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial. Prevé esta disposición igualmente que el registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta. DISEÑO INDUSTRIAL – Requisito de novedad / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia respecto del diseño industrial denominado Tableta farmacéutica por carecer de novedad Las pruebas antes mencionadas son demostrativas del hecho que la sociedad Lafrancol S.A. hizo accesible al público el diseño industrial de la “TABLETA

FARMACÉUTICA” a que se refiere el acto acusado con más de un año de anterioridad a la fecha en que solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio su registro como tal. En efecto, en los documentos allegados a esta actuación consta la manifestación de su apoderado judicial en el trámite de un proceso ordinario civil en la que afirma que la forma de la tableta de su medicamento EROXIM, que fue registrada posteriormente como diseño industrial conforme al certificado número 4062, venía siendo utilizada por esta firma desde el mes de febrero del año 2000 en la comercialización de dicho medicamento, esto es, con una anterioridad de más de un año a la fecha en que se elevó la solicitud de registro del diseño industrial, esto es, el 4 de septiembre de 2002. Este hecho, revisado el expediente, no es desvirtuado con ninguna de las demás pruebas que se decretaron en el proceso. Debe resaltarse que las afirmaciones por el apoderado judicial de la sociedad Lafrancol S.A. al interior del proceso abreviado por competencia desleal tramitado ante la jurisdicción ordinaria civil, en particular las contenidas en la contestación de la demanda, constituyen una confesión por apoderado judicial, la cual es válida en los términos del artículo 197 del C.P.C. […] Este medio de prueba, como antes se mencionó, hace parte de las prueba trasladada legalmente al proceso y, como es evidente, fue practicada con audiencia de la parte contra quien se aduce en esta actuación, esto es, Lafrancol S.A., quien solo se limitó a decir que lo expresado por su apoderado judicial en el juicio civil no tiene el alcance dado por

Pfizer S.A. en la demanda, lo cual, según se examinó, no es cierto. En esta perspectiva, es evidente que el diseño industrial objeto de este proceso carecía de novedad para el momento en que fue presentada la solicitud de su registro, debido a que Lafrancol S.A. lo había hecho accesible al público, de modo tal que su concesión vulnera lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 115 de la Decisión 486 de 2000. CONFESIÓN JUDICIAL - Concepto Al respecto es pertinente señalar que, conforme se desprende de los artículos 194 y 195 del Estatuto Procesal Civil, la confesión judicial lo constituye toda manifestación libre, expresa y consiente de una parte, bien sea de manera espontánea o de manera provocada, acerca de hechos o circunstancias personales o de las que tenga conocimiento, que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria. De acuerdo con el artículo 194 del C. de P. C., la confesión espontánea –aquella que se presenta sin que medie interrogatorio de parte– puede presentarse en la demanda y en su contestación o en cualquier acto del proceso; por su parte, según el antes citado artículo 197 de la misma codificación, la confesión por apoderado judicial vale cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se presume para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones y la audiencia del artículo 101 ibidem.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 17 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 113 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 115 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 116 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 124 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 129 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 194 /

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 195 / CÓDIGO DE

PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 197

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00105-01

Actor: PFIZER PRODUCTS INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCION DE NULIDAD. REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad del artículo 132 de la Decisión 486 de 2000 interpuso la sociedad PFIZER

PRODUCTS INC. contra la Resolución número 15596 de 30 de mayo de 2003, proferida por la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual otorgó el registro del diseño industrial denominado "TABLETA FARMACEÚTICA” a favor de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A.

I.- ANTECEDENTES

1. La demanda La sociedad demandante, a través de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad para que la Sala se pronuncie con respecto a las

siguientes: 1.1. Pretensiones “1. Que por las razones que más adelante indico, se declare que es nula la Resolución 15596 de fecha 30 de mayo de 2003 proferida por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro del diseño industrial de una tableta farmacéutica, bajo el numero de registro 4062 denominada TABLETA FARMACEUTICA a nombre de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. (en adelante Lafrancol)

2. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro del diseño industrial número 4062.

3. Que se ordene a la División de Nuevas Creaciones publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.

4. Que se ordene a la División de Nuevas Creaciones dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del código contencioso administrativo”. 1.2. Fundamentos de hecho Como hechos de la demanda se aducen los siguientes: La sociedad Pfizer Products Inc. (en adelante Pfizer) desarrolló una nueva aplicación del principio activo Sildenafil como un producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil masculina, cuya comercialización inició en Estados Unidos en 1997 y poco después en varios otros países, entre ellos, en Colombia en mayo de 1998, luego de obtener los registros sanitarios para el producto identificado con la marca VIAGRA. Pfizer es titular en Colombia de la marca VIAGRA, registrada bajo el número 189.202, para distinguir exclusivamente “un producto farmacéutico, específicamente un compuesto para el tratamiento de la disfunción eréctil”, en la Clase 5ª Internacional; e igualmente es titular prioritario de la marca figurativa que consiste en una figura tridimensional que reivindica el color azul para una forma de rombo cuyos bordes se encuentran redondeados, y que distingue también productos de esa misma clase. Asimismo, es titular de tres (3) registros sanitarios concedidos desde 1998 por el INVIMA, mediante los cuales se autorizó la importación y venta del medicamento VIAGRA, cuya indicación terapéutica aprobada es la disfunción eréctil masculina. El producto antes mencionado se ha presentado desde la fecha de inicio de su comercialización en forma de pastillas con características geométricas especiales, en color azul y con la marca denominativa VIAGRA, y dicha forma particular y característica de la pastilla y su color han sido protegidos por Pfizer en distintos países, bien sea como diseño industrial o como marca tridimensional. Esta forma

es ampliamente conocida a nivel mundial y local, y ha estado al acceso del público en general en razón de la comercialización de dicha pastilla por la actora, por la difusión y reconocimiento que ha tenido el producto, y por el otorgamiento de derechos sobre la misma a nivel mundial y la publicación de los mismos. El 4 de septiembre de 2002 la sociedad Laboratorio Franco ColombianoLafrancol S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del diseño industrial que consiste en la forma de una tableta farmacéutica azul, sustancialmente idéntica a la forma tridimensional de la pastilla que ha comercializado Pfizer desde 1998 y que ésta registró como marca en Colombia, según se ilustra en la demanda1. La División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución número 15596 de 30 de mayo de 2003, concedió el registro del diseño industrial solicitado por Lafrancol, bajo el número 4062. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación 1 Folio 219 del expediente. Estima la parte actora que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 115, 124, 132 y 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Señaló que conforme al artículo 132 literal b) de la Decisión 486 de 2000 procede la nulidad absoluta del registro de un diseño industrial cuando éste no cumpla los requisitos de protección de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 ibídem, norma ésta que prevé que solo serán registrables diseños industriales que sean nuevos.

Precisó que para la fecha de ser solicitado y evaluado el registro, la solicitud de Lafrancol no cumplía los requisitos del artículo 115, por cuanto que: (i) la forma tridimensional de la tableta farmacéutica objeto del diseño industrial solicitado era conocida en el mercado y se había hecho accesible al público desde 1998, es decir, con anterioridad al 4 de septiembre de 2002, fecha de la solicitud; (ii) la forma tridimensional de la tableta carecía de novedad en la fecha en que se solicitó su registro por Lafrancol, pues la forma tridimensional de la pastilla del producto VIAGRA, que es sustancialmente idéntica a la protegida por el diseño industrial de Lafrancol, había sido introducida al comercio desde 1998 y desde esa fecha era accesible al público, y se encontraba para esa fecha protegida como diseño industrial y como marca tridimensional en varios países, entre ellos Colombia, siendo accesible al público desde el momento del registro respectivo; y (iii) Lafrancol dice haber hecho la divulgación del diseño de la tableta farmacéutica mediante su comercialización dos (2) años antes de haber presentado la respectiva solicitud, lo que por sí solo afecta la nulidad del diseño industrial cuyo registro se pretende. Esto último, afirmado por el apoderado de Lafrancol en el marco del proceso abreviado por competencia desleal que adelanta Pfizer contra esa sociedad ante el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá. Indicó que se vulneró el artículo 124 de la Decisión 486 que prevé que cuando el diseño industrial carece manifiestamente de novedad la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud, lo cual ocurría en este caso, dada

la existencia de derechos marcarios válidamente otorgados a favor de Pfizer respecto de una marca con una forma sustancialmente idéntica al diseño industrial solicitado, cuyo conocimiento se presume por parte de la Administración en virtud de los efectos de la publicidad que se derivan del registro marcario, particularmente para la entidad a que corresponde tal función. Afirmó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de la Decisión 486, Pfizer, como titular de la marca, tiene el derecho exclusivo de usar la forma tridimensional de la pastilla como marca para identificar productos farmacéuticos, derecho que resulta incompatible con el derecho de exclusiva que se confiere para el diseño industrial de la tableta farmacéutica solicitada por Lafrancol. Expresó, en armonía con lo anterior, que para la fecha de solicitud de registro de ese diseño industrial existía un derecho consolidado a favor de Pfizer gracias al registro de la marca figurativa tridimensional respecto de la cual, además, se reivindicó el color azul, registro que le confería el derecho de prohibir que terceros usen y/o reproduzcan la marca previamente registrada. Agregó que en otros litigios que se adelantan sobre el mismo objeto Lafrancol tendenciosamente ha calificado la marca solicitada como una marca figurativa que representa una imagen bidimensional, en contra de lo que evidentemente se deriva del modelo y de la reproducción de la marca que se presentó con la solicitud y se publicó en la gaceta de la propiedad industrial, que da cuenta que “[…] el signo registrado es un signo tridimensional, constituido por la forma de una tableta con características geométricas singulares que semejan la forma de un diamante, de color azul y que identifica el producto Sildnafil que mi representada

introdujo al mercado”2. Señala que la anterior afirmación está respaldada con el concepto del experto en diseños industriales que acompaña con la demanda. Aseguró que de la misma manera se lesionan los derechos de la accionante de competir lícitamente en el mercado, en la medida que con el registro del diseño industrial se patrocina a Lafrancol para utilizar un signo distintivo ajeno, lo que conlleva a un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca de Pfizer y desvía la clientela por medios contrarios a usos honestos del comercio. Concluyó que el registro del diseño industrial que se censura fue obtenido de mala fe, por lo que no se puede amparar la actitud ilegal e infractora de Lafrancol que, en tanto competidor directo de Pfizer, conoció de manera notoria y manifiesta la marca tridimensional y los registros sanitarios previamente obtenidos respecto de la misma marca desde 1998.

2. Contestación de la demanda 2 Folio 227 del expediente. 2.1. La Nación - Superintendencia De Industria Y Comercio, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, con sustento en las siguientes razones3: Con la expedición de la resolución número 15596 del 30 de mayo de 2003, proferida por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Precisó que el diseño industrial titulado “TABLETA FARMACEÚTICA” se concedió

en razón a que luego de analizadas las figuras 1 a 5 del folio 3 del expediente administrativo, presentadas para registro, se encontró que el mismo “presenta las características de objeto novedoso” y “no carece manifiestamente de novedad” al tenor de lo dispuesto en los artículos 115 y 124 de la Decisión 486. Anotó que al revisar el expediente administrativo se advierte que no se presentaron oposiciones por parte de terceros en el plazo establecido por el artículo 122 de la Decisión 486, para efectos de desvirtuar la registrabilidad del diseño solicitado. Destacó que la tableta del diseño industrial concedido a Lafrancol es, desde el punto de vista técnico, sustancialmente diferente a la forma de la marca figurativa concedida a Pfizer, de acuerdo con las siguientes razones que fueron expuestas por el examinador técnico en la materia: “LA FORMA. El diseño industrial presenta como características de forma ser un VOLUMEN particularmente romboide de esquinas redondeadas, donde se muestra inscrito otro volumen romboide sobresaliente y biselado en ángulo tal como lo muestran las vistas presentadas. Por la parte inferior del diseño este volumen inscrito se divide en dos segmentos para formar dos triángulos isósceles de esquinas redondeadas; en las vistas lateral y anterior se distingue el relieve levemente redondeado por su parte superior generando una superficie convexa. Entre tanto la forma presentada en la solicitud de marca figurativa, muestra dos formas diferentes, siendo la primera un romboide de esquinas redondeadas y la segunda un dibujo de un romboide de esquinas redondeadas en perspectiva. 3 Folios 364 a 370 del expediente.

DIFERENCIAS. Haciendo un juicio comparativo entre las vistas superior e inferior del Diseño Industrial frente a la primera forma de marca, se puede establecer que las diferencias son marcadas por cuanto el relieve inscrito e igualmente romboide del diseño no se percibe en la marca, por la superficie inferior del diseño es clara la división que presenta el relieve en dos triángulos, característica que no se muestra en la mencionada marca, los arcos que redondean las esquinas del Diseño son de un radio perceptiblemente inferior que el mostrado por la Marca, haciendo el diseño más agudo de forma tal que se concibe más recto mostrando más claramente una forma romboidal. Ahora bien, si se compara la segunda forma de la Marca con la perspectiva del Diseño, es claro que no son idénticas y que se pueden diferenciar por el relieve en bisel inscrito en la forma de rombo redondeado”. Estimó, en ese orden, que no se puede hablar de la carencia de novedad del diseño al momento de su solicitud, tal como lo hace el demandante, quien se basa en una marca figurativa que protege una forma que difiere sustancialmente del mencionado diseño. Indicó que es irrelevante la afirmación de la demandante según la cual “[…] para la fecha de solicitud de registro de diseño industrial radicada por Lafrancol, existía un derecho particular consolidado a favor de Pfizer gracias al registro de la marca figurativa tridimensional respecto de la cual, además, se reivindicó el color azul. […]”, toda vez que, además de que los objetos protegidos vía diseño y vía marca figurativa son diferentes, el diseño concedido está limitado a las formas presentadas en el folio 3 de la solicitud, es decir las figuras 1 a 5, de tal manera

que es claro que el diseño, en este caso, no protege color alguno, pues los dibujos se presentaron como volumen y en tinta negra sin tener en cuenta color, tan solo forma y proporciones del mismo. Precisó que la demandante se refiere constantemente, y de manera equivocada, a un derecho particular consolidado a favor de Pfizer gracias al registro de “la marca figurativa tridimensional”, cuando en realidad la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no regula esa figura marcaria. Señaló que las marcas figurativas se conceden a signos bidimensionales, esto es, representados en dos dimensiones (largo y ancho), como es el caso de la marca figurativa registrada por Pfizer para la referida pastilla, en tanto que las marcas tridimensionales se conceden a signos tridimensionales, es decir, representados en tres dimensiones (largo, ancho y profundo). Agregó que la marca registrada por Pfizer fue presentada como una marca figurativa, según se evidencia del expediente administrativo número 01085008 y, consecuentemente, se concedió como una marca de esa clase (según los modelos adjuntos), reivindicándose expresamente el color azul, tal como consta en la resolución número 029520 del 21 de octubre de 2003, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio; por ende, la marca registrada por Pfizer es figurativa, no figurativa tridimensional como lo indica erróneamente el demandante. 2.2. La sociedad Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes razones4: Afirmó que Pfizer es titular de una marca figurativa (bidimensional, una etiqueta),

pero no de una marca tridimensional como la que ahora pretende apropiarse basada en un concepto elaborado por encargo, y que resulta imposible que una persona pueda ser simultáneamente titular en Colombia del registro de una marca figurativa (bidimensional) y de una marca tridimensional bajo el amparo de un único registro (bidimensional). Asimismo, precisó que el color azul de la supuesta figura de una tableta concedida a Lafrancol resulta a todas luces irrelevante para efectos de atacar la validez del registro del diseño industrial que nos ocupa, que no reivindica color alguno. Señaló que el registro de la tableta farmacéutica a la que hace referencia la actora difiere sustancialmente de la tableta registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio por Lafrancol, concedida mediante la Resolución número 15596 de 2003, conforme aparece en el gráfico comparativo que se inserta en la contestación de la demanda5. Indicó que, sin perjuicio de las evidentes diferencias entre cada una de ellas, resulta pertinente poner de relieve que, en tanto que las tabletas son la forma farmacéutica más utilizada para la administración de medicamentos por vía oral, no es posible desconocer la necesidad de presentarlas, por razones fisiológicas y farmacotécnicas, en las cuatro (4) formas básicas empleadas por la industria farmacéutica internacional, esto es, tabletas redondeadas, ovaladas, cuadradas y 4 Folios 371 a 383 del expediente. 5 Folio 376 del expediente. romboidales; de tal suerte que no es aceptable pretender exigir figuras o formas drásticamente diferentes a las generalmente empleadas como requisito para la

obtención de protección por la vía del diseño industrial, pues ello eliminaría la posibilidad práctica de proteger esta clase de innovaciones en este campo. Reiteró que la marca concedida a Pfizer a través de la Resolución 12170 de 2002 (correspondiente al certificado número 256.607) es una simple etiqueta (marca figurativa bidimensional) y no una figura tridimensional, como erróneamente lo pretende la parte actora; y que por ello no es posible sostener que dos cosas distintas (un diseño bidimensional de una marca y el diseño tridimensional de una tableta farmacéutica con alcances distintos) sean idénticas o “sustancialmente idénticas” entre sí, y en consecuencia, no es viable comparar un diseño tridimensional con una marca bidimensional con la idea de quitarle novedad al primero. Anotó que si bien Pfizer adelanta contra Lafrancol una acción de competencia desleal en el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá y Lafrancol inició contra Pfizer una contrademanda, lo cierto es que estos son asuntos del resorte de la jurisdicción civil que en nada tienen que ver con la validez del registro del diseño industrial que se discute en estas diligencias. Precisó que no aparece probado que la tableta farmacéutica cuyo diseño fue concedido a Lafrancol mediante la Resolución número 15593 de 2003 fuera conocida en el mercado y se hubiese hecho accesible al público desde 1998; además, la demandante ni siquiera menciona y menos prueba respecto de qué mercado y qué público conocía el diseño en cuestión. Subrayó que no es cierto que la forma tridimensional en su conjunto careciese de

novedad en el momento de presentarse la solicitud de Lafrancol, si se tiene en cuenta que: (i) además de que no aparece probada siquiera de manera sumaria la alegada circunstancia de que en 1998 la tableta del producto conocido como VIAGRA hubiese sido introducida al mercado por la actora, con excepción de elementos comunes originados en las restricciones técnicas antes planteadas, la marca figurativa (etiqueta) registrada a nombre de Pfizer y el diseño industrial de Lafrancol difieren entre sí sustancialmente; y (ii) no es cierta ni tiene fundamento la afirmación de que el diseño del producto VIAGRA y el diseño industrial registrado por Lafrancol sean idénticos ni “sustancialmente idénticos”, pues se ha demostrado la existencia de diferencias sustanciales y evidentes entre la marca figurativa (etiqueta) registrada a nombre de Pfizer y el diseño industrial de Lafrancol, hecho que por sí mismo desvirtúa la imaginaria identidad alegada por el demandante; además, el concepto que se ha escrito para Pfizer aborda cuestiones de derecho (relacionadas con temas de competencia desleal, materia ajena a este proceso), circunstancia que según el artículo 236 del C.P.C. está vedada a los peritos y testigos técnicos en sus dictámenes. Estimó que no existía razón alguna para que la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia negara de oficio la solicitud de registro contenida dentro del expediente número 02-78835, en la medida en que esta cumplía cabalmente el requisito de novedad a que se refiere el artículo 115 de la Decisión 486, y porque el diseño concedido mediante la Resolución número 15596 de 2003 difiere

sustancialmente del diseño de la tableta del producto VIAGRA que la demandante equivocadamente aspira a catalogar como arte anterior. Apuntó que la propia demandante con su omisión de presentar oposiciones en el plazo legal respectivo terminó consintiendo en el otorgamiento del registro que hoy impugna. Señaló, en adición, que conforme al artículo 124 de la Decisión 486 la oficina nacional (en este caso la División de Nuevas Creaciones de la SIC) no está obligada a realizar de oficio ningún examen de novedad de la solicitud cuando no medie oposición presentada por terceros (trámite que sin embargo realizó juiciosamente la Administración), ni tampoco a negar una solicitud de esta naturaleza, a menos que la misma carezca manifie