CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2004-00141-01-2008

PARTICULAS DE USO COMUN - Exclusión en cotejo del signo KIDS en marcas RAPIKIDS y ALPIKIDS Previo al cotejo gráfico, fonético y conceptual de las mencionadas marcas, es importante analizar cuáles son los elementos que deben analizarse para lograr establecer si existe algún riesgo de confusión para los consumidores. En primer lugar debe tenerse en cuenta que la marca RAPIKIDS es mixta y que en su apariencia aunque predomina el elemento nominativo, el elemento gráfico tiene una gran relevancia en el conjunto marcario. Por su parte, la marca ALPIKIDS es nominativa, razón por la cual deberán compararse las partes nominativas de ambos signos. Teniendo presente la anterior consideración, procederá la Sala a efectuar el respectivo cotejo gráfico, fonético y conceptual respecto de las partículas RAPI y ALPI, comoquiera que KIDS constituye una partícula de carácter inapropiable para la clase 29 internacional. La similitud ortográfica consiste, según la interpretación prejudicial 167-IP-2006, en la “coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia”. A L P I (partícula de la marca registrada) R A P I (partícula de la marca opositora). Se observa que de las cuatro letras que componen cada una de las partículas cotejadas, dos de ellas coinciden en su secuencia. Además ambas se encuentran compuestas por el mismo número de sílabas, que son por una parte AL-PI y por la

otra RA-PI. Del anterior análisis se concluye que aunque las partículas comparadas coinciden en su última sílaba, la primera de las sílabas que componen cada partícula le da la suficiente fuerza distintiva a la misma, impidiendo de esta forma que pueda llegar a presentarse alguna clase de confusión. Adicionalmente la letra L que precede la sílaba PI, rompe la secuencia de semejanzas entre las partículas cotejadas, formándose en este caso mayores diferencias entre ALPIKIDS y RAPIKIDS. Respecto de la similitud fonética, la cual se presenta entre signos que tienen un sonido similar, es importante efectuar el siguiente análisis: (….). De los sonidos en secuencia que se generan de las partículas comparadas, no se desprende una posibilidad de confusión fonética entre los mismos, comoquiera que la primera sílaba que las diferencia a ambas tiene un sonido muy diferente que impide que pueda presentarse cualquier riesgo de confusión, más aun si se tiene en cuenta que una empieza con consonante que pronunciada suena /rr/, mientras que la otra empieza por vocal /a/ que contiene un sonido más suave. Respecto de la similitud ideológica o conceptual, referida a la aproximación que se presenta entre signos que evocan ideas similares, la Sala considera que en el presente caso la misma no se presenta, toda vez que la partícula RAPI hace referencia al vocablo rápido, el cual en el diccionario de la Real Academia Española tiene el siguiente significado: “1. adj. Que se mueve, se hace o sucede a gran velocidad, muy deprisa”, mientras que el vocablo ALPI evoca la idea de alpinismo, Alpes, montaña e inclusive de la sociedad ALPINA,

titular de la marca ALPI en la clase 29 internacional. En consecuencia, encuentra la Sala que se cumplen plenamente por parte de la marca ALPIKIDS, los requisitos exigidos para el registro de una marca y que específicamente no puede predicarse violación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio del artículo 136, literal a) de la Decisión 486, ya que como se explicó anteriormente, no existe riesgo de confusión con la marca RAPIKIDS. COTEJO ENTRE MARCAS NOMINATIVAS - Inexistencia de similitud ortográfica: signos ALPI y RAPI / SIMILITUD FONETICA - Inexistencia entre los signos ALPI y RAPI / SIMILITUD CONCEPTUAL O IDEOLOGICAInexistencia entre ALPI y RAPI / ALPIKIDS - Inexistencia de similitud ortográfica, fonética e ideológica con RAPIKIDS Ahora bien, en reiteradas ocasiones tanto el Consejo de Estado como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina han manifestado que las partículas de uso común para signos de una misma clase, son inapropiables tanto por los actuales como por los futuros titulares de una marca. A folios 157 y 158 el tercero interesado relacionó una serie de registros que dan cuenta del uso común de la partícula KIDS para productos de la clase 29 de la clasificación internacional. Los registros reseñados son los siguientes: (…). Por las razones anteriormente mencionadas, la partícula KIDS no puede considerarse como un factor de comparación al momento de analizar si los signos cotejados pueden llegar a generar confusión en el público consumidor, ya que se trata de una partícula de uso común en los productos de la clase 29 internacional, que hace alusión a que

los productos amparados con la marca se encuentran dirigidos a los niños.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00141-01

Actor: CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. – CONGELAGRO S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo en concordancia con el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, contra las siguientes Resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: 24348 del 29 de agosto de 2003, por la cual se concedió el registro de la marca ALPIKIDS (nominativa) en la clase 29 internacional a favor de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y se declaró infundada la oposición presentada por CONGELAGRO S.A.; 029612 del 21 de octubre de 2003 por la cual se decidió el recurso de reposición; y 32339 del 25 de noviembre de 2003, por la cual se decidió el recurso de apelación, estas dos últimas

confirmando la primera.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos acusados y como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación del registro No. 278921 correspondiente a la marca ALPIKIDS para identificar productos de la clase 29 internacional. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: Manifestó que el 27 de febrero de 2003 la sociedad Alpina S.A. solicitó el registro de la marca ALPIKIDS (nominativa) para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. El 30 de abril de 2003 se publicó, en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 527, la solicitud de registro de la marca ALPIKIDS en la clase 29. La sociedad Congelagro S.A. presentó oportunamente oposición, sosteniendo que el signo solicitado para registro se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a), artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por tratarse de una marca similarmente confundible a la marca RAPIKIDS previamente registrada. Mediante Resolución No. 24348 del 29 de agosto de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición interpuesta por Congelagro S.A. y concedió el registro de la marca ALPIKIDS en la clase 29 de la clasificación internacional a favor de la sociedad Alpina S.A. Sostuvo que el 10 de junio de 2003, la sociedad Congelagro S.A. interpuso

recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No. 24348 del 29 de agosto de 2003, por la cual se otorgó el registro de la marca ALPIKIDS (nominativa). Adujo que mediante Resolución No. 29612 del 21 de octubre de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la resolución recurrida. Finalmente precisó que el 25 de noviembre de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 24348 en el sentido de declarar infundada la oposición presentada y otorgar el registro de la marca ALPIKIDS (nominativa) en la clase 29, a favor de Alpina S.A. c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Manifestó que Congelagro S.A. registró la marca RAPIKIDS en el año 2000, con el certificado No. 260.923 vigente hasta el 2 de noviembre de 2010 para amparar productos de la clase 29 internacional. Indicó que la administración omitió la aplicación del literal a) artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que no se tuvo en cuenta el registro previo de la marca RAPIKIDS. Expresó que del cotejo efectuado entre los signos RAPIKIDS y ALPIKIDS, se encuentra que los mismos tienen grandes similitudes en el campo visual, fonético

y conceptual, los cuales pueden inducir a los consumidores a error o confusión, más aún si se encuentran en la misma clase. Señaló respecto de la similitud visual que las únicas letras que diferencian los vocablos ALPIKIDS y RAPIKIDS son las dos primeras, razón por la cual se presenta una evidente semejanza entre los mencionados signos, situación que podría llevar a confundir al consumidor por tomar productos ALPIKIDS pensando que son RAPIKIDS o por confundir el origen de los mencionados productos. Añadió que deben tenerse en cuenta las semejanzas y nos las diferencias entre los signos cotejados y que adicionalmente las letras que diferencian los vocablos no tienen la suficiente fuerza distintiva para individualizar las marcas. Expresó que fonéticamente los signos cotejados tienen igual número de vocales, comparten la sílaba tónica /PI/ y una misma terminación /KIDS/, lo que lleva a que la pronunciación sea muy similar. Sostuvo que debido a las semejanzas fonéticas y gramaticales de los signos cotejados, se presenta una evidente similitud conceptual, toda vez que la coexistencia de los productos en un mismo mercado, puede llevar a los consumidores a suponer que tienen un mismo origen empresarial. Manifestó que entre signos que identifican productos de una misma clase, debe presentarse una mayor distintividad comoquiera que el cotejo por parte de los consumidores no se hace de manera simultánea sino separada. Precisó que auditivamente la expresión que más recuerda el consumidor medio es KIDS, la cual es idéntica en la terminación de los signos comparados. Indicó que de acuerdo con el Tribunal Andino de Justicia, sólo basta con que se

presente la posibilidad de confusión, para rechazar el registro de una marca. Explicó que en el caso concreto, ha debido rechazarse por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca ALPIKIDS por existir similitudes visuales, fonéticas y conceptuales con la marca RAPIKIDS previamente registrada. d.- Las razones de la defensa La sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., tercera interesada, contestó la demanda así: Se opuso a todas y cada una de las pretensiones presentadas por la parte actora. Explicó que el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 no es aplicable al caso concreto, comoquiera que al concederse el registro de la marca, ALPIKIDS, no se produce ningún tipo de confusión. Añadió que lo confundible, necesariamente debe engañar y no distingue, mientras que una marca distintiva no genera confusión, razón por la cual debe registrarse. Indicó que con el fin de cotejar los signos en disputa, es necesario establecer cuál es el elemento predominante en la marca mixta RAPIKIDS. Al respecto estableció que el elemento gráfico de la mencionada marca es el predominante, razón por la cual, en concordancia con lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es posible la coexistencia de las marcas ALPIKIDS y RAPIKIDS sin generar riesgo de confusión. Consideró que los signos analizados son absolutamente diferentes desde el punto de vista fonético. Explicó que las marcas se encuentran compuestas por la expresión KIDS, común a ambas, y que dicha expresión es explicativa y de libre utilización por cualquier empresario.

Argumentó, basado en doctrina internacional, que los vocablos o partículas de uso común son inapropiables, para lo cual se requiere del uso en por lo menos 6 marcas registradas. En consecuencia, reseñó siete marcas de la clase 29 internacional que contienen la mencionada partícula: KRAFT Kids (mixta), FRUCO MAYO KIDS (mixta), FRISBY – KIDS (mixta), PETIT KIDS (nominativa), PARMALAT KIDS UP (nominativa), SOYKIDS (nominativa) y JET KIDS (nominativa). Teniendo en cuenta la anterior apreciación, manifestó que para hacerse el cotejo marcario debe suprimirse la partícula KIDS de uso común. Añadió que la sociedad Alpina S.A. tiene derechos ciertos sobre la marca ALPI (nominativa), razón por la cual sería ilógico anular los actos administrativos que concedieron el registro de ALPIKIDS, toda vez que el vocablo KIDS es de uso común y ALPI se encuentra registrada a favor de Alpina S.A. desde el 2 de junio de 1993. Sostuvo que aunque ALPI y RAPI tienen el mismo número de sílabas, las mismas no tienen identidad la una con la otra. Concluye que las marcas no se encuentran formadas ni por las mismas letras, ni en el mismo orden, razón por la cual no se presenta similitud fonética que pueda inducir al público a error. Respecto del cotejo visual, el apoderado de la tercera interesada expuso que no existe similitud alguna comoquiera que ALPIKIDS no utiliza ninguna clase de elemento gráfico, mientras que RAPIKIDS sí lo hace.

Precisó que ALPIKIDS se compone de una sola palabra, mientras que RAPIKIDS se encuentra compuesta por dos. Adujo que los signos comparados pueden considerarse en principio como signos de fantasía, pero por evocar ideas y conceptos con diferencias marcadas, no existe riesgo de confusión. Indicó que el vocablo KIDS debe extraerse del cotejo marcario, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, razón por la cual deben analizarse las partículas ALPI y RAPI. Al respecto sostuvo que ALPI, además de tratarse de una marca registrada a favor de la sociedad Alpina S.A., evoca la idea de Alpes, alpinismo, alpinista o alpina. Por su parte RAPI se asocia a términos como rápidamente, rapidez o rápido. En consecuencia no existe ninguna clase de identidad conceptual entre los signos analizados, ya que no se está haciendo relación a los productos que se ofrecen ni tampoco existe relación conceptual entre los mismos. Finalmente relacionó una serie de marcas en la clase 29 internacional, a favor de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. que utilizan la raíz ALPI, argumentando que las mismas hacen parte de una familia de marcas registradas por Alpina S.A. para identificar sus productos. La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa: Que los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes. Sostuvo que efectivamente, la Decisión 486 es la aplicable al caso concreto, siendo el mismo el régimen legal que se adoptó por la Superintendencia. Adujo que en reiteradas ocasiones, tanto la Superintendencia de Industria y

Comercio como el Consejo de Estado, han establecido los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca:

1. La perceptibilidad.

2. La suficiente distintividad.

3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Al respecto indicó que la expresión ALPIKIDS (nominativa) cumple con los mencionados requisitos, comoquiera que puede percibírsele, es susceptible de representación gráfica y goza de suficiente distintividad. Sostuvo que entre los vocablos ALPIKIDS y RAPIKIDS se presentan elementos diferenciadores entre sí, que permiten la coexistencia de las marcas en el mercado. Explicó que el vocablo KIDS, común a los signos cotejados, es una expresión genérica que se utiliza para facilitar la comercialización de los productos. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 28 de junio de 2004 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 55 a 57). Por auto visible a folios 209 a 211 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho el apoderado de la sociedad actora (fls. 280 a 289), el apoderado de la parte demandada (fls. 305 a 308) y el apoderado de la tercera interesada (fls. 310 a 348). Mediante proveído del 21 de julio de 2006 se solicitó la interpretación prejudicial del

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, a través de providencia del 19 de enero de 2007 dio respuesta a la referida solicitud (fls. 363 a 380) mediante la interpretación prejudicial No. 167-IP-2006. II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó en el proceso No. 167-IP-2006: “1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras o por palabras compuestas, con o sin significación conceptual. Los signos mixtos, por su parte, se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la

palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

3. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

5. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos

pocos. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable. Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

6. El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquélla, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.”

III. -CONSIDERACIONES DE LA SALA Mediante la Resolución 32339 del 25 de noviembre de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) de la Superintendencia de Industria y

Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A. confirmando la resolución impugnada y en consecuencia, declarando infundada la oposición presentada por CONGELAGRO S.A. y concediendo el registro de la marca ALPIKIDS (nominativa) para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Las marcas en disputa tienen la siguiente apariencia: ALPIKIDS MARCA OPOSITORA MARCA REGISTRADA Ambas marcas, tanto la opositora, como la concedida, amparan productos de la clase 29 internacional que comprende: “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.” Previo al cotejo gráfico, fonético y conceptual de las mencionadas marcas, es importante analizar cuáles son los elementos que deben analizarse para lograr establecer si existe algún riesgo de confusión para los consumidores. En primer lugar debe tenerse en cuenta que la marca RAPIKIDS es mixta y que en su apariencia aunque predomina el elemento nominativo, el elemento gráfico tiene una gran relevancia en el conjunto marcario. Por su parte, la marca ALPIKIDS es nominativa, razón por la cual deberán compararse las partes nominativas de ambos signos. Ahora bien, en reiteradas ocasiones tanto el Consejo de Estado como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina han manifestado que las partículas de uso común para signos de una misma clase, son inapropiables tanto por los actuales

como por los futuros titulares de una marca. A folios 157 y 158 el tercero interesado relacionó una serie de registros que dan cuenta del uso común de la partícula KIDS para productos de la clase 29 de la clasificación internacional. Los registros reseñados son los siguientes:

1. KRAFT KIDS (mixta). Clase 29. Vigente hasta el 17 de abril de 2011.

2. FRUCO MAYO KIDS (mixta). Clase 29. Vigente hasta el 25 de febrero de

2014.

3. FRISBY – KIDS (mixta). Clase 29. Vigente hasta el 28 de abril de 2014.

4. PETIT KIDS (nominativa). Clase 29. Vigente hasta el 28 de septiembre de

2013.

5. PARMALAT KIDS UP (nominativa). Clase 29. Vigente hasta el 20 de junio de 2011.

6. SOYKIDS (nominativa). Clase 29. Vigente hasta el 31 de mayo de 2014.

7. JET KIDS (nominativa). Clase 29. Vigente hasta el 23 de septiembre de

2012. Por las razones anteriormente mencionadas, la partícula KIDS no puede considerarse como un factor de comparación al momento de analizar si los signos cotejados pueden llegar a generar confusión en el público consumidor, ya que se trata de una partícula de uso común en los productos de la clase 29 internacional, que hace alusión a que los productos amparados con la marca se encuentran dirigidos a los niños. Teniendo presente la anterior consideración, procederá la Sala a efectuar el respectivo cotejo gráfico, fonético y conceptual respecto de las partículas RAPI y ALPI, comoquiera que KIDS constituye una partícula de carácter inapropiable para

la clase 29 internacional. La similitud ortográfica consiste, según la interpretación prejudicial 167-IP-2006, en la “coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia”. A L P I (partícula de la marca registrada) R A P I (partícula de la marca opositora) Se observa que de las cuatro letras que componen cada una de las partículas cotejadas, dos de ellas coinciden en su secuencia. Además ambas se encuentran compuestas por el mismo número de sílabas, que son por una parte AL-PI y por la otra RA-PI. Del anterior análisis se concluye que aunque las partículas comparadas coinciden en su última sílaba, la primera de las sílabas que componen cada partícula le da la suficiente fuerza distintiva a la misma, impidiendo de esta forma que pueda llegar a presentarse alguna clase de confusión. Adicionalmente la letra L que precede la sílaba PI, rompe la secuencia de semejanzas entre las partículas cotejadas, formándose en este caso mayores diferencias entre ALPIKIDS y RAPIKIDS. Respecto de la similitud fonética, la cual se presenta entre signos que tienen un sonido similar, es importante efectuar el siguiente análisis: RAPI/ALPI/RAPI/ALPI/RAPI/ALPI/RAPI/ALPI/RAPI/ALPI/RAPI/ALPI/RAPI/ALPI/ RAPI/ALPI/RAPI/ALPI/RAPI/APLI/RAPI/ALPI/RAPI/ALPI/

De los sonidos en secuencia que se generan de las partículas comparadas, no se desprende una posibilidad de confusión fonética entre los mismos, comoquiera que la primera sílaba que las diferencia a ambas tiene un sonido muy diferente que impide que pueda presentarse cualquier riesgo de confusión, más aun si se tiene en cuenta que una empieza con consonante que pronunciada suena /rr/, mientras que la otra empieza por vocal /a/ que contiene un sonido más suave. Respecto de la similitud ideológica o conceptual, referida a la aproximación que se presenta entre signos que evocan ideas similares, la Sala considera que en el presente caso la misma no se presenta, toda vez que la partícula RAPI hace referencia al vocablo rápido, el cual en el diccionario de la Real Academia Española tiene el siguiente significado: “1. adj. Que se mueve, se hace o sucede a gran velocidad, muy deprisa”, mientras que el vocablo ALPI evoca la idea de alpinismo, Alpes, montaña e inclusive de la sociedad ALPINA, titular de la marca ALPI en la clase 29 internacional. Adicional a las anteriores consideraciones, es importante tener en cuenta, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un

origen común.”1 Esta definición hace referencia al concepto de marca derivada, en el cual el consumidor asocia el rasgo distintivo de una marca, generalmente su partícula inicial, con el origen del producto que se ofrece, debido a la amplia comercialización de productos que contengan la mencionada partícula en el mercado. Analizando los registros marcarios que ha tenido la sociedad ALPINA S.A., se concluye que el prefijo ALPI ha sido común a gran parte de ellos, demostrándose así que no se trata de una simple coincidencia, sino que ha sido base de la comercialización de sus productos, el darle relevancia entre el público consumidor a la partícula ALPI, con el fin de que sus consumidores relacionen cada uno de sus productos con un mismo origen empresarial, razón por la cual la mencionada partícula se encuentra plenamente protegida. En consecuencia, encuentra la Sala que se cumplen plenamente por parte de la marca ALPIKIDS, los requisitos exigidos para el registro de una marca y que específicamente no puede predicarse violación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio del artículo 136, literal a) de la Decisión 486, ya que como se explicó anteriormente, no existe riesgo de confusión con la marca RAPIKIDS. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 1 Tribunal Andino de Justicia. 167-IP-2006 Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la

Sala en la sesión de la fecha.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presiden