CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2004-00317-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / MATERIA MARCARIAClases de acciones / ACCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA – Es la que procede respecto del acto que concede un registro marcario / ACCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA – No caduca / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – No probada La Sala advierte que la acción procedente es la de nulidad absoluta establecida en el artículo 172 de la Decisión 486, por cuanto, en el caso sub examine se configuran los supuestos normativos de la misma, así: Los actos administrativos acusados conceden el registro de la marca mixta FOMI y la marca nominativa FOMI. Los cargos formulados de nulidad de los actos administrativos se sustentan los artículos 134 y 135, literales a), b), c), e), f) e i), de la Decisión 486. Por lo anterior, la Sala concluye que al ser la acción de nulidad absoluta la ejercida por la parte demandante, la misma no prescribe, por lo tanto, la excepción de caducidad de la acción propuesta por la parte demandante no está llamada a prosperar. MARCAS – Registro / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA Y DE USO GENERALIZADO – Lo es FOMI en la clase 16 / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Distintividad / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto FOMI para identificar productos y servicios de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza por tener aptitud distintiva La Sala encuentra que para un consumidor promedio, en la República de Colombia, la palabra FOMI se ha convertido en una expresión descriptiva y de uso generalizado que indica el material en el cual se elaboran los productos o sus

partes de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, como son “[…] revistas; stickers; autoadhesivos; bolsas para regalos; cajas decorativas; artículos para fiestas; como invitaciones; portavasos; bolsas para sorpresas; gorritos de fiesta; calcomanías; móviles; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material de instrucción o de enseñanza; portalápices; marcadores; lápices […]”.

48. Así las cosas, la Sala debe, aplicando lo indicado en la Interpretación Prejudicial, examinar a continuación si el elemento gráfico “[…] eleva o disminuye el grado de distitividad […]” en la “[…] percepción del público consumidor […]” respecto de “[…] revistas; stickers; autoadhesivos; bolsas para regalos; cajas decorativas; artículos para fiestas; como invitaciones; portavasos; bolsas para sorpresas; gorritos de fiesta; calcomanías; móviles; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material de instrucción o de enseñanza; portalápices; marcadores; lápices […]”, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, […] La Sala encuentra que, examinada la marca desde una visión en conjunto, el elemento gráfico aunado al elemento denominativo FOMI conforman un conjunto marcario que tiene el suficiente grado de distintividad para que el consumidor promedio pueda identificar y distinguir los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y asociar la marca con un origen empresarial particular. No obstante, la Sala aclara que el titular de la marca mixta FOMI en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza no podrá impedir

que terceros usen la expresión FOMI respecto de todos aquellos productos para los cuales se ha indicado el carácter descriptivo y de uso generalizado de la mencionada expresión. MARCAS – Registro / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA Y DE USO GENERALIZADO – Lo es FOMI en la clase 17 / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Distintividad / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto FOMI para identificar productos y servicios de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza por tener aptitud distintiva 2

Núm. único de radicación: 11001032400020040031700

[L]a Sala encuentra que el elemento denominativo de la marca mixta FOMI resulta ser inapropiable para identificar productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, por ser descriptivo y de uso generalizado para el consumidor promedio respecto de los productos de la referida Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, como son “[…] productos en materias plásticas semielaboradas; las materias de relleno no comprendidos en otras Clases; productos en goma para manualidades […]”, por cuanto, la expresión FOMI describe el material del que están elaborados dichos productos, en especial los productos en materias plásticas y en goma para manualidades. No obstante lo anterior, la Sala encuentra, al analizar integralmente y desde una visión de conjunto la marca mixta a continuación, que el elemento gráfico aunado al elemento denominativo, que conforman el conjunto marcario, le confiere el suficiente grado de distintividad al conjunto de la marca mixta FOMI y permite al consumidor identificar y distinguir los productos de la Clase 17 de la Clasificación

Internacional de Niza y asociarlos con un origen empresarial particular. […] La Sala aclara que, en todo caso, el titular de la marca mixta FOMI no podrá impedir que terceros usen la expresión FOMI respecto de todos aquellos productos para los cuales se ha indicado el carácter descriptivo y de uso generalizado de la mencionada expresión. MARCAS – Registro / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA Y DE USO GENERALIZADO – Lo es FOMI en la clase 28 / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Distintividad / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto FOMI para identificar productos y servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza por tener aptitud distintiva La Sala evidencia que la expresión FOMI es evocativa respecto de los servicios que ampara la marca mixta en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza que la marca mixta FOMI pretende distinguir y, por lo tanto, la referida marca mixta resulta registrable. En tal sentido, la marca registrada tiene suficiente distintividad que le permitirá al consumidor promedio distinguir los mencionados servicios y asociarlos con un determinado origen empresarial, de conformidad con lo precisado en la Interpretación Prejudicial. 59. Sin embargo, la Sala aclara que, en todo caso, el titular de la marca mixta FOMI no podrá impedir que terceros usen la expresión FOMI respecto de todos aquellos servicios para los cuales se ha indicado el carácter descriptivo y de uso generalizado de la mencionada expresión, siempre y cuando los signos de los terceros incluyan elementos nominativos o gráficos adicionales que le confieren la distintividad exigida por la normatividad aplicable para ser registrados como marcas.

MARCAS – Registro / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA Y DE USO GENERALIZADO – Lo es FOMI en la clase 28 / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Distintividad / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo nominativo FOMI para identificar productos y servicios de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza por ser descriptiva del material de elaboración de los productos La Sala determina que, para el consumidor promedio, la marca nominativa FOMI es descriptiva y que el término es de uso generalizado del material con el cual estaría elaborados los productos de la referida Clase, en especial, lo productos referentes a “[…] juegos; juguetes […]”y “[…] ornamentos y decoración para los árboles de navidad […]”, sin perjuicio que, para los productos referentes a “artículos de gimnasia y deporte (excepto vestidos)”, la mencionada marca nominativa describe el material del cual estarían elaborados algunos de esos artículos o las partes que los conforman, como por ejemplo, los tapetes para 3

Núm. único de radicación: 11001032400020040031700 gimnasia o implementos de deportes acuáticos, etc. En consecuencia, la Sala considera que la marca nominativa FOMI es descriptiva del material del cual están elaborados los mencionados productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, se enmarca dentro de la causal de irregistrabilidad del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486. […] En este orden de ideas, la Sala observa que el consumidor promedio de los referidos productos de la Clase 28 se caracteriza por ser una persona del común, de cualquier nivel de

educación, que conoce las características de los productos elaborados a partir del material fomi y que, indistintamente, utilizará fonética y ortográficamente la expresión FOMI para buscar, solicitar, comercializar y adquirir juegos, juguetes, ornamentos y decoración de árboles de navidad elaborados a partir del material fomi, entendida esta expresión del idioma inglés para designar el material etilvinilacetato.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135

LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL I

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00317-00

Actor: EDITORIAL CINCO CULTURAL S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Registrabilidad de las marcas mixtas débiles. Irregistrabilidad de términos descriptivos que son representación fonética en el idioma castellano de una expresión en idioma inglés.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de

nulidad absoluta, presentó Editorial Cinco Cultural S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 11475 de 29 de abril de 2003, 15138 de 29 de mayo de 2003, 2660 de 31 de enero de 2001 y 11476 de 29 de abril de 2003. La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a 4

Núm. único de radicación: 11001032400020040031700 continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Editorial Cinco Cultural S.A., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado especial1 y en ejercicio de la acción de nulidad absoluta, prevista en el artículo 1722 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina3, en adelante la Decisión 486, presentó demanda4, con acumulación de pretensiones5, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 11475 de 29 de abril de 2003, “Por la cual se concede un registro”, 15138 de 29 de mayo de 2003, “Por la cual se concede un registro”, 2660 de 31 de enero de 2001, “Por la cual se concede un registro”, y 11476 de 29 de abril de 2003, “Por la cual se concede un registro”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por

medio de las cuales se concedió el registro de las marcas mixtas FOMI y la marca nominativa FOMI, cuyo titular es Abraham Roitman Fischman, para identificar productos comprendidos en las Clases 16, 17 y 28 y los servicios de la Clase 48 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones6: "[…] 4.1. Que se declare la nulidad total de la Resolución No. 011475 del 29 de abril de 2003, proferida por el Jefe de la División de Signos 1 Cfr. Folio 2 del cuaderno núm. 1. 2 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]”. 3 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 4 Cfr. Folio 219 a 259 del cuaderno núm. 2. 5 Artículo 82 del Decreto 1400 de 1970, “Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil”, de

conformidad con la remisión del artículo 267 del Decreto 01 de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 6 Cfr. Folios 219 a 221 del cuaderno núm. 2. 5

Núm. único de radicación: 11001032400020040031700

Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca FOMI (mixta), para distinguir ‘revistas, stickers, autoadhesivos; bolsas para regalos; cajas decorativas, artículos para fiestas, como invitaciones, portavasos, bolsas para sorpresas, gorritos de fiestas, calcomanías, móviles; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; materiales de instrucción o de enseñanza; portalápices; marcadores, lápices. (sic)’ productos comprendidos en la Clase 16ª, de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del arreglo de Niza. 4.2. En subsidio de la anterior petición (4.1), se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 011475 del 29 de abril de 2003, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca FOMI (mixta), solamente (sic) para los siguientes productos de la Clase 16: a) Revistas dedicadas a dar información sobre FOMI, es decir, sobre productos o servicios relacionados con FOMI. b) Materiales de instrucción o de enseñanza, dedicados a dar instrucción o enseñanza sobre productos y servicios relacionados

FOMI, de la misma Clase 16. c) Los demás productos comprendidos en la Clase 16ª, relacionados con productos FOMI, de la misma Clase 16. 4.3. Que se declare la nulidad total de la Resolución No. 15138 del 29 de mayo de 2003, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca FOMI (mixta), para distinguir los productos de la Clase 17. 4.4. En subsidio de la anterior petición (4.3), se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 15138 del 29 de mayo de 2003, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca FOMI (mixta), solamente (sic) para distinguir productos de la Clase 17, relacionados con los productos o los materiales FOMI. 4.5. Que se declare la nulidad total de la Resolución No. 2660 del 31 de enero de 2001, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca FOMI (nominativa), para distinguir 6

Núm. único de radicación: 11001032400020040031700 productos de Clase 28. 4.6. En subsidio de la anterior petición (4.5), se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 2660 del 31 de enero de 2001, proferida

por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca FOMI (nominativa), solamente (sic) para distinguir productos de la Clase 28, relacionados con los productos o los materiales FOMI. 4.7. Que se declare la nulidad total de la Resolución No. 11476 del 29 de abril de 2003, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca FOMI (mixta), para distinguir los servicios de la Clase 41. 4.8. En subsidio de la anterior petición (4.7), se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 11476 del 29 de abril de 2003, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca FOMI (mixta), solamente (sic) para distinguir los servicios de la Clase 41, relacionados con los servicios FOMI, de la misma Clase 41, y solamente, además, para distinguir los servicios relacionados con los productos o materiales FOMI de cualquier otra Clase. 4.9. Que, por consiguiente, se anulen o se declaren sin valor, total o parcialmente, según sea el caso, los registros y los certificados de registro Nos. 270.047, 272.590, 238.304 y 270.046, respectivamente originados en las correspondientes citadas resoluciones total o parcialmente anuladas. 4.10. Que, como restablecimiento del derecho, se declare que la

expresión FOMI, individual y aisladamente considerada, es inapropiable e irregistrable como marca, para los productos de las Clases 16, 17, 18 y los servicios de la Clase 41, relacionados con los productos y servicios genéricamente denominados FOMI, o descriptivamente calificados FOMI, o engañosamente denominados FOMI, o, en general, indistintivamente designados como FOMI […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

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Núm. único de radicación: 11001032400020040031700 fundamentar sus pretensiones7: 4.1. El señor Abraham Roitman Fischman solicitó, mediante escrito de 20 de septiembre de 2002, el registro de la marca mixta FOMI para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, expediente administrativo núm. 02-84549, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 522 de 28 de noviembre de 2002, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. 4.2. El señor Abraham Roitman Fischman solicitó, mediante escrito de 2 de octubre de 2002, el registro de la marca mixta FOMI para distinguir productos comprendidos en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, expediente administrativo núm. 02-88422, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 523 de 27 de diciembre de 2002, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

4.3. El señor Abraham Roitman Fischman solicitó, mediante escrito de 11 de mayo de 2000, el registro de la marca nominativa FOMI para distinguir productos comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, expediente administrativo núm. 00-33880, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 495 de 1 de septiembre de 2000, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. 4.4. El señor ABRAHAM ROITMAN FISCHMAN solicitó, mediante escrito de 20 de septiembre de 2002, el registro de la marca mixta FOMI para distinguir productos comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, expediente administrativo núm. 02-84548, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 522 de 28 de noviembre de 2002, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. 4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 11475 de 29 de abril de 2003, concedió el registro de la marca mixta FOMI para distinguir “[…] revistas, stickers; autoadhesivos; bolsas para regalos; cajas decorativas; artículos para fiestas; como invitaciones; portavasos, bolsas para sorpresas, gorritos de fiestas; calcomanías, móviles; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material de 7 Cfr. Folios 221 a 238 del cuaderno núm. 2.

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Núm. único de radicación: 11001032400020040031700 instrucción o de enseñanza; portalápices; marcadores; lápices […]”, productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el señor Abraham Roitman Fischman, con fundamento en el cumplimiento de los requisitos de las disposiciones legales vigentes. 4.4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 15138 de 29 de mayo de 2003, concedió el registro de la marca mixta FOMI para distinguir “[…] productos en materias plásticas semielaboradas; las materias de relleno no comprendidos en otras Clases; productos en goma para manualidades […]” comprendidos en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el señor Abraham Roitman Fischman, con fundamento en el cumplimiento de los requisitos de las disposiciones legales vigentes. 4.5. El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 2660 de 31 de enero de 2001, concedió el registro de la marca nominativa FOMI para distinguir “[…] juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte (excepto vestidos); ornamentos y decoración para los árboles de navidad […]”, productos comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el señor Abraham Roitman Fischman, con fundamento en el cumplimiento de los requisitos de las disposiciones legales vigentes. 4.6. El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria

y Comercio, mediante la Resolución núm. 11476 de 29 de abril de 2003, concedió el registro de la marca mixta FOMI para distinguir “[…] servicios prestados por instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas, como cursos de manualidades seminarios; academias de enseñanza; así como los servicios destinados a divertir o entretener […]”, comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el señor Abraham Roitman Fischman, con fundamento en el cumplimiento de los requisitos de las disposiciones legales vigentes. 4.7. Indica que no se interpusieron recursos contra las mencionadas resoluciones, por lo tanto, quedaron en firme. 4.8. Manifiesta que8: 8 Cfr. Folio 224 del cuaderno núm. 2. 9

Núm. único de radicación: 11001032400020040031700 “[…] La expresión FOMI, objeto de las marcas solicitadas, para distinguir determinados productos o servicios de las Clases 16, 17, 28 y 41 […], no cumplen con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, por las siguientes razones de hecho […]: […] en el idioma inglés, la expresión pronunciada FOMI, es irregistrable, pues en inglés, cualquier espuma o espumado o producto de espumado se llama o se puede llamar FOMI […]”. 4.7. Aduce que la expresión FOMI, en el idioma castellano, se usa indiferente e indistintamente como sustantivo genérico o técnico y como adjetivo descriptivo de productos elaborados con el material foamy o servicios relacionados con dicho

material, por lo tanto, es irregistrable al ser una expresión de uso generalizado y descriptiva, para lo cual, cita, como ejemplos, los resultados de búsquedas en los portales de Internet de Google y MSM, así como en medios de difusión escritos, sobre anuncios o artículos o promociones de servicios, capacitaciones, juguetes, publicaciones, manualidades, productos, etc., en donde se usa la expresión FOMI en castellano, como equivalente a la pablara foamy en inglés. 4.6. Señala que9: “[…] es un hecho que la expresión FOMI, también es irregistrable, por ser una expresión engañosa para distinguir todos los demás productos y todos los demás servicios, en cuanto productos y servicios que no están o que no estén relacionados con los productos y servicios propiamente FOMI, que se encuentran amparados por los registros de las marcas FOMI (nominativa) en la Clase 28, y FOMI (mixta) en las Clases 16, 17 y 41. Es claro que la expresión FOMI puede engañar y engaña a los medios comerciales y al público, sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades y la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate, según los prohíbe el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 […]”. 4.7. Considera que10: “[…] La marca mixta FOMI, es indistintiva e irregistrable, porque su elemento denominativo, único y principal, es indistintivo e irregistrable, cuando está acompañado de un elemento figurativo o gráfico, sin capacidad de evocar un contenido conceptual e ideológico […]”.

Normas violadas 9 Cfr. Folio 236 del cuaderno núm. 2. 10 Cfr. Folio 237 del cuaderno núm. 2. 10

Núm. único de radicación: 11001032400020040031700

5. La parte demandante adujo la vulneración e indebida aplicación de los artículos 13411 y 13512, literales a), b), c), e), f) e i), de la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante, en síntesis, expuso los siguientes cargos de violación13: 6.1. Argumenta que14: “[…] El concepto de violación de los artículos 134 y 135 de la

Decisión 486 […]

1. La expresión FOMI, en español o castellano, se usa

indiferentemente o indistintamente, así:

I. En el sentido exclusivamente genérico, o exclusivamente técnico como nombre o sustantivo, para designar, denominar, nombrar, decir, señalar, mostrar, enseñar, indicar, manifestar, demostrar, expresar, representar, especificar o definir los productos FOMI o los servicios FOMI, de las Clases 16, 17, 28 y 41. 11 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas

y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”. 12 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; […] i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate […]”. 13 Cfr. Folios 239 a 249 del cuaderno núm. 2. 14 Cfr. Folio 247 del cuaderno núm. 2. 11

Núm. único de radicación: 11001032400020040031700

II. En el sentido exclusivamente descriptivo, como adjetivo, para describir, calificar, explicar, informar, puntualizar, significar, determinar, que los productos FOMI o los servicios FOMI son de, con, en a base de, sobre, según, al estilo FOMI, de las Clases 16, 17, 28 y

41. Igualmente, se usa como conformante o integrante de expresiones o frases, con sentido exclusivamente descriptivo.

III. En fin, en sentido registrable (sic), según los términos del artículo 135 de la Decisión 486, pues la expresión FOMI, se refiere también

exclusivamente a lo siguiente:

1. Las características FOMI de los productos y servicios FOMI.

2. Las cualidades FOMI de los productos y servicios FOMI.

3. La calidad FOMI de los productos y servicios FOMI.

4. La naturaleza FOMI de los productos y servicios FOMI.

5. La función FOMI de los productos y servicios FOMI.

6. El destino FOMI de los productos y servicios FOMI.

7. El modo de fabricación FOMI de los productos y servicios FOMI

8. La aptitud para el empleo FOMI de los productos y servicios

FOMI.

9. El producto FOMI.

10. El servicio FOMI […]”. 6.2. Expresa que15: “[…] Es el caso de las marcas FOMI (mixta), en las Clases 16, 17 y 41, que se hacen consistir en el único elemento denominativo FOMI, acompañado de un único elemento denominativo FOMI, acompañado de un único elemento puramente gráfico, sin capacidad de evocar una idea o concepto alguno […]”. 6.3. Manifiesta que16: “[…] Es engañosa, para los productos y servicios respecto de los

cuales no sean FOMI, en términos genéricos o técnicos o descriptivos, pues induce a creer equivocadamente que productos o servicios que no son genérica o descriptivamente FOMI, sí lo son […]”. Contestación de la demanda

7. La parte demandada, por intermedio de su apoderado especial17, contestó, mediante escrito de 9 de marzo de 200618, la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 15 Cfr. Folio 248 del cuaderno núm. 2. 16 Cfr. Folio 249 del cuaderno núm. 2 17 Cfr. Folios 408 a 411 del cuaderno núm. 2. 18 Cfr. Folios 412 a 420 del cuaderno núm. 2.

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Núm. único de radicación: 11001032400020040031700 7.1. Sostiene que los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 y las normas constitucionales y legales nacionales aplicables. 7.2. Indica que19: “[…] Efectuado el examen en conjunto de la marca ‘FOMI’ para distinguir productos y servicios de las Clases 16, 17, 28 y 41 de la nomenclatura vigente, se concluye que no está incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486, y en consecuencia, cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria para ser registrada.

No cabe duda que la expresión ‘FOMI’ goza del elemento de distintividad de que trata la norma comunitaria y además no

conllevaría al consumidor a confusión y a engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos y servicios de que se t