CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2005-00130-01-2009

JIRAFA POPULAR - Registrabilidad de marca / POPULAR - No existe riesgo de confusión con la marca JIRAFA POPULAR pues la representación gráfica de ésta hace que tenga suficiente fuerza distintiva A juicio de la Sala, dentro del contexto de la marca registrada la palabra POPULAR se encuentra como un adjetivo de la palabra JIRAFA, cuyo gráfico, por demás, acompaña al elemento nominativo, en tanto que en la marca previamente solicitada el único elemento nominativo es la expresión POPULAR, la cual, como ya se vio, en esencia, se refiere a que es conocido del público en general y a que está al alcance de las clases menos favorecidas económicamente, lo cual, en últimas, se traduce en que la expresión POPULAR es una característica de los productos que identifica, los cuales son, precisamente, de consumo popular. En consecuencia, la Sala considera que la expresión JIRAFA y su representación gráfica son los elementos que hacen que la marca JIRAFA POPULAR tenga la suficiente fuerza distintiva para identificar en el mercado los productos de la Clase 3 y que el hecho de que tenga como elemento común con la marca previamente solicitada la expresión POPULAR no la hace irregistrable, en la medida en que, como ya se dijo, tal expresión, en el caso de JIRAFA POPULAR, es un adjetivo de los productos que ampara (jabones, dentífricos, cosméticos, etc.), es decir, que quiere significar que dichos productos JIRAFA están al alcance de todo el público consumidor.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C. cinco (5) de febrero del dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00130-01

Actor: SUMINISTROS INTEGRALES LIMITADA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por SUMINISTROS INTEGRALES LIMITADA en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de

Naciones.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada pretende la nulidad de la Resolución 10416 del 26 de mayo del 2004, expedida por la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió a INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A. el registro de la marca JIRAFA POPULAR (mixta) para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y que como consecuencia se ordene la cancelación del registro 281586. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en síntesis, los siguientes: 1º. INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A. solicitó el 23 de octubre del 2003 el registro de la marca JIRAFA POPULAR (mixta) en la Clase 3, solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 535 del 30 de diciembre del

2003, sin que se presentara oposición alguna. 2º. Mediante la Resolución 10416 del 26 de mayo del 2004 se concedió el registro de la marca solicitada, en contravención de lo establecido en el artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA previamente había solicitado el registro de la marca POPULAR (mixta). c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La actora considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 135, 136, literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y estructuró para el efecto los siguientes cargos: Primer cargo.- Los actos acusados violan el artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto la marca JIRAFA POPULAR (mixta) carece de distintividad para individualizar en el mercado los productos de la Clase 3 que ella distingue, de los productos de la Clase 3 que pretende distinguir la marca POPULAR solicitada para registro el 23 de noviembre del 2001 por SUMINISTROS INTEGRALES

LIMITADA.

Anota que si se observan las características gráficas de la marca cuyo registro fue concedido mediante el acto acusado, se evidencia que no solamente está afectada por el hecho de haber sido solicitada para registro con posterioridad a otra marca igual, sino también por el hecho de que aunque la expresión JIRAFA figura en la denominación del conjunto figurativo, lo cierto es que es prácticamente imperceptible dentro del mismo, lo que hace que en la práctica exista plena identidad con la marca previamente presentada para registro. Menciona que otro de los elementos que debe tenerse en cuenta para concluir la

falta de distintividad de la marca JIRAFA POPULAR (mixta), radica en el hecho de que la expresión POPULAR no es exclusivamente genérica o descriptiva para distinguir productos de la Clase 3, por lo cual constituye un signo apto, por sí sólo, para constituir marca comercial.

Segundo cargo: La Resolución acusada viola el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, ya que la marca JIRAFA POPULAR (mixta) se confunde con la marca POPULAR (mixta) solicitada previamente por SUMINISTROS INTEGRALES LIMITADA para los mismos productos de la Clase 3, pues la expresión JIRAFA es prácticamente imperceptible, ya que dentro del conjunto predomina la palabra POPULAR.

Agrega que en la comparación de signos también debe tenerse en cuenta el elemento gráfico, pues las dos marcas usan letra imprenta de doble contorno, dispuesta oblicuamente; asimismo, en la parte inferior de la figura de la marca inicialmente solicitada aparece una carreta rodeada de figuras geométricas irregulares que evocan flores, apariencia gráfica reproducida en forma idéntica por una composición figurativa muy pequeña en la marca objeto de demanda, en donde aparece la expresión JIRAFA rodeada de formas geométricas que evocan pompas, todo dispuesto en el mismo lugar de la etiqueta de la marca previamente solicitada. Señala que en las marcas POPULAR y JIRAFA POPULAR (mixtas) predomina tanto el factor gráfico como el denominativo y que existe identidad ortográfica, fonética e ideológica del elemento denominativo POPULAR, que es el predominante en uno y otro signo.

Tercer cargo.- La Superintendencia violó el artículo 150 de la Decisión 486, ya que nunca realizó el examen de registrabilidad de la marca JIRAFA POPULAR (mixta), pues guardó absoluto silencio sobre la existencia de la marca POPULAR (mixta) , previamente solicitada por la actora. d.- Las razones de la defensa 1.- INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A., tercera directa interesada en las resultas del proceso en cuanto es la titular del registro de la marca JIRAFA POPULAR (mixta) cuya declaración de nulidad se pretende, al contestar la demanda sostiene que tal signo no constituye un signo genérico o descriptivo de los productos de la Clase 3, ni es confundiblemente similar con ninguna otra marca previamente registrada para identificar productos idénticos o similares. Señala que en este caso las marcas en conflicto coinciden en incluir la expresión POPULAR, la cual corresponde a una palabra de uso común, por tratarse de un adjetivo que forma parte de diversas marcas registradas en diversas clases de la Clasificación Internacional de Niza y, por tanto, es inapropiable, por cuanto ello atentaría contra la facultad que tienen empresarios y consumidores de usar libremente dicho signo en el mercado. Anota que por lo expuesto la palabra que le otorga distintividad a su marca es JIRAFA y no POPULAR, además de que cuenta con elementos gráficos que le aportan aún mayor distintividad. Por último, afirma que no es cierto que la demandada no efectuó el examen de registrabilidad correspondiente, sino que en razón a que el signo POPULAR no es apropiable de forma exclusiva, no constituía un antecedente relevante que pudiera obstaculizar el registro como marca de la expresión JIRAFA POPULAR

(mixta). La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, precisó: Que de los documentos obrantes en el expediente contentivo de la actuación administrativa se concluye que los actos acusados se ajustan a derecho y a las disposiciones legales sobre marcas y que la Superintendencia de Industria y Comercio garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Se refiere a que efectuado el respectivo cotejo marcario se concluye que desde el punto de vista gráfico y fonético, sin descomponer la unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, se tiene que la marca JIRAFA POPULAR está compuesta por trece letras, en tanto que la previamente solicitada POPULAR está compuesta de 7; que lo anterior descarta la confusión visual, ya que los dos signos cotejados no presentan la misma secuencia en la estructura vocálica de la palabra y la longitud de una y otra es diferente, ya que no coinciden en su estructura vocálica, en la terminación ni en la sílaba que le da la respectiva acentuación. Pone de presente que desde el punto de vista conceptual cada una tiene su propio significado, es decir, que hay una idea o concepto que también contribuye a su diferenciación, de manera que el consumidor cuenta con otro elemento que le facilita distinguir las marcas en conflicto en los productos que representan, por lo cual concluye que una y otra pueden coexistir en el mercado, identificando productos conexos o aún idénticos. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse

las siguientes actuaciones: Por auto del 20 de mayo del 2005 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente. Por auto visible a folio 131 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la entidad demandada y de la tercera directa interesada en las resultas del proceso y el representante del Ministerio Público. Mediante proveído del 24 de marzo del 2006 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual dio respuesta a la referida solicitud mediante providencia del 17 de abril del 2008. II.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación, considera que en los signos en conflicto (mixtos) prevalece el elemento denominativo: que desde el punto de vista ortográfico y fonético existe similitud entre ellos, por cuanto la palabra POPULAR está íntegramente reproducida en la marca acusada JIRAFA POPULAR; que desde el punto de vista ideológico también existe similitud, ya que uno y otro evocan la misma idea en el consumidor, esto es, que se trata de productos baratos y asequibles a todas las clases sociales; que no es cierto que la expresión POPULAR sea de uso común para referirse a los productos de la Clase 3, pues no se puede decir que todos los artículos de dicha clase son populares, es decir, que son asequibles para el consumidor; y que la coexistencia en el mercado de uno y otro signo genera confusión en el público consumidor respecto

del origen empresarial de los productos que amparan. En consecuencia, solicita se acceda a las pretensiones de la demanda. III.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si la marca JIRAFA POPULAR (mixta) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. “SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. “Además, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que el signo mixto que cuente con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. El Juez Consultante deberá analizar si la marca JIRAFA POPULAR (mixta) al ser un signo mixto y

constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo. “TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. “El Juez Consultante deberá determinar en qué medida la marca JIRAFA POPULAR (mixta) es similar a la marca registrada POPULAR (mixta) y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor. “CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base en reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara. “QUINTO. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos

135 y 136 de la Decisión 486. “En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto. “SEXTO: Quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mimos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra en una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar oposiciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere”. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Las normas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que interpretó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, son del siguiente tenor: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro: “Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: “a) Las palabras o combinación de palabras; “b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; “c) Los sonidos y olores; “d) Las letras y los números; “e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

“f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; “g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los aparatos anteriores”. “Artículo135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) … “b) Carezcan de distintividad. “c) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. “d) …”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: “a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o de asociación. “...”. “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. “…”. La marca JIRAFA POPULAR (mixta) cuyo registro se solicita sea declarado nulo ampara los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuales son “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas)

jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”. De igual manera, el signo POPULAR (mixto) solicitado previamente como marca también pretende amparar los productos de la Clase 3. Los signos a comparar son los siguientes: Comparadas una y otra marca, la Sala observa que en ellas predomina el elemento nominativo, a saber, JIRAFA POPULAR y POPULAR, expresiones sobre las cuales recaerá su análisis. El Diccionario de la Real Academia Española define POPULAR así: “Perteneciente o relativo al pueblo; que es peculiar del pueblo o procede de él; propio de las clases sociales menos favorecidas; que está al alcance de los menos dotados económica y culturalmente; que es estimado o al menos conocido por el público en general; dicho de una forma de cultura que el pueblo considera propia y constitutiva de su tradición…”; a juicio de la Sala, dentro del contexto de la marca registrada la palabra POPULAR se encuentra como un adjetivo de la palabra JIRAFA, cuyo gráfico, por demás, acompaña al elemento nominativo, en tanto que en la marca previamente solicitada el único elemento nominativo es la expresión POPULAR, la cual, como ya se vio, en esencia, se refiere a que es conocido del público en general y a que está al alcance de las clases menos favorecidas económicamente, lo cual, en últimas, se traduce en que la expresión POPULAR es una característica de los productos que identifica, los cuales son, precisamente, de consumo popular. En consecuencia, la Sala considera que la expresión JIRAFA y su representación gráfica son los elementos que hacen que la marca JIRAFA

POPULAR tenga la suficiente fuerza distintiva para identificar en el mercado los productos de la Clase 3 y que el hecho de que tenga como elemento común con la marca previamente solicitada la expresión POPULAR no la hace irregistrable, en la medida en que, como ya se dijo, tal expresión, en el caso de JIRAFA POPULAR, es un adjetivo de los productos que ampara (jabones, dentífricos, cosméticos, etc.), es decir, que quiere significar que dichos productos JIRAFA están al alcance de todo el público consumidor. Concluye la Sala que los actos acusados se encuentran ajustados a derecho, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARCO ANTONIO VELILLA M. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN