CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2005-00132-01-2009

COLA - Expresión de uso común en marcas / MARCAS - Expresiones de uso común / EXPRESION DE USO COMUN - Se excluye en examen de confundibilidad de marcas / EXPRESION DE USO COMUN - Inapropiabilidad Debe aclararse que la palabra COLA, es comúnmente utilizada en las marcas de los productos de la clase 32 Internacional, tal como lo evidencian los argumentos de las partes en conflicto. De manera que la Sala hará abstracción de dicha expresión en el análisis que ocupa su atención, a pesar de que la regla no permita el fraccionamiento de la marca, ya que ésta exige que debe efectuarse el cotejo atendiendo la visión de conjunto donde el total de su estructura prevalezca sobre sus elementos que la componen. Así lo ha sostenido esta Corporación en reiteradas oportunidades, en las que se aduce que las palabras de uso común no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo está una circunstancia de excepción a la regla de que el análisis de marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto, donde el todo prevalece sobre sus componentes. “La razón para que se imponga esta excepción a la regla general, en este caso, obedece a que el titular de una marca que lleve incluida esta partícula común, no puede impedir u oponerse a que terceros la utilicen en combinación con otros elementos suficientemente distintivos en la conformación de signos marcarios” (Sentencia de 2009. Expediente núm. 2004-00427.Consejero Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno. Actora: COMMONWEALTH BRANDS INC.). En semejantes términos lo ratifica el Tribunal

Andino en la Interpretación Prejudicial que hace parte de este proceso, al sostener lo siguiente: “El titular de una marca provista de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signo de terceros por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa” (folio 222). Los anteriores planteamientos jurisprudenciales, son acogidos en esta oportunidad para el caso sub examine, pues es claro para la Sala que ningún titular de una marca que lleve incluida la expresión COLA para la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, está facultado por la ley marcaria para impedir que el tercero interesado en el sub judice, pueda utilizar dicho término como parte de uno de los elementos que conforman el signo marcario cuestionado.

NOTA DE RELATORIA: Sobre la exclusión de las expresiones de uso común en el examen de registrabilidad de marcas, sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, Rad. 2004 00427, del 16 de julio de 2009, MP. Marco Antonio Velilla

Moreno. SIGNO DESCRIPTIVO - Concepto / SIGNO DESCRIPTIVO - Posibilidad de ser distintivo / SIGNO EVOCATIVO - Concepto / PLANET COLA - Expresión PLANET no es evocativa ni descriptiva / PLANET - No constituye expresión laudatoria / PLANET - No es expresión descriptiva ni evocativa de las características o propiedades de los productos de la clase 32 / PLANET COLAEs registrable como marca por su distintividad Respecto a que el elemento PLANET de la marca “PLANET COLA” es descriptivo,

según la actora, El Tribunal de Justicia Andino en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso, señala: “Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios que se quiere distinguir con la marca. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva” (folios 216 y 217). No obstante, sostiene que un signo descriptivo podrá ser distintivo “…cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza” (folio 217). Referente a los signos evocativos anota, que es aquel que “… sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de su imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo” (folio 217). En relación con la palabra “PLANET”, que contiene la marca en conflicto, que significa “PLANETA”, a juicio de la Sala, no tiene incidencia alguna sobre las características de los productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. De manera que, contrario a lo que afirma la actora, no puede

equiparase a que las bebidas son vendidas “en todo el mundo”, pues la expresión “PLANETA” no evidencia que contenga tal connotación, ni está identificando el lugar de procedencia de los productos que ampara, pues no significa o insinúa en lo más mínimo que tenga algún vínculo con las características de los productos de la clase

32. Dicho de otra forma, el consumidor tendría que hacer algún esfuerzo de enlazarla con los productos de la clase 32, pues la mención o lectura del elemento “PLANET” no describe directa o indirectamente la calidad, cantidad, ingredientes, valor, funciones, ni cualquier otra característica de los productos comprendidos en la clase 32 Internacional, ya que su significado o traducción al español: “PLANETA”, no contempla o informa sobre alguna de las mismas, ni siquiera su lugar de procedencia, pues para llegar a tal conclusión, se requeriría que su denominación insinuara en lo más mínimo su lugar de fabricación, pues ante la pregunta ¿cómo es?, no hay duda, que la respuesta que es PLANET, haga alusión alguna de las características de tales productos ni de la designación de las finalidades de los mismos que pretende distinguir. Además, la expresión “PLANET”, por sí sola, no puede ser catalogada como evocativa, ya que ni siquiera se refiere indirectamente a las características, cualidades o efectos de los productos de la clase 32

Internacional. Como tampoco el consumidor podría por deducción y su razonamiento llegar a determinar tales productos, empleando dicho término. Menos aún, que tal expresión sea laudatoria, pues a diferencia de lo sostenido por la parte actora, se considera que la palabra PLANET, no alaba o adula alguno de los productos que

ampara el signo “PLANET COLA”. (…) Teniendo en cuenta los razonamientos que anteceden, cabe resaltar que si la palabra PLANET no es descriptiva ni siquiera evocativa de alguna de las características o propiedades de los productos de la clase 32, menos aún, puede sostenerse que su empleo lleve al consumidor a pensar que se trata de una bebida de aceptación universal o que sea consumida en todo el mundo. En consecuencia, la palabra PLANET o PLANETA, no puede ni podría engañar al público consumidor ni a los medios comerciales, sobre su procedencia geográfica y empresarial, como tampoco acerca de sus características, cualidades, modo de fabricación o aptitud para el empleo de los productos de la clase 32, como en efecto, lo predica la norma comunitaria. Consecuente con lo anterior, la expresión “PLANET COLA” en su conjunto, esto es, sin fraccionarla, no le deja duda alguna a la Sala sobre el hecho de que no está incursa en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales a), e), g) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 134 ibídem, pues la partícula PLANET le da la suficiente distintividad para que sea registrada como marca, no sólo desde el punto de vista intrínseco, sino también desde la perspectiva de que puede ser utilizado pacíficamente con otras marcas registradas que tengan la partícula COLA.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., cinco (05) de octubre de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00132-01

Actor: PANAMCO COLOMBIA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 18011 de 30 de julio de 2004, 24829 de 30 de septiembre de 2004 expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 29041 de 26 de noviembre de 2004 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por las cuales se concedió un registro.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.-Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: 1.- El 29 de octubre de 2003 la sociedad THE MONARCH BEVERAGE COMPANY, INC. solicitó el registro de la marca nominativa “PLANET COLA”, para distinguir “Bebidas no alcohólicas y concentrados para fabricar las mismas”, productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.- Después de haberse publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 535 de 30 de diciembre de 2003, la sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A. se opuso al registro del signo “PLANET COLA”. 3.- La Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

Comercio, mediante Resolución 18011 de 30 de julio de 2004, declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo denominativo “PLANET COLA”. 4.- El 17 de agosto de 2004, la sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 5.- La Jefe de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución 24829 de 30 de septiembre de 2004, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución 18011 de 30 de julio de 2004 y concedió el recurso de apelación. 6.- El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 29041 de 26 de noviembre de 2004, resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando el acto recurrido. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: Considera vulnerados los artículos 135, literales e) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Estima que el signo solicitado viola el artículo 135 literal e), toda vez que consiste exclusivamente en dos términos irregistrables y carece de otras expresiones o de aspectos gráficos que le otorguen distintividad, ya que la palabra COLA se convirtió en una designación de uso común y genérica para bebidas gaseosas. Existen varios artículos médicos, recetas de cocina y monografía que así lo evidencian, inclusive, el libro “La Guerra de las Colas”, cuyo autor es Roger Enrico, quien fue presidente de

Pepsi, se refiere al tema de la pugna entre dos grandes fabricantes de bebidas gaseosas, Coca – Cola y Pepsi – Cola. Que el término PLANET es descriptivo para los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, pues dicha expresión indica que las bebidas son vendidas en todo el planeta, que equivale a decir en todo el mundo, lo cual claramente describe, o pretende describir una de las características del producto. Que, además, el término PLANET también constituye una expresión laudatoria, toda vez que indica que se trata de bebidas que tienen una amplia aceptación y difusión. Aducir que una bebida es vendida o aceptada en todo el planeta, constituye una alabanza de la misma. Arguye que para que la combinación de términos genéricos y descriptivos pueda dar como resultado una expresión distinta, se requiere que la expresión resultante tenga una significación diferente y se convierta en un término caprichoso o de fantasía. Para el caso en concreto, decir que PLANET y COLA constituyen una expresión distinta, es como indicar que se puede permitir el registro de “GASEOSA VENDIDA EN TODO EL MUNDO”. 2º: Sostiene que el signo solicitado viola el artículo 135 literal i) de la Decisión 486, ya que puede engañar a los medios comerciales o al público, toda vez que el empleo de la palabra PLANET lleva a que se le atribuyan al producto unas determinadas características de aceptación universal. Las bebidas de la Clase 32 son productos de consumo masivo, dirigidas a un público consumidor medio, que puede asumir que es una bebida consumida en todo el mundo.

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Que el signo solicitado como marca no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 y, en consecuencia, cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria para ser registrada como marca. Indica que el signo solicitado no es descriptivo ni genérico respecto de los productos que pretende distinguir, ya que el consumidor medio lo va a solicitar como PLANET COLA en su conjunto y no de manera fraccionada, como lo pretende la actora. La expresión en conjunto no constituye una designación común o usual para aguas minerales, gaseosas, zumos de frutas u otras bebidas no alcohólicas, como tampoco es una expresión genérica que conlleve al consumidor la idea inmediata de que se trata de dichos productos. Manifiesta que el signo solicitado de ninguna manera puede engañar a los medios comerciales o al público, ya que la expresión PLANET no está expresando características especiales de los productos que distingue el signo, sobre todo si se tiene en cuenta que PLANET es planeta en español, y tal expresión nunca ha sido considerada como característica o propiedad de productos o servicios dentro de la Clasificación Internacional de Niza.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público en la oportunidad procesal de alegar de conclusión solicita requerir la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, artículos XXVIII y ss. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. “SEGUNDO: No son registrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrase como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía. El signo conformado por expresiones genéricas y descriptivas, no es susceptible de registro, a no ser que se trate de signos denominativos compuestos que contengan una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se

trate. Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos o descriptivos, y su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada. “TERCERO: El signo conformado exclusivamente por palabras comunes o usuales no es susceptible de registro. Caso distinto es el signo que se halle conformado por una o varias expresiones, que unidas a la palabra común o usual le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. El titular de una marca provista de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signo de terceros por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. “CUARTO: Al examinar un signo denominativo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. “QUINTO: La causal de irregistrabilidad consagrada en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo por si mismo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada

prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia al mercado”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 166IP-2006, solicitada por esta Corporación señaló que es procedente la interpretación del artículo 135, literales e) e i), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y, de oficio, los artículos 134 y 135, literales a) y g) ibídem. DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho singo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”. Según se lee en la Resolución 18011 de 30 de julio de 2004 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por PANAMCO COLOMBIA S.A. y concedió a THE MONARCH BEVERAGE COMPANY, INC. el registro del signo denominativo “PLANET COLA” para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que tal signo no se encuentra incurso en causal alguna que impida su registro y el consiguiente uso exclusivo como marca.

La parte actora considera vulnerado el artículo 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al exponer que el signo “PLANET COLA” contiene “dos términos irregistrables y carece de otras expresiones o de aspectos gráficos que le otorguen distintividad, ya que la palabra COLA se convirtió en una designación de uso común y genérica para bebidas gaseosas. Que el término PLANET es descriptivo para los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, pues dicha expresión indica que las bebidas son vendidas en todo el planeta, que equivale a decir en todo el mundo, lo cual claramente describe, o pretende describir una de las características del producto. Que además el término PLANET también constituye una expresión laudatoria, toda vez que indica que se trata de bebidas que tienen una amplia aceptación y difusión. Aducir que una bebida es vendida o aceptada en todo el planeta, constituye una alabanza de la misma. Arguye que para que la combinación de términos genéricos y descriptivos pueda dar como resultado una expresión distinta, se requiere que la expresión resultante tenga una significación diferente y se convierta en un término caprichoso o de fantasía. Para el caso en concreto, decir que PLANET y COLA constituyen una expresión distinta, es como indicar que se puede permitir el registro de “GASEOSA VENDIDA

EN TODO EL MUNDO”.

Al respecto, la Sala considera necesario precisar que el artículo 135 de literal e) de la Decisión 486 no consagra la causal de irregistrabilidad de un signo compuesto exclusivamente por una designación común o usual o genérica, pues este literal sólo

es aplicable para la prohibición del registro de signos descriptivos. Razón por la cual, el Tribunal Andino, en debida forma, interpreta de oficio el literal g) del referido artículo, que sí contempla tal situación. No obstante lo anterior y antes de entrar a analizar el citado literal g), la Sala aclara que el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486, el cual establece la prohibición de registrar como marcas los signos que: “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;…”, no fue invocado por la parte actora en su demanda, ni se encuentra dentro del marco normativo enunciado por el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial 166-IP-2006, a pesar de que se refiere en términos corrientes, a los signos genéricos. La anterior aclaración obedece a que erróneamente el Tribunal se refiere al mencionado literal f), al indicar lo siguiente: “El artículo 135, literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos o descriptivos” Folio 216 (la subraya es ajena al texto). Así las cosas, la Sala se abstiene de pronunciarse sobre el aludido literal f), toda vez que esta norma no fue invocada por la actora en su demanda como causal de violación, ni por el Tribunal en su Interpretación Prejudicial. Además, porque el artículo 135 establece, en forma independiente y claramente, las disposiciones aplicables para cada causal de irregistrabilidad, donde en su literales e), contempla los signos descriptivos; f) los signos genéricos y g) signos comunes o usuales.

En este orden de ideas, el debate se centra en el análisis del artículo 135, literales e) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, considerados por la parte demandante como violados por la Administración y los artículos 134 y 135, literales a) y g) ibídem, interpretados de oficio por el Tribunal Andino. El citado Tribunal, aduce en relación al literal g) del artículo 135 de la Decisión 486, que como quiera que “…la demandante argumentó que la palabra COLA es de uso común, se hace necesario tratar el tema de las palabras de uso común en la conformación de signos marcarios. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no puede ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna”. Debe aclararse que la palabra COLA, es comúnmente utilizada en las marcas de los productos de la clase 32 Internacional, tal como lo evidencian los argumentos de las partes en conflicto. De manera que la Sala hará abstracción de dicha expresión en el análisis que ocupa su atención, a pesar de que la regla no permita el fraccionamiento de la marca, ya que ésta exige que debe efectuarse el cotejo atendiendo la visión de conjunto donde el total de su estructura prevalezca sobre sus elementos que la componen. Así lo ha sostenido esta Corporación en reiteradas oportunidades1, en las que se aduce que las palabras de uso común no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo está una circunstancia de excepción a la regla de que el análisis de

marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto, donde el todo prevalece sobre sus componentes. “La razón para que se imponga esta excepción a la regla general, en este caso, obedece a que el titular de una marca que lleve incluida esta partícula común, no puede impedir u oponerse a que terceros la utilicen en combinación con otros elementos suficientemente distintivos en la conformación de signos marcarios” (Sentencia de 2009. Expediente núm. 1 Sentencia de 2009. Expediente núm. 2004-00427.Consejero Ponente: DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actora: COMMONWEALTH BRANDS INC. Sentencia de 26 de octubre de 2000. Rad. 4950. C.P.: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA.

Actora: HARINERA DEL VALLE S.A.

2004-00427.Consejero Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno. Actora:

COMMONWEALTH BRANDS INC.).

En semejantes términos lo ratifica el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial que hace parte de este proceso, al sostener lo siguiente: “El titular de una marca provista de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signo de terceros por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa” (folio 222). Los anteriores planteamientos jurisprudenciales, son acogidos en esta oportunidad para el caso sub examine, pues es claro para la Sala que ningún titular de una marca que lleve incluida la expresión COLA para la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, está

facultado por la ley marcaria para impedir que el tercero interesado en el sub judice, pueda utilizar dicho término como parte de uno de los elementos que conforman el signo marcario cuestionado. Respecto a que el elemento PLANET de la marca “PLANET COLA” es descriptivo, según la actora, El Tribunal de Justicia Andino en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso, señala: “Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios que se quiere distinguir con la marca. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva” (folios 216 y 217). No obstante, sostiene que un signo descriptivo podrá ser distintivo “…cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza” (folio 217). Referente a los signos evocativos anota, que es aquel que “…sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de su imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo” (folio 217). En relación con la palabra “PLANET”, que contiene la marca en conflicto, que significa

“PLANETA”, a juicio de la Sala, no tiene incidencia alguna sobre las características de los productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. De manera que, contrario a lo que afirma la actora, no puede equiparase a que las bebidas son vendidas “en todo el mundo”, pues la expresión “PLANETA” no evidencia que contenga tal connotación, ni está identificando el lugar de procedencia de los productos que ampara, pues no significa o insinúa en lo más mínimo que tenga algún vínculo con las características de los productos de la clase 32. Dicho de otra forma, el consumidor tendría que hacer algún esfuerzo de enlazarla con los productos de la clase 32, pues la mención o lectura del elemento “PLANET” no describe directa o indirectamente la calidad, cantidad, ingredien