CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2005-00135-01-2015

SIGNO T-GLOBAL TELECOM – Irregistrable al no ser lo suficientemente distintiva para distinguir servicios en el mercado respecto de la marca TELECOM. Conexión competitiva. Riesgo de confusión En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas T-GLOBAL TELECOM y TELECOM, por cuanto el vocablo TELECOM, que es idéntico en ambas marcas, es el que posee la fuerza distintiva, y evoca en los consumidores la misma idea (…) En el caso que nos ocupa, se advierte que la marca T-GLOBAL TELECOM no es registrable en las clases 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, pues no es suficientemente distintiva respecto de la marca TELECOM, ya que puede generar riesgo de confusión y/o asociación con los servicios que ésta distinguía previamente en idénticas clases internacionales. En efecto, la Sala advierte que existe evidente conexión competitiva entre los servicios de “publicidad y negocios comerciales” que distingue T-GLOBAL TELECOM en la clase 35 internacional y los de “publicidad y negocios” que distingue TELECOM en idéntica clase, pues éstas actividades lucrativas son idénticas y, por ende, podrían utilizar iguales canales de comercialización y mismos medios de publicidad para promocionarse, y podrían inducir a un riesgo de confusión indirecta y/o de asociación a los consumidores, quienes podrían creer que los servicios de publicidad y negocios que distinguen ambas marcas tienen un origen empresarial común, o que las empresas que los administran tienen una relación o vinculación económica.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO

DE CARTAGENA - ARTICULO 81 / DECISION 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 LITERAL A NOTA DE RELATORIA: Sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 4 de julio de 2013, Rad. 2005-00356, MP. María Claudia Rojas Lasso

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00135-01

Actor: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA Se decide en única instancia la acción de nulidad relativa promovida por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. contra las Resoluciones 35500 de 2002 (1 de noviembre), 5995 de 2003 (28 de febrero) y 7766 de 2003 (27 de marzo); y 8869 de 2003 (31 de marzo); mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM, para distinguir, respectivamente, servicios en las clases 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA La sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A., domiciliada en Bogotá, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad relativa en los siguientes

términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 35500 de 2002 (1 de noviembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM, para distinguir “publicidad y negocios comerciales” en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 5995 de 2003 (28 de febrero), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición propuesto por la sociedad ORBITEL S.A. E.S.P., confirmando lo decidido en la Resolución 35500 de 2002 (1 de noviembre).  Que se declare nula la Resolución 7766 de 2003 (27 de marzo), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación propuesto por la sociedad ORBITEL S.A. E.S.P., confirmando lo decidido en la Resolución 35500 de 2002 (1 de noviembre).  Que se declare nula la Resolución 8869 de 2003 (31 de marzo), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM, para distinguir “servicios de programación para computadoras; servicios de bases de datos, a saber alquiler de tiempo de acceso a y operación de una base de datos, servicios de alquiler relacionados con equipos y computadoras para

procesamiento de datos; servicios de proyecto y planificación relativos a equipos para telecomunicaciones, recolección y provisión de datos, noticias e información.” en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que como consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM, para distinguir servicios en las clases 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. Los Hechos El 30 de mayo de 2000 la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM, para distinguir servicios en las clases 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Las referidas solicitudes se publicaron en la Gaceta de la Propiedad Industrial 497 de 2002 y, dentro del término oportuno, fueron objetadas por la sociedad ORBITEL S.A. E.S.P., quien consideró que los registros marcarios debían negarse, habida cuenta de que el signo T-GLOBAL TELECOM era confundible con la marca GLOBALCOM, previamente registrada a su favor para distinguir productos de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución 35500 de 2002 (1 de noviembre) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad ORBITEL S.A. E.S.P. y concedió, a favor de DEUTSCHE TELEKOM AG, el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM, para distinguir “publicidad y negocios comerciales” en la clase 35 de la Clasificación

Internacional de Niza internacional. Inconforme con tal decisión, ORBITEL S.A. E.S.P. presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 5995 de 2003 (28 de febrero) y 7766 de 2003 (27 de marzo), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 35500 de 2002 (1 de noviembre). A su turno, mediante Resolución 33717 de 2001 (23 de octubre) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la sociedad ORBITEL S.A. E.S.P. y negó el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM, para distinguir “publicidad y negocios comerciales” en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza internacional. Contra la anterior decisión DEUTSCHE TELEKOM AG presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. En este sentido, mediante Resolución 5997 de 2003 (4 de marzo) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia resolvió el recurso de reposición, confirmando lo decidido en la Resolución 33717de 2001 (23 de octubre); y, posteriormente, mediante Resolución 8869 de 2003 (31 de marzo), el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, declarando infundada la oposición presentada por ORBITEL S.A.

E.S.P., revocando lo decidido en la Resolución 33717 de 2001 (23 de octubre), y concediendo, a favor de DEUTSCHE TELEKOM AG, el registro de la marca TGLOBAL TELECOM, para distinguir “servicios de programación para computadoras; servicios de bases de datos, a saber alquiler de tiempo de acceso a y operación de una base de datos, servicios de alquiler relacionados con equipos y computadoras para procesamiento de datos; servicios de proyecto y planificación relativos a equipos para telecomunicaciones, recolección y provisión de datos, noticias e información” en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 134, 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. 1.3.1. Artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Establece que los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen, respectivamente, que “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica” y “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca

pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. Bajo el anterior contexto, considera que debe cancelarse el registro de la marca TGLOBAL TELECOM, pues carece de distintividad para distinguir servicios en las clases 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que es confundible con la marca TELECOM, previamente registrada a su favor para distinguir servicios de las mismas clases. En efecto, sostiene que la partícula T-GLOBAL, que antecede al vocablo TELECOM, no imprime suficiente distintividad al signo para hacerlo distinto de la marca TELECOM, de la cual es titular. 1.3.2. Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones A su turno, señala que el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”. En este sentido, considera que debe cancelarse el registro de la marca TGLOBAL TELECOM, pues genera riesgo de confusión indirecta en el público consumidor, habida cuenta de que es semejante al signo TELECOM, previamente registrado a su favor. Aunado a lo anterior, afirma que el riesgo de confusión entre los signos es mayor, pues ambos distinguen servicios relacionados con las telecomunicaciones.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de

la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Indicó que para que un signo fuera registrado como marca, debía reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. En este sentido, afirmó que no existía riesgo de confusión entre la marca TGLOBAL TELECOM y el signo TELECOM, pues tenían claras diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas. Igualmente, señaló que en el proceso de la referencia existía una indebida acumulación de pretensiones, debido a que unos actos acusados concedían el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y otros para identificar aquellos de la clase 42. 2.2. DEUTSCHE TELEKOM AG y ORBITEL S.A. E.S.P. guardaron silencio.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, pues éste consideró que debía abstenerse de hacerla respecto de las normas de la Decisión 486, ya que no eran aplicables al caso concreto, pues no era la normativa vigente al momento en que había sido solicitado el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM.

En este orden de ideas, las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 113-IP-2011, respecto de las normas de la Decisión 344 expuestas, se citan a continuación. “PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo TGLOBAL TELECOM (mixto) fue presentada el 30 de mayo de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo T-GLOBAL TELECOM (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la

misma Decisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo denominativo y otro signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo mixto y un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente

la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

SEXTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras genéricas que constituyen un signo marcario, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos o de signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

SÉPTIMO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables. Sin embargo, se deberá analizar si el signo está conformado por palabras de uso común, caso en el cuál si dichas palabras están acompañadas

de otros elementos que le den distintividad, el signo será registrable.

OCTAVO: Se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene palabras de uso común o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

SÉPTIMO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes servicios de la Clase 35 y de las Clases 35 y 42, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

OCTAVO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Adicionalmente, señaló que al expedir las resoluciones acusadas la Superintendencia de Industria y Comercio había violado el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina de Naciones, pues concedió el registro de la marca TGLOBAL TELECOM, a pesar de que era confundible con el nombre comercial TELECOM, que desde el 5 de febrero de 1973 había depositado en dicha entidad, y usa para distinguir servicios de telecomunicaciones en el mercado. Además, consideró que la Superintendencia de Industria y Comercio erró al conceder el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM, a favor de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, pues confunde al público consumidor habida cuenta de que es semejante a la marca notoria y renombrada TELECOM, previamente registrada a su favor para distinguir servicios de telecomunicaciones. 4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 4.3. DEUTSCHE TELEKOM AG se opuso a las pretensiones de la demanda manifestando que los actos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia. Afirmó que no podía protegerse el signo TELECOM, comoquiera era genérico de los servicios que distinguía, ya que estaba compuesto por las primeras siete letras del vocablo TELECOMUNICACIONES. También señaló que el signo cuyo registro se controvertía era susceptible de distinguir productos en el mercado, pues la partícula T-GLOBAL lo hacía suficientemente distinto respecto del signo TELECOM. Por último, sostuvo que existía falta de legitimación en la causa por activa, argumentando que “la actora no es la propietaria de la marca TELECOM y aunque se presentó un contrato de licencia y un otrosí al mismo que pretende

legitimar la personería de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., no puede perderse de vista que no se probó que el mismo se encuentre debidamente registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio… en los términos del artículo 616 del Código de Comercio.”. 4.4. ORBITEL S.A. E.S.P. guardó silencio.

V. ASUNTOS PREVIOS 5.1. Indebida Acumulación de Pretensiones La Superintendencia de Industria y Comercio considera que existe una indebida acumulación de pretensiones, debido a que la demanda está encaminada a controvertir actos que conceden el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM en clases internacionales diferentes. En efecto, alega que mientras que las Resoluciones 35500 de 2002 (1 de noviembre), 5995 de 2003 (28 de febrero) y 7766 de 2003 (27 de marzo) conceden el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; la Resolución 8869 de 2003 (31 de marzo) lo otorga para identificar servicios de la clase 42.

Ahora, respecto de la acumulación de pretensiones el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil establece: “Artículo 82. Acumulación de Pretensiones. <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 34 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrán acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía.

2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.

3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento (…)” En este orden de ideas, la Sala advierte que en el caso sub examine no existe una indebida acumulación de pretensiones, pues i) de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo el Consejo de Estado conoce en única instancia de los procesos “relativos a la propiedad industrial”, ii) las pretensiones incoadas no se excluyen entre sí y iii) pueden tramitarse por el mismo procedimiento.

Aunado a lo anterior, y al margen de las consideraciones expuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio, debe la Sala resaltar que todos los actos acusados deben examinarse al amparo de lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues ésta era la norma que regulaba la materia para el 30 de mayo de 2000, fecha en que la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM, para distinguir servicios en las clases 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2. Falta de Legitimación en la Causa por Activa Por otro lado, la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG manifiesta que en el presente caso existe falta de legitimación en la causa por activa, pues “la actora

no es la propietaria de la marca TELECOM y aunque se presentó un contrato de licencia y un otrosí al mismo que pretende legitimar la personería de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., no puede perderse de vista que no se probó que el mismo se encuentre debidamente registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio… en los términos del artículo 616 del Código de Comercio.”. Pese a lo anterior, la Sala advierte que a folios 476 a 483 del expediente obran sendos documentos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, en los cuales consta el registro de la marca TELECOM, a favor de la actora, para distinguir servicios en las clases 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Además, obra en el expediente copia del “CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA Y SIGNOS DISTINTIVOS”, celebrado entre la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES –TELECOM EN LIQUIDACIÓN y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., suscrito el 30 de septiembre de 2003, en el cual se lee, entre otras consideraciones: “Segunda: Modalidad de la Licencia. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones –TELECOM - en liquidación, se obliga a otorgar a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., a título exclusivo el uso, goce y explotación de los bienes de propiedad industrial e intelectual de Telecom en liquidación con el fin de garantizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Igualmente Telecom en Liquidación autoriza a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. a otorgar a terceros licencias de uso en los

términos establecidos en este contrato. Tercera: Alcance de la licencia. La licencia de uso se otorga sobre las marcas y signos distintivos que fueron registrados debidamente por parte de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – TELECOMen Liquidación, ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio”. En este orden de ideas, se colige que la actora sí goza de legitimación para obrar como parte demandante en el proceso y, por consiguiente, no prospera la excepción propuesta por la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA Antes de entrar a resolver el fondo del asunto debe la Sala advertir que examinará los cargos de la demanda a la luz de lo dispuesto en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no respecto de los artículos que originalmente se invocaron como violados en el libelo de la demanda, por ser estas las normas vigentes al momento en que fue solicitado el registro como marca del signo T-GLOBAL TELECOM. En efecto, sobre la aplicación de las normas comunitarias en el tiempo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial: “…la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad,

la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. (…) En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo TGLOBAL TELECOM (mixto) fue presentada el 30 de mayo de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.” En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si el signo T-GLOBAL TELECOM, cuyo registro se concedió para distinguir servicios en las clases 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales servicios dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A este respecto, se advierte que el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone lo siguiente: “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para

productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, podrá constituir marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los actos acusados, concedió, a favor de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM, para distinguir servicios en las clases 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que era suficientemente distintiva para distinguir servicios en el mercado. 6.1. Examen de Registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas