CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2005-00144-01-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS – Excepciones / DEL ORDEN Y PRELACIÓN DE TURNOS – Eventos / PRELACIÓN DE FALLO – De manera oficiosa por su importancia jurídica, trascendencia social, cuando la entidad de carácter público se encuentre en liquidación y/o tenga la calidad de parte procesal y a petición del Ministerio Público / SOLICITUD DE PRELACIÓN DE FALLO – Improcedencia por falta de legitimación / PRELACIÓN DE FALLO - No procede por no ser el litigio un asunto de trascendencia social sino que comporta un interés particular En el presente caso, la solicitud de prelación de fallo tiene como fundamento la presunta afectación del público consumidor de los productos que identifican las marcas involucradas en la controversia, circunstancia que de conformidad la normativa en referencia no tiene la virtualidad de alterar el orden en que han ingresado los procesos al Despacho para proferir la respectiva sentencia, en tanto que, contrario a lo afirmado por la sociedad actora en la solicitud de prelación, el objeto del presente litigio no es de trascendencia social, sino que el mismo comporta un interés netamente particular y concreto […]. En consecuencia, se rechazará por improcedente la prelación de fallo solicitada, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva del presente proveído.

NOTA DE RELATORÍA: Ver auto Consejo de Estado Sección Primera, de 28 de septiembre de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2011-00258-00, C.P. Roberto

Augusto Serrato Valdés.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 18 / LEY 1285 DE 2009 – ARTÍCULO 16 / LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 63A / LEY 1105 DE 2006 –

ARTÍCULO 7

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00144-00

Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Demandado: NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIOSIC Referencia: PRELACIÓN DE FALLO La Sala decide la solicitud de prelación de fallo formulada por el apoderado judicial de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., en relación con la demanda de nulidad relativa que dio origen al proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES I.1. DEMANDA La sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., actuando por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, expedida por la Comunidad Andina de Naciones, presentó demanda en contra de la Resolución número 25709 de 14 de agosto de 2002 “Por la cual se concede un registro marcario”, en el sentido de conceder la marca “POM GUR” [sic] (nominativa), expedida por la Jefe de la

División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. La parte actora afirma que la entidad demandada transgredió la normatividad andina, por cuanto “la marca POMGUR (nominativa), […] no es un signo distintivo [toda vez que] está conformado por expresiones confundiblemente similares en el plano visual y fonético, con la familia de marcas BON YURT previamente registradas por la empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y ampliamente conocidas dentro del público consumidor dada la gran trayectoria que tiene en el mercado”1. I.2. TRÁMITE PROCESAL La demanda fue admitida por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 15 de julio de 2005 y, encontrándose el proceso para dictar sentencia de única instancia, la parte demandante solicitó prelación de fallo, argumentando la afectación del público consumidor y de la marca notoria “BON YURT” por la existencia en el mercado de la marca “POMGUR”.

II. LA SOLICITUD DE PRELACIÓN En escrito obrante en folios 432 a 434, el apoderado judicial de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., solicita “AGILIZAR este trámite, el cual se encuentra al Despacho para fallo desde el 1 de febrero de 2016 y, en especial, teniendo en cuenta la afectación, del público consumidor y la afectación que está sufriendo la marca notoria BON YURT, por la existencia en el mercado de la 1 Folio 123. marca POMGUR, la cual está siendo usada por su titular, de forma que evoca y se asemeja a la marca más conocida en el mercado para Yogur y Cereales como es

BON YURT […]. De esta forma, la solicitud de marca indebidamente concedida, así como su uso, corresponden a una manifestación de mala fe y generan confundibilidad y pérdida de la marca notoria BON YURT de ALPINA”.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA El artículo 18 de la Ley 446 de 7 de julio de 19982 establece el deber de las autoridades judiciales de proferir las decisiones teniendo en cuenta el orden que en los expedientes hayan ingresado a los Despachos judiciales para dictar sentencia; orden que, excepcionalmente, podrá alterarse en los eventos previstos para el efecto en el ordenamiento jurídico.

La norma en comento, es del siguiente tenor literal: “Artículo 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público, en atención a su importancia jurídica y trascendencia social. La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria. En estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales, en lo de su competencia, solicitarán al Juez o Ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan resultado

afectados por la alteración del orden.” Por su parte, el artículo 16 de la Ley 1285 de 22 de enero de 20093, modificatorio de la Ley 270 de 7 de marzo 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, dispone: “ARTÍCULO 16. Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente: 2 “Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”. 3 “Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia”. Artículo 63A. Del orden y prelación de turnos. Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación. […] PARÁGRAFO 1º.- Lo dispuesto en el presente artículo en relación con la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se entenderá sin perjuicio de lo previsto por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998”. (Negrilla fuera de texto). De igual forma, el inciso segundo del artículo 7º de la Ley 1105 de 13 de diciembre de 20064, prevé que “sin perjuicio del trámite preferente que debe dar a las acciones instituidas por la Constitución Política, la jurisdicción de lo contencioso administrativo dará prelación al trámite y decisión de los procesos en los cuales sea parte una entidad pública en liquidación”. De las normas anteriormente transcritas, se tiene que la alteración del orden de los procesos que se encuentran para fallo, sólo es procedente en dos situaciones concretas; i) de manera oficiosa cuando se observe la importancia jurídica, la trascendencia social de la controversia o cuando una entidad de carácter público que se encuentra en liquidación, tenga la calidad de parte procesal; y ii) a petición del Ministerio Público. Significa lo anterior que, por falta de legitimación, no resulta procedente tramitar la solicitud de prelación de fallo elevada por el apoderado judicial de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., sin embargo, la Sala procederá a estudiar, de manera oficiosa, la viabilidad de conceder prelación de fallo a la controversia. En el presente caso, la solicitud de prelación de fallo tiene como fundamento la presunta afectación del público consumidor de los productos que identifican las marcas involucradas en la controversia, circunstancia que de conformidad la normativa en referencia no tiene la virtualidad de alterar el orden en que han 4 “Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre procedimiento de liquidación

de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones”. ingresado los procesos al Despacho para proferir la respectiva sentencia, en tanto que, contrario a lo afirmado por la sociedad actora en la solicitud de prelación, el objeto del presente litigio no es de trascendencia social, sino que el mismo comporta un interés netamente particular y concreto, tal y como lo precisó la Sala en providencia de 28 de septiembre de 20175, cuando indicó: “[…] Entonces, la Sala estima que se debe retomar el criterio interpretativo que se venía realizando por la Sección Primera de la Corporación en las providencias que prohijaron la posibilidad de que se aceptara el desistimiento de la demanda impetrada en ejercicio de la acción de nulidad relativa, puesto que lo pretendido con su interposición es controvertir la legalidad de un acto administrativo que concede el registro de una marca al desconocer el derecho subjetivo de un tercero, comportando la controversia un interés netamente particular y concreto. Lo anterior significa que la eventual afectación del interés general se presenta como una consecuencia del control subjetivo de legalidad sobre la validez del acto jurídico de concesión de un derecho marcario y no como característica propia del derecho ni del acto administrativo de concesión, este último como sustento mismo de la pretensión de nulidad relativa. Cabe resaltar que si bien es cierto que en principio se puede señalar que el registro marcario representa un interés para el público consumidor, también lo es que el derecho que se concede por la Superintendencia de Industria y Comercio tiene efectos directos sobre

la situación particular y concreta del peticionario, quien puede disponer del mismo sin condicionamiento alguno, esto es, a través de diferentes instrumentos como la cesión o transferencia, e incluso, se encuentra habilitado para renunciar al derecho de acción. En este orden de ideas y teniendo en cuenta que la Sala adopta la postura inicial que había acogido la Sección Primera en cuanto a la procedencia de admitir el desistimiento de la demanda incoada en ejercicio del medio de control de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, se analizará la petición que en tal sentido formuló la sociedad actora […] (Negrillas fuera de texto)”. En consecuencia, se rechazará por improcedente la prelación de fallo solicitada, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva del presente proveído. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, R E S U E L V E: 5 Auto de 28 de septiembre de 2017. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicación: 11001 03 24 000 2011 00258 00. Actora: Hewlett Packard Development Conmpany LP.

Primero: RECHAZAR por improcedente la solicitud de prelación de fallo presentada por el apoderado judicial de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., conforme a las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

Segundo: NO CONCEDER la prelación de fallo respecto de la presente controversia, por cuanto no se configuran los supuestos de que tratan los artículos 18 de la Ley 446 de 1998, 16 de la Ley 1285 de 2009 y 7º de la Ley 1105 de 2006.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Consejero de Estado