CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2005-00144-01A

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo POMGUR y las marcas nominativa y mixta BON YURT previamente registradas / SIGNO DE FANTASÍA – Lo es POMGUR al no poseer significado / EXPRESIÓN EVOCATIVA – Lo son YURT y GUR respecto de la palabra YOGURT / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo POMGUR en la clase 29 al no tener similitud con las marcas nominativa y mixta BON YURT previamente registradas Al comparar las marcas, la Sala encuentra que, en lo relativo a la comparación ortográfica, el signo registrado con posterioridad está conformado por una (1) palabra (POMGUR) que tiene seis (6) letras, con cuatro (4) consonantes (P, M, G y R) y dos (2) vocales (O y U), mientras la marca opositora (BON YURT) está compuesta por dos (2) palabras, que contienen siete (7) letras, cinco (5) consonantes (B, N, Y, R y T) y dos (2) vocales (O y U). Se observa, entonces, que entre los signos enfrentados no se encuentra similitud que permita afirmar que existe riesgo de confusión, toda vez que marca POMGUR está compuesta por una sola expresión y la marca BON YURT tiene dos vocablos; en cuanto a las consonantes sólo comparten la letra R; la vocal U está en diferente posición; si bien es cierto que la vocal O es compartida también lo es que por sí sola no le otorga distintividad a ninguno de ellos y, finalmente, los signos difieren en su

estructura tanto en su extensión como en su composición. Aunado a lo anterior, de la revisión tanto del signo registrado con posterioridad como de la marca registrada previamente, se puede concluir que visualmente no se presentan similitudes que puedan ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. […] Adicionalmente, cabe resaltar que al llevar a cabo la comparación de orden fonético, se advierte que al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa se puede concluir que los mismos no resultan fonéticamente parecidos, toda vez que la raíz “POM” no se pronuncia y tampoco se escucha de manera similar a la raíz “BON”, esto es, el sonido de las consonantes P, B, M y N es disímil y la inclusión de la vocal O en nada incide en la diferenciación de las mismas. Sumado a ello se tiene que la consonante P tiene punto de articulación bilabial, es decir, se produce en la unión de los dos labios y su fonación es sorda en la medida que las cuerdas vocales no vibran, mientras la consonante B se pronuncia haciendo que las cuerdas vocales vibren, razón por la cual su pronunciación resulta diferente. En este mismo sentido se tiene que la pronunciación del fonema M se produce impidiendo la salida del aire por la boca con los labios, […]Por su parte, el fonema N representa un sonido nasal palatal, esto es, que viene del paladar, […] De igual manera, las terminaciones GUR y YURT no guardan similitudes, en la medida que la G se pronuncia de forma diferente a la Y, unido a que la última termina en la consonante T, la cual le da una sonoridad disímil. Asimismo, la sílaba tónica de ambas marcas está situada en la

raíz, “POM” y “BON”, respectivamente, lo que ocasiona que, al pronunciarlas, se evidencie que las mismas resultan fonéticamente diferentes. En lo referente a la similitud ideológica, la Sala encuentra que la expresión “POMGUR” no posee significado alguno, lo que la enmarcaría dentro de los signos denominados de fantasía; por el contrario. la expresión “BON YURT” hace referencia a la acepción francesa “BON JOUR” que significa en español “BUENOS DÍAS”; expresión que evoca que el producto es utilizado para el desayuno o a temprana hora del día, lo cual es de conocimiento del consumidor promedio. Lo anterior le permite a la Sala concluir que teniendo en cuenta que una de las marcas objeto del presente estudio de confundibilidad es de fantasía, esto es el signo “POMGUR”, razón por la cual no es posible efectuar el análisis desde el punto de vista conceptual. […] Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala considera que las marcas bajo análisis no resultan ser similares desde el punto de vista ortográfico, visual, fonético e ideológico. COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo POMGUR y las marcas nominativa y mixta BON YURT previamente registradas / FAMILIA DE MARCAS – Concepto / FAMILIA DE MARCAS – Hace parte la expresión BON YURT / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo POMGUR en la clase 29 al no tener similitud con las marcas nominativa y mixta BON YURT previamente registradas La Sala recuerda que una familia de marcas es un conjunto de signos que

pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] [N]o cabe duda que las marcas “BONYURT” (nominativa) y “BON YURT” (mixta), pertenecen a la familia marcaria de los productos relacionados en la tabla anterior, como lo son, “ALPINA BONYURT”, “BON YURT EXPRESS”, “BON YURT MAGNET”, “MINI BONYURT CHOCOBITS”, entre otros, al destacarse en ella un elemento distintivo común en su denominación, como lo es “BON YURT”, ya sea escrito de manera conjunta o separada, que identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas, y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un mismo origen empresarial o procedencia. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima que, si bien la expresión BON YURT hace parte de una familia de marcas, también lo es que como se determinó con dentro del presente proceso, entre las marcas en conflicto no existe identidad o similitud que pueda generar riesgo de confusión, razón que dicha protección en nada se ve amenazada o vulnerada por el registro del signo

POMGUR.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486

DE 2000– ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136

LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 150

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00144-01A

Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: NULIDAD RELATIVA Tema: Propiedad Industrial / Registro Marcario – Examen de Registrabilidad / Causales de Registrabilidad / Reglas de Cotejo / Marca notoria / Familia de

Marcas / Marcas en Conflicto: Bon Yurt – Pomgur. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, instauró la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., con miras a que se declare la nulidad de la Resolución número 25709 de 14 de agosto de 2002, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo POMGUR (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Industrias Normandy Limitada.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., presentó demanda1 en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada

en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 25709 del catorce (14) de agosto de dos mil dos (2002), expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, por medio de la cual se concedió el registro de la marca POMGUR (NOMINATIVA), bajo el certificado de registro No. 255135 a favor de la sociedad INDUSTRIAS NORMANDY LTDA.

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad del registro de la marca POMGUR (NOMINATIVA) bajo del 1 Folios 94 a 137. certificado de registro No, 255135 a favor de INDUSTRIAS

NORMANDY LTDA.

TERCERA: Que se declare que la marca BON YURT (NOMINATIVA) registrada por la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., para amparar productos de la clase veintinueve (29) Internacional y con certificado No. 114251, es una marca notoria.

CUARTA: Que se declare que la marca BON YURT (MIXTA) registrada por la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., para amparar productos de la clase veintinueve (29) Internacional y con certificado No. 114207, es una marca notoria.

QUINTA: Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio”.

I.2. Los hechos

2. La parte actora manifestó que, con fecha 6 de febrero de 2002, la sociedad Industrias Normandy Limitada, por medio de apoderado judicial, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo POMGUR (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza referidos a “Carne, pescado, aves y caza, extracto de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, gelatinas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”.

3. Indicó que, luego de publicada la solicitud de registro en el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 514 de 22 de marzo de 2002, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

4. Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución número 25709 de 14 de agosto de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca POMGUR (nominativa), para identificar productos comprendidos en la Clase 29 del nomenclátor internacional.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

5. Manifestó que con la expedición del acto administrativo se violaron los artículos 134, 135 literal b), 136 literales a) y h) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al conceder el registro de la marca POMGUR

(nominativa), toda vez que el signo es similarmente confundible con las marcas BON YURT (nominativa) y (mixta) previamente registradas a nombre de la

sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

6. Indicó que la marca POMGUR (nominativa), no cumple con los requisitos de registrabilidad contenidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la misma no es lo suficientemente distintiva para diferenciar productos o servicios de diferentes oferentes.

7. Manifestó que el acto administrativo que confirió el registro de la marca POMGUR desconoció todos los presupuestos de irregistrabilidad consagrados en el literal a) del artículo 136 de la Decisión de la Comunidad Andina, pues se presentan enormes similitudes en su aspecto visual, fonético e ideológico frente a la marca previamente registrada BON YURT.

8. En tal sentido, afirmó que “Del análisis sucesivo de las marcas en conflicto, se puede ver que en ambas expresiones lo característico es la inclusión de las letras “O”, “U” y “R”. Además de lo anterior, se puede apreciar que las marcas utilizan la raíz BON y POM, las cuales suenan de forma similar, sucediendo lo mismos

(sic) con los sufijos YURT y GUR.”.

9. Aunado a lo anterior, adujo que, entre las marcas en conflicto, el acento está situado en las palabras POM y BON, sin dejar de lado que, en las sílabas complementarias de cada uno de los signos, GUR y YURT, respectivamente, existe una acentuación similar, lo que refleja una clara semejanza y casi la identidad entre los signos en conflicto, lo que genera que los referentes sonoros de ambas marcas sean idénticos.

10. Así mismo, precisó que la coexistencia en el mercado de las marcas POMGUR

(nominativa) y la familia de marcas BON YURT inducirá al público consumidor a un error en cuanto al origen empresarial de los productos que se pretenden distinguir con cada una de ellas, pues el consumidor creerá erróneamente que los yogures y los otros productos distinguidos con las marcas POMGUR son una versión de los productos ofrecidos con las marcas notorias BON YURT (nominativa) y (mixta).

11. De otro lado, aseveró que además de la identidad de las marcas en conflicto, ambas comprenden productos de la Clase 29 Internacional, por lo que existiría una clara conexión competitiva entre ellas, considerando que los productos distinguidos con la marca registrada POMGUR objeto de nulidad y los productos ofrecidos por la familia de marcas registrada BON YURT son comercializados en supermercados, tiendas u otros lugares donde se ofrezcan alimentos al público y, al ser los mismos productos, no solo se comercializarían en supermercados, sino que tales productos se encontrarían ubicados en el mismo lugar de estos establecimientos, generando una clara confusión en el público consumidor.

12. Consideró que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues determinó que la expresión POMGUR era suficiente distintiva, sin entrar a analizar de oficio, tal y como le corresponde, la similitud de la misma con la familia de marcas BON YURT registradas con anterioridad a favor de la sociedad Alpina

Productos Alimenticios S.A.

13. Respecto del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, expresó que la familia de marcas BON YURT, es notoria, toda vez que cumple a cabalidad con los requisitos enunciados en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que permitir la coexistencia de ésta con la marca POMGUR, sería generar un daño económico o comercial injusto a la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., titular del registro marcario, no sólo porque el público consumidor será inducido a error en cuanto al origen empresarial de los productos que se pretenden distinguir con la marca solicitada, sino en razón a una dilución de la fuerza distintiva que sufrirían las marcas base de la presente acción de nulidad.

14. Respecto del desconocimiento del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina indicó que la marca nominativa POMGUR no es un signo distintivo, pues está conformado por expresiones confundiblemente similares en el plano visual y fonético con la familia de marcas BON YURT previamente registradas por Alpina Productos Alimenticios S.A., y ampliamente conocidas dentro del público consumidor dada su gran trayectoria dentro del mercado.

15. Por último, frente a la violación de artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, indicó que la Superintendencia de Industria y Comercio, al conceder el registro de la marca POMGUR, no realizó el debido examen de registrabilidad, pues si este se hubiera realizado, no existiría posibilidad alguna que se concediera el registro objeto de la presente acción y, por el contrario, de manera inmediata se habría procedido a denegar el registro, dando cumplimiento a lo ordenado por el artículo

en mención.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

16. Mediante auto de 15 de noviembre de 20052, el magistrado a cargo de la sustanciación del proceso decidió tener por no contestada la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y por parte de la sociedad Industrias Normandy Limitada3, entidad demandada y tercera con interés directo en las resultas del proceso, respectivamente.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

17. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 42-IP-2015 de fecha 26 de agosto de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen, en particular sobre los 2 Folio 234 y 235. 3 Mediante auto del 26 de abril de 2007, se confirmó el auto que rechazó la contestación de la demanda por la sociedad Industrias Normandy Ltda. artículos 136 literales a) y h), 224, 225, 228 y 2294 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…] PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la

presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población general.

SEGUNDO: La corte consultante para resolver el conflicto de marcas existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos POMGUR y BON YURT, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. 4 Los artículos 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de 2000, fueron interpretados de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

TERCERO: La corte consultante para resolver el conflicto de marcas existente, tendrá que establecer si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

CUARTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características: Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo

230 de la Decisión 486. Debe haber ganado dicha notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio. La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, causa el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Respecto del riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su

prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, sobre la base de las pruebas presentadas. Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente; es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

QUINTO: La corte consultante deberá determinar si algunos elementos de las marcas de la sociedad demandante establecen una familia de marcas, o si se trata de elementos de uso común, para así determinar el riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

SEXTO: La corte consultante deberá determinar si existe conexión

competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

18. Mediante auto de 30 de noviembre de 2015, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; la parte demandante, en dicha oportunidad, reiteró en esencia los mismos argumentos esbozados en el libelo de demanda, y la entidad demandada y el tercero interesado intervinieron en los términos que se señalan a continuación.

IV.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio.

19. El apoderado de la parte demandada, mediante escrito visible a folios 384 a 386, manifestó que “[…] efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas ‘POMGUR’ y ‘BON YUR’ (sic) en debate, se concluye en forma evidente que éstas no son semejantes entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos […]”.

20. Del mismo modo, precisó que “[…] la marca ‘POMGUR’ para la clase 32 (sic) es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos acusados

refiriéndose a la expresión ‘POMGUR’, la que evidentemente cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena pues es suficientemente distintiva lo que no puede conllevar a confusión al público consumidor […]”.

21. Concluyó que la actuación de la Superintendencia de la Industria y Comercio se ajustó a las disposiciones normativas que rigen la materia, por lo que no es dable señalar la vulneración de derechos por cuenta de esa entidad, y consecuentemente se deben negar las pretensiones planteadas en el libelo demandatorio.

IV.2. Intervención de Industrias Normandy Limitada

22. El tercero interviniente, se pronunció en esta etapa procesal5 indicando que “[…] el hecho de que los signos en conflicto compartan la expresión GUR / YUR apócope de YOGURT no es suficiente para negar la marca solicitada ya que estas son marcas con debilidad marcaria, así en estos casos como lo ha establecido la jurisprudencia, la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro. […]”.

23. Adicionalmente, expresó que “[…] resulta claro que en esta litis marcaria no existe confundibilidad entre los signos distintivos cotejados, como quiera que además de ser totalmente diferentes, se puede determinar a ciencia cierta

(individualizar) quien es el consumidor de cada uno de los productos, se puede

precisar cuál es la conducta de dichos consumidores frente a las dos marcas, de la atención que da al momento de adquirir los distintos productos, por lo que en definitiva el signo de mi poderdante y el del demandante pueden convivir perfectamente en el mercado, como quiera que distinguen productos completamente diferenciados, para reforzar esta idea diremos que el consumidor no distingue entre clases, sino entre productos. […]”. IV.3. Intervención de la Procuraduría General de la Nación. 5 Folios 391 al 403 del cuaderno principal.

24. El agente del Ministerio Público no realizó pronunciamiento alguno en esta etapa procesal.

IV.4 Manifestación de impedimento del Doctor Oswaldo Giraldo López.

25. El Consejero de Estado doctor Oswaldo Giraldo López, en escrito visible en el índice 89 del aplicativo SAMAI, indicó que se declaraba impedido para actuar en este proceso, invocando para ello las causales establecidas en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso y en el numeral 4º del artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Al respecto, el Despacho del Magistrado Sustanciador del presente proceso, mediante auto de fecha 21 de junio de 2021 declaró infundado el impedimento manifestado por referido Consejero de Estado.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico

26. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. en contra de la Resolución número 25709 de 14 de agosto de 2002, a través de la cual la Superintendencia de Industria y

Comercio concedió el registro del signo POMGUR (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Industrias Normandy Limitada.

27. La parte actora señaló actos administrativos acusados son nulos, en tanto la marca que se registró mediante ellos carece de distintividad y es confundible con las previamente registradas «BON YURT» (nominativa y mixta), cuya titularidad le fue concedida.

V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

28. El apoderado de la parte demandante invoca como causal de irregistrabilidad las consagradas en los artículos 134, 135 literal b) y 136 literales a) y h) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, las cuales disponen lo siguiente: “[…] Artículo 134A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; […]”. […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. [… Artículo 150Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. […]”. V.3.- El examen de registrabilidad

29. De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

30. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de