CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2005-00293-00-2015

REGISTRO MARCARIO - Riesgo de confusión y de asociación. Comparación ortográfica, fonética e ideológica. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes significativas entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera diferente. Finalmente, desde el punto de vista ideológico se tiene que la marca previamente registrada evoca en el público consumidor la idea de un soberano o monarca; no así respecto del signo solicitado en registro por cuanto los gráficos que acompañan al elemento denominatvo, predominante, evocan indiscutiblemente en el público consumidor que el producto ofrecido es atún. Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, se concluye que la marca TRES REYES cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, y que no se configura la causal de irregistrabilidad alegada en la demanda, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado con la marca previamente registrada.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL H / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 224 / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 228

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 22701 DE 2004 (14 de septiembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 30154 DE 2004 (30 de noviembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 8920 DE 2005 (27 de abril) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00293-00

Actor: FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa interpuso la sociedad FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS

EL REY S.A., contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro de la marca (mixta) TRES REYES a favor de la sociedad FISH TRADING C.I. Ltda., para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, a través de apoderado, presentó demanda de nulidad para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones. 1.1.1. Declarar la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A., y concedió el registro de la marca mixta TRES REYES a favor de la sociedad FISH TRADING C.I. Ltda., para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1.2. Declarar fundada la oposición de la Fábrica de Especias y Productos el Rey S.A., y negar el registro del signo solicitado. 1.1.3. Cancelar el número de certificado de la marca mixta TRES REYES para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación internacional de Niza cuyo titular es la sociedad FISH TRADING C.I. Ltda. 1.1.4. Publicar la sentencia proferida en el asunto objeto de estudio en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Hechos. Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: El 16 de octubre de 2003 la sociedad Fish Trading C.I. Ltda., solicitó el registro de

la marca (mixta) TRES REYES para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación internacional de Niza. Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, las sociedades FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. y SANTA REYES S.A. se opusieron al registro; la primera con fundamento en la marca de la cual es titular EL REY (Nominativa y Mixta) registradas para identificar productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y la segunda con fundamento en el registro de la marca de la cual es titular SANTA REYES (Nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de NIZA. Mediante Resolución número 22701 del 14 de septiembre de 2004 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades EL REY S.A. y Santa Reyes S.A., y concedió el registro de la marca TRES REYES (Mixta), acto éste contra el que la sociedades opositoras interpusieron recursos de reposición y subsidiariamente de apelación. A través de la Resolución número 30154 del 30 de noviembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió los recursos de reposición, confirmando la resolución impugnada. Por su parte, mediante la Resolución número 8920 del 27 de abril de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió los recursos de apelación, en el sentido de confirmar la resolución impugnada y conceder el

registro de la marca mixta TRES REYES (mixta). 1.3. Normas violadas y concepto de la violación Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134 literales a) y b), y 136 literal a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.3.1. Al explicar el concepto de violación, la sociedad actora, afirmó que para que un signo pueda ser registrado como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Sin embargo del cotejo de los signos en conflicto, se tiene que la marca solicitada TRES REYES (Mixta) presenta similitudes de tipo visual, fonético e ideológico con la marca previamente registrada EL REY (Nominativa) y (MIXTA); siendo así, la marca solicitada no es suficientemente distintiva y por tanto genera riesgo de confusión, motivo por el cual no puede distinguir productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de NIZA. 1.3.2. Precisó que existe riesgo de confusión directa e indirecta por cuanto los vocablos EL REY y TRES REYES son muy parecidos y, al estar el consumidor acostumbrado a asociar la marca EL REY con la sociedad EL REY S.A., este podría verse inducido a error pensando que los productos son de la misma sociedad. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 2.1. La sociedad SANTA REYES S.A., a través de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento a las siguientes consideraciones1: Sostuvo que las semejanzas entre las expresiones REY y REYES han sido ampliamente analizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, de lo

cual no le es dable al demandante pretender darle tal grado de distintividad a la expresión REY. Indicó que el asunto objeto de estudio debe centrarse en el concepto evocativo del conjunto marcario de los signos enfrentados. Señaló que la expresión REY para identificar productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza es de uso común y su distintividad radica en los elementos complementarios. 1 Folios 114 a 120 del expediente. 2.2. El curador ad-litem de la sociedad FISH TRADING TRADING C.I. LTDA., manifestó desconocer los hechos de la demanda y en consecuencia no propuso excepciones2. 2.3. La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, con sustento en las siguientes razones3: Sostuvo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Aseguró que al momento de realizar el examen de confundibilidad concluyeron que entre los signos enfrentados no existen semejanzas que puedan generar riesgo de confusión por cuanto cada una tiene elementos que permiten diferenciarlos en el mercado. Afirmó que de conformidad con la jurisprudencia de la Comunidad Andida de Naciones no existe conexión competitiva entre los signos enfrentados. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La sociedad Santa Reyes4 y la demandada5 presentaron sus respectivos alegatos

de conclusión, reiterando, en líneas generales, los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes. De otro lado, en términos generales la parte demandante presentó escrito de alegatos de conclusión reiterando los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en la demanda; sin embrago agregó que la marca de la sociedad el Rey S.A. es una marca notoria6. El señor Ministerio Público y el tercero interesado guardaron silencio. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 2 Folios 233 a 234 del expediente. 3 Folios 236 a 246 del expediente. 4 Folios 378 a 383 del expediente. 5 Folios 384 a 393 del expediente. 6 Folios 315 a 319 del expediente. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial No. 11-IP-2012 de fecha 31 de julio de 20127, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo TRES REYES (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma

Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en

el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo denominativo y otros signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que

si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 7 Folios 298 a 312 del expediente. El signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

QUINTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras genéricas que constituyen un signo marcario, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos o de signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

SEXTO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que

en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables. Sin embargo, se deberá analizar si el signo está conformado por palabras de uso común, caso en el cuál si dichas palabras están acompañadas de otros elementos que le den distintividad, el signo será registrable.

SÉPTIMO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

OCTAVO: El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

NOVENO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades

del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

DÉCIMO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos de la Clase 29 y uno de los signos opositores a la Clase 30, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

DÉCIMO PRIMERO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2005-00293, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal”. V.- DECISIÓN No observándose ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes

VI.- CONSIDERACIONES 5.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. El asunto de fondo Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca TRES REYES (Mixta), a favor de la sociedad Fish Trading C.I. Ltda., para distinguir productos comprendidos en la clase 29 internacional. En el curso del trámite administrativo correspondiente las sociedades El Rey S.A. y Santa Reyes S.A., invocando su condición de titulares de la marcas EL REY y SANTA REYES, respectivamente, se opusieron a la solicitud de registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con las suyas, previamente registradas para distinguir productos de las clases 29 y 30, por tanto, estaba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en los artículos 135 literal y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las disposiciones que la parte actora mencionó como violadas,

cuyo texto es del siguiente tenor: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas yescudos; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera quesean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o

publicitario. (…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se

busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. La normativa comunitaria citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quiere evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. Así las cosas y en orden a determinar si existen riesgos de confusión o asociación entre los signos EL REY (mixto) y TRES REYES (mixto), para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala procederá a realizar el cotejo de rigor, siguiendo para ello las reglas que ha elaborado la jurisprudencia del Tribunal Andino, que se reiteran en la interpretación prejudicial rendida en este proceso. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. De lo expuesto por el Tribunal Andino, se colige que debe identificarse la prevalencia que tiene en los signos los elementos gráficos y denominativos, esto es, cuál de ellos impacta con más fuerza la mente del consumidor. La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo nominativo o lo gráfico. MARCA REGISTRADA MARCA OPOSITORA Para la Sala no cabe duda que el elemento predominante de la marca previamente registrada EL REY es el denominativo, elemento que se destaca de la composición del signo en tanto es el que evoca la idea en el público consumidor de un monarca o soberano de un pueblo. En ese mismo sentido, el elemento predominante en el signo solicitado en registro, concedido como se puede apreciar, ATÚN TRES REYES LIGHT es el denominativo por cuanto el signo está acompañado de dos gráficos que no le otorgan distintividad alguna.

Siendo el elemento predominante el denominativo, siguiendo las reglas trazadas por la doctrina y la jurisprudencia, la Sala deberá acudir a aquellas dadas para el cotejo de marcas denominativas según los criterios allí señalados, que se pueden resumir así:  Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En ese mismo sentido, la jurisprudencia del Tribunal Andino ha señalado que para determinar el riesgo de confusión se deben precisar los siguientes tipos de similitud: “La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende,

entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”8 De conformidad con las reglas trazadas, la Sala realizará el estudio de la posible similitud ortográfica, fonética e ideológica en su orden, a fin de establecer si existe identidad entre las marcas en disputa de la que se pueda predicar riesgo de confusión para el consumidor.

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA E L R E Y 1 2 3 4 5

MARCA CUYO REGISTRO SE CUESTIONA A T U N T R E S R E Y E S L I G H T 8 Tribunal De Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 De la comparación se desprende lo siguiente: La marca registrada previamente se encuentra formada por cinco (5) letras y está conformada por dos silabas; mientras que el signo solicitado en registro está conformado por dieciocho (18) letras y está conformada por cuatro (4) silabas. Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes significativas entre los signos confrontados. En efecto,

al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera diferente. Finalmente, desde el punto de vista ideológico se tiene que la marca previamente registrada evoca en el público consumidor la idea de un soberano o monarca; no así respecto del signo solicitado en registro por cuanto los gráficos que acompañan al elemento denominatvo, predominante, evocan indiscutiblemente en el público consumidor que el producto ofrecido es atún. Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, se concluye que la marca TRES REYES cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, y que no se configura la causal de irregistrabilidad alegada en la demanda, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado con la marca previamente registrada. Ahora bien, en cuanto a la notoriedad de la marca EL REY invocada por la sociedad actora apenas en la etapa de alegatos de conclusión, la Sala considera necesario hacer las siguientes precisiones: De conformidad con la normativa andina corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección e