CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2005-00369-00-2018

PATENTE DE INVENCIÓN – Trámite / EXÁMEN DE PATENTABILIDAD – Requisitos / PATENTE DE INVENCIÓN – Términos y plazos / SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN - Abandono porque aunque se pagó la tasa no se presentó petición expresa del examen de patentabilidad / SOLICITUD DEL examen de patentabilidad - Plazo [N]o basta efectuar el pago dentro del término legal y pretender que con dicho pago se cumplió con la carga de demostrar su interés o intención para la realización del examen porque, como se dijo anteriormente, debe ajustarse al procedimiento que lo regula, es decir, debe existir la petición expresa del solicitante en tal sentido. Por consiguiente, el pago de la respectiva tasa debe ir aparejada con la petición del examen, requisito que no se cumplió en el presente caso. […] En atención a que el artículo 4° de la citada Decisión 486, en lo referente a los plazos relativos a trámites sujetos a publicación establece una excepción, al disponer “salvo disposición en contrario de la presente Decisión” y que el artículo 44 ibidem prevé de manera específica un plazo con respecto a la solicitud del examen de patentabilidad, se debe aplicar este último, que prevé un plazo de seis (6) meses contados desde la fecha de publicación de la solicitud. En el caso objeto de estudio, de los documentos allegados, se tiene que el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 521 de 30 de octubre de 2002, fecha en que se inició el plazo, el que culminó el 30 de abril de 2003, período dentro del cual las actoras no allegaron la petición del

examen de patentabilidad a que hace referencia la norma anteriormente transcrita. En este orden de ideas, al no cumplirse con la carga consistente en que las solicitantes de la patente formularan petición expresa, dentro de los seis (6) meses contados desde la fecha de publicación de la solicitud, para que se practicara el examen de patentabilidad de la invención, la SIC podía legalmente declarar abandonada la solicitud de patente de invención, como en efecto lo hizo a través de los actos demandados, en los términos dispuestos en el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 14 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 40 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 44

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ (E)

Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00369-00

Actor: KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD. E IHARA CHEMICAL

INDUSTRY CO. LTD

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho

Referencia: PARA PROCEDER A INICIAR EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD

DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN, SE DEBE PEDIR EXPRESAMENTE QUE SE EXAMINE SI LA SOLICITUD ES PATENTABLE, ASÍ COMO PAGAR LA RESPECTIVA TASA, DENTRO DEL PLAZO DE 6 MESES CONTADOS DESDE LA PUBLICACIÓN DE ESA SOLICITUD. DE LO CONTRARIO, DARÁ LUGAR A QUE SE DECLARE EL ABANDONO DE LA MISMA. La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por las sociedades

KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD. E IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO.

LTD., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se anule el acto que declaró abandonada una solicitud de privilegio de patente de invención, así como del que lo confirmó. I.- ANTECEDENTES I.1Las sociedades KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD. E IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código de lo Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentaron demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1. La nulidad de la Resolución núm. 1460 de 28 de enero de 2005, “Por la cual se declara abandona una solicitud”, a través de la cual el Superintendente de

Industria y Comercio, declaró abandonada la solicitud de patente de invención a la creación denominada “DERIVADOS DE DIO TRIFLUOROMETANO SULFONIL

ANILIDA, PROCESO PARA SU PRODUCCIÓN Y HERBICIDA QUE CONTIENE

DICHOS DERIVADOS COMO INGREDIENTE ACTIVO”.

2. La nulidad de la Resolución núm. 14894 de 27 de junio de 2005, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió confirmando el recurso de reposición.

3. A título de restablecimiento del derecho pretende que se ordene a la entidad continuar con el trámite de la solicitud de patente núm. 00003467, efectuando el examen de patentabilidad.

I.2Las demandantes en la demanda señalaron como hechos relevantes, los siguientes:

1. Que el 21 de enero de 2000, solicitaron ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC la concesión de la patente de invención titulada “DERIVADOS DE DIO

TRIFLUOROMETANO SULFONIL ANILIDA, PROCESO PARA SU PRODUCCIÓN Y HERBICIDA QUE CONTIENE DICHOS DERIVADOS COMO INGREDIENTE ACTIVO”, en la cual se incluyó el capítulo de reivindicaciones pertinente. Dicha solicitud se tramitó bajo el expediente núm. 00003467.

2. Indicaron que el examen jurídico, practicado el 24 de enero de 2000, determinó que la solicitud cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 19931 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena, en adelante Decisión 344, y, por lo tanto, recomendó publicar el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3. Que mediante concepto técnico núm. 223 de 18 de febrero de 2000, la SIC concluyó que la solicitud de patente no cumplía con los requisitos técnicos de forma, por lo cual sugirió allegar una versión de la descripción corregida y un 1“Régimen Común sobre Propiedad Industrial” nuevo capítulo reivindicatorio completo y se requirió allegar el arte final del dibujo característico.

4. Adujeron que a través de Auto núm. 0133 de 22 de febrero de 2000, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones les puso en conocimiento el resultado del examen de forma en los aspectos técnico y jurídico, otorgando un plazo de treinta (30) días para presentar respuesta a las observaciones formuladas y complementar los antecedentes señalados.

5. Señalaron que el 5 de abril de ese año, solicitaron una prórroga de treinta (30) días al plazo inicial para dar respuesta al Auto núm. 0133 de 22 de febrero de 2000, efectuando el pago de la tasa correspondiente.

6. Que dentro del término otorgado dieron cumplimiento a todas y cada una de las observaciones requeridas en el citado auto, a saber: a) Se modificó la descripción de la invención, corrigiendo los términos objetados en el examen de forma y se presentó un nuevo capítulo reivindicatorio que sustituyó el inicial, con el fin de precisar las condiciones bajo las cuales se lleva a

cabo el procedimiento de obtención de los compuestos objeto de la invención, sin ampliar la materia objeto de la solicitud. b) Se adjuntó el arte final requerido.

7. Señalaron que cumplidos los requisitos de forma, la solicitud núm. 00003467 para la invención denominada “DERIVADOS DE DIO TRIFLUOROMETANO

SULFONIL ANILIDA, PROCESO PARA SU PRODUCCIÓN Y HERBICIDA QUE CONTIENE DICHOS DERIVADOS COMO INGREDIENTE ACTIVO”, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 521 de 30 octubre de 2002; y que dentro del término de sesenta (60) días siguientes a la fecha de la publicación, no se presentaron oposiciones por parte de terceros contra dicha solicitud.

8. Expresaron que el 16 de enero de 2003 presentaron una solicitud de corrección de error material, para lo cual allegaron una nueva descripción de la invención en la que se modificó el término “deacilación” por el término correcto “decianación” en el esquema de reacción; y que se anexó, además, el comprobante de pago de la tasa por este concepto.

9. Agregaron que el 2 de mayo de 2003 solicitaron a la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC que efectuara el examen de patentabilidad de la solicitud, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que para ese momento había entrado en vigencia, para lo cual allegaron los comprobantes de pago de la tasa fijada por la SIC en esa fecha, que se hicieron de manera oportuna.

10. Adujeron que el Superintendente de Industria y Comercio, a través de la

Resolución núm. 1460 de 28 de enero de 2005, declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de la invención denominada “DERIVADOS DE DIO

TRIFLUOROMETANO SULFONIL ANILIDA, PROCESO PARA SU

PRODUCCIÓN Y HERBICIDA QUE CONTIENE DICHOS DERIVADOS COMO

INGREDIENTE ACTIVO”.

11. Que interpusieron recurso de reposición, el que fue resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 14894 de 27 de junio de 2005, expedida por el mismo funcionario. 1.3FUNDAMENTOS DE DERECHO Las actoras fundamentaron, en síntesis, los cargos de violación, así: Adujeron que con la expedición de las resoluciones acusadas se violaron los artículos 29, 58, 61 y 209 de la Constitución Política; y el artículo 44 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina2, en adelante Decisión 486, se cumplieron las etapas de publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial y la solicitud del examen de patentabilidad, de acuerdo con la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, la que ya se encontraba vigente.

Señalaron que las previsiones del artículo 44 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, fueron violadas, por indebida aplicación, debido a que desconocieron dos hechos decisivos para la definición de este asunto: i) que la fecha en la cual se realizó el pago requerido para que se efectuara el examen de patentabilidad, sí tuvo lugar dentro del plazo establecido

en la norma, hecho aceptado en la Resolución núm. 14894 de 2005; y ii) que es a partir de la fecha de publicación de la solicitud que empieza a contarse el término para cumplir lo requerido para que se realice el examen de patentabilidad, es decir, que el término corre desde el día siguiente a que se publica la Gaceta de Propiedad Industrial. Agregaron que el pago de la tasa es un claro indicativo de la intención e interés de que se surta el examen de patentabilidad, lo que hace evidente la voluntad del solicitante en este aspecto. 2 “Régimen Común sobre propiedad Industrial” Indicaron que el requisito para hacer el examen de patentabilidad de la solicitud núm. 00003467 fue satisfecho oportunamente, tanto desde el punto de vista de la manifestación del interés del solicitante como desde la realización del pago, ambos realizados dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Expresaron que no se encuentra justificación o soporte legal alguno para desestimar una petición del examen de patentabilidad, sustentada en un pago que fue efectuado dentro del plazo preclusivo, establecido en el régimen legal comunitario de propiedad industrial. Consideraron que estando claramente demostrada su intención, en el sentido de que se efectuara el examen de patentabilidad, la administración no podía, so pretexto del incumplimiento de un requisito formal, abstenerse de continuar el trámite de la solicitud de patente, con un argumento excesivamente formal, que conlleva la violación de los derechos fundamentales al debido proceso y a la prevalencia del derecho sustancial.

II. CONTESTACION DE LA DEMANDA La SIC solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.

Adujo que los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia de propiedad industrial. Señaló que dentro del procedimiento establecido para las solicitudes de patente de invención, se hace un estudio de forma, de conformidad con el artículo 38 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que se inicia con la radicación de la solicitud ante la entidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 ibidem, siempre y cuando cumpla con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27 ibidem; que este estudio comprende los posibles requerimientos hechos con base en el estudio de forma de la solicitud y sus respectivas respuestas y la etapa se extiende hasta la expedición de la orden de publicación o la resolución que ordena el archivo por abandono de la solicitud. Agregó que después viene la etapa de Publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, que culmina con el término para la presentación de oposiciones, la presentación de los argumentos por parte del solicitante como respuesta a estas, el estudio de fondo que puede requerir información o argumentos adicionales y, finalmente, el estudio definitivo, que termina con la decisión de la administración por medio de la cual se concede o se niega la protección de la patente de invención. Explicó que, para el presente caso, la solicitud de patente fue presentada en 1998, en cumplimiento de la legislación vigente en ese momento – Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena-; y que para la época de la publicación ya se

encontraba vigente la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Que, por ello, resulta claro que para dicha época, el solicitante se encontraba en la obligación de solicitar el estudio de patentabilidad señalado en el artículo 44 de la Decisión 486, esto es, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, pagando la tasa para tal efecto. Alegó que lo anterior no ocurrió porque si bien los solicitantes efectuaron el pago de la tasa correspondiente dentro del término legal, no sucedió lo mismo con la solicitud del examen de patentabilidad por cuanto la parte actora lo realizó por fuera del término legal. Estimó que ante esta omisión se debía aplicar irrestrictamente lo previsto en el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina y no las normas procesales de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como pretenden las actoras. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y de alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 1984, el Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de febrero de 20073, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo.

Vencido el plazo, la demandante y la demandada reiteraron los argumentos de defensa expuestos en la demanda y la contestación. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 3 Cfr. Folio 84

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias pertinentes invocadas como violadas en la demanda, concluyó4: “[…] PRIMERO: La norma comunitaria procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que aún no se hubiesen cumplido. Por lo tanto, en el presente caso se aplicará el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser la norma vigente al momento de la publicación.

SEGUNDO: Los requisitos para que la Oficina de Patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes:  Publicación de la solicitud de patente.  Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad.  Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna.

Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición

expresa exime del pago de las tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad. En consecuencia, para no incurrir en la causal de abandono consagrada en el artículo 44 de la Decisión 486, el solicitante deberá pedir expresamente a la Oficina de Patentes, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, que se realice el examen de patentabilidad y pagar la tasa respectiva, si fuese del caso. De manera que la no cancelación del pago de la tasa, si fuese el caso, al no posibilitar la realización del examen de patentabilidad, genera un efecto similar al hecho de no haber solicitado el examen en mención dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir el abandono de la solicitud[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 4 Proceso 21-IP-2010 VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través del artículo primero de la Resolución núm. 1460 de 28 de enero de 2005, declaró abandonada la solicitud de patente presentada por la parte actora, titulada “DERIVADOS DE DIO TRIFLUOROMETANO SULFONIL ANILIDA, PROCESO PARA SU PRODUCCIÓN Y HERBICIDA QUE CONTIENE DICHOS DERIVADOS COMO INGREDIENTE ACTIVO”, porque “no se presentó petición de parte del interesado, para efectuar el examen de fondo”. Posteriormente, mediante la Resolución núm. 14894 de 27 de junio de 2005, se resolvió de manera confirmatoria el recurso de reposición interpuesto por las

actoras, bajo el argumento de que no se puede tener por satisfecho el cumplimiento de la obligación del solicitante con solo efectuar el pago, así este sea oportuno, si expresamente no se ha solicitado realizar el examen de patentabilidad de la invención en estudio, dentro de la oportunidad legal. Sobre el particular, las actoras adujeron que la SIC desconoció que el pago de la tasa fijada para efectuar el examen de patentabilidad tuvo lugar dentro del plazo que establece el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina; y que el acreditar el pago durante el plazo legal es un claro indicativo del interés de continuar con la etapa siguiente del proceso, esto es, el examen de patentabilidad. Que, por ello, el requisito para hacer el examen de patentabilidad de la solicitud núm. 00003467 fue satisfecho oportunamente, tanto desde el punto de vista de la manifestación del interés del solicitante, como desde la realización del pago, ambos realizados dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró, que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 44 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. El texto de la norma aludida es el siguiente: “Decisión 486 “[…] Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar

una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto). Al respecto, la Sala debe advertir que comoquiera que la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de la patente de invención fue sustituida por otra en el curso del procedimiento correspondiente, en el presente caso se aplicará la norma antes transcrita, que se encontraba vigente al momento de publicarse dicha solicitud, debido a que las nuevas regulaciones de carácter procesal tienen aplicación inmediata, en relación con las etapas del trámite administrativo pendientes de surtir. Ahora bien, a título ilustrativo se presenta a continuación el trámite referente a la solicitud de patentes, bajo la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, desde la etapa de publicación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se pueden otorgar patentes para invenciones “[…] sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial […]”. Transcurridos dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Estado Miembro, o cuando sea el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado. Conforme con el artículo 40 de la Decisión 486, la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud. No obstante lo anterior, el

solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento, siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación. Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición. Si se presentó oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para la contestación. Conforme con el artículo 44 de la Decisión 486, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente de que se hayan presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Estados Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. La solicitud caerá en abandono si transcurre dicho plazo sin que el solicitante pida que se realice el examen. Si la oficina nacional competente encuentra que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión 486 para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante, quien deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la

notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por un período de treinta (30) días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estime que sea necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces. Si el solicitante no responde a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsisten los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y al requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. Si el solicitante no presenta los documentos requeridos dentro del plazo señalado la oficina nacional competente denegará la patente. Si el examen definitivo es favorable se otorgará el título de la patente. Si es parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si es desfavorable la patente se denegará conforme al mandato

contenido en el artículo 48 de la Decisión 486. Precisamente, la Interpretación Prejudicial enfatiza en que el citado artículo 44 de la Decisión 486 establece que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se examine si la solicitud es patentable, independientemente que se hubieren presentado o no oposiciones. Asimismo, señala que la consecuencia a la inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la solicitud. Además, indica que “[…] es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad […]” (Negrilla y subraya fuera de texto). De acuerdo con lo anterior, es necesario considerar los requisitos para proceder a iniciar el examen de patentabilidad, aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] De conformidad con lo anteriormente analizado, los requisitos para que la Oficina de Patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes:

1. Publicación de la solicitud de patente.

2. Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad.

3. Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad dentro de los seis meses siguientes a la

publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna […]”. Así las cosas, no basta efectuar el pago dentro del término legal y pretender que con dicho pago se cumplió con la carga de demostrar su interés o intención para la realización del examen porque, como se dijo anteriormente, debe ajustarse al procedimiento que lo regula, es decir, debe existir la petición expresa del solicitante en tal sentido. Por consiguiente, el pago de la respectiva tasa debe ir aparejada con la petición del examen, requisito que no se cumplió en el presente caso. Ahora bien, como quiera que las actoras adujeron que el término de la publicación de la solicitud corre desde el día siguiente al que se publica en la Gaceta de Propiedad Industrial, es necesario tener en cuenta que la Decisión 486, en su artículo 4°, en lo referente a términos y plazos, dispone: “[…] Artículo 4o.- Los plazos relativos a trámites previstos en la presente Decisión sujetos a notificación o publicación se contarán a partir del día siguiente a aquel en que se realice la notificación o publicación del acto de que se trate, salvo disposición en contrario de la presente Decisión […] ” (Negrillas fuera de texto) Asimismo, la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 44, señala: “[…] Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable […].” En atención a que el artículo 4° de la citada Decisión 486, en lo referente a los

plazos relativos a trámites sujetos a publicación establece una excepción, al disponer “salvo disposición en contrario de la presente Decisión” y que el artículo 44 ibidem prevé de manera específica un plazo con respecto a la solicitud del examen de patentabilidad, se debe aplicar este último, que prevé un plazo de seis (6) meses contados desde la fecha de publicación de la solicitud . En el caso objeto de estudio, de los documentos allegados, se tiene que el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 521 de 30 de octubre de 2002, fecha en que se inició el plazo, el que culminó el 30 de abril de 2003, período dentro del cual las actoras no allegaron la petición del examen de patentabilidad a que hace referencia la norma anteriormente transcrita. En este orden de ideas, al no cumplirse con la carga consistente en que las solicitantes de la patente formularan petición expresa, dentro de los seis (6) meses contados desde la fecha de publicación de la solicitud, para que se practicara el examen de patentabilidad de la invención, la SIC podía legalmente declarar abandonada la solicitud de patente de invención, como en efecto lo hizo a través de los actos demandados, en los términos dispuestos en el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina5. Ahora, en cuanto a la violación de los principios y normas constitucionales enunciados como violados, la parte actora no puede pretender que se desconozca la ley vigente, la cual considera que las normas procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento, sin que exista una situación jurídica particular para

desconocerlas, así se haya obrado de buena fe, habida cuenta que “[…] la prevalencia del derecho sustancial no es un principio absoluto que implique prescindir de las