CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2006-00009-00-2015

MARCA “ZAPP” – Registrable al ser derivada de otra, no tener variaciones sustanciales y amparar los mismos productos de la marca inicialmente registrada Cabe advertir que en este proceso ha quedado claro que COLJUGOS S.A. es titular de las marcas “ZAPP”, registradas bajo los núms. 207709 y 149448, registros estos anteriores a la solicitud de registro de las marcas “ZAFT” y “ZAFF”, cuyo titular es la actora. Igualmente, está demostrado que la marca “ZAPP”, objeto de registro de los actos acusados, es una derivación de aquéllas, y no contiene variaciones sustanciales en relación con las mismas, pues tan solo varía en el tipo de grafía y la distribución de los caracteres tipográficos dentro del conjunto, además de que los productos que constituyen su objeto corresponden a los ya amparados por las marcas anteriormente registradas. En consecuencia, le asistió razón a la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro de la marca “ZAPP”, como derivada de las ya registradas, a través de las Resoluciones acusadas.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136 LITERAL A NOTA DE RELATORIA: Registro de signos que constituyen derivación de marcas previamente registradas, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de

noviembre de 2006, Rad. 2002-00378-01, MP. Martha Sofía Sanz Tobón.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00009-00

Actor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A - INDEGA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. -INDEGA S.A.-, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., -que se interpreta como nulidad relativapresentó demanda ante esta Corporación, para que se declarara la nulidad de las Resoluciones núms. 26768 de 28 de octubre de 2004, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, y 001202 de 26 de enero de 2005, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 20401 de 24 de agosto de 2005, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (E).

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1º: El 8 de octubre de 2003, la SOCIEDAD COLJUGOS S.A. solicitó el registro de la marca “ZAPP” (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la Clase

32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2º: La actora, dentro del término legal presentó oposición a la solicitud de registro de la marca “ZAPP” (mixta) en la citada Clase 32, por cuanto la misma estaba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que, a su juicio, es confundible con los signos “ZAFT” y “ZAFF” (nominativos), ambos previamente registrados para identificar productos de la misma Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, de los cuales es titular. 3º: Mediante la Resolución núm. 26768 de 28 de octubre de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación interpuesta por PANAMCO COLOMBIA, hoy INDUSTRIA NACIONAL DE GASESOSAS S.A. –INDEGA S.A. y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca “ZAPP” (mixta), para distinguir productos de la referida Clase 32, en favor de la sociedad COLJUGOS SA., por considerar que la marca no estaba incursa en la causal de irregistrabilidad que sustentó la oposición. 4º: La sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra dicho acto administrativo. 5°: La referida decisión fue confirmada mediante las Resoluciones núms. 001202 de 26 de enero de 2005 y 20401 de 24 de agosto de 2005. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Advirtió que la Resolución núm. 26768 de 28 de octubre de 2004 violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, pues concedió el registro de la marca “ZAPP” (mixta), a pesar de que es evidente la similitud en el campo visual, fonético y conceptual, con las marcas “ZAFT” y “ZAFF”(nominativas), previamente registradas, situación que puede inducir al público consumidor en error o confusión cuando los signos se encuentran en un mismo mercado, identificando los mismos productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Señaló que la conformación gramatical de las marcas en conflicto “ZAFF”, “ZAFT” y “ZAPP” es casi idéntica, ya que las letras iniciales, que las componen, son las mismas y su disposición en el conjunto marcario es muy similar, lo que produce en la mente del consumidor medio, destinatario de los productos, la idea de que se trata de una misma marca o que entre los productos identificados con las marcas existe alguna relación que lleve a que se identifiquen con signos muy similares. Que la marca cuestionada está conformada por las letras Z/A/P/P, que con excepción de las dos finales, se encuentran incorporadas en un mismo orden en las marcas previamente registradas Z/A/F/T y Z/A/F/F, de donde resulta que la marca concedida “ZAPP” es el resultado de haber cambiado las letras finales F/T y F/F de los signos previamente registrados para reemplazarlas por las letras P/P, lo que conlleva a una evidente similitud visual entre los signos, dando lugar a que

se presente el riesgo de confusión en el consumidor, en caso de que coexistan en un mismo mercado. En cuanto a la similitud fonética, estimó que las marcas poseen las mismas vocales, comparten la sílaba tónica /ZA/ y están ubicadas en el mismo lugar, con raíz idéntica y coinciden en su terminación, al exhibir una consonante por duplicado, que por demás en el conjunto marcario no le aporta diferenciación sonora, lo que conlleva a que la pronunciación de ambos conjuntos marcarios resulte muy similar. Respecto a la similitud conceptual entre los signos en controversia, destacó que su coexistencia en un mismo mercado para identificar productos de la misma Clase 32, llevará a los consumidores a considerar que los productos tienen un mismo origen empresarial, teniendo en cuenta que causan una misma impresión distintiva. Expresó que entre los signos en conflicto se da una confusión directa e indirecta, pues se podría confundir el origen de los productos. Afirmó que dadas las similitudes visuales y fonéticas entre los signos cotejados, la primera impresión que retiene el consumidor medio de los productos “ZAFT” y “ZAFF” de la actora, lo podría llevar a tomar, en un momento posterior, el producto “ZAPP” como si se tratara del producto de INDEGA S.A. o un producto proveniente de dicha empresa. Adujo que la Superintendencia de Industria y Comercio debió rechazar el registro del signo “ZAPP”, por cuanto es evidente que teniendo en cuenta las similitudes de orden visual, fonético y conceptual, que tienen con las marcas previamente registradas “ZAFT” y “ZAFF”, el público consumidor se puede ver inducido a

error, toda vez que no podrá identificar plenamente el origen de los productos identificados con las marcas o los productos en sí mismos. Manifestó que las tres marcas anteriormente señaladas identifican productos de la misma Clase 32 Internacional, configurándose así el tercer supuesto de irregistrabilidad de una marca, según el cual un signo es irregistrable cuando además de existir gran similitud con otro anteriormente solicitado o registrado, pretenda distinguir los mismos productos o servicios, o el uso de la marca para dichos productos o servicios pueda causar confusión o asociación, como ocurre en el sub lite. Por último, en lo relacionado con la preexistencia de los registros de los signos “ZAPP” (mixto) bajo los núms. 149448 y 207709, indicó que éstos son totalmente diferentes al que ahora se pretende registrar, pues la marca cuestionada solicitada posee una parte gráfica sustancialmente distinta a la de los signos ya registrados, razón por la cual la solicitud cuestionada debe ser considerada como una diferente y totalmente nueva y por ello la sociedad COLJUGOS S.A. no tiene un derecho automático y adquirido a nuevos registros sobre dicho signo, sin confrontarlos con los similares, que ya existen en el mercado y pertenecen a otros productores ubicados bajo la misma Clase Internacional.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones y condenas solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de

apoyo jurídico. Alegó que los actos demandados no han incurrido en violación de normas legales, especialmente, de las contenidas en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Consideró que al efectuar el análisis de confundibilidad desde el punto de vista de las reglas que se deben tener en cuenta, se concluye que no se aprecian semejanzas gráficas, ortográficas y conceptuales, que conlleven al público consumidor a error respecto a los productos que pretenda adquirir. Que si bien es cierto que las marcas en debate comparten algunas letras, vale decir, las letras “ZA”, debe tenerse en cuenta que poseen una estructura que le otorga a cada conjunto marcario (ZAPP, ZAFF y ZAFT) la suficiente distintividad con una percepción auditiva y visual particular, como para coexistir en el mercado sin inducir a error al público consumidor, permitiéndole una fácil diferenciación. Que, además, resulta evidente que la marca mixta “ZAPP” tiene un tipo especial de letra que la hace más distintiva. Estimó que como quiera que las marcas en conflicto no son semejantes entre sí, resulta irrelevante un análisis sobre la relación y la conexidad entre los productos que distinguen, dado que pueden coexistir en el mercado sin generar confusión directa e indirecta en el público consumidor. Concluyó que no existió causal de irregistrabilidad que afecte la concesión del registro, como quiera que la solicitud de registro de la marca cuestionada cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

II.1.2.- COMPAÑÍA COLOMBIANA DE JUGOS S.A.- COLJUGOS S.A., tercera

con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó los procedimientos acordes con la normativa vigente al conceder el signo solicitado “ZAPP” (mixta), sin embargo no los aplicó al conceder el registro de la marca “ZAFF” en favor de la actora, ya que no tomó en cuenta que su signo “ZAPP” (mixto) ya había sido concedido con anterioridad, por tanto si debe prosperar una nulidad ya sea relativa o absoluta, es la relacionada con el signo “ZAFF”, por haber sido concedido en contravención a lo dispuesto por los literales a), f) y h), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina y por ello es aplicable lo dispuesto por el artículo 172, ibídem. Expresó que es titular de la marca “ZAPP” (mixta) para distinguir productos de las Clases 32, 29, 5, 31, 30 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza. Manifestó que la Superintendencia demandada no violó norma alguna de la citada Decisión 486 y menos la señalada en el literal a), del artículo 136, conforme lo afirma la actora. Sostuvo que los signos de la opositora fueron concedidos violando el derecho de exclusividad que tiene sobre el signo “ZAPP” (mixto), el cual se encuentra previsto en los artículos 152, 153, 154 y 155 de dicha Decisión.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente,

guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo ZAPP (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma

Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo 1 Proceso 167-IP-2013. de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que

pudieran existir entre los signos y entre los que éstos amparan.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signo mixto comparado con uno denominativo es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo mixto y uno denominativo se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidos en esta interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de los actos acusados, concedió el registro de la marca “ZAPP” (mixta) a la sociedad COLJUGOS S.A., para distinguir los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, habida cuenta de que dicha sociedad ya es titular de la marca “ZAPP” (mixta) para amparar productos de la misma clase, razón por la cual “le asiste al solicitante un

derecho al registro de la marca solicitada como marca derivada de la ya registrada”, además porque no existen similitudes que induzcan a error al público consumidor entre el referido signo y las marcas opositoras “ZAFT” y “ZAFF” (nominativas). Al respecto, la actora alegó que la marca solicitada “ZAPP” (mixta) sí es confundible con los signos previamente registrados “ZAFT” y “ZAFF” (nominativos) de la sociedad INDEGA S.A., que amparan productos de la referida Clase, dado que dichas marcas tienen semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales. Adujo, además, que los signos “ZAPP” (mixtos), previamente registrados bajo los núms. 207709 y 149448, son totalmente diferentes al que ahora se pretende registrar, pues la marca solicitada posee una parte gráfica sustancialmente distinta a la de los signos ya registrados, razón por la cual la solicitud cuestionada debe ser considerada como una diferente y totalmente nueva, y, por ende, la sociedad COLJUGOS S.A. no tiene un derecho automático y adquirido a nuevos registros sobre dicho signo, sin confrontarlos con los similares, que ya existen en el mercado y pertenecen a otros productores ubicados bajo la misma Clase Internacional. En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, la marca “ZAPP” (mixta) para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa o no en una

causal de irregistrabilidad con respecto a las marcas registradas “ZAFT” y “ZAFF” (nominativas), que amparan también productos de la misma Clase, habida cuenta de que la sociedad COLJUGOS S.A. tiene previamente registrados los signos “ZAPP”, bajo los núms. 207709 y 149448, para productos de la misma clase. De acuerdo con las certificaciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, visible a folios 177 a 179, la sociedad COLJUGOS S.A. es titular de la marca “ZAPP” (mixta), solicitada el 19 de septiembre de 1997, con vigencia hasta el 27 de abril de 2008, concedida a través de la Resolución núm. 6902 de 27 de abril de 1998 , con certificado núm. 207709 ; y del signo “ZAPP” (mixta), solicitado el 4 de mayo de 1993, con vigencia hasta el 28 de febrero de 2014, concedido a través de la Resolución núm. 6682 de 28 de febrero de 1994, con certificado núm. 149448. A continuación se presentan los signos “ZAPP”, cuyo titular es el tercero interesado en las resultas del proceso, previamente registrados, así: MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (Certificado núm. 207709) MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (Certificado núm. 149448) La marca “ZAPP” objeto de registro en los actos acusados, se expresa así: Por su parte, la actora es titular de la marca “ZAFT” (nominativa) solicitada el 10 de enero de 2001, con vigencia hasta el 13 de septiembre de 2011, concedida a

través de la Resolución núm. 24232 de 27 de julio de 2001, con certificado núm. 241505; y del signo “ZAFF” (nominativo), solicitado el 10 de enero de 2001, con vigencia hasta el 13 de septiembre de 2011, concedido a través de la Resolución núm. 24230 de 27 de julio de 2001, con certificado núm. 241504, conforme consta en las certificaciones expedidas por la Superintendencia de Industria, visible a folios 180 a 183. Lo anterior pone en evidencia que la marca “ZAPP” (mixta), objeto del registro cuestionado es derivada de las marcas “ZAPP” (mixtas), registradas bajo los núms. 207709 y 149448 para productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad COLJUGOS S.A., tercero interesado en las resultas del proceso y que cuando éste presentó la solicitud de registro de la referida marca cuestionada, esto es, el 8 de octubre de 2003, ya era titular de los signos “ZAPP” (mixtos) para la citada Clase 32, signos estos que fueron registrados con anterioridad a los signos “ZAFT” y “ZAFF”, cuyo titular es la actora. Sobre el registro de signos que constituyen derivación de marcas previamente registradas, la sentencia de 9 de noviembre de 2006 (Expediente núm. 1101-03-24000-2002-00378-01, Actora: TECNOQUÍMICAS S.A., Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón), sostuvo lo siguiente:

“El registro negado corresponde a la marca S-URISTIX derivada de URISTIX® registrada a nombre de la parte actora, dueña también de la marca SURISTAT. Sobre el caso presentado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial efectuada en este proceso ha dicho que el titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquella, siempre que la nueva solicitud comprenda la marca en referencia, con variaciones no sustanciales y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca; …” “La Sala encuentra que la marca S-URISTIX cuyo registro se negó mediante las resoluciones demandadas es una derivación de la marca URISTIX® de la cual es propietaria la actora es decir la solicitante; que la marca cuyo registro se negó no tiene variaciones sustanciales comparada con la marca ya registrada pues apenas le antecede la letra S; y que los productos que ampara corresponden a los ya amparados por la marca registrada URISTIX; luego el titular de la marca inscrita URISTIX cumple con estos requisitos para solicitar una marca derivada.” (Las negrillas fuera de texto). Cabe advertir que en este proceso ha quedado claro que COLJUGOS S.A. es titular de las marcas “ZAPP”, registradas bajo los núms. 207709 y 149448, registros estos anteriores a la solicitud de registro de las marcas “ZAFT” y “ZAFF”, cuyo titular es la actora. Igualmente, está demostrado que la marca “ZAPP”, objeto de registro de los actos acusados, es una derivación de aquéllas, y no contiene variaciones sustanciales en relación con las mismas, pues tan solo varía en el tipo

de grafía y la distribución de los caracteres tipográficos dentro del conjunto, además de que los productos que constituyen su objeto corresponden a los ya amparados por las marcas anteriormente registradas. En consecuencia, le asistió razón a la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro de la marca “ZAPP”, como derivada de las ya registradas, a través de las Resoluciones acusadas. Así las cosas, para la Sala, en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos demandados, debiéndose denegar las súplicas de la demanda, como en efecto, se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. REMÍTASE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de mayo de 2015.

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidenta

GUILLERMO VARGAS AYALA MARCO ANTONIO VELILLA MORENO