CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2006-00044-00-2015

MARCA LA ESPAÑOLA – Registrable al no corresponder a una indicación geográfica y no identificar el lugar de procedencia de los productos que ampara / MARCA LA ESPAÑOLA – Es suficientemente distintiva Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de 1993, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que, como ya se dijo, conserva su esencia en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. (…). Estima la Sala que la marca “LA ESPAÑOLA” no es una indicación geográfica, toda vez que la misma no describe el origen geográfico de los productos que ampara, sino que es un adjetivo, que describe a una persona, en este caso femenina, que es de España. Observa, además, que el referido signo no alude directa ni indirectamente a las características, cualidades o efectos de los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, que protege dicha marca, ni tiene incidencia alguna sobre los mismos. En otras palabras, el signo “LA ESPAÑOLA” no está identificando el lugar de procedencia de los productos que ampara, ni significa o insinúa en lo más mínimo que tenga algún vínculo con las características de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. A este respecto, vale la pena aclarar que la mención o lectura de la expresión “LA ESPAÑOLA” no describe directa o indirectamente la calidad,

cantidad, ingredientes, valor, funciones, ni cualquier otra característica de los productos comprendidos en la citada Clase 29, ya que su significado o traducción al español no contempla o informa sobre alguna de las mismas, ni siquiera su lugar de procedencia, pues para llegar a tal conclusión, se requeriría que su denominación insinuara su lugar de fabricación, pues ante la pregunta ¿cómo es?, no puede decirse que la respuesta sea que “LA ESPAÑOLA” esté haciendo alusión alguna a características de los productos de la Clase 29, que ampara, ni de la designación de las finalidades de los mismos que pretende distinguir, pues, conforme se dijo anteriormente, la citada expresión se refiere es a una persona, en femenino, que es de España, pero no en sí a los productos. (…). Cabe resaltar que si el signo “LA ESPAÑOLA” no es descriptivo de alguna de las características o propiedades de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no puede, ni podría engañar, ni inducir en error al público consumidor, sobre su procedencia geográfica y empresarial, como tampoco acerca de sus características, cualidades, modo de fabricación o aptitud para el empleo de los productos de la referida clase, como en efecto, lo predica la norma comunitaria. En consecuencia, al no existir un riesgo de confusión con relación a los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, ni con sus propiedades, es claro para la Sala que la expresión “LA ESPAÑOLA” resulta ser lo suficientemente distintiva para distinguir, identificar e individualizar en el mercado los productos que ampara, permitiendo su selección por parte del público consumidor.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DE ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 81 / DECISION 344 DE LA COMISION DE ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 82 / DECISION 344 DE LA COMISION DE ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 96 / DECISION 344

DE LA COMISION DE ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 113 /

DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 26028 DE 2002 (20 de agosto) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) NOTA DE RELATORIA: Sobre el registro de la marca La Española, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 30 de agosto de 2007, Rad. 2002-0031600, MP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

NOTA DE RELATORIA: Síntesis del caso: En acción de nulidad se demanda la Resolución 26028 de 2002, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca “La Española”.

La Sala negó las pretensiones debido a que la marca no corresponde a un origen geográfico y es lo suficientemente distintiva para identificar e individualizar los productos que ampara

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00044-00

Actor: ACEITES DEL SUR S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda1 promovida por la sociedad ACEITES DEL SUR S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución núm. 26028 de 20 de agosto de 2002, “Por la cual se concede un registro”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: 1 En ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. 1º: El 15 de febrero de 2005, el señor JUAN RAÚL PINEDA GIRALDO solicitó el registro de la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta) para identificar frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas y mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos, productos de la Clase 29 Internacional de Niza. 2º: La solicitud de dicha marca fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 415 de 27 de marzo de 1995, pero no se presentaron oposiciones. 3º: Mediante la Resolución núm. 26028 de 20 de agosto de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio

concedió el registro de la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta) al señor JUAN RAÚL PINEDA GIRALDO. 4o: El 12 de mayo de 2005, se solicitó la transferencia de la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta) a la sociedad KOUPREY S.A., la cual fue concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del listado informativo de 25 de mayo de 2005. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Indicó que se violó el artículo 135, literales e) y l), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la sociedad KOUPREY S.A., con la marca “LA ESPAÑÓLA” (mixta), al distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, induce al posible comprador en error respecto de la procedencia geográfica de la marca, haciéndole creer que son productos que provienen de España, cuando realmente son fabricados en Colombia. Consideró que el nombre geográfico que se emplee como indicación de procedencia o como denominación de origen, deberá corresponder exactamente al lugar donde la mercancía adquirió su naturaleza o sustancia de donde proviene, situación que, a su parecer, no sucede con la citada marca. Manifestó que es falso, ilegal y, por lo tanto, prohibido, el uso que la sociedad KOUPREY S.A. le da a la marca “LA ESPAÑOLA”, por cuanto dicha expresión no corresponde realmente al lugar en que los productos, mercancías o servicios fueron fabricados, elaborados, cosechados, extraídos y prestados. Expresó que se violó el artículo 135, literales a) y b), de la Decisión 486 de 2000,

de la Comisión de la Comunidad Andina, porque la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta), de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no cumple con el requisito indispensable de distintibilidad. Señaló que la expresión “LA ESPAÑOLA” carece de fuerza distintiva, porque induce en error a los posibles compradores, sobre el origen geográfico de sus productos, que tienen en su etiqueta a una mujer española con vestido rojo. Adujo que el señor JUAN RAÚL PINEDA GIRALDO, al solicitar el registro de la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta) no se ciñó a los postulados de la buena fe, dado que conocía de antemano que sus productos no provenían de España. Y, que luego, al realizarse la transferencia de dicho signo, tampoco era desconocido, por parte de la sociedad KOUPREY S.A., el origen y calidad de los productos. Estimó que también se violó el derecho a la igualdad y el principio de imparcialidad, consagrado en el artículo 3º, inciso 6, del C.C.A., ya que la Superintendencia demandada concedió la marca cuestionada, sin que la procedencia y la calidad de los productos provinieran de España, lo que induce en error a los consumidores y perjudica al público en general.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico. Aduce, en

esencia, lo siguiente: Que con la expedición de los actos demandados no se ha incurrido en la violación de las normas legales contenidas en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Que la marca registrada no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literales e) y l) de la citada Decisión, toda vez que no describe la calidad, cantidad, el destino, el valor, ni el origen del producto. Indicó, además, que dicho signo tampoco consiste en una indicación geográfica nacional o extranjera, que induzca al público a confusión o error respecto de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. II.1.2.- La sociedad KOUPREY S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen, en su totalidad, las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Señaló que el signo “LA ESPAÑOLA” (mixto) no es descriptivo de la procedencia geográfica de los productos que ampara y que, por ende, es idóneo como marca. Explicó que la marca registrada no define los productos para los cuales fue otorgada como marca, ni guarda relación directa o indirecta con los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, ni con la naturaleza, ni su composición física o química ni con sus propiedades. De tal manera, que para el público consumidor la expresión “LA ESPAÑOLA” no describe la procedencia geográfica de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Adujo que la citada expresión alude al continente americano como lugar geográfico, ya que la isla LA ESPAÑOLA, ubicada en las Antillas mayores, fue la primera colonia europea en América, bautizada así por Cristóbal Colón en 1492. Indicó que el artículo “LA” le da una connotación, que va más allá del simple origen geográfico. Expresó que el signo cuestionado no encuadra en el concepto legal previsto en el artículo 201 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, según el cual una denominación de origen o indicación geográfica es una indicación o zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. Que las expresiones que encuadran en estos conceptos son las que efectivamente se aplican a productos, cuya calidad y características, se deben al medio geográfico en el cual se producen. Afirmó que se realizaron encuestas con el objeto de establecer si el público consumidor relaciona la marca “LA ESPAÑOLA” con productos provenientes de España. El 93.86% considera que la marca es antioqueña, colombiana. Esto se debe a la vasta actividad que la empresa ha desarrollado durante mucho tiempo. Manifestó que el referido signo tiene un alto reconocimiento en el público consumidor y, por lo tanto, aptitud para identificar los productos. Que nunca se ha pretendido engañar al público consumidor en cuanto a la procedencia geográfica de los mismos. Adujo que la marca cuestionada es distintiva. Actualmente cuenta con el amplio

reconocimiento del público consumidor en relación con los productos que ampara, lo que demuestra que el signo tiene una distintividad inherente.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó2: “PRIMERO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo LA ESPAÑOLA (mixto), se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que se debe aplicar al resolver el caso particular.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la citada norma comunitaria.

El juez consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

TERCERO: La corte consultante debe establecer si el signo mixto LA ESPAÑOLA es una denominación de origen protegida o una

indicación geográfica, para determinar con esto si se incurre en la causal de irregistrabilidad del artículo 82 literal i), de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

CUARTO: La corte consultante deberá determinar si el signo mixto LA ESPAÑOLA podría generar engaño en cuanto a la procedencia del producto y, como efecto, en relación con sus características y propiedades, para así determinar su registrabilidad.

QUINTO: Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. En relación con la descripción de la procedencia geográfica, dicha pregunta cobra significado si se describe el producto indicando que proviene de tal o cual lugar. Esto es muy importante ya que el lugar de procedencia para cierta clase de productos es una característica relevante de los mismos.

La corte consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo LA ESPAÑOLA es descriptiva para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 2 Proceso 150-IP-2013.

SEXTO: Una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.

Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro marcario debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba

cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado. El análisis que haga corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro tenía mala fe. Para el caso particular, mala fe podría estar marcada por la intención de aprovecharse del posicionamiento que tienen ciertos productos en relación con determinado origen empresarial. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión, del que por vía de inferencia pueda desprenderse el acto de mala fe.

SÉPTIMO: La figura de la “distintividad sobrevenida” opera bajo el régimen de la Decisión 344, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de la presente interpretación. Dicha figura debe entenderse en el sentido de que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si dicha distintividad la adquirió después de la solicitud de registro; y no es anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro.

La corte consultante, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación.

OCTAVO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo en

relación con otras decisiones proferidas por otras Oficinas de Registro Marcario, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 26028 de 20 de agosto de 2002, concedió el registro de la marca “LA ESPAÑOLA”, en favor del señor Juan Raúl Pineda Giraldo3, para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue los siguientes productos: “Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermelada; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas; encurtidos.” Al respecto, la actora alegó que el tercero interesado en las resultas del proceso, al utilizar la indicación geográfica “LA ESPAÑOLA”, induce en error y engaño al público consumidor respecto de la procedencia geográfica de su marca, dado que lo hace creer que sus productos provienen de España, cuando realmente son fabricados en Colombia. Adujo, además, que no cuenta con la distintividad exigida para ser considerado marca; que se desconoció el derecho a la igualdad y los principios de buena fe, así como el de imparcialidad, consagrado en el artículo 3º, inciso 6°, del C.C.A.. Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 344, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo alcance precisó el Tribunal y que coincide con los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, vigente al

momento de la expedición de los actos acusados, procedía el registro de la marca “LA ESPAÑOLA” para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca objeto de la solicitud de registro, conforme consta a folio 7 del expediente, se representa así: 3 Esta marca fue transferida el 25 de mayo de 2005 a la sociedad KOUPREY S.A. Y los textos de las normas interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, son del siguiente tenor: como violadas, son los siguientes: Decisión 344. “Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…)” “Artículo 82. “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; (…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida,

consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas; (…)” “Artículo 96. “Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. (…)” “Artículo 113. La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: (…) c) El registro se haya obtenido de mala fe. (…)” Decisión 486 (…) “Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…)”. De acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de 1993, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que, como ya se dijo, conserva su esencia en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca cuestionada, es pertinente traer a colación el concepto de las indicaciones geográficas, expuesto por el Tribunal en mención, al precisar el alcance de las normas comunitarias en estudio. Al efecto, señaló: “(…) El artículo 82 literal i) de la Decisión 344, consagra como causal de irregistrabilldad la reproducción o imitación de una denominación de origen. También prevé que no serán registrables aquellos que consistan en una indicación geográfica susceptible de generar confusión en el público consumidor. Lo primero que advierte el Tribunal es una denominación de origen es una especie del género indicación geográfica. Las indicaciones geográficas son aquellos signos distintivos que establecen una relación entre los productos que amparan y un origen geográfico concreto . Tienen una importancia relevante en el mercado contemporáneo de bienes y servicios, ya que actualmente el público consumidor está bombardeado de productos similares y con diferente origen; puede comprar por internet y visitar centenares de tiendas en

pocas horas, lo que ha hecho del comprador un ser selectivo que se fija especialmente en las cualidades de los productos. En este punto radica la importancia de las indicaciones geográficas: relación producto – origen geográfico para ayudar a la elección consciente del público consumidor, ofreciéndole un parámetro de escogencia matizado por las características que imprime el medio geográfico de producción a determinados productos… (...) Las indicaciones geográficas tienen dos especies a saber: - Denominaciones de Origen: El artículo 129 de la Decisión 344 consagra una definición muy clara y certera: “Se entenderá por Denominación de Origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.” Lo interesante de esta figura de protección de la propiedad intelectual, es que salvaguarda esa relación inescindible del lugar de origen y las cualidades de determinados productos. Esto quiere decir que ciertos productos únicamente tienen dichas características y cualidades si son producidos en determinado espacio geográfico, mediando los factores naturales, humanos o de producción que únicamente se encuentran en dicho lugar. Sobre el sistema de protección de las denominaciones de origen el Tribunal ha expresado lo siguiente: “El referido capítulo VII de la Decisión 344 regula lo relativo a las denominaciones de origen, cuya protección se encuentra prevista en

el primer supuesto del literal i) del artículo 82. Para dicha protección, “es necesario que exista un control sobre los productores y los productos que pueden lanzarse al mercado con la denominación de que se trate. Ese control debe garantizar no sólo que el producto procede de la zona determinada, sino que además tiene las características típicas de los productos procedentes de ese lugar y para los que se ha concedido la protección”; lo que implica que, conforme lo prevén los artículos 131 y 133 a 139 de la Decisión 344, las denominaciones de origen protegidas deben haber sido reconocidas como tales por las oficinas nacionales competentes, “para lo cual deberá haberse establecido un control que asegure que esas denominaciones son aplicadas solamente a los productos que reúnen las características típicas de las zonas a las que la denominación geográfica corresponde (…) Hay que destacar, naturalmente, que (…) el derecho exclusivo no es para una empresa determinada, sino para todas las empresas que elaboran los productos en la zona geográfica de que se trate y respetan las normas de control para las características de tales productos” (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial”; 4ª Edición, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, 2003, p. 523).” (Las negrillas y subrayas fuera de texto) - Las indicaciones de procedencia: son indicaciones geográficas constituidas por un nombre, expresión, imagen o signo que designa o evoca un país, región, localidad o lugar determinado. La función básica de esta figura es evitar que el público consumidor incurra en error en cuanto al origen geográfico de los productos. No

establece esa relación inescindible entre las cualidades de los productos y el origen, como si lo hace la denominación de origen, sino simplemente pretende crear certeza y claridad en cuanto al origen de los productos.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto) Ahora, comoquiera que el tercero interesado en las resultas del proceso, expresó que el signo cuestionado no es descriptivo de la procedencia geográfica de los productos que ampara, es del caso abordar el alcance de los signos descriptivos del lugar de procedencia. Al respecto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso el Tribunal de Justicia, precisó: “El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, lugar de procedencia, etc. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. En relación con la descripción de la procedencia

geográfica, dicha pregunta cobra significado si se describe el producto indicando que proviene de tal o cual lugar. Esto es muy importante ya que el lugar de procedencia para cierta clase de productos es una característica relevante de los mismos. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos descriptivos puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando. El Tribunal advierte que tanto las designaciones descriptivas deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos descriptivos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de