CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2006-00071-00-2015

REGISTRO MARCARIO – Oportunidad para solicitar su nulidad / MALA FE – Casos / ACCION DE NULIDAD – Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Imprescriptible / ACCIONES DE NULIDAD RELATIVA Y ABSOLUTADecisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Causales / DIFERENCIAS / EXCEPCION DE CADUCIDAD DE LA ACCION – No prospera en aplicación de la Decisión 344 Se negará la excepción de caducidad alegada por la Superintendencia de Industria y Comercio y Samuel Darío García Echeverri, pues se advierte que la acción interpuesta por los demandantes no se encuentra caducada, ya que la normativa aplicable al presente caso es la consagrada en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que dispone que la acción de nulidad es imprescriptible. Así también lo puso de presente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial, al afirmar: “…bajo las normas de la Decisión 344, la acción de nulidad puede ser interpuesta en cualquier tiempo, recién con la expedición de la Decisión 486 es que el legislador diferenció entre la acción de nulidad relativa de la absoluta, fijando plazos de interposición de la acción. Sin embargo en el caso en análisis la ley que debe ser aplicada es la 344 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – Acreditación previa de interés para accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro / MARCA – MATA RATA GUAYAQUIL Samuel Darío García Echeverri solicita negar las pretensiones de la demanda, afirmando que los actores no se encuentran legitimados para interponer la

presente acción. En este sentido, es menester destacar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo lo siguiente en la Interpretación Prejudicial: “el particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor”. En el presente caso los actores solicitan que se declare la nulidad de la Resolución 08959 de 2000 (28 de abril), mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca MATA RATA GUAYAQUIL, a favor de Samuel Darío García Echeverri, pues consideran que es confundible con el nombre comercial GUAYAQUIL (MATA RATA), que dicen usar para producir y comercializar raticidas. En mérito de lo expuesto queda plenamente acreditado el interés de los actores para interponer la presente demanda. NOMBRE COMERCIAL – Concepto. Protección / NOMBRE COMERCIAL – No se probó por los demandantes el uso real, efectivo y constante del nombre comercial GUAYAQUIL (MATA RATA) / CANCELACION DE REGISTRO – No procede respecto de la marca MATA RATA GUAYAQUIL al no poderse efectuar el cotejo con el nombre comercial GUAYAQUIL (MATA RATA) En el caso que nos ocupa, se advierte no existen pruebas que permitan constatar que los actores usan de manera real, efectiva y constante el nombre comercial GUAYAQUIL (MATA RATA) para distinguir raticidas. De hecho, pese a que obran

en el acervo probatorio once (11) declaraciones extraprocesales en las que se afirma conocer el producto GUAYAQUIL (MATA RATA) desde hace más de diez (10) años , lo cierto es que ellas no constituyen pruebas efectivas del uso real y constante que de dicho nombre comercial hacen los demandantes. Asimismo, la copia de la Resolución 1320-J de 1956 (25 de septiembre), mediante la cual el Ministerio de Salud Pública concedió “licencia al señor Agustín García… para fabricar y vender en todo el territorio nacional el producto denominado GUAYAQUIL (MATA RATAS)…”, no permite probar el uso actual del nombre comercial, pues ésta tuvo validez hasta el 25 de septiembre de 1966 ^[…].Si bien no existe una tarifa legal para probar el uso de un nombre comercial, lo cierto es que las meras declaraciones extraprocesales allegadas al proceso no dan certeza acerca del uso real, efectivo y constante del nombre comercial GUAYAQUIL (MATA RATA). Es importante destacar que los demandantes tuvieron la oportunidad de aportar pruebas contundentes que permitieran acreditar el uso real, efectivo y constante del signo, pero no lo hicieron. En este sentido, debe recordarse que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por expresa remisión del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, señala que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Bajo el anterior contexto, al no haberse acreditado el derecho exclusivo de los demandantes sobre el nombre comercial GUAYAQUIL (MATA RATA), no es dable realizar el cotejo con el signo

MATA RATA GUAYAQUIL y, por lo tanto, se advierte que éste no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83, literal b), de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 81 / DECISIÓN 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 83 LITERAL B / DECISIÓN 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO

113 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 08959 DE 2000 (28 DE ABRIL) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) NOTA DE RELATORIA: Sobre la prueba de uso del nombre comercial Consejo de Estado Sección Primera sentencia de 29 de noviembre de 2010, Radicación: 11001032400020060010100, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno NOTA DE RELATORIA: Síntesis del caso: Se demandó en acción de nulidad la Resolución 08959 de 2000, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca MATA RATA GUAYAQUIL, a favor de Samuel Darío García Echeverri, para distinguir raticidas en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y como consecuencia se ordene cancelar el registro de la marca, por ser confundible con el nombre comercial GUAYAQUIL

(MATA RATA), usado por los demandantes para producir y comercializar raticidas desde el 25 de septiembre de 1956, cuando el Ministerio de Salud Pública,

mediante Resolución 1320-J de 1956 (25 de septiembre), otorgó a su ancestro, Agustín García, licencia para ello. La Sala declaró no probadas las excepciones de caducidad de la acción y falta de legitimación en la causa por activa; y negó las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., doce (12) de noviembre de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00071-00

Actor: LUZ HELENA GARCÍA ECHEVERRI Y OTROS Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Se decide en única instancia la acción de nulidad, promovida por Luz Helena

García Echeverri, Andrés Felipe García Hernández, Carlos Alberto García Hernández, Saúl Antonio García Echeverri, Claudia Elena García Hernández, Miguel Ángel García Hernández, Ana Milena García Hernández y Silvia Elena García Hernández, contra la Resolución 08959 de 2000 (28 de abril), mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca MATA RATA GUAYAQUIL, a favor de Samuel Darío García Echeverri, para distinguir raticidas en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA

Luz Helena García Echeverri, Andrés Felipe García Hernández, Carlos Alberto García Hernández, Saúl Antonio García Echeverri, Claudia Elena García Hernández, Miguel Ángel García Hernández, Ana Milena García Hernández y

Silvia Elena García Hernández, domiciliados en Medellín, mediante apoderado, presentaron demanda de nulidad en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 08959 de 2000 (28 de abril), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de Samuel Darío García Echeverri, el registro de la marca MATA RATA GUAYAQUIL, para distinguir raticidas en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que como consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca MATA RATA GUAYAQUIL, concedida a favor de Samuel Darío García Echeverri, para distinguir raticidas en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos El 1° de septiembre de 1999 Samuel Darío García Echeverri solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca MATA RATA GUAYAQUIL, para distinguir raticidas en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 485 de 1999 y, dentro del término oportuno, no fue objetada. En este orden de ideas, mediante Resolución 08959 de 2000 (28 de abril) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia concedió, a favor de Samuel Darío García Echeverri, el registro de la marca MATA RATA GUAYAQUIL, para

distinguir raticidas en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3. Normas violadas y concepto de violación Los demandantes consideran que el acto acusado contraría los artículos 83, literal b), y 128 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. En este sentido, afirman que los artículos referidos, disponen, respectivamente, que “…no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: …b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error” y “el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. Bajo el anterior contexto, consideran que debe cancelarse el registro de la marca MATA RATA GUAYAQUIL, cuyo registro se concedió para distinguir raticidas en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues es confundible con el nombre comercial GUAYAQUIL (MATA RATA), usado por ellos para producir y comercializar raticidas desde el 25 de septiembre de 1956, cuando el Ministerio de Salud Pública, mediante Resolución 1320-J de 1956 (25 de septiembre), otorgó a su ancestro, Agustín García, licencia para ello. En efecto, señalan que la marca MATA RATA GUAYAQUIL es idéntica al nombre

comercial GUAYAQUIL (MATA RATA), y su registro induce a confusión directa e indirecta al público consumidor.

2. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de los demandantes no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que el acto administrativo acusado había sido expedido con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Señaló desconocer la existencia del nombre comercial GUAYAQUIL (MATA RATA), pues éste no se encontraba depositado en su base de datos. Asimismo, solicitó desestimar las pretensiones de la demanda, habida cuenta que los actores no habían demostrado el uso del nombre comercial GUAYAQUIL (MATA RATA). Por otro lado, indicó que concedió el registro de la marca MATA RATA GUAYAQUIL, a favor de Samuel Darío García Echeverri, debido a que era suficientemente distintiva para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2. Samuel Darío García Echeverri se opuso a las pretensiones de la demanda manifestando que los actores no acreditaron el uso público, lícito, ostensible y continuo del nombre comercial GUAYAQUIL (MATA RATA). Puso de presente que mediante la Resolución 1320-J de 1956 (25 de septiembre) el Ministerio de Salud Pública otorgó una licencia a Agustín García “para fabricar y vender el producto denominado GUAYAQUIL (MATA RATA)…” y “tiene validez

hasta el… veinticinco de septiembre de mil novecientos sesenta y seis”. Indicó que solicitó el registro de la marca MATA RATA GUAYAQUIL con el fin de producir y comercializar legalmente un raticida, pues es hijo de Agustín García. Manifestó que “debería controvertirse y sancionarse… el hecho de que algunos de los miembros de la parte actora… habiendo sido condenados a penas privativas de la libertad por el delito de usurpación marcaria y comercialización de sustancias nocivas para la salud, continúen enriqueciéndose indebidamente”. Alegó que la oportunidad para controvertir el registro marcario había caducado, que existía falta de legitimación en la causa por activa y que los actores actuaban de mala fe.

3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. Los actores reiteraron los argumentos expuestos en la demanda. Asimismo, señalaron que no fueron condenados por el delito de usurpación marcaria, sino por la conducta punible denominada “fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud”. 3.2. La Superintendencia de Industria y Comercio reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

Aunado a lo anterior, solicitó declarar la caducidad de la acción, afirmando que habían pasado más de cinco (5) años desde el momento en que se concedió el registro marcario y el de la interposición de la demanda. 3.3. Samuel Darío García Echeverri reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 344 indicadas en los cargos. Las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 296-IP-2014 se citan a continuación. “Primero. Para demandar la nulidad del registro de una marca, conforme al artículo 113 de la Decisión 344, el accionante deberá legitimar su intervención demostrando ser parte interesada, excluyéndose de dicha acción a “cualquier persona”. El Juez Consultante deberá verificar que los actores del proceso interno reúnen las condiciones contenidas en la presente providencia. Segundo. El inciso segundo del artículo 113 de la Decisión 344 consagra la “imprescriptibilidad” de la acción de nulidad que se derive de la mencionada norma, sin hacer relación a causales relativas o absolutas o a hechos que pueden ser en la teoría jurídica anulables o subsanables. Tercero. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los conformados por dos o más palabras, números, etc. Para su comparación deberá procederse de acuerdo a las reglas recogidas en la presente providencia. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite

diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Al comprar una marca denominativa compuesta y un signo mixto con parte denominativa compuesta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. Cuarto. El Juez Consultante deberá, al momento en que el signo mixto MATA RATA GUAYAQUIL fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial GUAYAQUIL (mata rata) (denominativo) era real, efectiva y constantemente usado en el mercado por los actores de la acción de nulidad, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico andino. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. Quinto. El Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y asociación que pudiera existir entre el signo mixto MATA RATA GUAYAQUIL y el nombre comercial denominativo GUAYAQUIL (mata rata), teniendo en cuenta lo establecido en esta providencia sobre los elementos explicativos que acompañan al signo, sobre todo salvaguardando que no se induzca al público consumidor a error.”

II. ASUNTOS PREVIOS 2.1. Caducidad de la Acción La Superintendencia de Industria y Comercio y Samuel Darío García Echeverri solicitan negar las pretensiones de la demanda, afirmando que la acción de nulidad interpuesta por los actores se encuentra caducada.

Como primera medida, es menester destacar que la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena es la normativa que debe aplicarse al presente caso, habida cuenta de que era la vigente al momento en que fue solicitado el registro de la marca que ocupa la atención del presente fallo (1º de septiembre de 1999). En este sentido, respecto de la oportunidad para solicitar la nulidad de un registro marcario, el artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena señala: “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro

hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” (Se resalta) Bajo el anterior contexto se advierte que la acción de nulidad consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena es imprescriptible, pues puede interponerse en cualquier momento. Si bien con la entrada en vigencia de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones el legislador comunitario se pronunció expresamente acerca de la oportunidad para ejercer la acción de nulidad relativa y la absoluta, lo cierto es que la Decisión 344 no hizo tal diferenciación, por lo que no existe un término para controvertir registros marcarios otorgados con base en dicha norma. Sobre la diferencia entre la acción de nulidad, prevista en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, y las acciones de nulidad relativa y absoluta, consagradas la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la interpretación prejudicial 108-IP-2012 hizo la siguiente distinción: ARTÍCULO 113 ARTÍCULO 172

DECISIÓN 344 DECISIÓN 486

CLASES DE Hace referencia a una sola Diferencia entre la nulidad NULIDAD clase de nulidad absoluta y la nulidad relativa. La parte interesada. Para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, cualquier SUJETO persona. LEGITIMADO De oficio por la autoridad PARA nacional. De oficio por la autoridad INTERPONER nacional competente. LA ACCIÓN DE NULIDAD Para la nulidad relativa el

interesado. No establece término de Para la nulidad absoluta no prescripción. prescribe la acción. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Para la nulidad relativa prescribe en 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. La norma señala tres La norma distingue entre las causales: causales para la nulidad “a) El registro se haya absoluta y para la relativa, de la concedido en siguiente manera: contravención de cualquiera de las Causales de nulidad absoluta: disposiciones de la cuando el registro de una marca presente Decisión. se hubiese concedido en CAUSALES DE b) El registro se hubiere contravención de los artículos NULIDAD otorgado con base en 134 primer párrafo, y 135 de la datos o documentos Decisión 486. declarados como falsos o inexactos por la autoridad Causales de nulidad relativa: nacional competente, cuando el registro se hubiese contenidos en la solicitud y concedido en contravención de que sean esenciales. lo dispuesto en el artículo 136 o c) El registro se haya cuando éste se hubiera concedido de mala fe” efectuado de mala fe. En mérito de lo expuesto, en la parte resolutiva de la presente providencia se negará la excepción de caducidad alegada por la Superintendencia de Industria y Comercio y Samuel Darío García Echeverri, pues se advierte que la acción interpuesta por los demandantes no se encuentra caducada, ya que la normativa aplicable al presente caso es la consagrada en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que dispone que la acción de nulidad es imprescriptible. Así también lo

puso de presente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial, al afirmar: “…bajo las normas de la Decisión 344, la acción de nulidad puede ser interpuesta en cualquier tiempo, recién con la expedición de la Decisión 486 es que el legislador diferenció entre la acción de nulidad relativa de la absoluta, fijando plazos de interposición de la acción. Sin embargo en el caso en análisis la ley que debe ser aplicada es la 344”. 2.2. Falta de Legitimación en la Causa por Activa Samuel Darío García Echeverri solicita negar las pretensiones de la demanda, afirmando que los actores no se encuentran legitimados para interponer la presente acción. En este sentido, es menester destacar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo lo siguiente en la Interpretación Prejudicial: “el particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor”. En el presente caso los actores solicitan que se declare la nulidad de la Resolución 08959 de 2000 (28 de abril), mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca MATA RATA GUAYAQUIL, a favor de Samuel Darío García Echeverri, pues consideran que es confundible con el nombre comercial GUAYAQUIL (MATA RATA), que dicen usar para producir y comercializar raticidas. En mérito de lo expuesto queda plenamente acreditado el interés de los actores

para interponer la presente demanda, por lo que en la parte resolutiva del presente fallo se despachará desfavorablemente la excepción de falta de legitimación en la causa por activa propuesta por Samuel Darío García Echeverri.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo MATA RATA GUAYAQUIL, cuyo registro se concedió para distinguir raticidas en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83, literal b), de la Decisión 344 del

Acuerdo de Cartagena. A este respecto, se advierte que el artículo 83, literal b), de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena dispone lo siguiente: “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.” Sea lo primero advertir que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, podrá constituir marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la

resolución acusada, concedió el registro de la marca MATA RATA GUAYAQUIL, a favor de Samuel Darío García Echeverri, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir raticidas en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, los actores consideran que debe cancelarse el registro marcario, pues, a su juicio, es confundible con el nombre comercial GUAYAQUIL (MATA RATA), usado por ellos en el comercio para identificar iguales productos. 3.1. Uso del nombre comercial GUAYAQUIL (MATA RATA) Como primera medida debe la Sala determinar si los demandantes tienen un derecho exclusivo sobre el nombre comercial GUAYAQUIL (MATA RATA), para poder, en caso afirmativo, proceder a realizar el cotejo pertinente que permita establecer si debía haberse concedido, a favor de Samuel Darío García Echeverri, el registro de la marca MATA RATA GUAYAQUIL, para distinguir raticidas en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En este orden de ideas, se tiene que según lo dispone la interpretación prejudicial: “el nombre comercial es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado”. De conformidad con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: i) El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso, ii) Quien alega derechos sobre un nombre comercial debe probar su uso real, efectivo y constante, y iii) Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o

similar, puede oponerse a la misma si éste pudiera inducir al público consumidor a error. En el caso que nos ocupa, se advierte no existen pruebas que permitan constatar que los actores usan de manera real, efectiva y constante el nombre comercial GUAYAQUIL (MATA RATA) para distinguir raticidas. De hecho, pese a que obran en el acervo probatorio once (11) declaraciones extraprocesales en las que se afirma conocer el producto GUAYAQUIL (MATA RATA) desde hace más de diez (10) años1, lo cierto es que ellas no constituyen pruebas efectivas del uso real y constante que de dicho nombre comercial hacen los demandantes. Asimismo, la copia de la Resolución 1320-J de 1956 (25 de septiembre), mediante la cual el Ministerio de Salud Pública concedió “licencia al señor Agustín García… 1 Folios 22 a 32, Cuaderno 1 para fabricar y vender en todo el territorio nacional el producto denominado GUAYAQUIL (MATA RATAS)…”, no permite probar el uso actual del nombre comercial, pues ésta tuvo validez hasta el 25 de septiembre de 19662. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en la interpretación prejudicial que el uso del nombre comercial puede demostrarse mediante “facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial…”. Además, indicó que constituyen uso de un signo en el comercio los siguientes actos: “vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar

productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado…”. Si bien no existe una tarifa legal para probar el uso de un nombre comercial, lo cierto es que las meras declaraciones extraprocesales allegadas al proceso no dan certeza acerca del uso real, efectivo y constante del nombre comercial GUAYAQUIL (MATA RATA). Es importante destacar que los demandantes tuvieron la oportunidad de aportar pruebas contundentes que permitieran acreditar el uso real, efectivo y constante del signo, pero no lo hicieron. En este sentido, debe recordarse que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por expresa remisión del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, señala que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Bajo el anterior contexto, al no haberse acreditado el derecho exclusivo de los demandantes sobre el nombre comercial GUAYAQUIL (MATA RATA), no es dable realizar el cotejo con el signo MATA RATA GUAYAQUIL y, por lo tanto, se advierte que éste no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83, literal b), de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. 2 Folio 131, Cuaderno 1 En un caso análogo, en el que se solicitó cancelar el registro de la marca CARPI SUPERIOR porque se consideró que era confundible con el nombre comercial REPRESENTACIONES CARPI DE VENEZUELA, esta Sala manifestó: “Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por

los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional ‘que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (…). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nom