CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2006-00075-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo BRISSART y la marca nominativa y mixta BRISA / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo es BRISSART al no tener significado en el idioma castellano / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo BRISSART para amparar bebidas alcohólicas con excepción de cervezas de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza por tener la condición de distintividad necesaria y por no existir similitud con la marca nominativa y mixta BRISA [D]el análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética ni conceptual, que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada “BRISSART” es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada. Asimismo, la Sala encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. MARCA NOTORIA - Protección / MARCA NOTORIA – Prueba / MARCA NOTORIA – No se probó tal condición respecto del signo BRISA / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la

circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba. […] Para la Sala, los documentos allegados por la actora no demuestran la la notoriedad de la marca

“BRISA”.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 228

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00075-00

Actor: BAVARIA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia: ENTRE LA MARCA SOLICITADA “BRISSART” Y LA

PREVIAMENTE REGISTRADA “BRISA” NO SE ADVIERTE SIMILITUD

ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA NI CONCEPTUAL, TENIENDO EN CUENTA EL

EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA

DISTINTIVA ESPECIAL.

Referencia: SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La sociedad BAVARIA S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de

nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 021638 de 31 de agosto de 2004, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca" y 005198 de 10 de marzo de 2005, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 28450 de 28 de 2005, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 28 de octubre de 2003, la sociedad BODEGAS AMBROSÍA LTDA. solicitó el registro como marca del signo "BRISSART", para amparar bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2°: Que el 30 de diciembre de 2003, el extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3°: Que una vez publicada la solicitud, la sociedad BAVARIA S.A. formuló oposición contra la misma, con fundamento en el riesgo de confusión con sus

marcas "BRISA" (nominativa) y "BRISA" (mixta), ambas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Agregó que mediante la Resolución núm. 021638 de 31 de agosto de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por la sociedad BAVARIA S.A. y, en consecuencia, concedió el registro de la marca "BRISSART", en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad BODEGAS AMBROSÍA LTDA. 5º: Señaló que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa; el primero de ellos mediante la Resolución núm. 005198 de 10 de marzo de 2005, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y el segundo mediante la Resolución núm. 28450 de 28 de octubre de 2005, expedido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó los artículos 134 y 136, literales a) y h) de la Decisión 486, porque la marca "BRISSART" es confundible con la marca "BRISA", previamente registrada y, por tanto, carece de capacidad distintiva e individualizadora, por lo que puede inducir al público consumidor a confusión o error o a pensar que ambas provienen del mismo origen o grupo empresarial.

Respaldó lo anterior, con argumentos expuestos por la SIC en los casos: FRESH & READY (mixta) vs. FRESH (mixta) en las Clases 42 y 29 Internacional, LA PAILA (mixta) vs. RIOPAILA en la Clase 30 Internacional, BIO-MINS (nominativa) vs. PROBIOMIN en la Clase 5ª Internacional, KICK (nominativa) vs. KLICKMARKET y KLICKBACK en la Clase 30 Internacional, en los cuales se negó la marca solicitada por reproducir las marcas previamente registradas. Indicó que el estudio de confundibilidad implica comparar las marcas en su conjunto, evitando su fraccionamiento; es decir, que la comparación entre las marcas no debe adelantarse teniendo en cuenta elemento por elemento, debido a que esta no es la forma como la marca será percibida por el público consumidor. Manifestó que sea cual sea la presentación de las marcas en confrontación, en el presente caso, estas generan la misma impresión; y que a pesar de la adición de las letras “RT” al final de la marca solicitada "BRISSART", estas no le añaden algún tipo de distintividad frente a la marca "BRISA", previamente registrada por ella. Asimismo, adujo que al estar la marca "BRISA" totalmente comprendida en la marca solicitada "BRISSART", esta carece de elementos ortográficos que generen distintividad evidente entre las mismas; y que por el hecho de haber agregado una sílaba no se genera una diferencia sustancial entre los signos. Afirmó que según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de las posiciones establecidas reiteradamente por la SIC, en la

comparación debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias entre las marcas. Señaló que la marca solicitada "BRISSART" reproduce las cinco letras que conforman la marca "BRISA" y esta se encuentra comprendida completamente en aquella. Adicionalmente, aseguró que las marcas tienen el mismo número de sílabas, lo que incrementa la similitud entre las mismas (BRI-SA / BRI–SSART). En relación con el aspecto fonético, al apreciar la repetición consecutiva de las marcas, anotó que las marcas cotejadas tienen una configuración fonética similar, por cuanto coinciden en la raíz “BRI” y en las vocales “I”-“A”: BRISSART/BRISA/BRISSART/BRISA/BRISSART/BRISA En cuanto a la conexión competitiva, señaló que ambas marcas amparan productos comprendidos en las Clases 33 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, los que se encuentran estrechamente relacionados, existiendo una conexidad entre los mismos, porque se destinan al mismo sector de los consumidores y utilizan prácticamente los mismos canales de distribución, comercialización y mercadeo. Agregó que una persona que en una tienda o supermercado encuentre dos productos de bebidas contramarcados con la marca "BRISSART" y "BRISA", no tendrá elementos suficientes para diferenciar la naturaleza, origen y fabricación de cada uno de los productos, lo que da lugar a una asociación inmediata entre los mismos y a creer erróneamente que ambos provienen de un mismo origen empresarial. Resaltó que la marca "BRISA" es notoria, por lo cual su protección legal es mayor

y deberá tener lugar con independencia de los productos o servicios que amparen marcas similares de terceros; y que ostenta tal calidad debido a que en el mercado nacional ha tenido una amplia difusión publicitaria y un gran volumen de ventas en bebidas no alcohólicas (especialmente "agua"), las que se han realizado continua y masivamente bajo dicha marca. Por lo precedente, manifestó que la marca solicitada "BRISSART" no es registrable, en cuanto a que no es distinta fonética, ideológica ni conceptualmente con la marca "BRISA", por lo que es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación con la marca previamente registrada. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que al efectuar el examen en conjunto de las marcas cotejadas, en las cuales predomina el elemento denominativo, no arroja confusión, porque no presentan similitudes, en tanto que cada una de las marcas posee elementos particulares de orden ortográfico y fonético suficientemente distintivos. Indicó que entre las marcas en debate existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí y que, en consecuencia, el registro marcario previamente registrado frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado. Alegó que la marca solicitada está estructurada por 8 letras, cuya composición es

diferente respecto de las marcas opositoras, que constan de 5 letras, lo cual le da suficiente distintividad. Adujo que al no coincidir en la misma forma toda la estructura de la palabra ha de descartarse la similitud e identidad de las referidas marcas, tanto desde el punto de vista visual, como el fonético. Anotó que teniendo en cuenta las diferencias fonéticas, ortográficas y visuales, es claro que estas marcas pueden coexistir de forma pacífica en el mercado. II.2.- La sociedad BODEGAS AMBROSIA LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento legal. Señaló que se trata de dos marcas que no son similares y que pertenecen a clases diferentes, por lo cual no presentan conexidad competitiva, razón por la cual queda descartado el riesgo de confusión o de asociación. Indicó que la marca “BRISSART” termina en “RT” y tiene una “S”, por ende, no hay confundibilidad en el aspecto visual. Expresó que la citada marca tiene dos elementos al final que hacen que su pronunciación sea diferente y, por ende, suenen diferente. Manifestó que la marca “BRISA” tiene un significado, esto es, de viento suave, mientras que la marca “BRISSART” es una marca de fantasía, es decir, no tiene significado. Por tal razón, no hay confusión conceptual. Anotó que tampoco hay conexidad entre las Clases 32 y 33, que identifican las marcas cotejadas. Que ello es tan cierto que existen marcas idénticas para distinguir productos de las

citadas clases a nombre de diferentes titulares, como por ejemplo es el caso de la marca “CRISTAL”, que distingue productos de las referidas Clases 32 y 33, cuyos titulares son GASEOAS POSADA TOBÓN S.A. e INDUSTRIA LICORERA DE

CALDAS.

Alegó que la marca “BRISSART” goza de distintividad, no solamente por sus evidentes diferencias visuales y conceptuales con la marca “BRISA”, sino por pertenecer a una clase distinta, cuyos productos no tienen conexidad con los productos amparados por la marca “BRISA”, además por haber coexistido durante mucho tiempo con la marca opositora “BRISA”. Adujo que las pruebas aportadas al proceso no son suficientes para probar la notoriedad de la marca “BRISA”, debido a que dentro de ellas no se encuentra prueba del registro en el exterior ni prueba del volumen de ventas y no aportan pruebas sobre inversión publicitaria. Recalcó que la marca “BRISSART” coexistió con la marca “BRISA” por varios años pacíficamente, lo que llevar a afirmar como presunción de derecho que no hay riesgo de confusión entre esas marcas. Sostuvo que la oposición presentada por la sociedad actora en contra de la marca “BRISSART” carece de validez y, por ende, la demanda presentada, por cuanto el artículo 146 de la Decisión 486 establece que: “[…] No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada […]”.

Explicó que, en el presente caso, la oposición presentada por la actora se basó en una marca con la cual coexistió. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Visto el artículo 210 del CCA, el Despacho sustanciador, mediante auto de 16 de septiembre de 20132, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Vencido el plazo, el demandante y la demandada y el tercero interesado en las resultas del proceso reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en sus contestaciones. El Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó3: “[…] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de 2 Cfr. Folio 254 3 Proceso 226-IP-2018. generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es

importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos (sic) amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en puntos anteriores, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado BRISSART (denominativo) y las marcas BRISA (mixta y denominativa). […] 3.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento,

actividad, productos o servicios a los que se aplique. Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente. […] La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen el principio de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren

actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba. La marca notoria extracomunitaria no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. […] 3.7. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 3.9. El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o

servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. […] 3.16. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas BRISA (denominativa y mixta) cuyo titular es, BAVARIA S.A. era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo BRISSART (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. […] 4.2. El fenómeno denominado la “coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares

e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un período considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. 4.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un período prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 4.4. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. […] 4.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. 4.7. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada

pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. c) Debe darse por un período razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básico, que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 021638 de 31 de agosto de 2004, concedió el registro de la marca solicitada “BRISSART” (nominativa), al titular BODEGAS AMBROSIA LTDA., para amparar los siguientes servicios de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] bebidas alcohólicas (con

excepción de cervezas) […]”. Al respecto, el demandante alegó que dicha marca es similar a su marca “BRISA” (nominativa y mixta), previamente registrada, que identifica productos de la Clase 324 de la citada Clasificación, por cuanto entre estas existen similitudes desde el punto de vista ortográfico y fonético debido a que carece de distintividad, en cuanto la marca cuestionada reproduce las cinco (5) letras que conforman su marca “BRISA” y que, además, tienen conexidad competitiva. Igualmente, adujo que su marca es notoria. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), 224 y 228 de la Decisión 486. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 4 “[…] cerveza, ale y porte; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas […]” […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el

cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

[…]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios [...]”. Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

MARCA NOMINATIVA SOLICITADA MARCA NOMINATIVA REGISTRADA

BRISSART BRISA

Titular: Titular:

BODEGAS AMBROSIA LTDA. BAVARIA S.A.

Certificado núm. 187609 Clase 33 Clase 32 “[…] bebidas alcohólicas (con “[…] cerveza, ale y porte; aguas excepción de cervezas) […]” minerales y gaseosas y otras bebidas

no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas […]”

MARCA NOMINATIVA MARCA MIXTA REGISTRADA

SOLICITADA

BRISSART

Titular: Titular:

BODEGAS AMBROSIA LTDA. BAVARIA S.A.

Certificado núm. 187609 Clase 33 Clase 32 “[…] bebidas alcohólicas (con “[…] cerveza, ale y porte; aguas excepción de cervezas) […]” minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas […]” Como en el presente caso se va a cotejar una marca nominativa (“BRISSART”), como es la solicitada por la demandante, con otras marcas nominativa y mixta (“BRISA”), previamente registradas, es necesario establecer el elem