CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2006-00076-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo NATUREZA y la marca mixta NATUREZZA / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo nominativo NATUREZA para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por existir riesgo de asociación con la marca mixta NATUREZZA previamente registrada en la clase 30 En cuanto a la similitud ortográfica, la Sala encuentra que los signos comparten 8 vocales y consonantes, diferenciándose en una letra Z adicional que tiene el signo registrado. Como se advierte, entre el signo solicitado y la marca registrada se puede concluir que presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma idéntica. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala advierte que las expresiones NATUREZA y NATUREZZA, no tienen un significado ni se relacionan con los productos que pretenden amparar, por lo que se trata expresiones caprichosas, y las cuales guardan una gran similitud en cuanto a su concepción, Por las razones anteriores, la Sala entiende que existe similitud ortográfica, ideológica y fonética entre las marcas objeto de análisis. […] En relación con los productos que pretenden identificar los signos en conflicto, cabe indicar que «NATUREZA» busca

amparar productos de la clase 5ª, esto es, “[…] Productos farmacéuticos, veterinario e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, aceite de hígado de bacalao; aceites para uso médico; aceite de citronela; ácidos para uso farmacéuticos, azúcar para uso médico, sales para el baño para uso médico; residuo de tratamiento de los granos para uso médico; alimentos dietéticos para uso médico; glicerina para uso médico; evacuantes, hierbas medicinales; paños higiénicos; pan para diabéticos; sala parrilla para uso médico; tisanas, sales aromáticas, bebidas dietéticas para uso médico, cortezas para uso farmacéuticos, complementos nutricionales para uso médico a base de productos naturales, productos terapéuticos a base de productos naturales; raíces medicinales; suplementos alimenticios minerales; preparaciones de vitaminas […]”. En relación con la marca previamente registrada, se tiene que ella ampara productos de la clase 30, esto es, “[…] Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros

condimentos; hielo […]”. En este sentido, si bien es cierto que los signos se encuentran en diferentes clases de la nomenclatura internacional, también lo es que los productos tanto del signo solicitado como de la marca registrada son conexos y resultan complementarios, además pueden ser sustituibles entre sí. […] Aunado a lo anterior, debe advertirse que, teniendo en cuenta el mercado al cual están dirigidos, es claro que el registro del signo “NATUREZA” podría inducir a los consumidores a pensar que los productos identificados con dicha marca tienen un mismo origen empresarial que los de NATUREZZA, cuando ello no es cierto. […] En este contexto, la Sala advierte que los signos amparan productos de diferente clase pero conexos y complementarios, lo que podría generar un riesgo de asociación entre el público consumidor.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 140 LITERAL D / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 143 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 144

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00076-00

Actor: MESA HERMANOS Y CIA. S. EN C

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad MESA HERMANOS Y CIA. S. EN C. por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 8870 del 27 de abril de 2005, 20754 del 26 de agosto de 2005 y 26348 del 12 de octubre de 2005, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó el registro de la marca NATUREZA (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad MESA HERMANOS Y

CIA. S. EN C.

I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad MESA HERMANOS Y CIA. S. EN C., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento y derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] 4.1 Que se declare la nulidad de la resolución No. 8870 de 27 de abril de 2005, en su artículo 1º, que resuelve: “ARTICULO PRIMERO.- Negar el registro de la marca NATUREZA para distinguir los productos mencionados en el considerando primero, solicitada por la sociedad MESA HERMANOS Y CIA EN C, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución”. 4.2 Que se declare la nulidad de la resolución No. No. (sic) 20754 del 26 de agosto de 2005, en su artículo 1º ., que resuelve: “CONFIRMAR la decisión contenida en la resolución No. 8870 del 27 de abril de 2005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandoos (sic) anteriores”. 4.3 Que se declare la nulidad de la Resolución No 26348 del 12 de octubre de 2005, en cuanto resuelve: “ARTICULO PRIMERO.- Confirmar la decisión contenida en la Resolución 8870 del 27 de abril de 2005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos” 4.4 Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca NATUREZA, para distinguir los productos de la clase 5º. de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza, y que conforman el limitado y restringido petitum objeto de la solicitud inicial de registro de la marca, así: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico,

alimento para bebé, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, aceite de hígado de bacalao, aceites para uso médico, aceite de citronela, ácidos para uso farmacéuticos, azúcar para uso médico, sales para el baño para uso médico, residuo de tratamiento para los granos para uso médico, cintas adhesivas para la medicina, alimentos dietéticas para uso médico, enzimas para uso médico, glicerina para uso médico, evacuantes, hierbas medicinales, paños higiénicos, pan para diabéticos, zarzaparrilla para uso médico, cortezas para uso farmacéuticos, hierbas medicinales, complementos nutricionales para uso médico a base de productos naturales, productos terapéuticos a base de productos naturales, raíces medicinales, suplementos alimenticios minerales, preparaciones de vitaminas. 4.5 Que, en subsidio de la anterior petición 4.4., se conceda el registro de la marca NATUREZA para distinguir los productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza, y que conforman el limitado y restringido petitum objeto de la solicitud, con exclusión de los todos supuestos productos confundibles con los productos de la clase 30, así: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos,

fungicidas, herbicidas, aceite de hígado de bacalao, aceites para uso médico, aceite de citronela, ácidos para uso farmacéuticos, sales para el baño para uso médico, residuo de tratamiento de los granos para uso médico, cintas adhesivas para la medicina, alimentos dietéticas para uso médico, enzimas para uso médico, glicerina para uso médico, evacuante, hierbas medicinales, paños higiénicos, pan para diabéticos, zarzaparrilla para uso médico, tisanas, sales aromáticas bebidas dietéticas para uso médico, cortezas para uso farmacéuticos, hierbas medicinales, complementos nutricionales para uso médico a base de productos naturales, productos terapéuticos a base de productos naturales, raíces medicinales, preparaciones de vitaminas, previa cancelación ante la SIC, de los gastos legales con ocasión a la modificación de la solicitud. 4.6 Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo dispone el art. 2do literal d) del Decreto Legislativo 209 del 6 de septiembre de 1957. 4.7 Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. […]” I.2. Los hechos Manifestó que mediante escrito del 2 de septiembre de 2004, la sociedad MESA

HERMANOS Y CIA EN C solicitó el registro de la marca NATUREZA en la clase 5ª, frente a la cual no se presentaron oposiciones de ninguna clase por parte de terceros interesados. Señaló que la sociedad MACAO TRADING CO. LTDA titular de la marca NATUREZZA (mixta), nunca presentó oposición a la concesión y registro de la marca NATUREZA. Expresó que la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución No. 8870 de 2005, negó el registro de la marca NATUREZA para distinguir los productos de la clase 5ª. Recordó que la sociedad demandante presentó recursos de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la Resolución No. 8870 de 2005, los cuales fueron desatados desfavorablemente a través de las resoluciones No 020754 del 26 de agosto de 2005 y 26348 del 12 de octubre de 2005, respectivamente. Aseveró que mediante el escrito de 31 de mayo de 2005, donde la sociedad MESA HERMANOS Y CIA S.C.A presentó los recursos de reposición y apelación en contra de la Resolución No. 8870 de 2005, modificó la solicitud de registro, en el sentido de suprimir o excluir los productos que supuestamente, a criterio de la Superintendencia, son confundibles con los de la marca registrada de la clase 30, en la cual se fundamentó la negación. Precisó que la Superintendencia de Industria y Comercio al decidir el recurso de apelación, se pronunció sobre la solicitud de modificación del registro, negándola con el argumento que en esta se debió especificar los productos amparados que se querían excluir de su cobertura y, de igual manera, que se debía allegar el pago

determinado para este trámite, según lo establecido en el numeral 1.1.1.3.1 del título X de la Circular Única No. 10 de esa entidad. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con las resoluciones demandadas violó los artículos 134, 136, literal a), 139 literales f) y g), 140 literal d), 143 y 144 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; 12, 13 y 35 del Código Contencioso Administrativo; y 6, 29 y 228 de la Constitución Política. Expresó que el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, simplemente se limitó a afirmar, en forma difusa, confusa y generalizada, la supuesta, imaginaria y no probada relación entre los productos restringidos para los cuales se encuentra registrada y usada la marca NATUREZZA (Mixta), y los productos restringidos respecto de los cuales se solicitó el registro de la marca NATUREZA en la clase 5ª. Argumentó que la entidad demandada violó con los actos acusados el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en razón a que la marca NATUREZA (nominativa) corresponde a una denominación distintiva extrínsecamente, para distinguir determinados productos. Afirmó que la administración no dio aplicación a la norma especial que consagra el principio de especialidad, la cual es desarrollo de la regla general o principio general de registrabilidad o de distintividad, y que violando la ley, aplicó de manera

indebida normas de excepción, que no son susceptibles de tenerse en cuenta en el presente caso. Advirtió que es importante analizar los productos de la clase 30, respecto de los cuales se encuentra registrada la marca NATUREZZA (mixta), con los productos para los cuales se ha solicitado el registro de la marca NATUREZA de la clase 5ª, para llegar a la conclusión de que se trata de productos diferentes, no conexos, y que son comercializados a través de diferentes canales, pues los productos de la clase 5ª se venden a través de tiendas especializadas, y los de la clase 30 a través de cualquier tienda, hipermercado o almacén de cadena. Precisó que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 12, 13 y 35 del Código Contencioso Administrativo, 143 y 144 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en relación con la ausencia del requerimiento previo de su Oficina de Marcas, el cual debió haber efectuado con ocasión de la modificación de la solicitud de registro por parte del demandante, y que estaba relacionado con el pago del impuesto parcialmente faltante, y el diligenciamiento del formulario correspondiente. Concluyó que la administración violó los artículos 6, 29 y 228 de la Constitución Política, sobre el debido proceso, el derecho a la defensa y la prelación de las normas de derecho sustancial sobre los requisitos de forma, pues no se dio oportunidad de subsanar los defectos formales.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo

cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Indicó que los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria. Expresó que el signo “NATUREZA” (NOMINATIVO) de la clase 5ª presenta semejanzas visuales y fonéticas con la marca “NATUREZZA” (Mixta) clase 30, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, pues distinguen la misma clase de productos, lo cual generaría confusión indirecta en el público consumidor. Adujo que el signo solicitado como registro marcario, no cumple con la función esencial de la marca, en razón a que no se logra referir el origen empresarial de los productos solicitados y no siendo aptos para distinguirlos en el mercado. Manifestó que si bien las marcas enfrentadas amparan productos de clases distintas, también lo es que su uso es complementario, ya que entre los productos pretendidos se encuentran suplementos alimenticios, que sirven para complementar los productos alimenticios comprendidos por el signo previamente registrado, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD MACAO TRADING CO, LIMITADA S.A.

El curador ad litem de la sociedad Macao Trading1, nombrado dentro del proceso, ante la imposibilidad de notificar a esta sociedad, manifestó que se atenía a lo probado en el proceso, con base el acervo probatorio presentado por el demandante, y al concepto emitido por el Magistrado.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 030-IP-2018 de fecha 26 de febrero de 2018, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 134, 1? Folios 157 y 158 del cuaderno principal 136, literal a), 139 literales f) y g), 140 literal d, 143 y 144 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes consideraciones: “[…] 1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor2. (..) 1.5 Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6 Si embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus

formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. (...) 2.7 La modificación de la solicitud de registro con el objeto de disminuir los productos o servicios considerados inicialmente en la referida solicitud puede tener por objeto evitar el riesgo de confusión en atención al criterio de la conexión entre productos o servicios de una clase con productos o servicios de otra clase. 2.8 En caso sea el administrado el que, vía modificación, solicite la eliminación de determinados productos o servicios de los inicialmente 2 Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-ip-2015 de fecha 10 de junio de 2016. requeridos, la oficina nacional competente procederá a efectuar dicha eliminación de la solicitud sin mayor trámite; esto es, sin necesidad de aplicar lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 143 de la Decisión 486. (..) 3.6 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado NATUREZA (denominativo) y la marca NATUREZZA (mixta). 3.7 los anteriores parámetros deben complementarse con un examen

mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de un signo que ampara productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.8 En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes. (…) 4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra semejanza, asì como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. (…) 4.7 Finalmente para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir de un mismo empresario […]”.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: Mediante auto de 3 de septiembre de 20143, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido dicho plazo ni las partes ni el Ministerio Publico hicieron pronunciamiento4.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad MESA HERMANOS Y CIA. S. EN C por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 8870 del 27 de abril de 2005, 20754 del 26 de agosto de 2005 y 26348 del 12 de octubre de 2005, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó el registro de la marca NATUREZA (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad

MESA HERMANOS Y CIA. S. EN C.

La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca en 3 Folio 202 cuaderno principal 4 Folio 203 cuaderno principal comento desconociendo los artículos 134 y 136, literal a), 140 literal d), 143 y 144 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Así mismo, se hará referencia a la violación el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de la prelación de las normas del derecho sustancial sobre los requisitos de formas, por no permitírsele subsanar los requisitos de forma respecto de la solicitud de registro. V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio El apoderado de la parte actora invoca que la administración al no registrar la marca, desconoció los artículos 134 y 136, literal a), 140 literal d), 143 y 144 de la

Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina., cuyo tenor es el siguiente: “[…] Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (..) Artículo 140.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre

que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo siguiente: (..) d) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca; (...). Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación. Artículo 144.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notificación. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. […]”. V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no

pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”5. 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca:

“DIUSED JEANS”.

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un

cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común6. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”7. 6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”.

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y

conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servi