CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2006-00244-00-2017

REGISTRO MARCARIO - Medios de control procedentes / SIGNO TAXI DRIVER - Registrable para distinguir productos comprendidos en la clase 1 internacional / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [E]n el presente asunto la marca TAXI DRIVER cuestionada, entendida por la Sala como un signo de fantasía, fue registrada para amparar “… REFRIGERANTES, SILICONAS Y LIQUIDO PARA FRENOS Y ADITIVOS…”, productos comprendidos en la clase 1 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es claro para la Sala que también es un signo que resulta arbitrario para distinguir productos comprendidos en esta clase. En efecto, al estar desprovisto de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar no está incurso en causal de irregistrabilidad.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 22 de octubre de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2006-00248-00, C.P.

Guillermo Vargas Ayala.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 150

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS (E1)

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00244-00

Actor: BATERIAS WILLARD S.A. Y PELAEZ HERMANOS S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: DISTINTIVIDAD DE LA MARCA TAXI DRIVER La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad interpusieron las sociedades BATERÍAS WILLARD S.A. y PELÁEZ HERMANOS S.A., contra la resolución número 14395 del 23 de junio de 2005 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca TAXI DRIVER (nominativa), a favor del tercero, para identificar productos comprendidos en la Clase 1 de la Clasificación

Internacional de Niza1.

I.- ANTECEDENTES

1. La demanda.

Las demandantes, a través de apoderado, presentaron demanda de nulidad para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones: “PRIMERA.- Se decrete la nulidad de la Resolución número 14.395 del veintitrés (23) de junio de dos mil cinco (2005) suscrita por el Jefe de la División de Signos Distintivos, en virtud de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la sociedad Coéxito S.A., domiciliada en Cali, Departamento del Valle del Cauca de la República de Colombia, el registro de la marca nominativa “Taxi Driver” para distinguir: “…

REFRIGERANTES, SILICONAS Y LIQUIDO PARA FRENOS Y

ADITIVOS…”, productos comprendidos en la clase 1 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza, con una vigencia de diez años a partir de la ejecutoria de la respectiva resolución.- SEGUNDA.- Como consecuencia de la anterior decisión, se decrete la cancelación o nulidad del respectivo registro que se hizo con ocasión de la Resolución que ha de ser declarada nula. TERCERA.- Se ordene comunicar la sentencia a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del Código Contencioso Administrativo en relación con la sentencia. CUARTA.- Se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial”2. (Resaltado del texto original) 1.2. Fundamentos de hecho: Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: La sociedad Coéxito S.A. solicitó el registro del signo TAXI DRIVER (nominativo), para identificar productos comprendidos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 Proferida el 29 de octubre de 2008 por el Superintendente Delegado para la Propiedad industrial “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” (Folio 79 del expediente). 2 Folio 39 del expediente. Mediante Resolución 14395 del 23 de junio de 2005 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro como marca del signo solicitado por la sociedad Coéxito S.A. Con ocasión de la concesión en registro de la marca TAXI DRIVER la sociedad Coéxito S.A. ha iniciado una persecución contra todas las sociedades que

comercializan repuestos o productos para taxis, aduciendo que es titular de la marca TAXI. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134 y 135 literales a), b), c), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación, la sociedad actora, afirmó que el signo concedido en registro está conformado por dos expresiones, TAXI, expresión universal, de dominio general, asimilada al vehículo de servicio público que presta servicios de trasporte a persona de manera individual, y DRIVER, sustantivo de origen inglés que indica el conductor de un vehículo. Sostuvo que la expresión TAXI DRIVER no puede ser asociada como un signo de fantasía por cuanto no está conformada en su integridad por expresiones en idioma extranjero. Aseguró que las dos expresiones, tanto de forma separada como en conjunto, son de conocimiento del público consumidor de la comunidad andina. Así las cosas, en su sentir, la marca concedida en registro es de aquellas conocidas por la jurisprudencia andina como genéricas, y con su registro se permite el abuso por parte de la sociedad Coéxito respecto de la expresión TAXI. Agregó que la expresión TAXI DRIVER está directamente relacionada con repuestos o productos para automotores (taxis), con lo que se describe el producto y el destino de éste, de forma tal que está incurso en causal de irregistrabilidad.

2. Contestación de la demanda. 2.1. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO se opuso a la

prosperidad de las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes razones3: Aseguró que los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Indicó que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, son tres los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca: perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, los cuales cumple el signo TAXI DRIVER. Señaló que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que los signos integrados por una o más palabras en idioma extranjero son considerados como de fantasía y su registro es procedente. Resaltó, frente al argumento referido a que el signo TAXI DRIVER forma parte común del conocimiento común en el territorio colombiano, que no prueba tal afirmación, y en esa medida no puede tenerse como descriptivo de un determinado producto o servicio. Sostuvo que de conformidad con la jurisprudencia del citado Tribunal, la genericidad y descriptividad de un signo deben ser estimadas en relación directa y concreta con el producto o servicio de que se trate, y que el carácter genérico de una denominación por sí misma, o mirada en abstracto, no constituye elemento suficiente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca. 2.2. La sociedad COEXITO S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, contestó demanda en los siguientes términos4: Propuso la excepción de “acción inadecuada” al concluir que la acción idónea para controvertir el acto censurado es la de nulidad y restablecimiento del derecho, toda

vez que las sociedades actoras son titulares del registro marcario POWER TAXI y, con la eventual declaratoria de nulidad del registro acusado, obtendrían un provecho particular, como es la comercialización y fabricación de los productos amparados con ese signo y/o con cualquiera que incluya la palabra TAXI. 3 Folios 143 a 149 del expediente. 4 Folios 118 a 138 del expediente. Sostuvo que para que un signo sea considerado como genérico debe estar constituido única y exclusivamente por una o varias expresiones que designen en forma directa el producto o servicio que identifiquen, y que una palabra considerada como genérica puede ser registrada como parte de un conjunto marcario. Afirmó que los signos descriptivos son aquellos que indican la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o servicios ofrecidos al público consumidor. Concluyó que el signo concedido en registro TAXI DRIVER es de aquellos definidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como arbitrarios, pues aunque tienen significado conceptual, el concepto que evocan no tiene relación directa o indirecta con el producto que identifican.

3. Alegatos de conclusión y posición del Ministerio Público.

La entidad demandada5 presentó sus respectivos alegatos de conclusión reiterando, en líneas generales, los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales ya se hizo referencia. El tercero interesado y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. La Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial No. 174-IP-2011 de fecha 2 de mayo de 20126, en la que se exponen las reglas y

criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, 5 Folios 237 a 247 del expediente. 6 Folios 223 a 2347 del expediente. además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: El Juez Consultante deberá establecer si el signo TAXI DRIVER (denominativo) es descriptivo, genérico o de uso común en relación con los productos de la Clase 01.

TERCERO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia es procedente su registro como marcas.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar.

CUARTO: El Juez Consultante deberá establecer si el signo denominativo TAXI DRIVER es evocativo, y de esta manera, continuar con el respectivo análisis de registrabilidad.

QUINTO: Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de

distintividad y, por lo tanto, son de fácil registro y poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo a lo expuesto.”

II.- CONSIDERACIONES

1. El acto acusado.

La resolución acusada, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo TAXI DRIVER (nominativo), solicitado por la sociedad COEXITO S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Objeto de la controversia y la normativa aplicable.

La presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las disposiciones que la parte actora mencionó como violadas, cuyo texto es del siguiente tenor: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 134.- “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…)”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;

(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (…)” “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.”

3. Análisis de fondo. 3.1. Esta Sección ya se pronunció frente a un asunto similar al presente, en el cual se cuestionó por los aquí demandantes la legalidad del registro de la marca TAXI DRIVER concedido a la sociedad Coéxito S.A. pero para identificar productos de la Clase 4 Internacional. En esa actuación se propusieron por la demandante los mismos cargos de nulidad contra el acto demandado y por la demandada el mismo medio exceptivo de indebida escogencia de la acción que se formula en

este proceso. En razón a lo anterior, se prohíjan en esta oportunidad las consideraciones expuestas por la Sección en la Sentencia de 15 de octubre de 20157 dictada en el proceso con radicación número 11001 0324 000 2006 00248 00, por ser aplicables para la resolución de la excepción antes mencionada y de la cuestión jurídica que se plantea por las partes. 3.2. En relación con la excepción de “acción inadecuada” aduce la sociedad Coéxito S.A. que la acción idónea para controvertir el acto censurado es la de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que las sociedades actoras son titulares del registro marcario POWER TAXI y, con la eventual declaratoria de nulidad del registro acusado, obtendrían un provecho particular, como es la comercialización y fabricación de los productos amparados con ese signo y/o con cualquiera que incluya la palabra TAXI. La excepción no se encuentra llamada a prosperar, de acuerdo con las siguientes razones expresadas por la Sala en la citada Sentencia del 15 de octubre de 2015: “Esta Sala en reiterada jurisprudencia ha señalado que el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones8, regula completamente las características de la nulidad de actos mediante los cuales se registra una marca. Así pues, a partir de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones se consagró la procedencia de dos acciones frente a los registros marcarios, cuya interposición, en todo caso, no afectará las acciones procedentes en el derecho interno por daños y perjuicios; frente a la acción de nulidad absoluta, se señaló que ésta no prescribe, en tanto

que frente a la acción de nulidad relativa, se estableció un término de 7 Consejero Ponente Guillermo Vargas Ayala. 8 Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado. Esta acción de nulidad absoluta, en la forma en que se encuentra establecida en la legislación andina, comparte la misma naturaleza objetiva de la acción de nulidad simple consagrada en el orden interno, en tanto que puede ser promovida por cualquier persona, en cualquier tiempo, y con el propósito de que se preserve la integridad del

ordenamiento jurídico supranacional, aspecto éste último que se aprecia con claridad al examinar los motivos que la normativa comunitaria señala como habilitantes para solicitar la nulidad absoluta de un registro marcario, los cuales apuntan a la protección del interés general; al respecto la Sala ha señalado que “en este tipo de acciones no están de por medio intereses privados9”. Así las cosas, la Sala encuentra que si bien en el asunto de la referencia pueden existir intereses particulares, el Ordenamiento Comunitario consagra dos medios de control contra los actos mediante los cuales se concede un registro marcario con desconocimiento del contenido de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, esto es, I) nulidad absoluta; y II) nulidad relativa. Por lo anterior, la Sala concluye que la excepción no está llamada a prosperar por cuanto, en el asunto de la referencia se trata del medio de control de nulidad absoluta del registro marcario por presunto desconocimiento del contenido de los artículo 134 y 135 de la Decisión 486 de 2000 y, como consecuencia de ello analizará los demás cargos planteados en la demanda.” (Negrillas ajenas al texto original) 3.3. Ahora bien, sobre el fondo del asunto, esto es, la supuesta falta de distintividad de la marca TAXI DRIVER, reitera la Sala lo precisado en la sentencia antes citada, en el sentido que este signo cumple con los requisitos exigidos por la normativa andina para ser registrado como marca, esto es, ser perceptible, susceptible de representación gráfica, y gozar de suficiente distintividad. Además, que respecto de él no se configuran las causales de irregistrabilidad alegadas, es

decir, ser un signo genérico y descriptivo. A este respecto en la Sentencia del 22 de octubre de 2015 esta Sección afirmó lo siguiente: “En este punto la Sala Considera necesario recordar los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca:  PERCEPTIBILIDAD: para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de 9 Auto de Sala de fecha 10 de diciembre de 2008. Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Piantea. Actor: RAYOVAC-VARTA S.A. que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.  SUFICIENTE DISTINTIVIDAD: lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: I) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y II) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.  SUSCEPTIBILIDAD DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA: consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La Sala advierte que el signo en controversia es denominativo compuesto, esto es, está integrado por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. 10 En ese orden de ideas, la Sala procederá a verificar si el signo TAXI DRIVER se encuentra incurso en causal de irregistrabilidad, esto es, si es descriptivo o carece de distintividad como asegura el demandante. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Andino, la irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el signo objeto de estudio está conformado por dos palabras TAXI (expresión universal) y DRIVER (expresión de origen inglés). Teniendo en cuenta que se trata de una

10 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. expresión universal y otra en inglés debe analizarse como una unidad en un idioma diferente al castellano. De lo anterior se deriva que el signo TAXI DRIVER no forma parte del conocimiento común de los consumidores, esto es, no se trata de un vocablo genérico o descriptivo. Esto implica que se trata de aquellos signos que han sido denominados por la jurisprudencia del Tribunal Andino y del Consejo de Estado como de fantasíá”. (Negrillas ajenas al texto original) Ahora bien, en el presente asunto la marca TAXI DRIVER cuestionada, entendida por la Sala como un signo de fantasía, fue registrada para amparar “… REFRIGERANTES, SILICONAS Y LIQUIDO PARA FRENOS Y ADITIVOS…”, productos comprendidos en la clase 1 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es claro para la Sala que también es un signo que resulta arbitrario para distinguir productos comprendidos en esta clase. En efecto, al estar desprovisto de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar no está incurso en causal de irregistrabilidad.

4. Conclusión.

Como consecuencia de lo anterior, dado que se ha probado que el signo cuestionado cumple con las exigencias establecidas por la normativa andina para ser registrado como marca y no se encuentra incurso en causal de irregistrabilidad, la Sala negará las pretensiones de la demanda, por encontrar

que el acto acusado se ajusta al ordenamiento jurídico. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: PRIMERO: Declarar no probada la excepción de “acción inadecuada” propuesta por el tercero interesado.

SEGUNDO: Negar las pretensiones de la demanda presentada por las sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. Y BATERIAS WILLARD S.A., para que se declare la nulidad de la Resolución 14395 del 23 de junio de 2005 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa TAXI DRIVER, a favor de la sociedad COEXITO S.A., para amparar productos comprendidos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de

Niza.

TERCERO: Enviar copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ