CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2006-00254-00-2018

REGISTRO MARCARIO - Medios de control procedentes / MEDIO DE CONTROL – Clases / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD RELATIVA, NULIDAD ABSOLUTA Y DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO – Alcance / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ABSOLUTA – Procedencia / EXCEPCIÓN DENOMINADA “ACCIÓN INADECUADA” – No probada /

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[T]anto la acción de nulidad relativa como la acción de nulidad absoluta fueron legalmente consagradas para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios; mientras que la de nulidad y restablecimiento tan sólo se consagró frente a los actos que denieguen un concesión o cancelen un registro por no uso. […] [L]a acción procedente es la de nulidad absoluta consagrada en el inciso primero del citado artículo 172 de la Decisión 486, toda vez que el libelo demandatorio citó como disposiciones violadas lo dispuesto en los artículos134 y 135 ibídem. En este contexto, no le asiste razón a la peticionaria cuando señaló que el actor debió haber ejercido el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que de conformidad con la normativa andina, el medio de control procedente frente al acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, es el de nulidad absoluta, como bien fue interpretado por la actora en su escrito inicial y por el Despacho al momento de admitir la demanda presentada, frente a lo cual resulta importante resaltar que el tercero con interés en las resultas del proceso guardó silencio y no interpuso recurso alguno.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de

22 de octubre de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2006-00248-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala. REGISTRO MARCARIO – Procedencia respecto del signo TAXI DRIVER para distinguir productos comprendidos en la clase 4 internacional /

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[R]eitera la Sala lo precisado en la sentencia antes citada, en el sentido de que el signo TAXI DRIVER cumple con los requisitos exigidos por la normativa andina para ser registrado como marca, esto es, ser perceptible, susceptible de representación gráfica, y gozar de suficiente distintividad. Además, que respecto de él no se configuran las causales de irregistrabilidad alegadas, es decir, ser un signo genérico y descriptivo. […]En suma, para la Sala, siguiendo los precedentes jurisprudenciales de la Sección Primera del Consejo de Estado, en el presente caso no se configuraron las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 134, literales a) y b), y 135, literales f) y g), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que impone denegar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 22 de octubre de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2006-00248-00, C.P.

Guillermo Vargas Ayala; 16 de abril de 2015, Radicación 11001-03-24-000-200900013-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; y 11 de mayo de 2017, Radicación

11001-03-24-000-2006-00244-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 150

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00254-00

Actor: PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – DISTINTIVIDAD DE LA MARCA TAXI DRIVER La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad absoluta, presentaron las sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de la

Resolución 14400 de 23 de junio de 2005, por medio de la cual la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca TAXI DRIVER (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 4ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad

COÉXITO S.A.

I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de las sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad absoluta consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] Primera: Se decrete la nulidad de la Resolución número 14400 del veintitrés (23) de junio de dos mil cinco (2005) suscrita por el Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la sociedad Coéxito S.A. domiciliada en Cali, Departamento del Valle del Cauca de la República de Colombia, el registro de la marca mixta Taxi Driver, para distinguir: “Aceites y grasas industriales, lubricantes, combustibles, materias de alumbrado, bujías”, productos comprendidos en la clase 4ª de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza, con una vigencia de diez años a partir de la ejecutoria de la respectiva resolución.

Segunda: Como consecuencia de la anterior decisión, se decrete la cancelación o nulidad del respectivo registro que se hizo con ocasión de la Resolución que ha de ser declarada nula.

Tercera: Se ordene comunicar la sentencia a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del Código Contencioso Administrativo en relación con la sentencia.

Cuarta: Se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial […]” (fl. 39).

I.2. Los hechos El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad COÉXITO S.A. presentó solicitud de registro del signo TAXI DRIVER (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 4ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, frente a la cual no se presentaron oposiciones. Afirmó que mediante la Resolución 14400 de 23 de junio de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro como marca del signo solicitado. I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación La parte actora manifestó que con el acto administrativo acusado la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134, literales a) y b), y 135, literales f) y g), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que “[…] el signo solicitado TAXI DRIVER (mixto) se

encuentra integrado por una expresión universal y otra inglesa, pero ambas expresiones son del conocimiento común, por lo que no puede alegarse que sean palabras de fantasía […]”. Manifestó que, en efecto, el signo concedido en registro está conformado por dos expresiones, TAXI, expresión universal, de dominio general, asimilada al vehículo de servicio público que presta servicios de transporte a personas de manera individual, y DRIVER, sustantivo de origen inglés que indica el conductor de un vehículo. Aseguró que las dos expresiones, tanto de forma separada como en conjunto, son de conocimiento del público consumidor de la comunidad andina. Así las cosas, en su sentir, la marca concedida en registro es de aquellas conocidas por la jurisprudencia andina como genéricas, y “[…] con su registro se permite el abuso por parte de la sociedad Coéxito respecto de la expresión TAXI […]”. Finalmente, señaló que el signo solicitado carece de distintividad y, por ende, es irregistrable, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

I.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Manifestó que con la expedición del acto acusado la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Aseveró que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, son tres

(3) los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, los cuales cumple el signo TAXI DRIVER. Señaló que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que los signos integrados por una o más palabras en idioma extranjero son considerados como de fantasía y su registro es procedente. Resaltó, frente al argumento referido a que el signo TAXI DRIVER forma parte común del conocimiento común en el territorio colombiano, precisó que no prueba tal afirmación, y en esa medida no puede tenerse como descriptivo de un determinado producto o servicio. Finalmente, puso de presente que la genericidad y descriptividad de un signo deben ser estimadas en relación directa y concreta con el producto o servicio de que se trate, y que el carácter genérico de una denominación por sí misma, o mirada en abstracto, no constituye elemento suficiente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca. II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD COÉXITO S.A. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos: Manifestó que para que un signo sea considerado como genérico debe estar constituido única y exclusivamente por una o varias expresiones que designen en forma directa el producto o servicio que identifiquen, y que una palabra considerada como genérica puede ser registrada como parte de un conjunto marcario. Afirmó que los signos descriptivos son aquellos que indican la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o servicios ofrecidos al público

consumidor. Resaltó que el signo concedido en registro TAXI DRIVER es de aquellos definidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como arbitrarios, pues aunque tienen significado conceptual, el concepto que evocan no tiene relación directa o indirecta con el producto que identifican. Concluyó que la marca registrada es arbitraria en cuanto distingue productos de la clase 4ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Finalmente, propuso la excepción que denominó “[…] acción inadecuada […]” al considerar que la acción idónea para controvertir el acto censurado es la de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que con la eventual declaratoria de nulidad obtendrían un provecho particular, como es la comercialización y fabricación de los productos amparados con signos de su propiedad y/o con cualquiera que incluya la palabra taxi. III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 30-IP-2013 de fecha 12 de abril de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “[…] PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad

del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados, además, por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad. La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía.

TERCERO: Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.

CUARTO: Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a

una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas. Las marcas arbitrarias, no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

QUINTO: Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial […]”.

IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de fecha 25 de agosto de 2015, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, demandada reiteró, en esencia, los argumentos de defensa. La Agencia del Ministerio Público, la parte actora y el tercero con interés en las resultas del proceso en la oportunidad procesal correspondiente guardaron silencio. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por las sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A., respecto de la legalidad

de la Resolución 14400 de 23 de junio de 2005, por medio de la cual la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca TAXI DRIVER (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 4ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad

COÉXITO S.A.

La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 134, literales a) y b), y 135, literales f) y g), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. La marca en el presente asunto es la siguiente: V.2.- La normativa aplicable El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida principalmente en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “[…] Artículo 134.- “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) la imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retraros, etiquetas, emblemas y escudos […]”.

“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […]”. “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”. V.3. – La excepción de propuesta por el tercero con interés en las resultas del proceso El tercero interesado presentó como excepción la que denominó “[…] acción inadecuada […]”, por cuanto, en su entender, la acción idónea para controvertir el acto censurado es la de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que con la eventual declaratoria de nulidad obtendrían un provecho particular, como es la comercialización y fabricación de los productos de su propiedad y/o con cualquiera que incluya la palabra taxi. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que en materia marcaria existen tres clases de acciones: - La acción de nulidad absoluta, consagrada en el inciso 1º del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, equiparable con el medio de control de nulidad establecido en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo – CPACA, la cual resulta procedente cuando se hubiese concedido el registro marcario en contravención a lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la referida disposición. - La acción de nulidad relativa, consagrada en el inciso segundo del mismo artículo 172 de la Decisión 486, la cual procede por infracción o contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando el registro marcario se hubiera efectuado de mala fe; y - El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del CPACA, el cual procede en contra de los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso. Se tiene, entonces, que tanto la acción de nulidad relativa como la acción de nulidad absoluta fueron legalmente consagradas para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios; mientras que la de nulidad y restablecimiento tan sólo se consagró frente a los actos que denieguen un concesión o cancelen un registro por no uso. En el sub lite, el Despacho advierte que las sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A., por medio de apoderado judicial, presentaron demanda en contra de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución 14400 de 23 de junio de 2005, por medio de la cual se concedió el registro de la marca TAXI DRIVER (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 4ª del

nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad

COÉXITO S.A.

En este sentido y de acuerdo con lo anterior, la acción procedente es la de nulidad absoluta consagrada en el inciso primero del citado artículo 172 de la Decisión 486, toda vez que el libelo demandatorio citó como disposiciones violadas lo dispuesto en los artículos134 y 135 ibídem. En este contexto, no le asiste razón a la peticionaria cuando señaló que el actor debió haber ejercido el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que de conformidad con la normativa andina, el medio de control procedente frente al acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, es el de nulidad absoluta, como bien fue interpretado por la actora en su escrito inicial y por el Despacho al momento de admitir la demanda presentada, frente a lo cual resulta importante resaltar que el tercero con interés en las resultas del proceso guardó silencio y no interpuso recurso alguno. Finalmente, la Sala recuerda que esta Sección1 ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el particular, tal y como se observa a continuación: “[…] Esta Sala en reiterada jurisprudencia ha señalado que el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, regula completamente las características de la nulidad de actos mediante los cuales se registra una marca. Así pues, a partir de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones se consagró la procedencia de dos acciones frente a los registros marcarios, cuya interposición, en todo caso, no afectará las acciones procedentes en el derecho interno por daños y perjuicios;

frente a la acción de nulidad absoluta, se señaló que ésta no prescribe, en tanto que frente a la acción de nulidad relativa, se estableció un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado. Esta acción de nulidad absoluta, en la forma en que se encuentra establecida en la legislación andina, comparte la misma naturaleza objetiva de la acción de nulidad simple consagrada en el orden interno, en tanto que puede ser promovida por cualquier persona, en cualquier tiempo, y con el propósito de que se preserve la integridad del ordenamiento jurídico supranacional, aspecto éste último que se aprecia con claridad al examinar los motivos que la normativa comunitaria señala como habilitantes para solicitar la nulidad absoluta de un registro marcario, los cuales apuntan a la protección del interés general; al respecto la Sala ha señalado que “en este tipo de acciones no están de por medio intereses privados ”. Así las cosas, la Sala encuentra que si bien en el asunto de la referencia pueden existir intereses particulares, el Ordenamiento Comunitario consagra dos medios de control contra los actos mediante los cuales se concede un registro marcario con desconocimiento del contenido de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, esto es, I) nulidad absoluta; y II) nulidad relativa. Por lo anterior, la Sala concluye que la excepción no está llamada a prosperar por cuanto, en el asunto de la referencia se trata del medio de control de nulidad absoluta del registro marcario por presunto desconocimiento del contenido de los artículo 134 y 135 de la

Decisión 486 de 2000 y, como consecuencia de ello analizará los demás cargos planteados en la demanda […]” (Negrillas fuera de texto). V.4. – Análisis de fondo Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la parte actora en el escrito de demanda y como se precisó líneas atrás, corresponde a la Sala determinar si el 1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de octubre de

2015. Rad.: 2006 – 00248. Magistrado Ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala. signo TAXI DRIVER (mixto) cumple con los requisitos para ser concedido como marca o si por el contrario la Superintendencia de Industria y Comercio erró al concederlo.

Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso de iguales supuestos de hecho y de derecho en donde se analizó el registro de la marca TAXI DRIVER, en la misma clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, pero de naturaleza nominativa, la Sección Primera del Consejo de Estado2 consideró que el signo es distintivo, decisión que se prohíja en esta oportunidad: “[…] En este punto la Sala Considera necesario recordar los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca: •PERCEPTIBILIDAD: para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. •SUFICIENTE DISTINTIVIDAD: lleva implícita la posibilidad de

identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: I) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y II) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. •SUSCEPTIBILIDAD DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA: consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. 2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de abril de

2015. Rad.: 2009 – 00013. Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala. Decisión que fue reiterada en providencia de 11 de mayo de 2017. Rad.: 2006 – 00244. Magistrado Ponente: doctor Roberto Augusto Serrato Valdés. Proceso en el cual se discutió el registro de la marca TAXI DRIVER pero en la clase 1ª del

nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala advierte que el signo en controversia es denominativo compuesto, esto es, está integrado por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. En ese orden de ideas, la Sala procederá a verificar si el signo TAXI DRIVER se encuentra incurso en causal de irregistrabilidad, esto es, si es descriptivo o carece de distintividad como asegura el demandante. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Andino, la irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el signo objeto de estudio está conformado por dos palabras TAXI (expresión universal) y DRIVER (expresión de origen inglés). Teniendo en cuenta que se trata de una expresión universal y otra en inglés debe analizarse como una unidad en un idioma diferente al castellano. De lo anterior se deriva que el signo TAXI DRIVER no forma parte del conocimiento común de los consumidores, esto es, no se trata de un vocablo genérico o descriptivo. Esto implica que se trata de aquellos signos que han sido denominados por la jurisprudencia del

Tribunal Andino y del Consejo de Estado como de “fantasía”. Observa la Sala que el signo TAXI DRIVER fue concedido en registro para identificar productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “aceites y grasas industriales, lubricantes, combustibles, materiales de alumbrado y Bujías”. Lo anterior hace que se constituya como una marca arbitraria, es decir, que al estar desprovista de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar no está incurso en causal de irregistrabilidad. Adicionalmente se encuentra que el signo concedido en registro cumple con los requisitos para tal efecto pues es: I) perceptible; II) suficientemente distintivo; y III) susceptible de representación gráfica. Como consecuencia de lo anterior la Sala, en la parte resolutiva de esta providencia, dispondrá negar las pretensiones de la demanda […]” (Negrillas fuera de texto). Así las cosas, reitera la Sala lo precisado en la sentencia antes citada, en el sentido de que el signo TAXI DRIVER cumple con los requisitos exigidos por la normativa andina para ser registrado como marca, esto es, ser perceptible, susceptible de representación gráfica, y gozar de suficiente distintividad. Además, que respecto de él no se configuran las causales de