CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2006-00376-00-2017

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto PREVENIR y las marcas mixtas y nominativas y el nombre comercial PORVENIR / REGISTRO MARCARIO – Procedencia frente al signo PREVENIR al no existir semejanza ni riesgo de confusión con las marcas mixtas y nominativas PORVENIR [L]os signos enfrentados, presentan similitudes desde el punto de vista ortográfico, en cuanto que comparten las dos últimas sílabas. No obstante, debe precisarse que el prefijo PRE del signo acusado se diferencia de la partícula POR de las marcas previamente registradas. En cuanto al aspecto fonético, el Despacho no observa un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor, […] En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente, conforme se puede apreciar del análisis de los signos en cuestión […] En cuanto a la similitud ideológica, […] la Sala estima que entre los signos PREVENIR marca debatida y PORVENIR marca opositora no se presenta dicha similitud, por cuanto sus significados evocan en la mente de sus respectivos consumidores ideas totalmente diferentes. […] En síntesis, si bien es cierto que los signos comparten algunas vocales y consonantes, también lo es que la primera sílaba de las marcas en conflicto permite diferenciarlas ortográfica y fonéticamente, circunstancia que no impide su coexistencia en el mercado al no generar riesgo de confusión. Aunado a lo anterior, debe advertirse que el aspecto conceptual prima en el análisis de registrabilidad, dado que mientras el signo

solicitado significa preparar o disponer con anticipación lo necesario para un fin, la expresión porvenir significa suceso o tiempo futuro, conceptos que, por lo demás, no son sinónimos.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 1 de noviembre de 2012, Radicación 11001-03-24-000-2006-00397-00, C.P.

Marco Antonio Velilla Moreno.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 LITERAL A / DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 LITERAL B / DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA –

ARTICULO 83 LITERAL E

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00376-00

Actor: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PORVENIR S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN CONFLICTO: PREVENIR Y PORVENIR La Sala decide en única instancia la demanda que presentó la sociedad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de las resoluciones 21605 de 31 de agosto de 2000 y 36466 de 31 de octubre de 2001, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca PREVENIR (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 1. Que se declare la nulidad de los actos administrativos que se mencionan a continuación: 1.1. La nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 21605 del 31 de agosto de 2000, expedida por la División de Signos Distintivos, mediante la cual concede el registro de la marca PREVENIR (Clase 42 Mixta), para distinguir los servicios comprendidos en la clase 42, que entonces regía, específicamente se ampararon los siguientes: “Funerarios, servicios de exequias, servicios de cremación, servicios de importación y exportación, de bienes relacionados con los servicios anteriormente descritos, servicios de confección de coronas, servicios de entierros, servicios de jardinería”. 1.2. La nulidad de la resolución No. 36466 de 31 de octubre de 2001,

proferida por la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante la cual se modificó la resolución No. 30787 de 28 de noviembre de 2000 de la división de signos distintivos. Mediante aquella, esto es, la No. 36466 que se acaba de citar, en definitiva, quedó concedida la marca arriba citada, toda vez que la providencia modificada, le había negado por vía de reposición de la resolución señalada en el numeral 1.1. anterior.

2. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso […]”.

I.2. Los hechos El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad PREVENIR S.A., presentó solicitud de registro del sigo PREVENIR (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, frente a la cual la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., formuló oposición con fundamento en la titularidad y notoriedad de las marcas PORVENIR (mixtas y nominativas), registradas bajo los certificados 225820 (clase 42), 179496 (clase 36), 225467 (clase 36), 179495 (clase 35) y 225397 (clase 35) y el nombre comercial

PORVENIR.

Afirmó que mediante la Resolución 21605 de 31 de agosto de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio

declaró infundada la oposición presentada por la referida sociedad y concedió el registro solicitado. Recordó que la sociedad PORVENIR S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. Expuso que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 30787 de 28 de noviembre de 2000, resolvió el recurso de reposición en el sentido de revocar la Resolución 21605 de 31 de agosto de 2000, declarando fundada la oposición presentada y negando el registro solicitado. Señaló que frente a la anterior decisión, la sociedad PREVENIR S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto a través de la Resolución 36466 de 31 de octubre de 2001, revocando la Resolución 30787 de 28 de noviembre de 2000 y confirmando la Resolución 21605 de 31 de agosto de 2000, esto es, concediendo el registro del sigo PREVENIR (mixto). I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación La parte actora manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó los literales a), b) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al considerar que “[…] existe una similitud tal entre los dos signos PORVENIR Y PREVENIR, que se puede inducir al público en error […]”. Adujo que el signo solicitado es confundible ortográfica, fonética y conceptualmente con las marcas PORVENIR. En cuanto ésta última, mencionó que “[…] ambas expresiones significan una relación de expectativa y previsión por

el futuro, que se protege contra el infalible riesgo de muerte, es en síntesis, una persona que busca prevenir su porvenir […]”. Igualmente, advirtió que mediante la Resolución 17189 de 14 de septiembre de 1993, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el depósito del nombre comercial PORVENIR, el cual se encuentra protegido a través del certificado 6798, por lo que al ser el signo solicitado semejante al aludido nombre comercial se puede inducir en error al público consumidor. Resaltó que la marca PORVENIR, registrada bajo el certificado 179496 es notoriamente conocida, razón por la cual la entidad demandada vulneró la normativa comunitaria al conceder el registro. I.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. Aseveró que el “[…] examen de las marcas enfrentadas no arrojan confusión, pues si bien coinciden en el empleo de algunas de sus letras también lo es que en conjunto cada uno ellos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora, en tal sentido al ser visualizados desde lo gráfico y pronunciados desde el punto de vista fonético, son percibidos de diferente manera […]”. Señaló que desde el punto de vista conceptual existen diferencias y que si bien el

elemento predominante de la marca PORVENIR es el nominativo, su elemento figurativo le otorga aún más distintividad como para poder coexistir en el mercado sin generar confusión. Finalmente, resaltó que la marca PREVENIR para distinguir servicios en la clase 42 es registrable conforme a lo dispuesto en la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tal y como lo expuso “[…] válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos acusados […]”. II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD PREVENIR S.A., El tercero con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda incoada, para lo cual señaló que entre los signos enfrentados no existe riesgo de confusión para el público consumidor. Precisó que las marcas han coexistido de forma pacífica desde el año 2000, fecha en la cual la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó el registro de la marca PREVENIR para identificar servicios funerarios. Sostuvo que como las sociedades titulares de los signos en conflicto tienen objetos diferentes, no existe confusión entre el signo solicitado y el nombre comercial PORVENIR S.A. De otro lado, manifestó que entre el signo solicitado y la marca mixta PORVENIR no existe conexión competitiva y que de conformidad con las pruebas presentadas, la marca mixta PORVENIR sólo es conocida dentro del sector de los fondos administradores de pensiones; en consecuencia, no puede ser protegida más allá de los límites del principio de especialidad.

III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 218-IP-2013 de fecha 9 de mayo de 2014, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “[…] PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la citada norma comunitaria. La corte consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

SEGUNDO: La corte consultante deberá, al momento en que el signo mixto PREVENIR fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial PORVENIR S.A. era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

TERCERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos

en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, acorde con las reglas establecidas en esta providencia. La corte consultante para determinar la similitud ideológica debe establecer si el público consumidor evocaría una idea idéntica o similar con los signos en conflicto. En el caso particular, debe analizar si las palabras PREVENIR o PORVENIR rememoran en el público consumidor cosas, acciones, situaciones, hechos, etc., que lo lleven a una misma o similar idea. De todas formas, el análisis de registrabilidad que debe realizar la corte consultante, si bien debe tomar en cuenta el mencionado aspecto ideológico, no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, ya que el mencionado análisis debe partir de un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y asociación en el público consumidor. Por lo tanto, el cotejo debe darse con un ejercicio complejo donde intervengan también exámenes de la similitud ortográfica y fonética, así como factores establecidos en los literales F, G y H de la presente providencia.

CUARTO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos PREVENIR y PORVENIR, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia; pues, basta que exista este riesgo de confusión para no registrar el signo solicitado.

QUINTO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto PREVENIR y los denominativos PORVENIR y PORVENIR S.A., aplicando los criterios establecidos en la presente providencia; pues, basta que exista este riesgo de

confusión para no registrar el signo solicitado.

SEXTO: La “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad.

SÉPTIMO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece una protección especial y reforzada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

A pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para que goce de especial protección. Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

OCTAVO: El Tribunal advierte que el análisis sobre vinculación

competitiva sólo se debe realizar si no se prueba la notoriedad de la marca PORVENIR, ya que dicha clase de marcas se protege más allá del principio de especialidad. Como los signos en conflicto amparan servicios de clases diferentes, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia […]”. IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de fecha 21 de julio de 2014, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora y el tercero con interés en las resultas del proceso reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público y la Superintendencia de Industria y Comercio en la oportunidad procesal correspondiente guardaron silencio. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de las resoluciones 21605 de 31 de agosto de 2000 y 36466 de 31 de octubre de 2001, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca PREVENIR (mixta), para distinguir servicios

comprendidos en la clase 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo el artículo 83 literales a), b) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al considerar que la misma es confundible con las marcas PORVENIR (mixtas y nominativas), registradas bajo los certificados 225820 (clase 42), 179496 (clase 36), 225467 (clase 36), 179495 (clase 35) y 225397 (clase 35) y con el nombre comercial PORVENIR, registro Las marcas enfrentadas y el nombre comercial en el presente asunto son las siguientes:

PREVENIR

Registro 253957 Signo solicitado Registro 179496 Marca registrada

PORVENIR

Registro 225397 Marca registrada

PORVENIR

(nominativa) Registro 225467 Marca registrada Registro 225820 Marca registrada PORVENIR Nombre Comercial V.2.- La causal de irregistrabilidad en estudio Como disposiciones violadas la parte actora cita el artículo 83 literales a), b) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los cuales disponen lo siguiente: “[…] Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; […] e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro […]”. V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de la norma antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”1. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común2. En relación con el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”3. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la

jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría

de bienes o productos […]” (Negrillas fuera de texto). De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. La jurisprudencia andina ha manifestado que el registro de una marca mixta protege la integridad del conjunto resultante y no sus elementos por separado4. Ahora bien, tratándose de la comparación de marcas denominativas y mixtas se debe resaltar que, por regla general, estas últimas se encuentran compuestas por un elemento nominativo, es decir, por una o varias palabras y por un elemento gráfico, que al unirse conforman una unidad indivisible, a partir de la cual se hace posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios distinguidos con dicha marca. Cabe resaltar que la parte denominativa del signo mixto puede ser de naturaleza compuesta, es decir, integrada por dos o más elementos (nominativos). Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente5: 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-2002. 1 de agosto de 2002. Diseño industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”. 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2001. 13 de junio de 2001. Marca: “BOLIN BOLA”. “[…] No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico

[...]”. Asimismo, ha sostenido que “[…] en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]. Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro […]”6. En este contexto, al ser determinante el elemento denominativo, debe proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina. V.5.- EL CASO CONCRETO V.5.1. Comparación de los signos Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

PREVENIR

Registro 253957 Signo solicitado Registro 179496 Marca registrada 6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2005. 11 de mayo de 2005. Marca:

“CANALETA 90”.

PORVENIR

Registro 225397 Marca registrada

PORVENIR

(nominativa) Registro 225467 Marca registrada Registro 225820 Marca registrada

PORVENIR

Registro Nombre Comercial V.5.2. Análisis de la comparación de los signos Verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por uno o varios elementos denominativos y por uno o varios elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal,

atendiendo a los elementos denominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. En este orden, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: P R E V E N I R 1 2 3 4 5 6 7 8 Signo solicitado P O R V E N I R 1 2 3 4 5 6 7 8 Marcas opositoras En cuanto a la similitud ortográfica, debe señalarse que el signo distintivo «PREVENIR» está compuesto por 8 letras, que puede ser dividido en tres sílabas: PRE – VE – NIR. El signo distintivo «PORVENIR» está compuesto por 8 letras y puede ser dividido, igualmente, en tres sílabas: POR – VE – NIR. Se observa, entonces, que los signos enfrentados, presentan similitudes desde el punto de vista ortográfico, en cuanto que comparten las dos últimas sílabas. No obstante, debe precisarse que el prefijo PRE del signo acusado se diferencia de la

partícula POR de las marcas previamente registradas. En cuanto al aspecto fonético, el Despacho no observa un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor, tal y como se observa a continuación: PREVENIR – PORVENIR – PREVENIR – PORVENIR - PREVENIR – PORVENIR PREVENIR – PORVENIR – PREVENIR – PORVENIR - PREVENIR - PORVENIR PREVENIR – PORVENIR – PREVENIR – PORVENIR - PREVENIR - PORVENIR PREVENIR – PORVENIR – PREVENIR – PORVENIR - PREVENIR - PORVENIR En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente, conforme se puede apreciar del análisis de los signos en cuestión, realizado líneas atrás. En cuanto a la similitud ideológica, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial señaló que la misma “[…] se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante […]”. Al respecto, la Sala estima que entre los signos PREVENIR marca debatida y PORVENIR marca opositora no se presenta dicha similitud, por cuanto sus significados evocan en la mente de sus respectivos consumidores ideas totalmente diferentes. En efecto, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua los significados conceptuales resultan ser disimiles, como se observa: PREVENIR7: “[…] 1. tr. Preparar, aparejar y disponer con anticipación

lo necesario para un fin. 2. tr. Prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio. 3. tr. Precaver, evitar, estorbar o impedir algo. 4. tr. Advertir, informar o avisar a alguien de algo. 5. tr. Imbuir, impresionar, preocupar a alguien, induciéndolo a prejuzgar personas o cosas. 6. tr. Anticiparse a un inconveniente, dificultad u objeción. 7. prnl. Disponer con anticipación, prepar