CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2006-00396-00-2007

NULIDAD RELATIVA DE REGISTRO MARCARIO - Procede cuando se obtiene de mala fe: niega suspensión / MALA FE EN REGISTRO MARCARIO - Nulidad relativa: niega suspensión / MEDIDA CAUTELAR EN MARCAS - Inscripción de la demanda / INSCRIPCION DE LA DEMANDA - Caución En el caso objeto de examen no se dan los supuestos legales prescritos para decretar la suspensión provisional, comoquiera que de la simple confrontación de las resoluciones impugnadas con las normas invocadas no surge evidente la infracción alegada, máxime porque para analizar la trasgresión del artículo 596 del C. de Co. Es necesario así mismo estudiar los artículos 585 y 586 ibidem para establecer si es procedente la anulación del registro marcario concedido a la señora Ana Eugenia San Juan Galvis, quien en sentir de la parte actora actuó de mala fe al apropiarse de una marca que era de SINTECO S.A. Y si bien la Decisión 486 de 2000 en el inciso 2° del artículo 172 contempla que debe decretarse la nulidad relativa de un registro marcario realizado de mala fe, también lo es que esa razón no es suficiente para decretar la medida prevista en el artículo 152 del C.C.A., pues ello requiere de un estudio de fondo de todas las normas relacionadas con el caso, así como impone el análisis de las pruebas que obran en el expediente. De otra parte en cuanto atañe a la solicitud elevada en la demanda de que se decrete como medida cautelar la inscripción de la misma en el Registro Público de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de

Industria y Comercio, la Sala accederá a dicha petición en aplicación del artículo 690 del C. de P. C. Para tal efecto el demandante deberá otorgar caución bancaria o de una compañía de seguros, por la suma de dos millones de pesos m/cte ($2’000.000.oo), de conformidad con el inciso 4° del artículo 690 ibidem, para lo cual se le concede un término de cinco (5) días.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00396-00

Actor: SINTECO S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad INDUSTRIAL TÉCNICA COLOMBIANA S.A. “SINTECO S.A.” mediante mandatario judicial, de conformidad con el inciso 2° del artículo 172 en armonía con el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina solicita la nulidad relativa de las resoluciones 21897 y 21898 del 6 de septiembre de 2005 por medio de las cuales la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta ESPAN EPOXI a favor de la señora Ana Eugenia San Juan Galvis para distinguir productos comprendidos en la clase 1ª de la Octava

Edición de la Clasificación Internacional de Niza. SUSPENSIÓN PROVISIONAL La demandante en escrito separado solicita la suspensión provisional de los mencionados actos por considerar que infringen los artículos 596 del C. de Cio. y 172, inciso 2° de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sostiene que la señora Ana Eugenia San Juan Galvis fue gerente y representante legal de la sociedad demandante del 10 de julio de 1994 al 26 de junio de 2002 por haber sido destituida en una reunión de asamblea de accionistas; que al ejercer sus funciones tuvo ingerencia activa en la elaboración y fabricación de los diseños y artes que distinguían el empaque y presentación de los productos de pegantes, adhesivos y soluciones epóxicas con la marca SINTESOLDA, ya que por su conducto se contrató con terceros dichas tareas; que una vez que dejó de trabajar en la sociedad demandante, la citada señora usó y aprovechó, en quebranto de ésta, el conocimiento creativo y publicitario antes mencionado, usándolo para lograr posesionar y distribuir entre su clientela los productos con la mencionada marca, junto con las bondades funcionales y las calidades intrínsecas de sus productos; que así mismo se apropió de “mala fe” de los derechos incorporales referidos a los diseños de las etiquetas y de los envases que identificaban los productos ADHESIVOS (PEGAMENTOS) SOLDADURAS EPOXICAS con los cuales SINTECO S.A. había logrado distinguir en el mercado consumidor con respecto a la marca SINTESOLDA.

Considera que la medida solicitada debe decretarse, comoquiera que al confrontar y observar las etiquetas que identifican los productos con la marca SINTESOLDA de propiedad de la demandante con ESPAN EPOXI de la señora San Juan Galvis, hay similitud y coincidencia entre otros, por sus colores, diseños y medidas, vale decir el color rojo de fondo o predominante, dos (2) líneas perpendiculares, una en el borde del extremo izquierdo y otra transversal de color verde e idéntica simetría en su representación. Insiste en que la suspensión provisional es viable ya que mientras el proceso sigue su curso, la señora Ana Eugenia San Juan con la marca ESPAN EPOXI se posesiona en el mercado en perjuicio del interés comercial y legítimo de SINTECO de reivindicar su uso y utilización, asociado a la marca SINTESOLDA. Precisa que se remite a la documental aportada con la demanda, en especial las relacionadas con los diseños de las cartulinas o etiquetas utilizadas por las marcas en disputa. CONSIDERACIONES Para la sociedad SINTECO S.A. las resoluciones 21897 y 21898 del 6 de septiembre de 2005 infringen los artículos 596 del C. de Cio. y 172, inciso 2° de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. El cuadro comparativo de la norma demandada con las normas trasgredidas es el siguiente: NORMAS ACUSADAS NORMAS VIOLADAS RESOLUCIONES 21897 y 21898 del DECISIÓN 486 DE 2000 6 de septiembre de 2005 por medio de las cuales la Jefe de la División de

Signos Distintivos (E) de la “… Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la De la Nulidad del Registro marca mixta ESPAN EPOXI a favor de la señora Ana Eugenia San Juan Artículo 172.- Galvis para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza. … La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. …”.

CÓDIGO DE COMERCIO

COLOMBIANO “… ARTICULO 596. <PLAZO PARA

SOLICITUD DE ANULACIÓN DEL CERTIFICADO DE MARCA>. El certificado de una marca podrá anularse a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los artículos 585 a 586; pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicite. De esta acción conocerá el Consejo de Estado.”. Ahora bien, la suspensión provisional podrá decretarse siempre y cuando se cumplan los requisitos que exige el artículo 152 del C.C.A. Tratándose de la acción pública de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.

En el caso objeto de examen no se dan los supuestos legales prescritos para decretar la suspensión provisional, comoquiera que de la simple confrontación de las resoluciones impugnadas con las normas invocadas no surge evidente la infracción alegada, máxime porque para analizar la trasgresión del artículo 596 del C. de Cio. es necesario así mismo estudiar los artículos 585 y 586 ibidem para establecer si es procedente la anulación del registro marcario concedido a la señora Ana Eugenia San Juan Galvis, quien en sentir de la parte actora actuó de mala fe al apropiarse de una marca que era de SINTECO S.A. Y si bien la Decisión 486 de 2000 en el inciso 2° del artículo 172 contempla que debe decretarse la nulidad relativa de un registro marcario realizado de mala fe, también lo es que esa razón no es suficiente para decretar la medida prevista en el artículo 152 del C.C.A., pues ello requiere de un estudio de fondo de todas las normas relacionadas con el caso, así como impone el análisis de las pruebas que obran en el expediente. Ello, desde luego, no puede hacerse en este momento procesal, sino en la sentencia, por tratarse del estudio de fondo de la controversia planteada. En consecuencia, la Sala habrá de negar la suspensión provisional pedida y como la demanda reúne los requisitos legales, dispondrá su admisión. De otra parte en cuanto atañe a la solicitud elevada en la demanda de que se decrete como medida cautelar la inscripción de la misma en el Registro Público de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Sala

accederá a dicha petición en aplicación del artículo 690 del C. de P. C. Para tal efecto el demandante deberá otorgar caución bancaria o de una compañía de seguros, por la suma de dos millones de pesos m/cte ($2’000.000.oo), de conformidad con el inciso 4° del artículo 690 ibidem, para lo cual se le concede un término de cinco (5) días. En mérito de lo expuesto se, R E S U E L V E : 1º ADMÍTESE LA DEMANDA presentada en ejercicio de la acción de nulidad por el apoderado de la sociedad SINTECO S.A. contra la Nación – Superintendencia de Industria y Comercio. 2º NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al Superintendente de Industria y Comercio, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 del C.C.A. 3° NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al Agente del Ministerio Público. 4° NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a la señora ANA EUGENIA SAN JUAN GALVIS, como tercera interesada en las resultas del proceso, en la dirección que aparece en la demanda a folio 250. 5° Fíjese el negocio en lista por el término de diez (10) días, para los efectos previstos en el numeral 5º del artículo 207 del C.C.A. 6° Solicítese al Superintendente de Industria y Comercio, por intermedio de su Secretaría General, el envío de los antecedentes administrativos de los actos acusados, dentro del término de los quince (15) días siguientes al de recepción del correspondiente oficio. 7° En orden a cubrir los gastos ordinarios del proceso, la demandante deberá

consignar la suma de veintidós mil pesos ($22.000,oo) M/cte. en la cuenta N° 40070-000664-4 del Banco Agrario de Colombia, nombre “depósitos judiciales por gastos del proceso – Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, dentro de los diez (10) días siguientes al de regreso del expediente a la Secretaría de la Sección. 8° NIÉGASE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los actos acusados. 9° DECRÉTASE COMO MEDIDA CAUTELAR la inscripción de la demanda en el Registro Público de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Para lo cual el demandante DEBE otorgar caución bancaria o de una compañía de seguros, por la suma de dos millones de pesos m/cte ($2’000.000.oo). CONCÉDESE un término de cinco (5) días, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. 10° RECONÓCESE PERSONERÍA al abogado JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO, quien actúa en representación de la demandante para los efectos y según los términos del poder otorgado a folio 1. CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

MARTHA SOFIA SANZ TOBON CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA