CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2007-00001-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo PREVENIR y la marca y nombre comercial PORVENIR / REGISTRO MARCARIO – Procedencia frente al signo PREVENIR al no existir similitud ni conexión competitiva con la marca

PORVENIR

[D]el análisis de los conceptos reseñados y de los signos enfrentados la Sala advierte que no tienen similitud ortográfica, fonética ni ideológica, por lo siguiente: Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que si bien es cierto que dichas denominaciones comparten el vocablo “VENIR”, también lo es que estos, en cada uno de los signos en disputa, se encuentran combinados con raíces diferentes: “PRE” y “POR”, es decir, están integradas con vocales y consonantes diferentes, lo que hace que visualmente no sean confundibles. (…) Con relación a la similitud fonética, la Sala observa que la expresión cuestionada se pronuncia PREVENIR y la previamente registrada POR – VENIR, en donde las vocales E y O inciden significativamente en su pronunciación. (…) Sobre el particular, la Sala aclara que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen raíces diferentes, hace que el impacto visual y fonético sea distinto, pues lo cierto es que no es dable confundir la expresión “PRE” con “POR”, toda vez que una termina en vocal y la otra en consonante. (…)En cuanto a la similitud ideológica o conceptual se establece que al consultar http://www.rae.es, se constata que la expresión “PREVENIR” significa “Preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin”. “Prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o

perjuicio.” “Precaver, evitar, estorbar o impedir algo.” “Advertir, informar o avisar a alguien de algo”. Y la expresión “PORVENIR”, según la citada página de internet, tiene los siguientes significados: “Suceso o tiempo futuro”. “Situación futura en la vida de una persona, de una empresa, etc.” (…) En el sub lite, la expresión “PREVENIR” fue solicitada para distinguir los siguientes servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “Servicios funerarios.” Por su parte, el signos de la actora “PORVENIR” amparan los siguientes servicios de la Clase 36

Internacional: “Servicios de seguros; operaciones financieras, operaciones monetarias; negocios inmobiliarios”. Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, la Sala estima que entre las citadas Clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los servicios amparados no pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, tienen finalidades diferentes y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE 1993 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO

DE CARTAGENA – ARTÍCULO 83 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00001-00

Actor: PORVENIR S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad.

Referencia: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “PREVENIR” Y EL SIGNO

PREVIAMENTE REGISTRADO “PORVENIR” DE LA ACTORA, NO SE ADVIERTE

SIMILITUD ORTOGRÁFICA, NI FONÉTICA, NI CONCEPTUAL, TENIENDO EN

CUENTA EL EMPLEO DE PREFIJOS DISTINTOS, QUE LE APORTAN UNA

FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL A LAS MARCAS. ADEMÁS, NO EXISTE

RELACIÓN O CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS

IDENTIFICADOS POR LOS SIGNOS EN DISPUTA.

La SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo artículo 85 del CCA, que se interpreta como nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 24195 de 27 de julio de 2001, “Por la cual se resuelven unas oposiciones y se niega una marca”; 00041776 de 24 de diciembre de 2002 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, y 00133 de 14 de enero de 2003, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1º: El 4 de octubre de 1997, la sociedad PREVENIR S.A. presentó solicitud de registro de la marca “PREVENIR” (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 2°- Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad actora presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el riesgo de confundibilidad de la marca “PORVENIR” (mixta), para identificar productos de la Clase 36 Internacional, de la cual es titular. 3°: A través de la Resolución núm. 24195 de 27 de julio de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos1 de la SIC declaró fundada la oposición formulada por la sociedad PROMOTORA DE JARDINES CEMENTERIOS S.A., e infundada la oposición manifestada por la actora y por la sociedad ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A., y, en consecuencia, negó el registro de la marca “PREVENIR” (mixta), para distinguir servicios de la Clase 42 Internacional2. 4º: Contra la citada Resolución, la sociedad PREVENIR S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación; siendo resuelto el primero de ellos de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 00041776 de 24 de diciembre de 2012, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo a través de la Resolución núm. 00133 de 14 de enero de 2003, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien revocó la

decisión contenida en la Resolución núm. 24195 de 27 de julio de 2001 y concedió el registro del signo solicitado. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que, la SIC al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 83, literal a)3, de la Decisión 344 de 1993, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 1 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 2 El signo fue solicitado para identificar “Servicios funerarios.” 3 “i) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o toda vez que que existe una gran similitud entre los signos en conflicto, que puede llevar al público consumidor a incurrir en error al momento de elegir el servicio deseado. Señaló que, la marca “PREVENIR” (mixta) al igual que la previamente registrada “PORVENIR” (mixta), tienen como elemento sobresaliente una palabra; y como elemento gráfico no solo tienen un tamaño similar, sino que la colocación de las letras es idéntica. Afirmó que, las citadas expresiones tienen el mismo número de letras y seis de ellas se ubican en la misma posición; adicionalmente, la silaba tónica es idéntica y se encuentra en el mismo lugar de la palabra dentro de la cual hay dos vocales, a saber: “PORVENIR” - “PREVENIR”, “PORVENIR” - “PREVENIR”, “PORVENIR” - “PREVENIR”. Resaltó que, el significado de las dos marcas en controversia es de expectativa y

previsión por el futuro, por lo que, el público consumidor incurriría en error al momento de escoger un servicio u otro. Indicó que, la SIC ha negado varias veces diferentes marcas mixtas, que llevan la expresión “PREVENIR”. Adujo que, la SIC al expedir la Resolución acusada violó el artículo 83, literal b)4, de la Decisión 344 de 1993, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” 4 “i) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.” solicitud de registro objeto de controversia ha debido ser negada, toda vez que se trata de un signo semejante al previamente registrado, por lo que, como ya se dijo puede inducir al público a error. Además, argumentó que el signo cuestionado es confundible con su nombre comercial “PORVENIR”. Anotó que, su marca “PORVENIR” (mixta) en Panamá fue concedida, luego de rechazar una demanda de oposición de PREVENIR S.A., pero no porque los signos fueran diferentes, sino porque tenía un mejor derecho. Alegó que, la SIC al expedir la Resolución acusada violó el artículo 83, literal e)5, de la Decisión 344 de 1993, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por falta de aplicación, habida cuenta que la mayoría del público consumidor está afiliado a sus

servicios y los que distingue la marca “PORVENIR”, notoriamente conocida. Para el efecto, allegó pruebas de su notoriedad. II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico. 5 “i) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita.” Señaló que, el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que, la marca cuestionada “PREVENIR” (mixta), que identifica servicios de la Clase 42 de la Clasificación internacional de Niza, cumple con los requisitos exigidos y, contrariamente a lo argumentado por la actora, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados “PREVENIR” frente a “PORVENIR” (mixta) no presentan similitudes entre las mismas y no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el servicio mismo, ni sobre su procedencia empresarial. Adujo que, si bien las marcas enfrentadas coinciden en el empleo de algunas de sus letras (V-E-N-I-R), en conjunto cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora, en tal sentido al ser

visualizados desde lo gráfico y pronunciados desde el punto de vista fonético, son percibidos de diferente manera y además tienen una diferenciación conceptual evidente. Que, “PREVENIR” proviene del latín praevenire y significa preparar, aparejar y disponer con anticipación, las cosas necesarias para un fin. Que, “PORVENIR” proviene del latín por y venir; significa suceso o tiempo futuro. Indicó que, si bien el elemento predominante de la marca “PORVENIR” (mixta) es el elemento nominativo, su figurativo le otorga aún más distintividad para poder coexistir en el mercado sin generar confusión. Alegó que, entre las expresiones cotejadas existen elementos gráficos, ortográficos, fonéticos y conceptuales muy diferenciadores entre sí. II.1.2.- La sociedad PREVENIR S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Señaló que, los significados conceptuales de cada una de las marcas en conflicto son absolutamente diferentes. Aclaró que, las marcas han coexistido de forma pacifica desde el año 2000, fecha en la cual la SIC otorgó el registro de la marca “PREVENIR” en favor de la sociedad PREVENIR S.A., para identificar servicios funerarios. Que, la referida coexistencia tiene como efecto que el público consumidor identifique plenamente las marcas y las asocie a diferentes prestadores de servicios. Trajo a colación una sentencia6 que ordenó a la SIC conceder el registro de la marca “JOHANN MARIA FARINA”, para distinguir productos de la Clase 3ª Internacional, no obstante estar previamente registrada la marca “JEAN MARIE

FARINA”, para distinguir productos de la misma Clase, por el hecho de “haber coexistido registralmente anteriormente.” Adujo que, no existe similitud entre los servicios identificados con las marcas cotejadas, ni relación de naturaleza, pues mientras que la marca cuestionada “PREVENIR” identifica servicios (funerarios) de la Clase 42 Internacional, el 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de abril de 2004, número único de radicación 11001-03-20-000-1999-6009-01. signo previamente registrado, “PORVENIR”, ampara servicios de la Clase 36 Internacional (administración de fondos de pensiones y de cesantías, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que lo complementen, sustituyan, modifiquen o adicionen). Expresó que, la marca “PORVENIR” puede reputarse conocida únicamente dentro del sector de los fondos administradores de pensiones, es decir, dentro del sector involucrado con los servicios de la Clase 36 Internacional y por este motivo no puede ser protegida más allá de los límites del principio de especialidad. Que, de las pruebas aportadas por la actora se puede inferir que el signo “PORVENIR” únicamente ha sido usado dentro del sector de los servicios de la citada Clase 36, por lo tanto las marcas registradas en clases diferentes a esta, se encuentran incursas en causal de cancelación por no uso, razón por la cual solicitaron ante la SIC la cancelación por no uso del registro núm. 225820, correspondiente a los servicios de la Clase 42 Internacional.

Concluyó que, no existe similitud entre las marcas cotejadas, ni entre los servicios identificados con las mismas, por lo que no se configura casual alguna de irregistrabilidad de la citada Decisión 344. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se nieguen las pretensiones de la demanda. Señaló que, el elemento gráfico de la marca solicitada a registro, “PREVENIR”, tiene forma de una flor de loto, mientras que la parte gráfica de la marca registrada hace referencia a la mitad de un sol. Expresó que, ambos signos están compuestos por 8 letras, 3 vocales y 5 consonantes y pueden ser divididos en 3 sílabas (PRE-VE-NIR y POR-VE-NIR). Indicó que, en cuanto al aspecto fonético y conceptual, no evidencia similitudes que causen riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor, ya que los significados de las marcas en conflicto evocan ideas diferentes en la mente de sus respectivos consumidores. Adujo que, si bien es cierto que los signos comparten consonantes y vocales, también lo es que el prefijo “PRE” del signo solicitado a registro se diferencia de la partícula “POR” de la marca previamente registrada, generando una diferencia ortográfica y fonética, que permite que entre ambas marcas no exista riesgo de confusión en el público consumidor. Que, así lo manifestó el Consejo de Estado en la sentencia de 1º de noviembre de 2012 (Expediente núm. 2006-00397, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno).

Estimó que, debido a que no existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales, que generen riesgo de confusión alguno entre las marcas cotejadas, no se hace necesario analizar las pruebas aportadas por la parte actora con el fin de probar la notoriedad de la marca “PORVENIR”. Trajo a colación la Interpretación Prejudicial 237-IP-2013, rendida por el Tribunal en este proceso, en la que se señaló que no procede la interpretación del literal e), del artículo 83, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesto que en la controversia no se discute el reconocimiento de la notoriedad de un signo, por cuanto las diferencias señaladas entre los signos cotejados convierte en inocua e innecesaria la valoración de las pruebas de notoriedad. Concluyó que, el signo “PREVENIR” (mixto) no es susceptible de generar confusión o riesgo de asociación con la marca previamente registrada “PORVENIR” (mixto), razón por la cual dichas marcas pueden coexistir en el mercado sin que sea posible que causen confusión en el público consumidor. IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…] 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o se asemeje a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero para distinguir los mismos productos o servicios; o, para productos o servicios respecto de los

cuales pueda inducir al público a error. Ello, debido a que en dichas condiciones el signo solicitado carece de fuerza distintiva y puede inducir al público a error. […] 1.7. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración las posibles similitudes que puedan presentarse, para de esta manera establecer si podía incurrir en error en el público consumidor. […] 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo PREVENIR (mixto) y la marca PORVENIR (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 7 Proceso 237-IP-2016. […] 2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los

criterios señalados en los puntos precedentes. […] 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de producto o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. 3.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos identificados por las marcas, a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 3.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos o servicios, sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro […].” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución núm. 00133 de 14 de noviembre de 2003, concedió el registro de la marca “PREVENIR” (mixta), en favor de PREVENIR S.A., para amparar los siguientes servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “Servicios funerarios.” Al respecto, la actora alegó que la marca “PREVENIR” es confundible con su

marca mixta previamente registrada “PORVENIR” y su nombre comercial “PORVENIR”, ya que poseen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales. Además, adujo que su marca es notoria. El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de 1993, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No así la interpretación de los literales b) y e), de la citada Decisión. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 344 de 1993, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, procedía el registro de la marca “PREVENIR” para la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. El texto de la norma interpretada por el Tribunal, es del siguiente tenor: Decisión 344. “[…] Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error; […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada

uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede inducir al público a error. d) Al efectuar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]” Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (mixta) MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (mixta) Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta (“PREVENIR”), como lo es la registrada a favor del tercero interesado en las resultas del proceso, con otra marca mixta (“PORVENIR”), previamente registrada, en favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas controvertidas, no así las gráficas que las acompañan, a pesar de que estas cumplen un papel diferenciador, pues su sola lectura es la que trae en la mente

del consumidor las palabras que las distinguen. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Con el objeto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades de casa caso concreto, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de las sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable o evidente. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. d) Gráfica o figurativa: se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”8

Además, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: “[…] a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse

riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 8 Ibídem iii)Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv)Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” Ahora bien, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos enfrentados la Sala advierte que no tienen similitud ortográfica, fonética ni ideológica, por lo siguiente: Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que si bien es cierto que dichas denominaciones comparten el vocablo “VENIR”, también lo es que estos, en cada uno de los signos en disputa, se encuentran combinados con raíces diferentes: “PRE” y “POR”, es decir, están integradas con vocales y consonantes diferentes, lo que hace que visualmente no sean confundibles. A este respecto, es del caso traer a colación la sentencia9 en la que se señaló: “[…] Ahora bien, que el fragmento PREVENIR tenga cierta similitud con PORVENIR, a juicio de la Sala, no genera confusión entre el público

consumidor, pues la raíz PRE del signo acusado resalta la diferencia en relación con POR de la marca de la demandante […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.) Con relación a la similitud fonética, la Sala observa que la expresión cuestionada se pronuncia PREVENIR y la previamente registrada POR – VENIR, en donde las vocales E y O inciden significativamente en su pronunciación. 9Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de noviembre de 2012, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11010324000 20060039700. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia:

PREVENIR PORVENIR PRE-VENIR POR-VENIR

PREVENIR PORVENIR PRE-VENIR POR-VENIR

PREVENIR PORVENIR PRE-VENIR POR-VENIR PREVENIR PORVENIR PRE-VENIR POR-VENIR Sobre el particular, la Sala aclara que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen raíces diferentes, hace que el impacto visual y fonético sea distinto, pues lo cierto es que no es dable confundir la expresión “PRE” con “POR”, toda vez que una termina en vocal y la otra en consonante. Lo anterior en razón de que al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos, le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que el uso de las partículas comunes lleve a entender que se trata de un mismo servicio o se genere algún riesgo de confusión o asociación.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual se establece que al consultar http://www.rae.es, se constata que la expresión “PREVENIR” significa “Preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin”. “Prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio.” “Precaver, evitar, estorbar o impedir algo.” “Advertir, informar o avisar a alguien de algo”. Y la expresión “PORVENIR”, según la citada página de internet, tiene los siguientes significados: “Suceso o tiempo futuro”. “Situación futura en la vida de una p