CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2007-00137-00-2018

EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA – No se configura al no ser necesario demandar el acto que concede el registro de la marca junto con aquel que inadmite la solicitud de revocatoria directa [E]sta Corporación ha sostenido en jurisprudencia previa, que es innecesario demandar como unidad jurídica completa el acto administrativo que concedió el registro de la marca LE COLLEZIONI y el acto que inadmitió la solicitud de revocatoria directa, que en este caso corresponde a la Resolución núm. 14674 del 24 de junio de 2005. COTEJO MARCARIO – Entre el signo LE COLLEZIONI y el nombre y enseña comercial Le Collezioni / DERECHO SOBRE UN NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL – Prueba / PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD – Excepciones / EXCEPCIÓN DE NOTORIEDAD – Requisitos para su aplicabilidad / EXCEPCIÓN DE OPOSICIÓN ANDINA – Requisitos para su aplicabilidad / excepciones al principio de territorialidad – No configuración / NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL REGISTRADOS EN OTRO PAIS - El efectuado en Ecuador es insuficiente para defender la irregistrabilidad de una marca con el mismo nombre en Colombia El derecho sobre el nombre comercial se rige bajo un sistema declarativo lo que significa que surge con el primer uso y permanece en el tiempo siempre y cuando tal uso sea real y efectivo. (…) La Sala constató del acervo probatorio allegado al proceso que los demandantes acreditaron el uso real y efectivo de su nombre y enseña comercial, exclusivamente para la República del Ecuador (…) La Interpretación Prejudicial analiza dos de las excepciones al principio de territorialidad de un derecho exclusivo sobre propiedad industrial, la notoriedad y la

oposición andina (…) La Sala encuentra, en relación con la excepción de notoriedad, que los demandantes no alegaron ni demostraron con las pruebas allegadas al proceso, que su nombre y enseña comercial fuera signos distintivos notorios; tan solo aportaron pruebas para demostrar el uso de los mismos en la República del Ecuador. Por ello la Sala considera que los derechos mostrados por los demandantes no pueden subsumirse bajo la primera excepción al principio de territorialidad del derecho sobre signos distintivos. (…) La norma transcrita [artículo 147 de la Decisión 486] le confiere legitimidad al titular del registro de una marca en un Estado Miembro, de presentar oposición andina en otro Estado Miembro, cumpliendo el requisito adicional de demostrar su interés en ese mercado local, a través de la presentación de una solicitud de registro de marca. En el caso sub examine los demandantes invocan la titularidad sobre el nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI sustentada en un uso en la República del Ecuador e incluyen a título de pretensión, que se protejan sus derechos sobre tales signos distintivos con fundamento en el artículo 147 de la Decisión 486. Para la Sala es claro que no resulta aplicable a este caso la figura oposición andina del artículo 147 de la Decisión 486, porque los demandantes alegan un derecho sobre nombres y enseñas comerciales pero no sobre marcas como lo prevé la norma descrita. Asimismo, la Decisión 486 no prevé que la aplicación de esta figura, se extienda al nombre o a la enseña comercial como sí ocurre en otros escenarios. Corolario de lo anterior, para estar ante un caso de excepción al principio de territorialidad del derecho exclusivo sobre un nombre y una enseña comercial, los

demandantes han debido probar la notoriedad de sus signos distintivos teniendo en cuenta que no demostraron uso en la República de Colombia, lo que no ocurrió. Igualmente, debido a que el derecho sobre el nombre y enseña comercial demostrado por los demandantes tiene un alcance exclusivamente territorial, limitado a la República del Ecuador, los demandantes no pueden oponer válidamente tales derechos en la República de Colombia.

PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE UNA OPOSICIÓN – Efectos

[P]ara la Sala es claro que habida cuenta de que los demandantes presentaron el escrito de advertencia por fuera del término que prevé la Decisión 486 para presentar oposiciones, la demandada, en aplicación de la normativa mencionada, desestimó correctamente el escrito de advertencia y tuvo por no presentada la oposición andina, del artículo 147 de la Decisión 486, que invocan los demandantes en su libelo. Por todo lo anterior, la Sala concluye, que la demandada no vulneró el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 por cuanto los demandantes jamás allegaron, dentro del término establecido en la norma comunitaria, los elementos probatorios necesarios para demostrar la existencia de su derecho sobre el nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI en la República de Colombia o la extraterritorialidad de su derecho surgido en la República del Ecuador.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 – ARTICULO 97 / DECISIÓN 486

DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 146 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 147

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00137-00

Actor: FERNANDO MARCH GAME Y ECUACLEANER S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de Nulidad Referencia: Alcance del derecho sobre nombres y enseñas comerciales en Estados Miembros de la Comunidad Andina. Requisitos de la Oposición andina. Efectos de la extemporaneidad de la oposición.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentaron Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución núm. 34999 de 17 de diciembre de 2003. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Fernando March Game y Ecuacleaner S.A., en adelante los demandantes, por intermedio de apoderado especial1, presentaron demanda que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad, fundamentada en los artículos 1722 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina3, en

adelante Decisión 486, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la demandada, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución núm. 34999 de 17 de diciembre de 2003 “Por la cual se concede un registro” expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI, para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Executive S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso, en adelante el tercero con interés. Pretensiones4

2. Los demandantes solicitaron que se reconozcan las siguientes pretensiones: "[…] 2.1 Declarar la nulidad de la Resolución núm. 34999 de 17 de diciembre de 2003, proferida por la jefatura de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que concede el registro para la marca LE COLLEZIONI, mixta, certificado 278133, para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” 1 Cfr. Folio 2 2 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente

decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” 3 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 4 Cfr. Folios 36 y 37 comprendidos dentro de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad EXECUTIVE S.A. 2.2 Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción y se ordene la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. 2.3 Que se condene en costas a la accionada […]”. Presupuestos fácticos

3. Los demandantes indicaron, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones5: 3.1. El señor Fernando March Game y/o Ecuacleaner S.A., con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil (República del Ecuador), usan desde el año 1988 el nombre y la enseña comercial LE COLLEZIONI para distinguir al empresario y al establecimiento de comercio que desarrolla actividades relacionadas con la distribución, comercialización, importación, exportación y compra y venta de toda clase de mercancías, productos, materias primas para el sector de la moda y manufacturero (ropa, calzado y sombrerería), así como todos los artículos relacionados tales como jabones, perfumería cosméticos, lociones, pieles de animales, baúles, paraguas, billeteras y productos en cuero, bastones, fustas, etc.,

productos comprendidos dentro de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2. Adquirieron la titularidad sobre el nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI en razón de su uso continuo e ininterrumpido en la República del Ecuador y conforme a la normativa de la Comunidad Andina, cuentan con facultades para defender sus derechos en cualquiera de los Estados miembros. 3.3. Algunos de los socios de Executive S.A., como tercero con interés, contactaron a los demandantes, siete años atrás en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, con el objeto de distribuir y comercializar en Colombia ropa extranjera en establecimientos que se denominan LE COLLEZIONI, nombre y enseña comercial con el que los demandantes se han identificado por más de diecinueve años en la República del Ecuador. 5 Cfr. Folios 38 a 40. 3.4. Encontraron con sorpresa y extrañeza, en una visita realizada a Colombia, que su nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI estaban siendo utilizados por Executive S.A., para distinguir los mismos productos que ellos distribuyen y comercializan, sin su autorización o licencia. 3.5. Executive S.A., conociendo de la existencia del nombre y enseña comercial de propiedad de Fernando March Game y/o Ecuacleaner S.A., solicitó, de mala fe, el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.6. Cuando tuvieron conocimiento de la solicitud de registro en Colombia presentada por Executive S.A., el término para presentar oposición con fundamento en el artículo 147 ya había vencido; no obstante, en uso de sus

derechos y facultades concedidas por la legislación nacional e internacional que les otorgan la posibilidad de impedir el registro acreditando un interés legítimo, presentaron a la demandada abundante material probatorio informándole de la existencia, derechos y uso anterior del nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI en la República del Ecuador. 3.7. La Superintendencia de Industria y Comercio no realizó el examen de registrabilidad exigido por la Ley y omitió pronunciarse acerca del escrito y concedió el registro a Executive S.A. de la marca LE COLLEZIONI, para distinguir productos de la Clase 3 Internacional. Por lo anterior, Fernando March Game y/o Ecuacleaner S.A., solicitaron la revocatoria directa del acto expedido, pero fue negada bajo el argumento que debió haberse presentado oposición dentro del término legal. Normas violadas

4. Los demandantes en el libelo introductorio adujeron la vulneración de los artículos 136 literal b)6 y 1507 de la Decisión 486. Adicionalmente, la de los artículos 6 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 7 “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se

hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”. 6º.8, 319 y 3510 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante Código Contencioso Administrativo y 2311 y 6112 de la Constitución Política. Concepto de la violación

5. Los demandantes expusieron los cargos por violación de la siguiente forma: 5.1.Afirmaron que la demandada incurrió en una "falta de aplicación" del artículo 150 de la Decisión 486 debido a que no realizó en debida forma el estudio de fondo de registrabilidad de la marca solicitada13 al desconocer que, conforme a la normativa andina, los demandantes tienen derechos anteriores sobre la expresión LE COLLEZIONI que utilizan desde 1988 como nombre y enseña comercial. Lo anterior, pese a que la demandada fue informada sobre el hecho, a través de escrito de 31 de diciembre de 2003. 5.2.Indicaron que la demandada omitió aplicar el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto registró como marca el signo distintivo LE COLLEZIONI a pesar de ser idéntico al nombre y enseña comercial que usaban los demandantes con anterioridad, lo que afecta sus derechos y causa riesgo de confusión y asociación. 5.3. Alegaron que se violó el artículo 13714 de la Decisión 486 porque la demandada conoció de los acercamientos del tercero con interés y los demandantes, para constituir una sucursal en Colombia, por lo que era forzoso

8 “[…] Artículo 6º.- Término para resolver. Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta. Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la misma forma al interesado. En los demás casos será escrita […]”. 9 “[…] Artículo 31. Deber de responder las peticiones. Será deber primordial de todas las autoridades hacer efectivo el ejercicio del derecho que consagra el artículo 45 de la Constitución Política mediante la rápida y oportuna resolución de las peticiones que, en términos comedidos, se les formulen y que tengan relación directa con las actividades a cargo de esas mismas autoridades. […]” 10 “[…] Artículo 35. Adopción de decisiones. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares. En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite. Cuando el peticionario no fuere titular del interés necesario para obtener lo solicitado o pedido, las autoridades negarán la petición y notificarán esta decisión a quienes aparezcan como titulares del derecho invocado, para que puedan hacerse parte durante la vía gubernativa, si la hay. Las notificaciones se harán conforme lo dispone el capítulo X de este título […]”. 11 “[…] Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por

motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]”. 12 “[…] Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley […]”. 13 La Sala entiende que se trata del signo solicitado y registrado como marca. 14 “[…] Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro […]”. concluir la intención del mencionado tercero, de perpetrar actos de competencia desleal de imitación, confusión y aprovechamiento de la reputación de los demandantes. 5.4.Añadieron que, en aplicación del artículo 172 de la Decisión 486, la decisión de concesión del registro debe anularse por cuanto la autoridad competente debe decretar, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiere concedido de mala fe, que es evidente en este caso, por razón de las circunstancias anotadas. 5.5.Manifestaron que la demandada violó el artículo 8315 de la Constitución Política por cuanto, el tercero con interés, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los demandantes, movido por una reprochable mala fe, solicitó en Colombia el registro de la marca LE COLLEZIONI; la situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien hizo caso omiso de dicha información. Por la misma razón, los demandantes consideraron

violados el artículo 76816 del Código Civil Colombiano. 5.6. Sostienen que, por desconocimiento y falta de aplicación, se violaron los artículos 23 de la Constitución Política y 6º, 31 y 35 del Código Contencioso Administrativo, porque la demandada ha debido proteger los derechos y facultades concedidas al demandante en la Legislación Nacional (Código de Comercio) e Internacional (ADPIC, Convención de París y Decisión 486); además presentaron seis peticiones que no fueron respondidas. 5.7.Arguyeron, finalmente, que se violó el artículo 61 de la Constitución Política, porque no se protegieron en debida forma sus derechos sobre el nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI. Contestación de la demanda

6. La demandada se opuso a las pretensiones solicitadas por los demandantes, argumentando lo siguiente17: 15 “[…] Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas […]”. 16 “[…] Artículo 768. Buena Fe en la Posesión. La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes y de todo otro vicio. Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato. Un justo error en materia de hecho, no se opone a la buena fe. Pero el error, en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que no

admite prueba en contrario […]”. 17 Cfr. Folios 75 a 82 6.1.Adujo, en esencia, que el acto que concedió el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI fue expedido con la observancia de los requisitos señalados en la Decisión 486, debido a que el signo cumple con los requisitos de perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 6.2.Precisó en cuanto al uso anterior del nombre comercial LE COLLEZIONI, que tanto el órgano comunitario como su homólogo nacional, admiten el depósito del nombre comercial no como una forma constitutiva del derecho, sino como un mecanismo probatorio que, desde el día de la solicitud, crea una presunción de inicio de uso en los términos del artículo 605 del Código de Comercio. 6.3.Señaló que el depósito que se surte ante la Superintendencia otorga una presunción de fecha de primer uso, pero que el interesado dispone de los elementos probatorios que la legislación le otorga para que se reconozca su derecho sobre el nombre comercial. 6.4.Indicó que, además de lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal de Justicia, ha señalado que el nombre comercial, a excepción de aquel que es notorio, debe usarse en el Estado en el que pretende acreditarse el derecho y que tal uso debe ser personal, exteriorizado, ostensible y continuo y se pierde por el no uso18. 6.5.Explicó que mientras que el registro de marca otorga derechos exclusivos y excluyentes por un período de tiempo determinado, el derecho sobre el nombre comercial está supeditado a la exigencia de uso19. Por ello señaló que, para que la

causal de irregistrabilidad marcaria del artículo 136 literal b) de la Decisión 486 prospere, es necesario que dentro del término establecido en la norma comunitaria, el interesado presente las observaciones a que haya lugar y allegue oportunamente los elementos probatorios necesarios para probar su mejor derecho. 6.6.Manifestó, que en este caso, los demandantes, sobre quienes pesaba la carga de la prueba, no presentaron dentro de las actuaciones administrativas adelantadas, las observaciones tendientes a proteger su pretendido derecho sobre 18 Proceso 8-IP-97 de marzo de 1998 19 Proceso 45 IP-98 el nombre comercial, de manera que la entidad actuó conforme a las herramientas de convicción obrantes dentro de la actuación administrativa. 6.7.Finalmente, consideró que la demanda esta incursa en la “excepción de fondo” de inepta demanda, por cuanto no se demandaron como unidad jurídica completa todos los actos administrativos a través de los cuales se concedió el registro de la marca LE COLLEZIONI: se demandó la nulidad de la Resolución núm. 5656 del 17 de marzo de 2005 pero no la núm. 14674 del 24 de junio de 2005 que inadmitió la solicitud de revocatoria directa. Ante la eventualidad de que se declare la nulidad de la primera, quedaría vigente la segunda, lo cual, a juicio del demandado, constituye una falla sustantiva de la demanda.

7. El tercero con interés, por intermedio de apoderado especial20, se opuso a las pretensiones solicitadas por los demandantes argumentando lo siguiente: 7.1.Señaló que el artículo 150 de la Decisión 486 prevé que la entidad debe

realizar un examen de registrabilidad, se hayan o no presentado oposiciones; que no obstante, no existe norma que la obligue a adoptar decisiones con base en documentos y escritos allegados al expediente, que no se hayan presentado como una oposición y/o como una prueba de la misma. 7.2. Sostuvo, de acuerdo con lo anterior, que la entidad únicamente está obligada a pronunciarse sobre las oposiciones que se presenten dentro del trámite y con el lleno de los requisitos legales, y que el hecho de que no se hubiera pronunciado expresamente sobre los documentos presentados por la solicitante, no quiere decir que no los haya tenido en cuenta, sino que simplemente consideró que no constituían un impedimento para el registro de la marca LE COLLEZIONI. 7.3.Aceptó que si bien los signos cotejados son idénticos, resulta discutible que los demandantes consideren que el signo distintivo usado en la República del Ecuador, debió considerarse como obstáculo para el registro de la marca LE COLLEZIONE en Colombia. 7.4.Manifestó que no es posible otorgar un derecho extraterritorial a un nombre comercial usado en la República del Ecuador a excepción que, con fundamento en 20 Cfr. Folio 83 el artículo 147 de la Decisión 486, el interesado presente una oposición andina, lo que no ocurrió en este caso. 7.5.Expuso que carece de sustento el argumento relativo a la competencia desleal del artículo 137 de la Decisión 486, porque no se está ante un escenario en que el demandante y el tercero con interés, concurran en el mismo mercado o sus comportamientos se realicen con fines concurrenciales como lo prevén los artículos núm. 2 y 4º de la Ley 256 de 1996.

7.6.Indicó que los demandantes no probaron la alegada mala fe del tercero con interés, por lo cual, debe presumir que el comportamiento de la demandada está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. 7.7.Finalmente, afirmó, respecto de la supuesta violación de los artículos 83 y 61 de la Constitución Política y 768 del Código Civil Colombiano, que la solicitud y obtención del registro marcario está revestido de presunción de buena fe y que, para hacer efectiva la protección a la propiedad intelectual se deben cumplir ciertas formalidades que los demandantes no cumplieron. Interpretación Prejudicial

8. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 21 de noviembre de 2013,21 ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486.

9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación 122IP-2015 de 7 de julio de 201622, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que aceptó interpretar los artículos 136 literal b), 137, 150 y 172 de la Decisión 486 y de oficio resolvió restringir la interpretación del artículo 172 a los incisos 1.º y 3.º y extendió la interpretación a los artículos 17923 y 192 (primera parte del primer inciso y segundo inciso)24 de la misma Decisión. 21 Cfr. Folio 189 22 Cfr. Folios 198 a 223 23 “[…] Artículo 179. Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de

Marcas de la presente Decisión. […]”. 24 “[…] Artículo 192. El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular […]”. Alegatos de conclusión

10. Visto el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, el Despacho Sustanciador, mediante auto de 24 de julio de 201225, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Vencido el plazo, los demandantes, la demandada y el tercero con interés reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa, expuestos en la demanda y en la contestación a la demanda. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

11. Visto el artículo 128 numeral 726 del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30827 de la Ley 1437 de enero 18 de 201128, sobre el régimen de transición y vigencia y, del artículo 129 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de

200330, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina vi) la Interpretación Prejudicial 122IP-2015 de 7 de julio de 2016 y vii) el análisis del caso concreto. 25 Cfr. Folio 121 26 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 27 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”. 28 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 29 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y

restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 30 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

13. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

El acto administrativo demandado

14. El acto administrativo demandado es la Resolución núm. 34999 de 17 de diciembre de 200331 “Por la cual se concede un registro” expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual concedió el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI, para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” productos comprendidos dentro de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, a

Executive S.A.

15. El acto administrativo demandado indica: “[…] CONSIDERANDO: Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple los requisitos previstos en la