CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2007-00141-00-2015

REGISTRO MARCARIO – Signos idénticos / MARCA REGISTRADA EN OTRO PAIS – El registro de la marca LE COLLEZIONE en Ecuador es insuficiente para defender el uso de la misma marca en Colombia La solicitud de la marca “LE COLLEZIONE” (mixta), fue presentada por la sociedad EXECUTIVE S.A. a la Superintendencia de Industria y Comercio el 29 de abril de 2003, y según lo expresa la parte demandante, para demostrar su interés en el mercado colombiano, solicitó el 31 de diciembre de 2003, el registro de la marca “LE COLLEZIONI”, de manera que, en este sentido, no puede alegar prioridad en su solicitud; pero, además, tácitamente está aceptando que su nombre y enseña comercial no era usado en Colombia; lo cierto es que nunca alegó ni probó el primer uso de su nombre y enseña comercial en Colombia, ni que su registro o depósito hubiera sido realizado en el País, ni que su marca era notoria, ni presentó oposición, lo que le hubiera permitido a la Superintendencia de Industria y Comercio, advertir la existencia de un derecho en cabeza de la parte actora y pronunciarse frente al mismo. Si bien la parte actora, presenta como prueba del uso personal, continuo y ostensible del nombre comercial LE COLLEZIONI, entre otros, copia de numerosas facturas de venta en establecimientos comerciales de Ecuador, expedidas antes del año 2003, en las cuales se aprecia la expresión LE COLLEZIONI; copia de cheques de bancos ecuatorianos que contienen la misma expresión, girados por la sociedad Ecuacleaner S.A. con orden de pago a terceros; muestras de publicidad que

demuestran que LE COLLEZIONE tiene dos puntos de venta en Ecuador (Quito y Guayaquil); facturas de compra en DONNAKARAN de Nueva York, lo cierto es que todas son demostrativas de que el nombre comercial LE COLLEZIONI tiene un ámbito de influencia en Ecuador, mas no en Colombia. Aunque la parte actora hubiera presentado oposición al registro de la marca “LE COLLEZIONE” (mixta), para distinguir productos de la Clase 25 Internacional, la normativa andina no tutela los nombres o enseñas comerciales que se usan en otro País de la Subregión, conforme lo dispone el artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de 2000 y lo explicó el Tribunal Andino en su Interpretación Prejudicial.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136

LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 137 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 150 / DECISION 486

DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 190 / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 200

NOTA DE RELATORIA: Registro marcario, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, Rad. 2007-00138-00, sentencia de 16 de octubre de 2014, Rad. 2007-00139-00, MP. Guillermo Vargas Ayala.

MALA FE – Debe probarse por quien la alega, en tanto que la buena fe se presume En cuanto al señalamiento por parte de la actora, en el sentido de que el registro

de la marca LE COLLEZIONI (Mixta), fue solicitado y adquirido de mala fe por la sociedad EXECUTIVE S.A., cabe resaltar que tanto la Interpretación Prejudicial como la Constitución Política Colombiana, han tenido como principio general de derecho que la buena fe se presume y, por tanto, la mala fe debe probarse por quien la alega.

NOTA DE RELATORIA: Mala fe en registro marcario, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 16 de octubre de 2014, Rad. 2007-00139-00, MP.

Guillermo Vargas Ayala.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 5655 DE 2005 (17 de marzo)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00141-00

Actor: FERNANDO MARCH GAME y ECUACLEANER S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE SIMPLE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor FERNANDO MARCH GAME y la sociedad ECUACLEANER S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución núm. 5655 de 17 de marzo de 2005, por medio de la cual se concedió en favor de la sociedad

EXECUTIVE S.A. el registro de la marca “LE COLLEZIONI” (mixta), para identificar productos de la Clase 25 Internacional.

I.- DEMANDA.

I.1El señor FERNANDO MARCH GAME y la sociedad ECUACLEANER S.A., en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., presentaron demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución núm. 5655 de 17 de marzo de 2005, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió en favor de la sociedad EXECUTIVE S.A. el registro de la marca “LE COLLEZIONI” (mixta), para identificar “vestidos, calzado, sombrerería”, productos comprendidos dentro de la Clase 25 Internacional. 2ª. Que se comunique la decisión a la entidad para su correspondiente inscripción, se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial, y se condene en costas a la demandada.

I.2FUNDAMENTOS DE HECHO.

La parte actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos: Que tiene domicilio en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, y desde el año de 1988 usa el nombre y enseña comercial “LE COLLEZIONI” para distinguir al empresario y al establecimiento de comercio que desarrolla actividades relacionadas con la distribución, comercialización, importación y exportación, compra y venta de toda clase de mercancías, productos, materias primas para el sector de la moda y manufacturero (ropa, calzado y sombrerería), así como todos los artículos relacionados, tales como jabones, perfumería, cosméticos, lociones, pieles de

animales, baúles, paraguas, billeteras, todo tipo de productos de cuero, bastones, fustas, etc.; productos comprendidos en la Clase 25 Internacional de Niza. Que, conforme al uso continuo e ininterrumpido del nombre y la enseña comercial, “LE COLLEZIONI”, adquirió la titularidad sobre este signo distintivo, en el Ecuador, y de conformidad con la normativa andina y la legislación internacional cuenta con las facultades e instrumentos legales para defender sus derechos en cualquiera de los Países Miembros que conforman la Comunidad Andina. Que, conjuntamente con algunos socios de la tercera interesada - sociedad EXECUTIVE S.A., realizó contactos comerciales, desde 7 años atrás (año 2000) en la ciudad de Guayaquil, con el objeto de distribuir y comercializar en Colombia ropa extranjera, especialmente italiana, en establecimientos que se denominarían “LE COLLEZIONI”, nombre con el cual se han identificado por más de 19 años en el mercado del territorio ecuatoriano. Que en una de sus visitas a Colombia, el señor MARCH GAME encontró que su nombre y enseña comercial “LE COLLEZIONI” estaba siendo utilizado para distinguir los mismos productos que distribuye y comercializa, por quienes en años anteriores manifestaron serias intenciones de ser sus socios comerciales, sin ningún tipo de autorización y sin mediar licencia alguna. Señala que al querer perfeccionar en Colombia sus derechos sobre la expresión “LE COLLEZIONE”, encontró que la sociedad EXECUTIVE S.A. conociendo del signo distintivo de su propiedad, movida de mala fe y pretendiendo dar visos de legalidad a su irregular comportamiento, solicitó ante la Superintendencia de

Industria y Comercio el registro de la marca “LE COLLEZIONI” para distinguir “vestidos, calzado y sombrerería”, productos comprendidos en la clase 25 Internacional, siendo éstos los mismos que comercializa en sus establecimientos de comercio. Que cuando tuvo conocimiento de las actuaciones de la sociedad EXECUTIVE S.A. la fecha para presentar oposición ya había vencido; sin embargo, en uso de sus derechos y facultades concedidas por la legislación nacional – Código de Comercio e internacional – ADPIC, Convención de París y Decisión 486 de la Comunidad Andina, que le otorgan la posibilidad de impedir el registro y acreditando un interés legítimo, antes de que se concediera el registro de la marca, presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio un escrito con abundante material probatorio, donde le informaba sobre la existencia y uso anterior del nombre y enseña comercial “LE COLLEZIONI”, que distingue a la parte actora como empresarios, así como a sus establecimientos de comercio en Ecuador. Pese a lo anterior, la Superintendencia, sin hacer el examen de registrabilidad exigido por la Ley, omitió pronunciarse acerca de lo expresado en su escrito y concedió a la sociedad EXECUTIVE S.A. el registro como marca del signo distintivo “LE COLLEZIONI”, para distinguir productos de la Clase 25 Internacional. Que solicitó la revocatoria directa del acto acusado, lo cual fue negado por la entidad demandada, bajo la excusa de que no se presentó oposición dentro del término legal. Finalmente, expresó que con el objeto de acreditar su interés en el mercado colombiano, el 31 de diciembre de 2003 solicitó el registro de la marca “LE

COLLEZIONI” para distinguir productos de la Clase 25 Internacional, el cual se inició bajo el expediente núm. 03 113662.

I.3FUNDAMENTOS DE DERECHO.

En apoyo de sus pretensiones la parte actora adujo la violación de los artículos 23 y 61 de la Constitución Política; 136, literal b) y 150 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina; y 6°, 31 y 35 del Código Contencioso Administrativo, porque se desconocieron de manera arbitraria e ilegal los derechos exclusivos adquiridos. Expone sus argumentos en los siguientes términos:

1. Considera que el examen de registrabilidad implica que el funcionario responsable deba consultar los antecedentes, es decir, la existencia previa de solicitudes o registros idénticos o semejantes, buscando de esta manera respetar los derechos exclusivos de los titulares o solicitantes que en forma primigenia los han adquirido, desconociendo así el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000.

Insiste en el hecho de que la entidad demandada sabía, conocía a ciencia y conciencia de la existencia de sus derechos, luego no podía conceder derechos cuando se atropellen derechos de terceros apegándose a la literalidad de las normas. Considera que se violó el artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por desconocimiento y falta de aplicación, porque no se pueden registrar como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido, y que pueda ocasionar un riesgo de confusión o asociación.

Que en el presente caso los signos son totalmente idénticos “LE COLLEZIONI”, por lo cual el consumidor asumirá que tienen una procedencia empresarial común, de lo que se deduce que la marca registrada cuya nulidad se solicita no tiene distintividad.

2. Que la entidad, al no propender por la defensa del nombre comercial, desconoció la Jurisprudencia establecida por el tribunal Andino de Justicia que precisa “El nombre comercial será protegido por los países miembros sin obligación de depósito o registro aunque se deje a elección de éstos el reglamentar algún sistema de registro de donde se concluye que que la protección del nombre comercial puede darse de dos maneras: o por mero uso o por la inscripción o registro ante la oficina nacional competente, siendo las dos igualmente válidas, sin que tenga prelación o privilegio alguno la una sobre la otra. Así las cosas, puede deducirse que un nombre comercial preexistente que reúna los requisitos exigidos y obligados para la protección (uso comprobado, inscripción o registro, según el caso), puede oponerse al registro como marca de un signo idéntico o que se asemeje”. 1

3. Se violó el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, porque la entidad demandada conoció los acercamientos entre la parte actora y la tercera interesada para “replicar” en Colombia su empresa en Ecuador constituyendo una sucursal, luego con este antecedente es forzozo concluir la intención de la tercera interesada de perpetrar actos de competencia desleal de imitacion, confusión y aprovechamiento de su reputación.

4. Según el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, la autoridad competente debe decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiere concedido de mala fe, la que es evidente en este caso por parte de la sociedad EXECUTIVE S.A., que conocía la existencia de la empresa que identificaba sus actividades con la marca cuyo registro pretende que sea declarado nulo.

5. El artículo 83 de la Constitución Política fue violado por la empresa EXECUTIVE S.A., porque como ya lo explicó, se reunió con algunos socios de esta sociedad, realizaron contactos comerciales en la ciudad de Guayaquil con el objeto de distribuir y comercializar en Colombia ropa extranjera, especialmente italiana, en establecimientos que se denominarían “LE COLLEZIONI”, tal y como lo hace en Ecuador, y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, movidos por una reprochable mala fe, pese a que el signo distintivo era de su propiedad, solicitaron en Colombia el signo “LE COLLEZIONI”, sin mediar permiso ni licencia alguna, para distinguir también de manera idéntica sus 1 Proceso núm. 38-IP-2000. establecimientos de comercio y sus productos, situación que fue puesta en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien no lo tuvo en cuenta; que por la misma razón fue violado el artículo 768 del Código Civil, que señala que la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraude y de todo vicio.

6. Se violaron los artículos 23 de la Constitución Política y 6º, 31 y 35 del C.C.A., por

desconocimiento y falta de aplicación, porque la demandada, en el examen de registrabilidad, no tuvo en cuenta sus derechos, así hubiera conocido tarde los antecedentes, el material probatorio y su legítimo interés, lo que le dio a conocer en ejercicio de los derechos y facultades concedidas en la Legislación Nacional (Código de Comercio) e Internacional (ADPIC, Convención de París y Decisión 486 de la Comunidad Andina), que le otorgan la posibilidad de impedir el registro de la marca; que presentó seis derechos de petición respetuosos, solicitudes que no fueron resueltas, como lo ordenan los citados artículos del C.C.A.

7. Se violó el artículo 61 de la Constitución Política, porque no se protegió en debida forma su propiedad industrial, al omitir la aplicación de las normas que impedían la violación de sus derechos sobre el nombre y enseña comercial “LE COLLEZIONI”, sino que, por el contrario, la entidad demandada, prohijó su desprotección.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico. Adujo, en esencia, que el acto que concedió el registro de la marca “LE COLLEZIONE” fue expedido con la observancia de los requisitos señalados en la Decisión 486 de 2000, porque cumplía con los requisitos de perceptibilidad, suficiente distintividad y suceptibilidad

de representación gráfica. En cuanto al uso anterior del nombre comercial “LE COLLEZIONI”, que alega la parte demandante, precisó que tanto el Legislador comunitario como su homólogo nacional, admiten el depósito del nombre comercial no como una forma constitutiva del derecho, sino como un mecanismo probatorio de ese primer uso que tiene la virtualidad de crear una presunción sobre el primer uso del nombre comercial en los términos del artículo 605 del C de Co., desde el día de la solicitud y que los terceros conocen el uso del nombre desde la fecha de publicación, luego el depósito que se surte ante la Superintendencia no tiene otra lectura diferente de ser una prueba de ese primer uso, lo cual es desvirtuable, porque el interesado en el reconocimiento de su eventual derecho sobre el nombre comercial, dispone de todos los elementos probatorios que la legislación procesal admite como medios de convicción en un procedimiento administrativo. Que, aunado a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que el nombre comercial, salvo los notorios, debe usarse en el País y debe ser personal, exteriorizado, ostensible y continuo y se pierde por el no uso2. Explicó que el registro de la marca otorga derechos exclusivos y excluyentes, en principio por un período de tiempo determinado, lo que no sucede con el derecho de un nombre 2 Proceso 8IP-97. comercial que no tiene existencia por un período mínimo de tiempo, sino que debe estar permanentemente usándose de manera personal, pública, ostensible y continua3, como ya lo dijo; que por lo tanto, la protección del nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su

derecho de exclusiva y el hecho de que se encuentre registrado, no libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia.4 Explica que tanto el mecanismo de adquisición del derecho sobre el nombre comercial, como los instrumentos para su continuidad y extinción, tienen claros efectos e incidencia sobre la carga de la prueba de cada uno de los supuestos de hecho en que se fundan; es así como para que la causal de irregistrabilidad de una marca establecida en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prospere, es necesario que dentro del término establecido en la norma comunitaria, el interesado presente las observaciones a que haya lugar y allegue los elementos probatorios necesarios para probar su mejor derecho. Señala que tratándose del nombre comercial, el interesado en oponerse al registro de una marca deberá acreditar su mejor derecho, por lo que deberá demostrar su primer uso y la continuidad en el uso del mismo de manera personal, pública y ostensible, como lo considera el Tribunal Andino de Justicia cuando señala que corresponde a quien alega la existencia de la prioridad o a quien ejercita el derecho de observación o el planteamiento de nulidad de la marca, probar oportunamente por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el país donde solicita la protección y que ese uso reúne las características y condiciones anotados, lo que indica que la simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. 3 Proceso 3IP-98. 4 Proceso 45 IP-98. Arguye que además de lo anterior, la prueba debe ser oportuna, tanto del primer uso y del

uso personal, continuo y ostensible, por dos razones, a saber: el interesado es el que posee los elementos probatorios que así lo indican y por ello le resulta fácil y práctico aportarlos al procedimiento administrativo, y porque, en principio, la falta de uso del nombre sería un hecho probatoriamente exento de prueba por tener la categoría de una negación indefinida; que, además, el artículo 146 de la Decisión 486 dispone que dentro del plazo de los 30 días siguientes a la fecha de publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. Que en este caso, la parte actora, sobre quien pesaba la carga de la prueba, no presentó dentro de las actuaciones administrativas adelantadas, las observaciones tendientes a proteger su pretendido derecho sobre el nombre comercial, de manera que la entidad actuó conforme a las herramientas de convicción obrantes dentro de la actuación administrativa. II.1.2La sociedad EXECUTIVE S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, por medio de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda. En resumen, señaló que el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina prevé que la entidad debe realizar un examen de registrabilidad, se hayan o no presentado oposiciones; que no obstante, no existe norma que la obligue a adoptar decisiones con base en documentos y escritos allegados al expediente, que no se hayan presentado como una oposición y/o como una prueba de la misma. Que de acuerdo con lo anterior, la entidad únicamente está obligada a pronunciarse sobre las oposiciones que se presenten dentro del trámite y con el lleno de los requisitos legales, y que el

hecho de que no se hubiera pronunciado expresamente sobre los documentos presentados por la parte actora, no quiere decir que no los haya tenido en cuenta, sino que simplemente consideró que no constituían un impedimento para el registro a su nombre de la marca “LE

COLLEZIONI”.

Acepta que es indiscutible que la marca que registró y el signo distintivo de la actora son idénticos, razón por la cual no es necesario hacer un análisis de similitud; sin embargo, lo que es discutible es que la parte demandante considere que el signo distintivo usado por ella en el exterior, debió ser un obstáculo para el registro de la marca LE COLLEZIONE en Colombia, y que ahora sea causal de nulidad. Expresa que el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina dispone que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente, y que la doctrina afirma que la protección jurídica y el ejercicio del derecho se encuentran limitados al territorio del País en que se otorga la concesión y que sus efectos no pueden proyectarse más allá de las fronteras del respectivo Estado, entre otras razones, porque la autoridad nacional tiene competencia dentro de su territorio5. Que la Jurisprudencia Andina ha señalado que la regla general en el derecho marcario es la de que el derecho exclusivo que tiene el titular de una marca debe circunscribirse al ámbito territorial.6 Conforme a lo anterior, no es posible hacer extensiva al territorio colombiano la supuesta protección que la parte actora alega tener sobre el nombre comercial LE COLLEZIONI en 5 METKE RICARDO, Lecciones de Propiedad Industrial, 2001, p 29.

6 Proceso 17-IP-98 Ecuador, porque este derecho solo aplica para el territorio Ecuatoriano, que es precisamente donde es usado. Señala que actualmente no existe un registro marcario común andino o regional, mediante el cual sea posible extender la protección sobre un signo distintivo a otro País, como lo ha expresado la Superintendencia de Industria y Comercio en el Concepto núm. 02101077 de 20 de diciembre de 2002. Explica que como excepción al principio de territorialidad, la Decisión 486 estableció el mecanismo de la Oposición Andina, la cual, previo cumplimiento de una serie de requisitos, permite extender la protección a otro País de la Región, dándole la oportunidad a titulares de signos distintivos de evitar que terceros obtengan protección sobre otros signos que a su juicio, puedan afectar sus derechos como legítimos titulares y generar riesgo de confusión en el mercado consumidor, como lo dispone el artículo 147 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Que en este caso la parte actora no presentó Oposición Andina y, por tanto, no es posible mediante una acción de nulidad extender la protección de la cual supuestamente goza en Ecuador; que tiene sentido que para que la Oposición Andina proceda, es necesario que quien pretende oponerse acredite su interés en el mercado del País al cual quiere extender su protección, mediante la solicitud de la marca base de la oposición. Anota que la otra excepción es la de las marcas notorias, la cual claramente no se aplica a este caso. Acerca de la competencia desleal, señala que la normatividad sobre la Propiedad Industrial

también atiende el principio de territorialidad, razón por la cual el artículo 137 mencionado por la parte demandante no es procedente para aplicar en este caso; el artículo 4º de la Ley 256 de 1996, dispone que ésta se aplicará a los actos de competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano, y el artículo 2º ídem, dispone que los comportamientos previstos en esta Ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal, siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. Que sobre el particular, la Superintendencia de Industria y Comercio ha dicho que para que una conducta sea considerada como desleal debe cumplir en general con los siguientes supuestos, a saber: haber sido realizada en el mercado, tener fines concurrenciales, que se aplica a todos los participantes independientemente de si son comerciantes y tener sus efectos principales o estar llamados a producirlos en el mercado colombiano; que en el presente caso se trata de empresarios que no concurren en el mismo mercado. Que la parte actora no prueba la supuesta mala fe con que actuó, y como lo ha señalado el Tribunal Andino de Justicia, se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe, y que por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, lo que no ocurrió en este caso. Finalmente, sobre la supuesta violación de los artículos 83 y 61 de la Constitución Política, señala que la buena fe se presume y para desvirtuarla debe probarse la mala fe, y que, para hacer efectiva la protección a la propiedad intelectual se deben cumplir ciertas formalidades, que

la parte actora no cumplió.

III.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 05-IP2013, rendida en este proceso, concluyó: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo LE COLLEZIONI (mixto) , cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre4 comercial o a una enseña comercial protegidos, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a

los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la causal de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la Jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudiere existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo denominativo es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para este propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir

pacíficamente en el ámbito comercial. El signo mixto que cuente, además con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente frente a signos de terceros.

QUINTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo.

Comoquiera que el uso es un elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar si, al momento en que el signo LE COLLEZIONI (mixto) fue solicitado para registro en la República de Colombia, el nombre LE COLLEZIONE (denominativo) era real, efectiva y constantemente usado en el mercado de la R