CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2007-00166-00-2015

TASAS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL – Pago quinquenal / CADUCIDAD DE LA PATENTE – Diferencias entre las Decisiones 344 y 486 de la Comunidad Andina / CADUCIDAD DE LA PATENTE –No opera de pleno derecho al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Decisión 344 / POTESTAD SANCIONATORIA – LA facultad para imponer sanciones caduca a los tres años de producido el acto que pueda ocasionarlas. Artículo 38 del C.C.A. / PATENTE DE INVENCION – No procedía la imposición de la sanción de caducidad de la patente denominada insecticidas base de pirrol porque había caducado la facultad de la superintendencia para imponerla Lo anterior permite a la Sala constatar que mediante las Resoluciones 12740 de 2006 (22 de mayo) y 34009 de 2006 (11 de diciembre) el Superintendente de Industria y Comercio declaró la caducidad de pleno derecho de la patente de invención denominada “insecticidas a base de pirrol”, debido a que RHONEPOULENC AGROCHIMIE no pagó la tasa quinquenal contemplada en el artículo 1° del Decreto 3101 de 1997, al vencimiento del segundo quinquenio de vigencia, cuyo plazo ordinario de pago había vencido el 5 de diciembre de 1999 y con recargo adicional el 5 de junio de 2000. […] Sin embargo, la lectura de los artículos transcritos confirma lo contrario, es decir, que la caducidad de la patente de invención contemplada en el artículo 53 de la Decisión 344 no es igual a la prevista en el artículo 80 de la Decisión 486, pues mientras que la primera debe

declararse por la Oficina Nacional Competente, la segunda opera de pleno derecho. […] En el presente caso la norma comunitaria que se encontraba vigente al momento en que venció el plazo para pagar la tasa quinquenal con recargo adicional (5 de junio de 2000) era la Decisión 344, no la Decisión 486, por lo que a partir de tal fecha la Superintendencia de Industria y Comercio contaba con tres (3) años para declarar la caducidad de la patente de invención, con base en lo dispuesto en el artículo 53 de dicha normativa, pues tal sanción administrativa no operaba de pleno de derecho, sino por declaración expresa de la “Oficina Nacional Competente”. […] Empero, se advierte que sólo hasta el 22 de mayo de 2006, más de cinco (5) años después de ocurrida la omisión, el Superintendente de Industria y Comercio declaró la caducidad de pleno derecho de la patente de invención por falta de pago de la tasa quinquenal, contrariando lo dispuesto en los artículos 53 de la Decisión 344 y 3 del Código Contencioso Administrativo que establecen, respectivamente, que la caducidad de la patente por falta de pago de la tasa de mantenimiento no opera de pleno derecho y que “la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas…”.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTICULO 29 / DECISION 344

DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 53 / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 80 / CÓDIGO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO – ARTICULO 38 / DECRETO 3101 DE 1997 – ARTICULO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00166-00

Actor: RHONE-POULENC AGROCHIMIE Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por RHONE-POULENC AGROCHIMIE contra las Resoluciones 12740 de 2006 (22 de mayo) y 34009 de 2006 (11 de diciembre), mediante las cuales el Superintendente de Industria y Comercio declaró la caducidad de la patente de invención denominada “insecticidas a base de pirrol”.

I. LA DEMANDA RHONE-POULENC AGROCHIMIE, domiciliada en Lyon, Francia, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los

siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 12740 de 2006 (22 de mayo), a través de la cual el Superintendente de Industria y Comercio declaró la caducidad de la patente de invención denominada “insecticidas a base de pirrol”.  Que se declare nula la Resolución 34009 de 2006 (11 de diciembre), a través de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de

reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 12740 de 2006 (22 de mayo).  Que como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio restituir la vigencia de la patente de invención denominada “insecticidas a base de pirrol”; y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos El 5 de diciembre de 1989 RHONE-POULENC AGROCHIMIE solicitó, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, patentar la invención denominada “insecticidas a base de pirrol”. Mediante Resolución 109 de 1995 (7 de febrero) el Superintendente de Industria y Comercio concedió el privilegio de patente referido, con vigencia 5 de diciembre de 1989 - 5 de diciembre de 2009. El 22 de mayo de 2006, luego de advertir que RHONE-POULENC AGROCHIMIE no había cancelado oportunamente las tasas quinquenales previstas en el artículo 1° del Decreto 3101 de 1997 para mantener en vigor la patente de invención, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución 12740 declarando la caducidad de la patente de invención. Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución 34009 de 2006 (11 de diciembre), confirmando lo decidido en la Resolución 12740

de 2006 (22 de mayo). 1.3. Normas Violadas y Concepto de Violación La demandante considera que los actos acusados contrarían la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y los artículos 80 de la misma Decisión, 53 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 29 de la Constitución Política y 38 del Código Contencioso Administrativo. 1.3.1. Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y artículos 80 de la misma Decisión y 29 de la Constitución Política Señala que la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y los artículos 80 de la misma Decisión y 29 de la Constitución Política, establecen, respectivamente, que “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión”, “Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados... La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente” y “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.

En este sentido, considera que la Superintendencia de Industria y Comercio violó las normas referidas, pues declaró la caducidad de la patente de invención denominada “insecticidas a base de pirrol”, con base en lo dispuesto en el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, es decir, de pleno de derecho; pese a que la normatividad que regulaba la materia para ese momento no lo permitía. Al efecto, afirma que el artículo 53 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que era la norma vigente para dicha época, no permitía declarar ipso iure la caducidad de la patente de invención, pues fijaba un procedimiento administrativo para declararla así: “Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas periódicas, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Antes de declarar la caducidad de la patente, los Países Miembros concederán un plazo de seis meses a fin que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el párrafo anterior. Durante los plazos referidos, la patente o la solicitud en trámite mantendrán su plena vigencia.”. 1.3.2. Artículos 53 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 38 del Código Contencioso Administrativo A su turno, señala que el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo dispone que “Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de

producido el acto que pueda ocasionarlas”. Bajo el anterior contexto, considera que la entidad demandada no podía declarar la caducidad de la patente de invención, pues habían transcurrido más de tres (3) años desde el momento en que había ocurrido el hecho que motivaba tal sanción y aquel que la declaraba (del 5 de junio de 2000 al 22 de mayo de 2006). De hecho, considera que al haber aplicado injustamente dicha sanción se violó el debido proceso y los principios de oportunidad, confianza legítima, favorabilidad y seguridad jurídica.

II. CONTESTACIÓN La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Indicó que declaró debidamente la caducidad de la patente de invención denominada “insecticidas a base de pirrol”, pues la actora no pagó oportunamente la tasa quinquenal prevista en el artículo 1° del Decreto 3101 de 1997 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones: “La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.”.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina, respecto del artículo 53 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera y el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 315-IP-2014, se citan a continuación. “Primero: Según lo desarrollado en la presente providencia, la norma posterior se aplicará de forma inmediata a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior. En ese sentido, la nueva Decisión se aplicará al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido. Por lo tanto, en el presente caso, se aplicará el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser la norma vigente al momento de declararse la caducidad de la patente denominada “Insecticidas a base de Pirrol”.

Segundo: La figura de la caducidad de la patente se concibe como una sanción administrativa en la legislación comunitaria, establecida para garantizar que los titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por servicios que presta el Estado a través de las oficinas nacionales correspondientes.

La Decisión 486, que regula la caducidad de la patente en el artículo 80, establece el pago de una tasa anual para mantener vigente la patente y de conformidad con las disposiciones de las oficinas nacionales competentes. En caso exista falta de pago de la referida tasa anual se produce la caducidad de pleno derecho. El Juez consultante deberá verificar que el pago de las anualidades de

las tasas de mantenimiento de la patente de invención denominada “Insecticidas a base de Pirrol” se realizaron bajo los lineamientos de la Decisión 486.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si las Resoluciones 12740 de 2006 (22 de mayo) y 34009 de 2006 (11 de diciembre), mediante las cuales el Superintendente de Industria y Comercio declaró la caducidad de la patente de invención denominada “insecticidas a base de pirrol”, son nulas o no.

En este sentido, se advierte que RHONE-POULENC AGROCHIMIE considera que la Superintendencia de Industria y Comercio se equivocó al declarar la caducidad de la patente de invención, debido a que: i) aplicó la sanción de pleno derecho, prevista en el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, desconociendo que la norma que regulaba la materia era la contenida en el artículo 53 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que fijaba un procedimiento administrativo distinto para el efecto, y porque ii) había vencido la oportunidad de la entidad para imponer tal sanción, ya que habían transcurrido más de tres (3) años desde el momento en que había ocurrido el hecho que la motivó. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que declaró

adecuadamente la caducidad de la patente de invención, pues se ajustó a lo dispuesto en el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que dispone: “La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.”. Bajo el anterior contexto, a continuación la Sala examinará el fondo del asunto, no sin antes hacer una breve referencia a: i) la caducidad de las patentes en las Decisiones 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 486 de la Comunidad Andina de Naciones y ii) al pago de tasas para mantener vigente una patente.

1. CADUCIDAD DE LAS PATENTES EN LAS DECISIONES 344 DE LA

COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA Y 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES La caducidad de las patentes es una sanción administrativa prevista en la normativa andina para garantizar que el titular de la misma cumpla con el pago de las tasas por servicios que presta el Estado a través de las oficinas nacionales correspondientes. En este sentido, los artículos 53 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 80 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones regulan de forma distinta la materia. DECISIÓN 344 DECISIÓN 486 “Artículo 53. Para mantener “Artículo 80. Para mantener vigente la patente o, en su vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente caso, la solicitud de patente en en trámite, deberán pagarse trámite, deberá pagarse las las tasas periódicas, de tasas anuales, de

conformidad con las conformidad con las disposiciones de la oficina disposiciones de la oficina nacional competente. nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados. Antes de declarar la caducidad de la patente, los Países Miembros concederán La fecha de vencimiento de un plazo de seis meses a fin cada anualidad será el último que el interesado cumpla con día del mes en que fue el pago de las tasas a que presentada la solicitud. Podrán hace referencia el párrafo pagarse dos o más tasas anterior. Durante los plazos anuales por adelantado. referidos, la patente o la solicitud en trámite mantendrán su plena Una tasa anual podrá pagarse vigencia.” (Se resalta) dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena. La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.” (Se resalta) En el momento de los hechos, el artículo 53 de la Decisión 344 establecía que la caducidad de la patente operaba cuando el titular no cumplía con la obligación de pagar las tasas periódicas establecidas conforme a las disposiciones de la Oficina Nacional Competente. Según lo establecía dicha norma, la Oficina Nacional Competente, antes de declarar la caducidad de la patente, debía conceder al titular un plazo “de gracia” de seis (6) meses, con el fin de cumplir “con sus

obligaciones incumplidas”1. Por otro lado, actualmente, el artículo 80 de la Decisión 486 fija el pago anual de una tasa para mantener vigente la patente. Dicha disposición señala que la falta de pago de la tasa produce, de pleno derecho, la caducidad de la patente. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que “…según esta disposición, la Oficina Nacional Competente deberá reconocer la caducidad, pero su actuación no es constitutiva, pues la caducidad se constituye por la ocurrencia del hecho, es decir, del no pago de la anualidad”2.

2. EL PAGO DE TASAS PARA MANTENER VIGENTE UNA PATENTE El pago de tasas para mantener vigente una patente debe realizarse de acuerdo con la norma vigente a la fecha del nacimiento de la obligación. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica claramente esta situación en la interpretación prejudicial con el siguiente cuadro: DECISIÓN 344 DECISIÓN 486

(Antes del 1 de diciembre de (Luego del 1 de diciembre 2000) de 2000) Obligación Obligación de pagar las tasas Obligación de pagar las tasas de pago de forma quinquenal. de forma anual. Ejecución Si se efectuaron pagos en la Se reconocerán los pagos del pago modalidad de quinquenios, realizados bajo la normativa que abarquen un periodo más anterior. allá del 1 de diciembre de 2000, se entenderán los pagos efectuados como pagos Si no se efectuaron pagos adelantados de las en la modalidad de anualidades según la Decisión quinquenios, antes del 1 de 486. diciembre de 2000, se

deberán efectuar los pagos 1 Interpretaciones Prejudicial 315-IP-2014 2 Ibídem de forma anual. En concordancia con la legislación nacional. Para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los pagos realizados en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos efectos comprendan un periodo más allá del 1 de diciembre de 2000, se entienden como pagos adelantados de las anualidades a que hace referencia la Decisión 486. Igualmente, para dicho Tribunal, si no se realizaron pagos antes del 1 de diciembre de 2000, se deben efectuar de forma anual, tal y como lo dispone el artículo 80 de la Decisión 486, so pena de producirse, de pleno derecho, la caducidad de la patente.

3. EL FONDO DEL ASUNTO El 5 de diciembre de 1989 RHONE-POULENC AGROCHIMIE solicitó, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, patentar la invención denominada “insecticidas a base de pirrol”3.

Mediante Resolución 109 de 1995 (7 de febrero) el Superintendente de Industria y Comercio concedió el privilegio de patente referido, con vigencia 5 de diciembre de 1989 - 5 de diciembre de 2009. En dicha resolución se lee: “Resolución 109 Por la cual se otorga una patente de invención El Superintendente de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades legales… RESUELVE 3 Folio 1, Anexo 1 Artículo Primero. Otorgar privilegio d patente de invención a la

creación denominada “insecticidas a base de pirrol”. (…) Vigencia desde: 5 dic de 1989 hasta 5 de dic de 2009… Artículo Segundo. El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y su privilegio caducará en las condiciones prescritas por las disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial…”4 (Se resalta) El 27 de diciembre de 1996 el Presidente de la República expidió el Decreto 2357, mediante el cual fijó tasas para la tramitación de procedimientos relacionados con la propiedad industrial. El parágrafo 1° del artículo 1 de dicha normativa dispuso que “La obligación de pagar tasas quinquenales para mantener en vigor las patentes de invención, surge a partir del quinto año de vigencia de las mismas. Dichas tasas pueden cancelarse en cualquier momento durante ese último año del primer quinquenio y dentro de los seis (6) primeros meses del año siguiente, pero en este último caso, con un recargo adicional del 25% sobre la tasa quinquenal. No obstante, si a las fechas señaladas la patente aún no hubiere sido concedida, el titular pagará sólo el quinquenio siguiente, en los plazos señalados”. Dicha norma fue subrogada, en los mismos términos, por el Decreto 3101 de 19975. Más adelante, el 22 de mayo de 2006, el Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución 12740, declaró la caducidad de la patente de invención denominada “insecticidas a base de pirrol”, luego de advertir que RHONEPOULENC AGROCHIMIE no había cancelado oportunamente las tasas

quinquenales previstas en el artículo 1° del Decreto 3101 de 1997. El tenor literal del acto es el siguiente: “Resolución 12740 El Superintendente de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades legales y, 4 Folio 363, Anexo 1 5 Por el cual se fijan las tasas para la tramitación de los procedimientos relacionados con la propiedad industrial. CONSIDERANDO Primero. Que mediante la Resolución 109 del 7 de febrero de 1995 el Superintendente de Industria y Comercio concedió el privilegio de patente a la invención denominada “insecticidas a base de pirrol”, con vigencia desde el 5 de diciembre d e1989 hasta el 5 de diciembre de 2009… Segundo. Que de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 1 del Decreto 3101 de 1997, norma vigente al momento en que surgió la obligación de pago, “la obligación de pagar tasas quinquenales para mantener en vigor las patentes de invención, surge a partir del quinto año de vigencia de las mismas. Dichas tasas pueden cancelarse en cualquier momento durante ese último año del primer quinquenio y dentro de los seis (6) primeros meses del año siguiente, pero en este último caso, con un recargo adicional del 25% sobre la tasa quinquenal. No obstante, si a las fechas señaladas la patente aun no hubiere sido concedida, el titular pagará sólo el quinquenio siguiente, en los plazos señalados”. Tercero. Que de la norma en mención se deduce que la obligación de pagar las tasas respectivas surgía el día en que la patente

entraba en el quinquenio respectivo, o sea, en el quinto, décimo o quinceavo año de vigencia de la misma. También se deduce que el titular tenía un año para pago oportuno y seis meses para pago con recargo. Cuarto. Que en el presente caso, el plazo para pagar sin recargo corrió desde el 5 de diciembre de 1998 hasta el 5 de diciembre de

1999. Adicionalmente, el plazo para pagar con recargo corrió desde esta última fecha hasta el 5 de junio de 2000.

Quinta. Que el término máximo a que hacía referencia la norma en mención venció el día 5 de junio de 2000, fecha para la cual el interesado no acreditó el pago de los derechos legales correspondientes. Sexto. Que, adicionalmente, el pago de anualidades, acreditado el 31 de diciembre de 2001 y que obra a folio 367 del expediente, definitivamente resulta extemporáneo, toda vez que a la fecha de vencimiento a que hace referencia el considerando precedente, esto es, el 5 de junio de 2000, no se acreditó el pago del periodo quinquenal correspondiente. RESUELVE Primero. Declarar la caducidad del título contentivo de la concesión de la patente contenido en el expediente de la referencia. (…)” (Se resalta) Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución 34009 de 2006 (11 de diciembre), confirmando lo decidido en la Resolución 12740 de 2006 (22 de mayo). La Resolución 34009 de 2006 (11 de diciembre) puso de

presente que “…no se está en presencia de una sanción impuesta en sentido estricto como las que menciona el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo. En efecto, la caducidad… a que se refieren los artículos 53 de la Decisión 344 y 80 de la Decisión 486 se da por ministerio de la ley… sin que en ello intervenga la voluntad de la administración, tan es así que la Decisión 486 en su artículo 80 prevé “(…) La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente…”. Lo anterior permite a la Sala constatar que mediante las Resoluciones 12740 de 2006 (22 de mayo) y 34009 de 2006 (11 de diciembre) el Superintendente de Industria y Comercio declaró la caducidad de pleno derecho de la patente de invención denominada “insecticidas a base de pirrol”, debido a que RHONEPOULENC AGROCHIMIE no pagó la tasa quinquenal contemplada en el artículo 1° del Decreto 3101 de 19976, al vencimiento del segundo quinquenio de vigencia, cuyo plazo ordinario de pago había vencido el 5 de diciembre de 1999 y con recargo adicional el 5 de junio de 2000. Pese a lo expuesto, la actora considera que la Superintendencia de Industria y Comercio se equivocó al declarar la caducidad de la patente de invención, porque aplicó la sanción de pleno derecho, prevista en el artículo 80 de la Decisión 486 6 “Artículo 1. Fijar las siguientes tasas para los trámites relacionados con la propiedad industrial. (…) Parágrafo. La obligación de pagar tasas quinquenales para mantener en vigor las patentes de invención,

surge a partir del quinto año de vigencia de las mismas. Dichas tasas pueden cancelarse en cualquier momento durante ese último año del primer quinquenio y dentro de los seis (6) primeros meses del año siguiente, pero en este último caso, con un recargo adicional del 25% sobre la tasa quinquenal. No obstante, si a las fechas señaladas la patente aun no hubiere sido concedida, el titular pagará sólo el quinquenio siguiente, en los plazos señalados”. de la Comunidad Andina de Naciones, desconociendo que la norma que regulaba la materia era la contemplada en el artículo 53 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que fijaba un procedimiento distinto para ello. Al efecto es menester destacar que el tenor literal de los artículos 53 de la Decisión 344 y 80 de la Decisión 486 es el siguiente: Decisión 344 “Artículo 53. Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas periódicas, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Antes de declarar la caducidad de la patente, los Países Miembros concederán un plazo de seis meses a fin que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el párrafo anterior. Durante los plazos referidos, la patente o la solicitud en trámite mantendrán su plena vigencia.” (Se resalta) Decisión 486 “Artículo 80. Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de

conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado. Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena. La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.” (Se resalta) Aunque el Superintendente de Industria y Comercio no indica en los actos acusados si declara la caducidad de la patente con base en el artículo 53 de la Decisión 344 o con fundamento en el artículo 80 de la Decisión 486, lo cierto es que considera que la sanción administrativa por falta de pago de la tasa de mantenimiento es la caducidad de pleno de derecho y por ello procedió a reconocerla en tal sentido. No en vano en la Resolución 34009 de 2006 (11 de diciembre) afirma que “…la caducidad… a que se refieren los artículos 53 de la Decisión 344 y 80 de la Decisión 486 se da por ministerio de la ley… sin que en ello intervenga la voluntad de la administración…”. Sin embargo, la lectura de los artículos transcritos confirma lo contrario, es decir, que la caducidad de la patente de invención contemplada en el artículo 53 de la Decisión 344 no es igual a la prevista en el artículo 80 de la Decisión 486, pues

mientras que la primera debe declararse por la Oficina Nacional Competente, la segunda opera de pleno derecho. A esta misma conclusión llegó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las interpretaciones prejudiciales 6-IP-96 y 315-IP-2014 cuando dijo que “…en principio, la caducidad de la patente… opera cuando el titular o el solicitante, respectivamente, no cumpla con su obligación de pagar las tasas periódicas establecidas conforme las disposiciones de la Oficina Nacional Competente. Sin embargo, esta forma de extinguir el derecho otorgado por la patente no opera de pleno derecho, pues la caducidad, para los casos de patentes, según el artículo 53 de la Decisión 344, para que produzca efectos jurídicos, debe ser declarada por la Oficina Nacional Competente, que en los términos de la Disposición Final Única de la misma Decisión 344 es el “órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial”” y “en la Decisión 486, que regula la caducidad de la patente en el artículo 80, se establece el pago de una tasa anual para mantener vigente la patente y de conformidad con las disposiciones de las Oficinas Nacionales Competentes. En caso [que] exista falta de pago de la referida tasa anual se produce la caducidad de pleno derecho. Según esta disposición, la Oficina Nacional Competente deberá reconocer la caducidad, pero su actuación no es constitutiva pues la caducida