CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2007-00191-00-2007

SUSPENSION PROVISIONAL DE REGISTRO MARCARIO - Requiere interpretación prejudicial En este caso, los cargos en que se sustenta la medida cautelar tienen como argumento que la resolución acusada viola ostensiblemente los artículos 136 (literales a, b y f), 145, 146, 150 y 192 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Estima la Sala que en el caso sub examine no se reúnen los presupuestos para la prosperidad de la suspensión provisional, pues la confrontación del acto acusado con las normas comunitarias invocadas no se hace patente la vulneración alegada. Además, como en este caso se controvierte el registro de una marca, es indispensable obtener la interpretación prejudicial que de las normas comunitarias debe hacer el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por solicitud que deberá formularse según lo previsto en el artículo 123 del Tratado y Estatuto de este Tribunal que dispone que «de oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante oficio la interpretación del Tribunal», interpretación que será la que finalmente precise el alcance de tales normas, en orden a determinar si al momento de expedirse la resolución demandada existía la causal de irregistrabilidad alegada. Ello excluye que sea perceptible a simple vista, por confrontación directa como lo dispone el artículo 152 CCA la alegada oposición entre la resolución acusada y las normas comunitarias que se citan como

infringidas. En consecuencia, no se accederá a la medida cautelar solicitada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá, D.C. dieciocho (18) de octubre de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00191-00

Actor: RADA AESTHETIC SPA LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide acerca de la admisión de la demanda, con solicitud de la suspensión provisional que, en ejercicio de la acción de nulidad instituida en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo presentó RADA AESTHETIC & SPA LIMITADA, a través de apoderado, contra la Resolución 7950 de 2004 (14 de abril), por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca RADA CASSAB, para distinguir servicios de la Clase 44 Internacional, a favor de ALEJANDRO RADA CASSAB.

1. La admisión de la demanda Como la demanda reúne los requisitos formales de que tratan los artículos 137 y ss. del CCA, se admitirá.

2. La suspensión provisional Se solicita suspensión provisional de la resolución acusada argumentando que violan ostensiblemente los artículos 136 (literales a, b y f), 145, 146, 150 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque la Superintendencia no tuvo en cuenta las marcas «MÉTODO LIPORREDUCTOR

RADA» y «SERGIO ALEJANDRO RADA RODRÍGUEZ», registradas en el año 1995 por la actora, hecho que significa que el examen de registrabilidad realizado por la Administración no cumplió con los preceptos legales. Como las marcas amparan los mismos servicios de medicina estética el registro efectuado por la Superintendencia induce al público consumidor en confusión directa e indirecta respecto de los servicios en sí mismos, sobre su origen y como provenientes de un mismo empresario. La Administración tampoco tuvo en cuenta que el nombre comercial «CLÍNICA RADA» estaba depositado desde el año 1994 para proteger actividades económicas relacionadas con medicina estética. La División de Signos Distintivos no se ajustó plenamente al trámite administrativo contenido en las normas marcarias, violando el debido proceso y el derecho de defensa de la actora. El objetivo fundamental del registro de una marca es el de ser único en el mercado y evitar que terceros usufructúen su posicionamiento, trayectoria y prestigio. Al realizarse el registro de la marca RADA CASSAB se causaron perjuicios a la actora teniendo en cuenta que en el mercado existen dos marcas similarmente confundibles, que ofrecen y comercializan productos y servicios en el área de la medicina estética, por lo que el riesgo de asociación y confusión dentro del público es palpable. En el año 1994 el Dr. SERGIO ALEJANDRO RADA gracias a numerosos cursos realizados en el exterior implanta la Mesoterapia en Colombia, procedimiento consistente en la aplicación de inyecciones en zonas críticas del cuerpo donde exigen conglomerados de grasa. Debido a esta revolucionaria técnica comienza el posicionamiento y reconocimiento de la marca RADA, por cuanto los servicios que

se comercializan con esta marca son de excelente calidad y garantizan resultados positivos en poco tiempo, es decir que la efectividad de los tratamientos es confiable y no pone en riesgo la salud. Como es evidente la confusión existente entre las marcas RADA y RADA CASSAB debido a que los servicios ofrecidos son los mismos, es imperativa la suspensión provisional de la resolución acusada.

3. Consideraciones de la Sala: La acción incoada en este caso es la de nulidad instituida en el artículo 84 CCA.

Para que en este tipo de acción contencioso-administrativa proceda la suspensión provisional del o los actos administrativos acusados, el artículo 152 ibídem señala como requisitos: 1) Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o en escrito separado, presentado antes de que sea admitida. 2) Que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud. Significa lo anterior que quien solicita la medida tiene la carga de expresar concreta y debidamente las razones para solicitarla, vale decir, el concepto de la violación, y señalar cuáles son los preceptos o normas superiores que se consideran manifiestamente transgredidos por el acto acusado. En este caso, los cargos en que se sustenta la medida cautelar tienen como argumento que la resolución acusada viola ostensiblemente los artículos 136 (literales a, b y f), 145, 146, 150 y 192 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Estima la Sala que en el caso sub examine no se reúnen los presupuestos para la

prosperidad de la suspensión provisional, pues la confrontación del acto acusado con las normas comunitarias invocadas no se hace patente la vulneración alegada. Además, como en este caso se controvierte el registro de una marca, es indispensable obtener la interpretación prejudicial que de las normas comunitarias debe hacer el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por solicitud que deberá formularse según lo previsto en el artículo 123 del Tratado y Estatuto de este Tribunal que dispone que «de oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante oficio la interpretación del Tribunal», interpretación que será la que finalmente precise el alcance de tales normas, en orden a determinar si al momento de expedirse la resolución demandada existía la causal de irregistrabilidad alegada. Ello excluye que sea perceptible a simple vista, por confrontación directa como lo dispone el artículo 152 CCA la alegada oposición entre la resolución acusada y las normas comunitarias que se citan como infringidas. En consecuencia, no se accederá a la medida cautelar solicitada. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, R E S U E L V E: 1°. ADMITIR la demanda de nulidad formulada por RADA AESTHETIC & SPA LIMITADA, por medio de apoderado, contra la Resolución 7950 de 2004 (14 de

abril), proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Para su trámite, se dispone: a) Notifíquese al Superintendente de Industria y Comercio en la forma establecida por el artículo 150 del CCA. Entréguensele copias de la demanda y de sus anexos. b) Notifíquese personalmente al Procurador Delegado ante esta Corporación. c) Notifíquese al personalmente al señor ALEJANDRO RICARDO RADA CASSAB, para los efectos del numeral 3 del artículo 207 del CCA. Entréguensele copias de la demanda y sus anexos. d) La parte actora deberá depositar en la cuenta 4-0070-000664-4 del Banco Agrario, en el término de cinco (5) días, la suma de VEINTIDÓS MIL PESOS ($22.000) M/cte. para gastos ordinarios del proceso. e) Fíjese el negocio en lista por el término de diez (10) días para que la parte demandada pueda contestar la demanda, proponer excepciones y pedir pruebas, y para que terceros la coadyuven o la impugnen. f) Por Secretaría, solicítese a la Superintendencia de Industria y Comercio el envío, en el término de diez (10) días, de los antecedentes administrativos de la resolución acusada. 2°. NIÉGASE la suspensión provisional solicitada. 3º. SE TIENE al Dr. FRANCISCO ANDRÉS RACEDO ANGARITA, con T.P. 126.734 CSJ, como apoderado de RADA AESTHETIC & SPA LIMITADA. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el 18 de octubre de 2007.

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARCO ANTONIO VELILLA MORENO