CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2007-00201-00-2018

COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto RHINÓS y las marcas mixtas y nominativas KINDER PROF RINO / COTEJO MARCARIO – Reglas / SIGNO DÉBIL – Lo es RHINÓS. Rinoceronte / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo RHINÓS por existir similitud y riesgo de confusión o asociación empresarial con las marcas previamente registradas KINDER

PROF RINO

[D]el signo solicitado como de la marca registrada se puede concluir que visualmente presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. […] Si bien las expresiones KINDER PROF le imprimen a la marca registrada una sonoridad distinta, no es posible refutar que existe una semejanza fonética entre las expresiones RINO y RHINÓS, la cual, por lo demás, no se diluye con la presencia de las leras H y S, y mucho menos por la presencia de un apóstrofe. Desde el punto de vista conceptual, es preciso señalar que la expresión RHINÓS no tiene un significado en el idioma castellano, pero si en idioma inglés donde se utiliza como una abreviación de rinoceronte […] por el análisis del conjunto de las marcas KINDER PROF RINO (mixta), es posible inferir que se refiere también a una abreviatura de rinoceronte (rhinoceros en inglés) y corresponde y evoca el elemento figurativo de las marcas registradas. […] [E]l signo RHINÓS, que para la generalidad significa rinoceronte, debe ser considerado como un signo marcariamente débil, que no

puede ser sujeto de registro, al no contar con un elemento adicional que le otorgue distintividad. […] [L]a Sala observa que ambas marcas se encuentran conformadas por la imagen de un rinoceronte donde se destaca la conjunción de colores y diseño característicos de la referida figura, por lo que resulta evidente la similitud visual entre los mismos. Al efectuar la apreciación en conjunto de los signos en conflicto, de conformidad con lo planteado por el Tribunal de Justica Andina en la interpretación prejudicial rendida en el proceso de la referencia, para la Sala resulta claro que el signo RHINÓS no puede ser registrado en virtud de que dicho vocablo es de conocimiento común, de carácter débil, reproduce parte de la expresión y la imagen del rinoceronte contenida en las marcas previamente registradas y, adicionalmente, no se encuentra acompañado de un elemento que le otorgue distintividad en relación con las mismas. […] [E]ntre los signos cotejados, que amparan servicios con la misma naturaleza y finalidad, existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario […].

NOTA DE RELATORÍA: Ver auto Consejo de Estado, Sección Primera, de 21 de abril de 2016, Radicación 11000-03-24-000-2010-00471-00, C.P. Guillermo

Vargas Ayala.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00201-00

Actor: RHINÓS ENERGY DRINK AND FOOD AG

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN CONFLICTO: RHINÓS – KINDER PROF RINO La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad RHINÓS ENERGY DRINK AND FOOD AG (en adelante RHINÓS AG), por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 24375 del 14 de septiembre 2006, 29909 de 9 de septiembre de 2006 y 36560 de 28 de diciembre de 2006, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo RHINÓS (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad RHINÓS AG., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] 1.Declarar la nulidad de la Resolución No 24375 de fecha 14 de septiembre de 2006, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud del registro de la marca RHINÓS (mixta) a favor de la sociedad Rhinós Ag, para identificar “confitería, dulces, gomas de frutas, gomas de mascar”, productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación Internacional; solicitud de registro de marca que fue tramitada bajo el expediente administrativo No. 0614863.

2. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No 29909 del 9 de septiembre de 2006, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 24375, y concedió la apelación interpuesta contra dicha sentencia.

3. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 36560 del 28 de diciembre de 2006, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 24375 del 14 de septiembre de 2006, en el sentido de negar el registro de la marca Rhinós (mixta) para identificar productos de la clase 30 de la clasificación internacional.

4. Como consecuencia de la declaración de nulidad de las mencionadas resoluciones, se reconozca a la sociedad Rhinós Energy Drink an Food AG, a título de restablecimiento del derecho, la titularidad sobre la marca RHINÓS (mixta) para distinguir productos

comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza, ordenando a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; (i) La concesión del Certificado de Registro de la marca Rhinós para identificar los siguientes productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “confitería, dulces gomas de frutas, gomas de mascar”, de acuerdo con la solicitud presentada bajo el expediente administrativo No. 0614863; y (ii) se expide el correspondiente certificado de registro a favor de Rhinós Energy Drink and Food Ag […]”. I.2. Los hechos El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad RHINÓS AG., el 15 de febrero de 2006, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo RHINÓS (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual 562 del 31 de marzo de 2006, sin que se presentaran oposiciones a la misma. Afirmó que mediante la Resolución 24375 de fecha 14 de septiembre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud del registro del signo RHINÓS (mixto) a favor de la sociedad RHINÓS AG, por considerar que se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esto es, al ser similarmente

confundible con las marcas previamente registradas KINDER PROF RINO (nominativa y mixta), clase 30, con certificados de registros 202692, 208249 y 208251. Recordó que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones 29909 del 9 de septiembre de 2006 y 36560 del 28 de diciembre de 2006, en el sentido de confirmar la decisión en mención. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que “[…] la marca RHINÓS, no es similarmente confundible con las marcas registradas KINDER PROF RINO (mixta), bajo los registros núms. 202692, 208249 y 208251 en la clase 30 de la clasificación internacional y cuyo titular es la sociedad SOREMARTEC […]”. Adujo que “[…] los actos administrativos atacados son ilegales pues desconocen uno de los principios rectores del examen de comparación entre marcas, desarrollado jurisprudencialmente por el Tribunal Andino, consistente en que el cotejo de marcas debe hacerse en conjunto de toda la marca y no a partir del análisis de los elementos individualmente considerados […]”. Agregó que la Superintendencia de Industria y Comercio basó la similitud de las marcas en el fraccionamiento de la marca KINDER PROF RINO, donde la expresión RINO es supuestamente la más preponderante dentro del conjunto.

Señaló que no se tuvo en cuenta el carácter mixto de la marca RHINÓS, y que los elementos gramaticales, verbales y conceptuales que componen la marca KINDER PROF RINO son suficientemente distintivos para diferenciarla con el signo solicitado. Precisó que el signo RHINÓS se compone de un elemento verbal y de uno gráfico “[…] este último conformado por la imagen de un rinoceronte semejando su estado natural, dentro de un cuadro dividido verticalmente por medio de dos franjas de colores, una de color verde y otra de color azul característico. Encima de la figura del rinoceronte se visualizan la expresión RHINÓS en diseño y colores característicos, expresión verbal que ocupa una cuarta parte del espacio del conjunto de la marca. El conjunto de la marca se destaca por la conjunción de colores y diseño característicos de la figura del rinoceronte, que sigue la apariencia natural de un rinoceronte, despertando o evocando la idea de que se trata de algo fuerte, duro, avasallante, de un animal fuerte, idea que se quiere transmitir al consumidor por cuanto la marca busca identificar dulces y confitería con poderes energizantes tan en boga en el mercado […]”. Resaltó que, por el contrario, el conjunto de la marca KINDER PROF RINO evoca un concepto infantil, donde los elementos animados y las palabras PROF RINO evoca la idea de una caricatura de un profesor alegre y feliz, que caracteriza o califica la marca KINDER, marca ampliamente reconocida como distintiva de chocolates para niños. Sostuvo que a partir del análisis en conjunto de los signos se deduce que los mismos resultan diferentes desde el punto de vista conceptual, aunque

fonéticamente compartan la expresión RINO y tengan elementos gramaticales y visuales semejantes, “[…] por lo que dichas diferencias conceptuales son lo que determinan que el consumir no se confunda y que se deba permitir la coexistencia de ambas marcas dentro del mercado […]”. Finalmente, señaló que siendo la marca KINDER PROF RINO parte de la familia de marcas KINDER, se puede concluir que el elemento preponderante es la expresión KINDER y no RINO, contrario a lo manifestado por la Superintendencia de Industria y Comercio. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda y se refirió al cargo de violación formulado de la siguiente manera: Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Recordó que la distintividad es el requisito esencial con que debe contar el signo para ser registrable como marca, pues solo esto permite la diferenciación entre productos provenientes de distintos empresarios. Señaló que el signo que se pretendía registrar, “[…] RHINÓS (mixta), reproducía el elemento predominante de las marcas previamente registradas “KINDER PROF RINO” (mixtas y denominativas), pues la inclusión de la consonante H, no imprime el carácter distintivo desde el punto de vista fonético […]”. En el mismo sentido, recalcó la similitud visual existente entre los signos en conflicto cuando se extraen del cotejo marcario las expresiones KINDER PROF. y

que la coexistencia crearía confusión directa e indirecta para el consumidor frente al origen de los productos adquiridos. II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD SOREMATEC S.ALa sociedad SOREMATEC S.A., en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 215-IP-2013 de fecha 13 de febrero de 2014, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “[…] 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprometido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 134 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso

de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

3. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

4. Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos pueden ser compuestos, esto es integrados por dos o más palabras, números, etc. Para su comparación se seguirán las reglas establecidas en esta providencia.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Al comparar un signo denominativo compuesto y uno mixto o signos mixtos entre sí y que también tenga parte denominativa compuesta se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente

al denominativa, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

5. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

La corte consultante debe determinar si el signo mixto RHINÓS (mixta) es evocativo para los productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

6. En el caso de signo integrado por palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto que distingue, la denominación no será registrable.

7. Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que doten de fuerza distintiva suficiente.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el

signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.

8. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Así mismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tienen las siguientes características: Debe ser de oficio Es integral Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada Es autónomo De conformidad con el articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N2007-00201, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercer del articulo 128 del Estatuto Vigente […]”. IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 4 de septiembre de 2014, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora y

demandada reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. El Agente del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad sociedad RHINÓS AG., en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de las Resoluciones 24375 del 14 de septiembre 2006, 29909 de 9 de septiembre de 2005 y 36560 de 28 de diciembre de 2006, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo RHINÓS (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca en comento desconociendo el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el signo RHINÓS (mixto), es similarmente confundible con las marcas registradas KINDER PROF RINO (nominativas y mixtas), registros 202692, 208249 y 208251, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es la sociedad SOREMARTEC. Los signos enfrentados en el presente asunto son los siguientes: - Signo solicitado (mixto) - Marcas registradas

KINDER PROF RINO

Certificado 202692 (Nominativo) Certificado 208249

(Mixta) Certificado 208251 (Mixta) V.2.- El examen de registrabilidad De la lectura de la norma antes transcrita, la Sala encuentra que no pueden registrarse signos que sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y respecto de los cuales exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”1. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un

cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común2. En relación con el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”3. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.3.- Las reglas de cotejo marcario 1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”.

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los

elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (Negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. La jurisprudencia andina ha manifestado que el registro de una marca mixta protege la integridad del conjunto resultante y no sus elementos por separado4. Ahora bien, tratándose de la comparación de marcas denominativas y mixtas se

debe resaltar que, por regla general, estas últimas se encuentran compuestas por un elemento nominativo, es decir, por una o varias palabras y por un elemento gráfico, que al unirse conforman una unidad indivisible, a partir de la cual se hace posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios distinguidos con dicha marca. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-2002. 1 de agosto de 2002. Diseño industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”. Cabe resaltar que la parte denominativa del signo mixto puede ser de naturaleza compuesta, es decir, integrada por dos o más elementos (nominativos). Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente5: “[…] No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico [...]”. Asimismo, ha sostenido que “[…] en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]. Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro […]”6. En este contexto, al ser determinante el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido

la doctrina. V.4.- EL CASO CONCRETO V.4.1. Comparación de los signos Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - Signo solicitado 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2001. 13 de junio de 2001. Marca: “BOLIN BOLA”. 6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2005. 11 de mayo de 2005. Marca: “CANALETA 90”. - Marcas registradas

KINDER PROF RINO

Certificado 202692 Certificado 208249 Certificado 208251 V.4.2. Análisis de la comparación de los signos Verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por uno o varios elementos nominativos y por uno o varios elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo a los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general,

el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […].”7 En este orden, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: R H I N O S 1 2 3 4 5 6 7 Signo solicitado K I N D E R P R O F R I N O 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 7 Radicación número: 11000-03-24-000-2010-00471-00, veintiuno (21) de abril de dos mil dieciséis (2016), Actor: ANA MARÍA BRICEÑO LINARES, Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA Marcas opositoras

En cuanto a la similitud ortográfica, mientras el signo solicitado está conformado por una sola expresión (RHINÓS) que tiene seis (6) letras (dos (2) vocales y cuatro (4) consonantes) y un apóstrofe, las marcas opositoras (KI