CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2007-00252-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL - / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo POSTHON y las marcas nominativas POSTOBON, POSTOBON LIGHT, POSTOBON CLEAR y mixtas POSTOBON / PRINCIPIO PRIOR TEMPORE – Aplicación / PRINCIPIO POTIOR IURE – Aplicación / PRINCIPIO IN DUBIO PRO SIGNO PRIORI – Aplicación / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es LIGHT en la clase 32 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Exclusión del cotejo marcario / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo POSTHON para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a pesar de las semejanzas no existe conexión competitiva con las marcas nominativas POSTOBON, POSTOBON LIGHT, POSTOBON CLEAR y mixtas POSTOBON, previamente registradas en la clase 32 [L]a Sala concluye que la marca POSTHON deja una impresión similar a la de la marca POSTOBON en la mente del consumidor, debido a que no posee la fuerza distintiva suficiente que le permita a este distinguir las marcas por lo cual se generaría riesgo de confusión en el mercado. […] LIGHT es un término sugestivo por cuanto el consumidor entiende su significado y lo asocia con ciertas características del producto identificado por la marca, como es la de ser un producto bajo en calorías; LIGHT es un término cuyo uso, en relación con los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, es común, tal como consta en la página web de la parte demandada, a la que ha acudido la Sala para tener mayores elementos de juicio. En efecto, a la fecha de solicitud de

POSTHON en 2005, coexistían en el registro diversas marcas registradas por distintos titulares, […] Con la exclusión del término LIGHT procedería realizar el cotejo entre POSTHON y POSTOBON pero teniendo en cuenta que en el aparte anterior se realizó y que se concluyó que existen similitudes confundibles entre los términos cotejados, es dable concluir que la marca POSTHON no posee la fuerza distintiva suficiente que le permita a este distinguir las marcas por lo cual se generaría riesgo de confusión en el mercado. […] [P]ara la Sala resulta evidente que en el caso bajo estudio, la pronunciación de las marcas cotejadas es muy similar habida cuenta que el término de mayor distintividad de la marca POSTOBON CLEAR es POSTOBON, según se señaló anteriormente, y que por razón de que la letra H tiene una pronunciación muda en español, la primera sílaba de ambas marcas resulta fonéticamente idéntica. Aunado a ello, la terminación en “ON” le confiere a las marcas una pronunciación similar por lo que en suma, puede concluirse que existe similitud fonética entre POSTHON y el término de mayor distintividad en la marca previamente registrada, POSTOBON. […] En suma, del cotejo de POSTHON y POSTOBON CLEAR, la Sala precisa que la distintividad de las marcas de fantasía es mayor precisamente por cuanto el consumidor no asocia la marca con significado alguno y, dado que los términos POSTOBON y CLEAR son de fantasía, la marca POSTOBON CLEAR debe protegerse frente a marcas y signos que intenten registrarse posteriormente y que

tengan similitud confundible con esta, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, arriba mencionados. Observado el cotejo de POSTHON y POSTOBON CLEAR, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca POSTHON deja en la mente una impresión similar a la que deja POSTOBON CLEAR, debido a que no posee la fuerza distintiva suficiente para que el consumidor pueda distinguir las marcas, por lo cual, se generaría riesgo de confusión en el mercado. […] Visto el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, la Sala procede a analizar el segundo supuesto relativo a la conexidad competitiva entre los productos amparados por las marcas objeto de cotejo para efectos de confirmar la existencia o no de riesgo de confusión y de asociación. […] [D]esde la perspectiva del consumidor, el vestuario, calzado y sombrerería, productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional Núm. único de radicación: 11001032400020070025200 2 de Niza, no son productos sustitutos, intercambiables, complementarios, ni competidores de aquellos clasificados en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; tampoco tienen los mismos canales de comercialización, ni usan los mismos medios de publicidad y el consumidor a quien se dirigen no es el mismo por razón de que la finalidad que satisfacen es distinta. Por lo anterior, le asistió razón al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la entidad demandada al concluir que la marca solicitada no se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a).

SIGNO DISTINTIVO NOTORIAMENTE CONOCIDO – Concepto / MARCA NOTORIA - Protección / MARCA NOTORIA - Supuestos de configuración de la causal de irregistrabilidad / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD – Rompimiento / MARCA NOTORIA – Lo es POSTOBON / MARCA NOTORIAMerece protección especial / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo POSTHON porque generaría en el mercado riesgo de dilución y/o aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria POSTOBON [S]e entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente. Así las cosas, con base en la valoración probatoria realizada, la Sala concluye que la marca POSTOBON, cuyo titular es la parte demandante, es una marca notoria, siendo del caso poner de relieve que en el período comprendido entre los años 2000 a 2004, el volumen de ventas de la parte demandante, respecto del producto identificado con la marca Postobon, ascendió aproximadamente a la suma de $958 mil millones; las ventas entre el 2005 y el año 2007 estuvieron alrededor de $1,320 millones; asimismo, la inversión en publicidad contratada con la agencia Sancho/BBDO Worldwide Inc. S.A., para los años 2001 a 2005 sobrepasó la suma de $6,500 millones. En suma, habiendo valorado las pruebas allegadas al proceso en su conjunto, de conformidad con las reglas de la sana crítica la Sala concluye que la parte demandante logró demostrar la notoriedad de la marca Postobon, al estar debidamente acreditada la extensión de su conocimiento entre el público

consumidor para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza durante los años 2000 a 2007. En consecuencia se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal h) de la Decisión 486 por cuanto se demostró la notoriedad de la marca POSTOBON. […] [L]a protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende con independencia de la Clase a la que pertenezca el producto de que se trate, trascendiendo así el principio de especialidad. En otras palabras, dado que en este caso existen similitudes entre POSTOBON y POSTHON, y que en el aparte anterior se comprobó la notoriedad de la marca POSTOBON, procede romper el principio de especialidad para proteger la marca notoria POSTOBON más allá de la propia Clase 32 de la mencionada Clasificación en que se encuentra registrada. Para la Sala no hay duda de la alta capacidad distintiva de la marca POSTOBON en el mercado colombiano para el periodo analizado por lo que resulta pertinente realizar a continuación “[…] un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor […]”. Las pruebas aportadas demuestran que la explotación de la marca notoria POSTOBON se desenvuelve continuamente en el escenario deportivo por razón del patrocinio de equipos de ligas profesionales de fútbol y de equipos de la Selección Colombia en patinaje, ciclismo y microfútbol. […] En consecuencia,

resulta acertado y pertinente proteger la marca notoria frente a los riesgos de aprovechamiento injusto de su prestigio y de dilución de su fuerza distintiva o su valor comercial teniendo en cuenta que, en términos del reconocimiento de la Núm. único de radicación: 11001032400020070025200 3 marca notoria, debe impedirse que el esfuerzo e inversión en la marca notoria, que ha derivado en un alto prestigio y “goodwill” o reputación, se traslade a un tercero. […] La Sala concluye, con fundamento en lo anterior, que de permitirse la coexistencia de las marcas POSTHON y POSTOBON en el registro y en el mercado, la marca POSTOBON se vería expuesta a un uso parasitario y a una dilución de su carácter distintivo por razón del uso que realizaría el titular de la marca POSTHON en relación con productos de la Clase 25 Internacional, riesgos que resultan suficientes para confirmar que la marca solicitada POSTHON no debió registrarse. En suma, se cumplen el segundo y tercer supuestos de la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal h) de la Decisión 486 por cuanto la marca POSTHON imita la marca POSTOBON y su coexistencia con POSTOBON causaría riesgo de dilución y aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, motivo por el cual el cargo estudiado tiene vocación de prosperidad.

FUENTE FORMAL: DECISÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 230

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00252-00

Actor: GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de Nulidad Relativa Referencia: Criterios de comparación entre marcas mixtas cuyo elemento predominante es el nominativo. Marcas notorias y alcance de su protección.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó Gaseosas Posada Tobón S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 25522 de 29 de agosto de 2006, 29044 de 30 de octubre de 2006 y 1085 de 26 de enero de 2007.

Núm. único de radicación: 11001032400020070025200 4

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Gaseosas Posada Tobón S.A., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado general1, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 852 del Decreto

01 de 2 de enero de 1984, en adelante, Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 1723 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina4, en adelante la Decisión 486, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 25522 de 29 de agosto de 2006, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 29044 de 30 de octubre de 2006, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 1085 de 26 de enero de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Mediante las resoluciones mencionadas se concedió el registro de la marca nominativa POSTHON para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5, en adelante la Clasificación Internacional de Niza. 1 Cfr. Folios 182 a 196 2 “Código Contencioso Administrativo” “[…] ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien

pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. 3 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” 4 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 5 La marca se concedió bajo la Versión núm. 8 de la mencionada Clasificación.

Núm. único de radicación: 11001032400020070025200 5

2. La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la parte demandada cancelar la inscripción del Certificado de Registro núm. 330442 asignado a la marca nominativa POSTHON para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones6: “[…] 2.1Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: 2.1.1. Resolución núm. 25522 de 29 de agosto de 2006, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria

y Comercio, decidió declarar infundada la oposición presentada por Gaseosas Posada Tobón y otorgar el registro de la marca POSTHON (nominativa) al señor Jairo Antonio Pacheco Sánchez, en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.1.2. Resolución núm. 29044 de 30 de octubre de 2006, mediante la cual se resolvió el recurso interpuesto por la sociedad Gaseosas Posada Tobón contra la Resolución núm. 25522 de 29 de agosto de 2006, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria. 2.1.3. Resolución núm. 1085 de 26 de enero de 2007, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Gaseosas Posada Tobón contra la Resolución núm. 25522 de 29 de agosto de 2006, decidiendo confirmarla en su integridad y declarar agotada la vía gubernativa. 2.2 Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro núm. 330442 asignado a la marca nominativa POSTHON para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 Cfr. Folios 45 y 46

Núm. único de radicación: 11001032400020070025200 6

[…]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos7 para

fundamentar sus pretensiones: 4.1. El 31 de agosto de 2005, el señor Jairo Antonio Pacheco Sánchez, en adelante el tercero con interés en el resultado del proceso, presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca nominativa POSTHON para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue radicada bajo el expediente núm. 05086941 y publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 556 de 30 de septiembre de 2005. 4.2. La parte demandante presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca nominativa POSTHON, con base en sus derechos previos sobre la marca POSTOBON, notoriamente conocida en Colombia y usada en el sector de bebidas gaseosas y otras bebidas no alcohólicas. 4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de le Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 25522 de 29 de agosto de 2006, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca nominativa POSTHON en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. La parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 25522 de 29 de agosto de 2006. 4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 29044 de 30 de octubre de 7 Cfr. Folios 46 a 51

Núm. único de radicación: 11001032400020070025200 7 2006, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 25522 de 29 de agosto de 2006 y conceder el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de Resolución núm. 1085 de 26 de enero de 2007, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 25522 de 29 de agosto de 2006.

Normas violadas

5. La parte demandante adujo en su escrito de demanda8 la vulneración de los artículos 8 Cfr. Folios 43 a 69

Núm. único de radicación: 11001032400020070025200 8 1349, 135, literales a)10 y b) 11, 136, literales a)12 y h)13, 22414, 22515 y 22616 en concordancia con los artículos 22817, 22918 y 23019 de la Decisión 486.

Concepto de la violación 9 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas,

retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. […]”. 10 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; […]”. 11 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […]”. 12 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 13 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos

o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario; […]”. 14 “[…] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido […]”. 15 “[…] Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro […]”. 16 “[…] Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades,

productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos […]”. 17 “[…] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; Núm. único de radicación: 11001032400020070025200 9

6. La parte demandante, en síntesis, expuso los cargos por violación20 así: 6.1. Manifestó que la parte demandada violó por falta de aplicación el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 por cuanto “[…] se ignoraron las coincidencias ortográficas, visuales y fonéticas entre el signo solicitado POSTHON, frente a la marca POSTOBON previamente registrada y NOTORIAMENTE CONOCIDA en el campo de las bebidas no alcohólicas en Colombia. En efecto, en los actos

acusados se consideró someramente que los signos en conflicto solamente "compartían la primera sílaba” y que ello no era suficiente para determinar la confundibilidad entre ellos, pues "existen más diferencias que similitudes entre ellos". Adicionalmente, se estimó que el signo POSTHON no imitaba el signo distintivo POSTOBON, notoriamente conocido en Colombia, de manera que su uso no generaría riesgo de confusión para el consumidor si se permitía su coexistencia en el mercado, ni riesgo de asociación entre los productos del señor JAIRO ANTONIO PACHECO SÁNCHEZ identificados con la marca POSTHON y GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. con los productos marca POSTOBON. Tampoco se estimó que el uso del signo POSTHON implicaba un e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero […]”. 18 “[…] Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero […]”. 19 “[…] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores […]”. 20 Cfr. Folios 52 a 66 del escrito de demanda y folios 135 a 145 del escrito de corrección de la demanda.

Núm. único de radicación: 11001032400020070025200 10 aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria POSTOBON, ni generaba dilución de su fuerza distintiva […]”21. 6.2.Indicó que “[…] el fundamento central de la oposición de GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. al registro del signo POSTHON lo constituye la marca notoriamente conocida POSTOBON (nominativa) registrada bajo el Certificado N° 38.686 y la mención del registro de signos derivados como la etiqueta de las

gaseosas POSTOBON y las modalidades de gaseosas POSTOBON LIGHT y CLEAR, en los cuales el elemento principal y distintivo es POSTOBON […]; la Administración desconoció el conflicto directo que existe entre los signos "POSTOBON" y "POSTHON”, conflicto que imposibilita su coexistencia en el mercado, pues permitirlo genera los efectos nocivos que la ley trata de evitar extremando la protección de los signos que tienen el status de ser notoriamente conocidos […]”22. 6.3.Argumentó que “[…] el cotejo que se hizo en los actos acusados fue errado pues no se centró en la comparación del signo distintivo notoriamente conocido POSTOBON y el signo solicitado POSTHON. Desde el punto de vista ortográfico, se encuentra que casi todas las letras que incluye la marca otorgada, están incluidas en el mismo orden en la marca de mi representada […]. Sin embargo en las resoluciones demandadas se invirtió la "carga de la distintividad", porque en lugar de exigir que el signo POSTHON cuyo registro se pretendía, tuviera elementos novedosos que permitieran diferenciarlo de la marca previamente registrada y notoria POSTOBON, se señaló que las dos letras que se suprimieron y reemplazaron por la letra H, eran diferencias que pesaban más que las semejanzas anotadas […]”23. 21 Cfr. Folio 53 22 Cfr. Folios 54 y 55 23 Cfr. Folio 57

Núm. único de radicación: 11001032400020070025200 11 6.4.Sostuvo que “[…] en conjunto la "percepción" de la marca otorgada

POSTHON, es altamente semejante a la percepción que se deriva del signo POSTOBON, previamente registrado, lo cual revela la imitación de la marca notoria de mi representada. Fonéticamente, al pronunciarlas sucesiva y alternativamente las marcas se escuchan casi iguales, como lo revela la simple lectura de las mismas […] Así las cosas, es claro que en el plano fonético los signos en conflicto, presentan más semejanzas que diferencias, por lo que hay riesgo de que se produzca confusión auditiva entre ellos […]”24. 6.5.Afirmó que “[…] la marca POSTOBON es un signo distintivo notoriamente conocido y que […] tal calidad fue probada en el trámite administrativo materia de la presente demanda, pero sin embargo, en los actos acusados se omitió valorar este aspecto, aduciendo simplemente que se encontraban más diferencias que semejanzas entre los signos, como si el fundamento de la oposición fuese una marca simplemente registrada. Si la SIC hubiese cumplido en los actos acusados con la protección de las marcas notorias, que implican un análisis de registrabilidad más riguroso por la protección especial que la ley consagra para los signos distintivos notoriamente conocidos, la conclusión hubiese sido la de declarar que el signo POSTHON es una imitación de la marca notoria POSTOBON, denegando su registro y de esta manera evitando que su uso en el mercado genere una asociación falsa con la marca notoria POSTOBON y un aprovechamiento injusto de su prestigio y además una dilución de su distintividad […]”25. 6.6.Mencionó que se violó el artículo 136 literal h) por cuanto, a su juicio, la parte

demandada no analizó el riego de confusión indirecta entre las marcas cotejadas lo que tiene como consecuencia que “[…] si en el mercado un consumidor que ya 24 Cfr. Folios 58 a 60 25 Cfr. Folio 61

Núm. único de radicación: 11001032400020070025200 12 conoce ampliamente las bebidas gaseosas POSTOBON encuentra prendas de vestir identificadas con la marca POSTHON claramente, va a incurrir en confusión y a efectuar la asociación de un origen empresarial común […]”. Si en los actos acusados se hubiera considerado la notoriedad de la marca oponente, se habría percibido que la expresión POSTHON puede generar para el público los tipos de riesgo anotados respecto del signo notoriamente conocido POSTOBON. No obstante, esta valoración pasó inadvertida debido al cotejo ordinario de marcas comunes que se hizo en los actos acusados, justificándose en el hecho de que al haberse efectuado el análisis de confundibilidad y concluido que los signos podían coexistir, n