CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2007-00260-00-2017

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA – Legitimación

[L]a interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el presente asunto, determina que la misma se puede fundamentar entre otras en que el solicitante pretenda utilizar el signo cancelado o uno similar, de lo que se desliga que en el caso de la cancelación por no uso quien obre como solicitante debe demostrar que tiene un interés en el uso de dicha marca. Descendiendo al caso concreto, de la revisión del expediente nro. 92-354796 de la Superintendencia de Industria y Comercio, se puede observar a folio 76, que la petición de cancelación presentada por BAYER CORPORATE se fundamentó en el no uso de la marca, lo cual ratifica y amplia en escrito contenido en folios 135 a 141, de lo que se deriva que el interés perseguido refiere a la posibilidad de usar la denominación DIGESTA en sus productos, y no como afirma la parte demandante que se trata de una solicitud de cancelación por vulgarización o genericidad del término DIGESTA, razón por la cual el control de legalidad de los actos acusados se circunscribe en dicho aspecto a determinar si se encuentra probado que el solicitante de la cancelación pretendió usar la marca en el giro ordinario de sus negocios. Así las cosas, en el trámite administrativo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, al igual que en su intervención como tercero con interés directo en las resultas del presente proceso, BAYER CORPORATE basa su legitimación en el hecho de que ha intentado usar o registrar marcas o signos descriptivos incluyendo el termino DIGEST, a lo cual la

Sociedad PROCAPS S.A. ha realizado oposición en virtud de la titularidad de la marca DIGESTA.

ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NO USO DE REGISTRO MARCARIO –

Oportunidad / VIA GUBERNATIVA - Se aplica el Código Contencioso Administrativo / ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NO USO DE REGISTRO MARCARIO – No fue pre-temporánea [L]a Resolución nro. 2509 de 31 de enero de 1997 concedió a la sociedad PROCAPS S.A. el registro de la marca DIGESTA, acto administrativo que fue objeto de recurso de apelación resuelto mediante Resolución nro. 2682 de 20 de agosto de 1998, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, siendo esta última notificada mediante edicto fijado entre el 10 y el 23 de septiembre de 1998, fecha esta última en la cual cobró firmeza el acto de registro. Así las cosas, el término de tres años al que refiere el artículo 165 de la Decisión 486, se contabiliza desde el 24 de septiembre de 1998, y no a partir de la asignación del número certificado de registro, como pretende la parte actora, pues no es este último el acto que agota la vía gubernativa. El mismo contenido del documento mediante el cual se asigna número de certificado de la marca DIGESTA, de fecha 23 de septiembre de 2003, obrante a folio 49 del cuaderno principal del expediente, determina que la vigencia del registro de la marca empezó desde el 31 de enero de 1997, lo que reafirma que la actuación administrativa de registro culminó con mucha antelación a la fecha de dicha de

dicha certificación. De lo anotado se concluye que la acción de cancelación impetrada por BAYER CORPORATE sobre la marca DIGESTA, no fue pretemporánea, por lo cual no se evidencia violación del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. CANCELACIÓN DE MARCA REGISTRADA - Por no uso / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA - Falta de prueba / CANCELACIÓN DE MARCAProcede respecto de DIGESTA para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza [N]o se demostró la comercialización de productos bajo la marca DIGESTA, pues las pruebas allegadas por la parte demandante, solo dan cuenta de actos preparatorios para realizar el lanzamiento de un producto en el comercio, lo cual no corresponde a un uso real y efectivo de la marca en el mercado, pues no prueban la puesta en venta o disposición de los bienes o servicios a título oneroso. Los actos administrativos, entonces, cancelaron una marca que no estaba siendo real y efectivamente usada en el mercado, y, en consecuencia, no se evidencia violación alguna de los artículos 165, 166, 167, 168 y 170 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

NOTA DE RELATORÍA: La carga de prueba del uso está en cabeza del propietario de la marca, ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 26 de abril de 2013, Radicación 11001-03-24-000-2003-00343-01, C.P. María Claudia

Rojas Lasso.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Productora de Capsulas de Gelatina S.A.- PROCAPS S.A, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, demandó las Resoluciones 22492 de 13 de septiembre de 2005, 21703 de 18 de agosto de

2006 y 04688 de 23 de febrero de 2007, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso la marca DIGESTA para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala denegó las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 62 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 63 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINAARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 168 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 170

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00260-00

Actor: PRODUCTORA DE CAPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Cancelación registro de marca por no uso La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción

prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó la sociedad PRODUCTORA DE CAPSULAS DE GELATINA S.A.- PROCAPS S.A., en contra de las Resoluciones 22492 de 13 de septiembre de 2005, 21703 de 18 de agosto de 2006 y 04688 del 23 de febrero de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se canceló por no uso el registro de la marca DIGESTA, para identificar servicios comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- ANTECEDENTES

I.1. La demanda La sociedad PRODUCTORA DE CAPSULAS DE GELATINA S.A. - PROCAPS S.A., mediante apoderado judicial, presentó demanda ante esta Corporación, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: I.1.1.- Declarar la nulidad de la Resolución No 04688 de 23 de febrero de 2007, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, dentro del expediente administrativo No 92-354796, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la Resolución No 22492 de 13 de septiembre de 2005. I.1.2.- Declarar la nulidad de la Resolución No 21703 de 18 de agosto 2006 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio, acto administrativo proferido dentro del expediente No. 92354796, mediante el cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por PROCAPS S.A., y se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 22492 del 13 de Septiembre de 2005, que concedió el recurso de apelación y ordenó enviar las diligencias adelantadas al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.1.3.- Declarar la nulidad de la Resolución No 22492 de 13 de septiembre de 2005, proferida por la Jefe de la División Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 92-354796, mediante la cual “CANCELA POR NO USO” el registro de la marca ¨DIGESTA¨ útil para distinguir productos de la Clase 5 Internacional de Niza de propiedad de la accionante, sociedad PROCAPS S.A. I.1.4.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones « […] y a título de restablecimiento del derecho […]», solicita: […] « 2.4.1.- Ordenar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar probadas las excepciones presentadas a las acción de cancelación por no uso de la marca DIGESTA, invocadas por la sociedad PROCAPS S.A., y como consecuencia de ellas, negar las pretensiones de la acción de cancelación interpuesta por la sociedad BAYER CORPORATION, manteniendo incólume el certificado marcario No. 271964 correspondiente a la marca DIGESTA Clase 05 Internacional » […] I.1.5.- Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se le ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.1.6.- Condenar en costas a la accionada. I.2.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación La parte actora estima que los actos administrativos enjuiciados transgredieron las normas en que han debido fundarse los actos administrativos, en particular, los artículos 83, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo 165,166, 169 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Igualmente, considera que las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio contravinieron el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que ordenó la cancelación de una marca que era y es efectivamente usada en el comercio, al igual que tramitó la acción de cancelación impetrada por BAYER de manera pretemporánea, pues la misma fue presentada antes de que se cumpliera el término de tres años al que refiere el artículo 165 ibídem. Explica que los actos demandados no cumplieron con los requisitos artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que BAYER en su condición de accionante en el trámite de cancelación del registro de la marca DIGESTA, no logró demostrar su interés legítimo, pues en consideración de la parte demandante invocó dos causales de cancelación excluyentes entre sí, como lo son el no uso, y la vulgarización de la marca, puesto que las mismas generan consecuencias diferentes respecto de quien solicita la cancelación, pues

en el primero de los casos el fin último es el de adquirir el derecho prioritario del registro de la marca cancelada, entretanto el segundo busca castigar al titular de la marca por el mal uso de esta, y procurar que no trabe el desarrollo de empresarios que se vean en la necesidad de usarla en virtud al significado que ésta adquiere para nominar ciertos productos y servicios. Sobre la anterior censura refiere la parte actora, que pese a que propuso en sede administrativa la ausencia de legitimación como excepción a la acción de cancelación, la Superintendencia omitió pronunciarse sobre la misma, con lo que vulneró el debido proceso, por desconocimiento de los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo. Considera que los actos acusados desconocieron el artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que omitieron abordar el estudio acerca de la comercialización del producto de acuerdo con su naturaleza, puesto que en el caso de la marca DIGESTA, la misma se encuentra destinada al uso en medicamentos, los cuales tienen una forma de comercialización especial. En dicho sentido la parte demandante expone que no se tuvieron en cuenta las pruebas del uso de la marca que fueron aportadas de su parte, pues las mismas demuestran que PROCAPS S.A. estaba realizando los actos preparatorios para la explotación de la misma. Así las cosas, considera que el Registro Invima y las órdenes de compra de publicidad, demuestran que dentro de los tres años anteriores a la presentación de la acción de cancelación la sociedad propietaria estaba adelantado actos preparatorios para el lanzamiento de su medicamento DIGESTA, lo cual conlleva

un verdadero uso comercial de la marca. Arguye la demanda que el término para la presentación de la acción de cancelación fue indebidamente contabilizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo cual la misma se admitió siendo pre temporánea, como sustento de ello manifiesta que el término de 3 años al que refiere el artículo 165 ejusdem, debe ser contabilizado desde el agotamiento del procedimiento administrativo, lo cual en el caso concreto se dio en la fecha en la que la Secretaria General Ad-Hoc asignó el número de certificado de registro, lo cual aconteció el 10 de septiembre de 2003, razón por la cual, para el 10 de febrero de 2004, fecha en la cual BAYER presentó la acción de cancelación, no había transcurrido el referido término, y el trámite no podía ser adelantado. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO presentó escrito de contestación de la demanda en el que defendió la legalidad de los actos acusados. En este sentido expresó como primera medida que, de conformidad con el Decreto Ley 2153 de 30 de diciembre de 1992 la Oficina Nacional, dicha entidad es competente para resolver sobre la cancelación por no uso de una marca. Manifiesta la parte demandada que el término de 3 años al que refiere el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, se contabiliza desde la concesión de la marca en primera instancia, lo cual en el caso de DIGESTA aconteció el 31 de enero de 1997, fecha a partir de la cual debe contarse la vigencia de 10 años que otorga la

normativa; sin embargo la obligación de uso solo surge a partir de que se resolvieron los recursos contra dicha determinación, lo cual se dio hacía el mes de agosto del año 1998. En lo que respecta al uso de la marca, la Superintendencia sustenta la legalidad de su determinación en que la prueba del uso debe corresponder a actos de presencia en el mercado de productos o servicios bajo dicha denominación, lo cual no aconteció en el caso de la sociedad PROCAPS S.A., ya que tanto el registro INVIMA, con las órdenes y facturas de compra demostraron un ejercicio publicitario por parte del comerciante, y no el comercio de productos de la clase 5 identificados con la marca DIGESTA. Finalmente afirma que los actos demandados expusieron “ […]con claridad las razones justificadas de las decisiones administrativas acusadas, ajustándose a la norma comunitaria, lo que permite concluir que la motivación de los actos acusados fue seria, adecuada, suficiente , con arreglo a la Constitución Política y el artículo 35 del código contencioso administrativo[…]”. II.2.- BAYER CORPORATION, en su condición de tercero interesado en el resultado del proceso, presentó contestación de la demanda en la que sostuvo que los actos demandados son ajustados a derecho. Manifiesta que BAYER CORPORATION se encontraba legitimada para iniciar la acción de cancelación de la marca DIGESTA, ya que fue demandada por PROCAPS S.A., por protección de la marca, en virtud del producto ALKASELTZER DIGEST, propiedad de la primera, lo que conllevó la necesidad de defender el uso de dicho termino buscando la cancelación de la marca registrada, para poder enervar el uso de la palabra genérica o explicativa DIGEST.

Sobre dicha legitimación expone, que los actos demandados se pronunciaron expresamente sobre la misma, en el sentido de indicar, que el no uso de la marca afectaría su interés de obtener ciertos registros marcarios que incluyen la partícula

DIGEST.

En su consideración el término de tres años al que refiere el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, se debe contabilizar desde que se notifique la resolución que agote el procedimiento de registro, lo cual aconteció mediante edicto fijado el 10 de septiembre de 1998, y desfijado el 23 de septiembre de 1998, por lo cual la acción de cancelación ejercida por BAYER fue propuesta más de 5 años después de concedida la marca. Explica que en el trámite administrativo BAYER no solicitó la cancelación de la marca por notoriedad o genericidad, sino por no uso, el cual se sustentó en que tal como lo determinaron las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio no se presentó una sola prueba que diera cuenta del uso real y efectivo mediante comercialización del producto que ostenta la marca DIGESTA. III.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes demandante y demandada presentaron sus respectivos alegatos de conclusión reiterando los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia líneas atrás. El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio y el Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal. IV.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial número 287-IP-2015 de fecha 19 de febrero de 20161, en la que se exponen las

reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, cuyo contenido es el siguiente: “[…] D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE CANCELACIÓN PARCIAL POR FALTA DE USO EN EL MARCO DE LA

DECISIÓN 486 SU PROCEDENCIA Y REQUISITOS. EL RÉGIMEN

PROBATORIO. […] 13. los artículos 165 a 170, salvo el 1692 de la decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: Legitimación para adelantar el trámite

14. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional

Competente.

15. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Dicha legitimación se presenta cuando: - El solicitante pretende utilizar el signo cancelado o uno similar sin cambios sustanciales en el mercado. En este evento la entidad competente deberá analizar la documentación presentada, que podría ser una solicitud ya radicada del signo idéntico o similar, el giro ordinario de los negocios del solicitante, o documentos que demuestren la proyección económica del solicitante en este campo.

Es importante aclarar que no presentar la solicitud no es sinónimo de falta de interés, ya que la norma otorga un tiempo bastante amplio para invocar

el derecho preferente: a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede en firme la resolución de cancelación (artículo 168 de la Decisión 486) En consecuencia, es muy importante que la entidad competente analice concienzudamente y en su total dimensión los argumentos y documentos que demuestran la legitimación. La solicitud sirve para que el solicitante salvaguarde un derecho un interés propio que pudiera verse conculcado con el registro objeto de cancelación. 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso: 287-IP-2015 Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán. 2 El artículo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara. Esto también debe ser evaluada por la entidad competente con los documentos e información que se presente. Como ejemplo tenemos, entre otros, los siguientes: -Defensa en el trámite de oposición. -Cuando el solicitante de la cancelación solicitó o tiene registrada una marca que pudiera presentar riesgo de confusión o asociación con la marca registrada y que no se usa. -Cuando el solicitante de la cancelación es titular de cualquier signo distintivo que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y no usada. -Cuando el solicitante de la cancelación es titular o tiene claro interés en cualquier objeto protegible por la propiedad intelectual: obras, patentes, modelos de utilidad, etc., que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y que no se usa. Oportunidad para adelantar el trámite.

16. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la Resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Falta de uso de la marca.

17. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por el titular, por el licensatario de este, o por otra persona autorizada al menos en uno de los Países Miembros, durante los tres años precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

18. El artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre la base de otra firma de vinculación económica que no conlleva licenciamiento de la misma.3 3 Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.

Las licencias tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de

dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca se encuentra regulada en el capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero si impone una limitación del mismo. El artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro del contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, de acuerdo con el artículo 162 de la decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca. No es una licencia porque el titular no

19. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario

delimitar que se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.

20. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes que de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

21. Sobre el principio de uso efectivo de la marca, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuándo se cumple se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso d el a marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquel sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de venta o disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello (…) establece la presunción de que “una marca se encuentra en uso cuando los productos o sus servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado (Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 1207, de 16 de junio de 2005).

22. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en una marca que esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla su función distintiva. 23.El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente, o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. cede las facultades del uso exclusivo d su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su

utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde a las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta como se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados de cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas o bajo catálogo, etc.

24. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la calidad y volumen de bines comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizada en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicios de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría

decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que se pretende probar su uso. Así se desprende de los artículo 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 314”. (Proceso 17-IP-95, Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta No 199, de 26 de enero de 1996).

22. El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con su naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

23. El párrafo tercer