CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2007-00286-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / SIGNO DESCRIPTIVO –

Concepto / SIGNO DESCRIPTIVO – Identificación / SIGNO DESCRIPTIVO – Registro La Sala considera que los signos descriptivos o los conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan, de forma directa, inmediata, clara al consumidor, inclusive a quienes no conocen o saben sobre los productos o servicios, lo concerniente, de manera exclusiva, a las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden identificar, tales como calidad, cantidad, peso, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica, etc., de tal forma que se puede confundir el signo descriptivo con el producto o servicio a identificar y, por lo tanto, éste está incurso en la causal de irregistrabilidad del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486. En consecuencia, las expresiones son respecto de las características esenciales de los productos y los servicios que se pretenden amparar con el signo y no respecto de todo el universo de productos y servicios. Es por ello que el método más usual para identificar un signo descriptivo consiste en formular las preguntas ¿cómo es? o ¿qué es? el producto o servicio que el mismo pretende amparar y si la repuesta, suministrada espontáneamente, por el consumidor es igual a la designación o las características o propiedades de aquellos productos o servicios, es claro que el signo es descriptivo o está compuesto por palabras descriptivas. No obstante lo anterior, la Sala aclara que la excepción a la regla general en cuanto a que los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas no son registrables, se da cuando o bien están acompañados de otras palabras o elementos que le brindan distintividad al conjunto marcario o bien la expresión descriptiva se utiliza

para identificar productos o servicios respecto de los cuales no guarda relación directa o se usa en un sentido distinto a su significado inicial. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Distintividad / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo nominativo BIENESTAR EN CADA PÍLDORA para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por ser descriptivo [L]a Sala evidencia que el signo nominativo BIENESTAR EN CADA PÍLDORA describe, de manera diáfana, una de las principales características y finalidades de cualquier producto farmacéutico, incluyendo los que se presentan en forma de píldora, como es la de obtener el bienestar somático y/o psíquico por parte quien la consume. […] Así las cosas, la Sala procede aplicar al caso sub lite el método indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial: - ¿Cómo es la presentación del producto farmacéutico? Es en forma de píldora. - ¿Qué finalidad se obtiene con el consumo del producto? El bienestar de la persona. En efecto, el consumidor promedio buscará y utilizará estos productos farmacéuticos en procura de sentirse mejor y, por ende, de obtener bienestar somático y/o psíquico, pero no el efecto contrario, esto es, que al consumir un producto farmacéutico, en presentación de píldora, sentirá malestar, razón por la cual, la Sala evidencia que el signo nominativo BIENESTAR EN CADA PÍLDORA es descriptivo y tiene una relación directa con las principales características de los productos farmacéuticos que busca distinguir. En ese

sentido para la Sala es claro el evidente carácter descriptivo que tienen las palabras BIENESTAR EN CADA PÍLDORA para el consumidor promedio de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, que la lleva a compartir lo indicado por la parte demandada en los actos administrativos acusados. SIGNO EVOCATIVO – Concepto / SIGNO EVOCATIVO – No lo es el denominado BIENESTAR EN CADA PÍLDORA La Sala considera que los signos evocativos son aquellos que sugieren al consumidor o hacen alusión, de manera indirecta, a ciertas características, propiedades, cualidades o efectos de los productos o los servicios que pretenden identificar; por lo tanto, transmiten a la mente del consumidor una imagen o idea sobre el producto o el servicio a amparar, quien debe hacer un proceso deductivo, que implica un esfuerzo imaginativo y de pensamiento, para asociar el signo distintivo con respectivas las características, propiedades o cualidades de los productos o lo servicios identificados con el signo. Debido a lo anterior, los signos evocativos en principio son registrables. Sin embargo, la Sala aclara que entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio a identificar podrá ser considerado como un signo débil y, en consecuencia, su titular no puede impedir que otros registren como marcas signos que utilicen idénticos o similares elementos al de su signo. 64. La Sala advierte que el signo en cuestión no es evocativo de los productos “[…] farmacéuticos […]” que pretenden identificar, pues para comprender la finalidad que se busca al consumir un producto farmacéutico, en la forma de píldora, el consumidor promedio no

debe realizar un proceso deductivo ni usar su imaginación sino, que antes bien, cualquier consumidor, aun aquellos que no tienen aproximación con productos farmacéuticos, puede entender, de manera directa, que uno de los atributos inherentes a los referidos productos farmacéuticos, mejorar diversos aspectos de su salud. De esta forma, no solo no es evocativo sino que además se solicitó para productos farmacéuticos en general no para productos anticonceptivos.

MARCAS - Registro / AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL

COMPETENTE DEL REGISTRO MARCARIO – Alcance / EXAMEN DE

REGISTRABILIDAD – Autonomía / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[L]a Sala recuerda que, reiteradamente, se ha pronunciado sobre la autonomía e independencia del “examen de registrabilidad” en cada caso particular, así como de la autonomía de las decisiones de las oficinas competentes en cada Estado miembro. En cuanto a la autonomía e independencia del “examen de registrabilidad”, la Sala precisa que se debe practicar, de manera particular y concreta en los términos indicados en la normativa aplicable y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de cada signo, sin que el mencionado examen esté supeditado a casos similares y a los derechos que ostente el solicitante respecto de lemas comerciales o marcas previamente registradas ante oficinas de registro marcario de cualquiera de los Estados miembros de la Comunidad Andina, incluida la oficina local. […] La jurisprudencia esta Sección ha sostenido reiteradamente que el análisis de confundibilidad debe circunscribirse a los supuestos fácticos y jurídicos traídos al caso concreto, dado

que las razones que se adoptaron para el registro de signos parecidos o similares fueron plasmadas en actuaciones administrativas distintas a las que originaron los actos administrativos acusados en este proceso. Así las cosas, la Sala advierte que en el caso sub examine se ha efectuado el respectivo “examen de registrabilidad” del signo nominativo BIENESTAR EN CADA PILDORA, de manera independiente y autónoma, para concluir que no cumple con los presupuestos normativos para ser registrada como marca por las razones que se indican al estudiar el primer cargo. MARCA DERIVADA – Presupuestos para su configuración / MARCA DERIVADA - La marca nominativa BIENESTAR EN CADA PILDORA no es una derivación del lema comercial ÚNICO, BIENESTAR EN CADA PÍLDORA, YASMIM, MENOS PESO Y MEJOR PIEL / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo nominativo BIENESTAR EN CADA PÍLDORA para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por ser descriptivo La Sala precisa que existen diferencias sustanciales entre el lema comercial ÚNICO, BIENESTAR EN CADA PÍLDORA, YASMIM, MENOS PESO Y MEJOR PIEL (registrado en la República del Ecuador) y el signo nominativo BIENESTAR EN CADA PILDORA, por lo que no puede el segundo considerarse derivado del primero. Adicionalmente, la Sala aclara que, en general, los lemas comerciales están vinculados a marcas previamente registradas, en tanto que, a contrario sensu, una marca no puede ser derivada de un lema comercial previamente

registrado. […] La Sala considera, de conformidad con lo precisado en la Interpretación Prejudicial, que el mencionado registro del lema comercial ÚNICO, BIENESTAR EN CADA PÍLDORA, YASMIM, MENOS PESO Y MEJOR PIEL en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial, República de Ecuador, no le confiere un derecho automático a su titular para que se proceda a registrarse como marca el signo nominativo BIENESTAR EN CADA PÍLDORA para identificar producto farmacéuticos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza ante la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia, en la medida que la Sala encontró que el signo nominativo BIENESTAR EN CADA PÍLDORA es descriptivo de una de las características y finalidades de los productos farmacéuticos que pretende identificar en la mencionada Clase 5, lo cual se constituye, per se, en una prohibición normativa (al momento de expedirse de los actos administrativos acusados) que impide que el signo nominativo BIENESTAR EN CADA PÍLDORA sea registrado como marca en la Clase 5, por cuanto, se configura la causal irregistrabilidad previstas en artículo 135, literal b) y e), de la Decisión 486, por las razones previamente expuestas en la presente sentencia.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO

135 LITERAL E

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00286-00

Actor: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento Referencia: Confundibilidad marcaria. Criterios de comparación entre signo nominativo y marcas nominativas. Riesgo de confusión y/o asociación.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, presentó BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 27636 de 24 de octubre de 2006, 35540 de 22 de diciembre de 2006 y 6111 de 28 de febrero de 2007. La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado especial1 y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 852 del Decreto 01

de 2 de enero de 19843, presentó demanda4 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de: i) las resoluciones núms. 27636 de 24 de octubre de 2006, “Por la cual se decide una solicitud registro de marca”, y 35540 de 22 de diciembre de 2006, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y ii) la Resolución núm. 6111 de 28 de febrero de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo BIENESTAR EN CADA PÍLDORA solicitado por la parte demandante para identificar productos 1 Cfr. Folio 2 a 13. 2 “[…] Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra Clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. 3 “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 4 Cfr. Folio 45 a 61.

comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

2. La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento de derecho, que se ordene a la demandada registrar el signo nominativo BIENESTAR EN CADA PÍLDORA para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la

Clasificación Internacional de Niza.

3. La parte demandante, mediante escrito del 25 de junio de 20095, reformó la demanda, en la respectiva etapa procesal6, y modificó parcialmente el acápite denominado “Fundamentos de Derecho” y el acápite denominado “Pruebas”.

4. El Despacho sustanciador admitió la demanda presentada mediante auto del 14 de diciembre de 20077. Asimismo, admitió la reforma de la demanda mediante auto del 18 de noviembre de 20088.

Pretensiones

5. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones9: "[…] 2.1. Que se decrete la nulidad de las Resoluciones 27636 del 24 de octubre de 2006, 35540 del 22 de diciembre de 2006, y 06111 del 28 de febrero de 2007 mediante las cuales se NEGÓ el registro de la marca BIENESTAR EN CADA PÍLDORA en la clase 5ta internacional a mí representada. 2.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene la publicación del registro de la marca BIENESTAR EN CADA PÍLDORA en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]".

Presupuestos fácticos

6. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones10: 5 Cfr. Folios 242 a 250. 6 Cfr. Folio 252 a 253, en donde obra informe de la Secretaria de la Sección Primera del Consejo de Estado. 7 Cfr. Folios 87 a 88. 8 Cfr. Folio 254. 9 Cfr. Folio. 10 Cfr. Folios 47 a 48. “[…] 3.1. El 4 de noviembre de 2005, mi representada solicitó el registro de la marca BIENESTAR EN CADA PÍLDORA para distinguir productos de la clase 5ta internacional. 3.2. La sociedad NATURA COSMÉTICOS S.A., titular de las marcas BIEN ESTAR ESTAR BIEN y NATURA BIEN ESTAR, presentó oposición contra la mencionada solicitud, por ser similarmente confundible a sus marcas previamente registradas identificadas con los registros Nos. 243453 y 312020 respectivamente. 3.3. El 24 de octubre de 2006, a través de la Resolución 27636, la Oficina de Marcas, consideró que entre las marcas en disputa no existían semejanzas con capacidad para inducir al público consumidor a error, por lo que declaró infundada la oposición presentada por NATURA COSMÉTICOS S.A., y también NEGÓ el registro de la marca solicitada. 3.4. Inconforme con la anterior decisión, y estando dentro del término legal, mi representada presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, con el objeto de que la resolución anterior fuera revocada y le concedieran el registro de su marca. 3.5. Mediante la Resolución 35540 del 22 de diciembre de 2006 la

Oficina de Marcas confirmó la decisión contenida en la Resolución 27636 del 24 de octubre de 2006. 3.6. Mediante la Resolución No. 06111 del 28 de febrero de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación, confirmando su decisión en el sentido de negar la solicitud de registro de la marca BIENESTAR EN CADA PÍLDORA, con la cual la vía gubernativa quedó agotada […]”. Normas violadas

7. La parte demandante adujo la indebida aplicación del artículo 135, literales b) y e)11, de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.

Concepto de la violación

8. La parte demandante, en síntesis, expuso los siguientes cargos de violación12: 11 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios […]”. 12 Cfr. Folios 48 a 58. 8.1. Explicó que la parte demandada aplicó inadecuadamente el artículo 135, literales b) y e), de la Decisión 486, porque13: “[…] la marca BIENESTAR EN CADA PÍLDORA no corresponde a la

designación precisa y única de uno de los productos de la clase 5ta, ni describe características o propiedades de los mismos, sino que posee elementos propios y particulares que la hacen ser distintiva. De esta manera, se ve cómo efectivamente la marca BIENESTAR EN CADA PÍLDORA evoca en la mente del consumidor una píldora anticonceptiva, pero de ahí a poder afirmar que se trata de una expresión descriptiva porque el conjunto marcario BIENESTAR EN CADA PÍLDORA explica por sí mismo que el producto genera bienestar en el organismo, hay una enorme distancia […]”. 8.2. Adujó que14: “[…] Como se puede apreciar, existen diferentes marcas registradas que incluyen la expresión BIENESTAR y no por ello las convierte en marcas descriptivas del producto que cubren. En efecto mi representada ya es titular de los lemas comerciales BIENESTAR EN CADA y ÚNICO, BIENESTAR EN CADA PÍLDORA, YASMIN, MENOS PESO Y MEJOR PIEL y en nuestro concepto no son expresiones que impliquen las características propias del producto que como lo hemos venido explicando son las de evitar un embarazo […]”. 8.3. Manifiestó que15: “[…] Así mismo vale la pena mencionar que mi representada obtuvo en Ecuador el registro para el Lema Comercial BIENESTAR EN CADA PÍLDORA, MENOS PESO MEJOR PIEL No. 923, otorgado el 16 de junio de 2003. El elemento principal y distintivo de los lemas previamente registrados por mí representada, prevalece en la marca ahora solicitada, esto es, la expresión BIENESTAR, hecho que hace que la marca solicitada en

registro esté dentro de los supuestos para ser considerada como marca derivada, tal como se advierte a continuación:

MARCA SOLICITADA SIGNO REGISTRADO

BIENESTAR EN CADA ÚNICO, BIENESTAR EN CADA

PÍLDORA PÍLDORA, YASMIN MENOS PESO Y MEJOR PIEL 13 Cfr. Folios 51 a 52. 14 Cfr. Folio 244, en donde obra el escrito de reforma de la demanda. 15 Cfr. Folio 244 a 249. La categoría de marca derivada no fue definida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Ha sido una creación netamente jurisprudencial. […] Como consecuencia de los anteriores hechos tenemos que a mi representada le asiste el derecho de obtener el registro de la marca solicitada por ser una derivación de un derecho previo y legalmente adquirido sobre una marca derivada […]”. Contestación de la demanda y de la reforma de la demanda

9. La parte demandada, por intermedio de apoderado especial16, contestó, mediante escritos de 25 de junio de 200817 y de 14 de enero de 201018, respectivamente la demanda y la reforma de la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente: 9.1. Sostiene que los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 y las normas constitucionales y legales nacionales aplicables. 9.2. Indicó que19: “[…] En el caso que nos ocupa, el signo ‘BIENESTAR EN CADA PÍLDORA’ se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad

contenidas en el artículo 136 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que este signo guarda relación directa con la naturaleza y finalidad de los productos farmacéuticos que pretende distinguir. Además porque todos los productos farmacéuticos que se presentan en forma de píldora y que buscan alcanzar o incrementar el estado de bienestar, pueden ser individualizados del mismo modo. En conclusión, y por lo expuesto anteriormente, los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes 16 Cfr. Folios 212 a 216. 17 Cfr. Folios 217 a 223. 18 Cfr. Folios 262 a 264. 19 Cfr. Folio 223, obra escrito de la contestación de la demanda. Este mismo texto citado se reitera en el escrito de contestación a la reforma de la demanda que obra a folio 263. aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante […]”.

10. El Natura Cosméticos S.A., vinculado en calidad de tercero con interés directo en los resultados del proceso20, no se pronunció respecto de la demanda en la respectiva etapa procesal.

Interpretación Prejudicial

11. El Despacho sustanciador, mediante auto de 21 de noviembre de 201321, ordenó suspender el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la

Decisión 486.

12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 156-IP-2015 de 20 de julio de 201522, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró que, de las normas que el juez consultante ha solicitado interpretación prejudicial, procede la interpretación del artículo 135, literales b) y e), de la Decisión 486, la cual serán objeto de estudio por esta Sala en las consideraciones de la presente sentencia.

Alegatos de conclusión

13. Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 1984, el Despacho sustanciador, mediante auto de 29 de agosto de 201723, corrió traslado a las partes para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 13.1. Vencido el referido plazo, la parte demandante reiteró24 los argumentos expuestos en la demanda. 20 Cfr. Folios 209 y 259, donde obra las notificaciones personales al tercero con interés en el proceso del auto admisorio de la demanda y del auto admisorio de la reforma de la demanda. 21 Cfr. Folios 277 a 279. 22 Cfr. Folio 299 a 309. 23 Cfr. Folio 313. 24 Cfr. Folios 314 a 325. 13.2. La parte demandada reiteró25 lo indicado en la contestación de la demanda y adujó, como argumento nuevo, que en el caso presente operó la “[…] caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho […]”.

13.3. El tercero con interés y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

14. Visto el artículo 128 numeral 726 del Decreto 01 de 1984, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30827 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201128, sobre el régimen de transición y vigencia, y del artículo 129 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200330, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) cuestión previa; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; vi) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vii) la Interpretación Prejudicial y; viii) análisis del caso concreto.

16. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado; en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite. 25 Cfr. Folios 326 a 330. 26 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] 7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.

27 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 28 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 29 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 30 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. Cuestión previa

17. La Sala observa que la demandada propuso, en el escrito de alegatos de conclusión, un nuevo argumento respecto de que en el caso presente había operado la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento, en los siguientes términos31: “[…] La Resolución 6111 del 28 de febrero de 2007 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que decidió el recurso de apelación interpuesto por la Sociedad solicitante, dentro de la actualización administrativa 05-113017, quedó debidamente ejecutoriada el día 12 de abril de 2017. […] Ahora bien, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en comento fue presentada personalmente ante el H. Consejo de Estado

el 14 de agosto de 2007, es decir fue presentada mucho tiempo después de haber transcurrido el término legal de los cuatro (4) meses que establece el artículo 136 arriba citado. Configurándose con ello la caducidad de la acción y por tanto no hay lugar a la prosperidad de las pretensiones […]”.

18. Visto el artículo 136, numeral 232, del Decreto 01 de 1984 y atendiendo la fecha de notificación de la Resolución núm. 6111 de 28 de febrero de 200733 y la fecha indicada en el sello de constancia secretarial de presentación del escrito de demanda ante el Consejo de Estado34, la Sala evidencia que la fecha de notificación del mencionado acto demandado fue el 3 de abril de 2007, siendo el día hábil siguiente de la fecha de notificación el 4 de abril de 2007, y que la fecha de presentación de la demanda ante el Consejo de Estado fue el 3 de agosto de 2007, esto es, que la demanda fue presentada antes del vencimiento del término legal de los cuatro (4) meses para la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento.

19. Por lo anterior, la Sala considera que no ha operado la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento ejercida por la parte demandante, por lo tanto, no 31 Cfr. Folio 329 y 329 vuelto 32 “ARTICULO 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. […] 2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la

administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe […]” (Destacado de Sala). 33 Cfr. Folio 85, en donde obra certificado de ejecutoria de la Resolución 6111 de 28 de febrero de 2007. 34 Cfr. Folio 63 vuelto. procede el respectivo argumento formulado por la demanda en su escrito de alegatos de conclusión. Los actos administrativos acusados

20. Los actos administrativos, en adelante los actos administrativos acusados, son los siguientes: 20.1 Resolución núm. 27636 de 24 de octubre de 200635, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo nominativo BIENESTAR EN

CADA PÍLDORA, de la cual se destaca: “[…] CONSIDERANDO: […] 1.1. Comparación de los signos Revisados el Registro de la Propiedad Industrial en busca de las marcas opositoras, aparece lo siguiente: Marca Titular Expedien Clas Tipo Certifica Vigenc te e do ia BIEN INDUSTRIA E ESTAR COMERCIO DE 98-39009 3 N ---- ----

ESTAR COSMÉTICOS

BIEN NATURA LTDA NATUR INDUSTRIA E A BIEN COMERCIO DE 98-39013 3 N 243453 09/03/

ESTAR COSMÉTICOS 2010

NATURA LTDA NATUR A BIEN NATURA 05-61375 3 N 312020 21/02/

ESTAR COSMÉTICOS 2016

BIEN S.A.

Se aclara que la marca BIEN ESTAR ESTAR BIEN, clase 3ª, Exp. 9839009, fue concedida mediante resolución 32755 de 16 de Octubre de 2002, sobre la cual se interpuso recurso de reposición, el cual se encuentra pendiente por decidir. Las marcas a comparar se reproducen de la siguiente manera: Marca nominativa solicitada Marcas nominativas opositoras

BIEN ESTAR ESTAR BIEN

BIENESTAR ENCADA PÍLDORA NATURA BIEN ESTAR 35 Cfr. Folios 23 a 29, 65 a 71 y 151 a 156. […] La División luego de analizar los argumentos del opositor y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que el signo BIENESTAR EN CADA PÍLDORA y las marcas opositoras BIEN ESTAR ESTAR BIEN y NATURA BIEN ESTAR, no se genera confusión directa o indirecta luego de un primer impacto general. Si bien los signos comparten la expresión inapropiable ‘BIENESTAR’, la cual es descriptiva para la clase de productos que se pretenden distinguir en las clases 3ª y 5ª internacional, el signo solicitado cuenta con elementos adicionales que lo hacen distintivo en relación con las marcas opositoras. Encontramos diferentes los significados conceptuales de cada marca así: el signo solicitado se refiere en su conjunto al ‘bie